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Bla Bla - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS DESK Italian Trade Commission Hong Kong Office La tutela della Proprietà Intellettuale nel Sud-Est asiatico Italian Trade Commission – I.C.E. Tutti i materiali, i dati, e le informazioni pubblicate possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso dello scrivente a condizione che ciò avvenga per finalità comunque non commerciali e che sia citata la fonte. INDICE INTRODUZIONE .......................................................................................................... pag. 4 MALESIA ...................................................................................................................... pag. 4 Marchi ..................................................................................................................... pag. 4 Copyright ................................................................................................................. pag. 7 Design ..................................................................................................................... pag. 8 Brevetti .................................................................................................................... pag. 8 INDONESIA .................................................................................................................. pag.10 Marchi ..................................................................................................................... pag.10 Copyright ................................................................................................................. pag.11 Design ..................................................................................................................... pag.12 Brevetti .................................................................................................................... pag.13 FILIPPINE ..................................................................................................................... pag.15 Marchi ..................................................................................................................... pag.15 Copyright ................................................................................................................. pag.17 Design ..................................................................................................................... pag.18 Brevetti .................................................................................................................... pag.18 THAILANDIA ................................................................................................................. pag.20 Marchi ..................................................................................................................... pag.20 Copyright ................................................................................................................. pag.21 Design ..................................................................................................................... pag.22 Brevetti .................................................................................................................... pag.23 IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 3 Tutela della Proprietà Intellettuale nel SudEst asiatico Introduzione Il presente rapporto si propone di fornire un quadro sintetico della disciplina legale in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (marchi, diritti d’autore, design industriali e brevetti) in Malesia, Indonesia, Filippine e Thailandia. Malesia In Malesia, l’agenzia preposta all’amministrazione e tutela dei diritti di proprietà intellettuale è la Intellectual Property Corporation of Malaysia (“MyIPO”) costituita nell'ambito del Ministero del Commercio e dei Consumi Domestici in conformità alla Legge nazionale denominata Intellectual Property Corporation Act del 2002. Gli obiettivi e le funzioni della MyIPO includono, tra gli altri, quello di stabilire un'amministrazione forte ed efficiente per assicurare che le disposizioni di legge sui diritti di proprietà intellettuale siano gestite ed applicate correttamente. Marchi La registrazione dei marchi in Malesia è disciplinata dalla Legge sui Marchi del 1976 e dalla Trade Marks Regulation del 1997. Un segno distintivo può essere registrato come marchio solo qualora esso sia dotato di peculiarità e non sia fuorviante mentre non sono registrabili i segni identici o molto simili ad suggerito laltri anteriori, IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 4 ovvero precedentemente registrati o già noti. La registrazione di un marchio viene, inoltre, rifiutata nel caso contenga parole/rappresentazioni proibite come, ad esempio, i nomi dei membri della famiglia reale malese. I marchi ammessi per la registrazione sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale per permettere a chiunque ne abbia interesse di opporvisi. In caso di assenza di opposizione, il marchio è registrato con durata decennale ed illimitatamente rinnovabile alla scadenza per ulteriori dieci anni. Un marchio registrato è soggetto a cancellazione dal Registro dei Marchi in caso di non uso, qualora esso non venga utilizzato in buona fede, per un periodo protratto pari a tre anni consecutivi. In caso di violazione del marchio sono previste azioni civili e penali. Il titolare di un marchio registrato ha il diritto di intraprendere un’azione legale civile nel caso di uso non autorizzato da parte di terzi di marchi identici o molto simili al suo che possano causare confusione in relazione ai beni e servizi oggetto di registrazione. Un esempio recente di un famoso marchio italiano che ha intrapreso una battaglia legale per difendere i propri diritti è Ermenegildo Zegna. La casa di moda italiana ha, infatti, intentato causa nei confronti del rivale malese Emmer Zecna per violazione ed imitazione del proprio marchio Italiano. Nel 2008, l’Alta Corte di Kuala Lumpur ha stabilito che i marchi “Emmer Zecna” ed “Ermenegildo Zegna” non possono confondersi né visivamente né oralmente e che i consumatori malesi sono sufficientemente preparati per distinguere tali marchi, ancorché simili, così come avviene per Panasonic e Pensonic negli elettrodomestici o Addax e Dax nell’abbigliamento. In tali esempi, appare evidente come i giudici dell’Alta Corte sostengano un’interpretazione quanto meno ampia della similarità fra marchi. L’uso non autorizzato di marchi registrati o non registrati per qualsiasi bene o servizio può però costituire reato penale qualora esso consista nell’uso di descrizioni commerciali false; in Malesia, infatti, la contraffazione di marchi registrati e non registrati può essere ricondotta alla fattispecie del TDO (Trade Description Order) secondo quanto previsto dal Trade Descriptions Act (TDA) del 1972. Il TDO può essere addotto come prova in qualsiasi procedimento giudiziario ai sensi del citato Trade Descriptions Act del 1972 per il quale risulti rilevante come elemento sostanziale e conclusivo la falsa descrizione commerciale. Il TDO, che risulta pertanto consistere in IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 5 una dichiarazione dell’Alta Corte, ha una durata di 5 anni a meno che non venga rinnovato dall’Alta Corte stessa. In sintesi, il TDO è una dichiarazione formale emanata dall’Alta Corte nel quale si afferma che un marchio, o qualsiasi altro segno distintivo, contiene indicazioni non veritiere ai sensi della Sezione 16 (1) del TDA. I TDO costituiscono prova finale di falsa indicazione commerciale e sono utilizzabili in tutte le azioni legali intentate ai sensi del TDA. La pena per il reato di “falsa indicazione commerciale” prevede una sanzione pecuniaria fino a 100.000 ringgits (circa 21.000 Euro / 1 Euro = 4,8 Ringgit) e/o la pena detentiva fino ad un massimo di 3 anni nel caso di prima violazione. Nell’eventualità di reiterazione del comportamento considerato lesivo dei diritti di proprietà, la pena è raddoppiata (sanzione pecuniaria pari a 200.000 ringgits (circa 42.000 Euro) e/o pena detentiva fino ad un massimo di 6 anni). Sono ritenuti responsabili personalmente il direttore, il manager o il funzionario di un’azienda che abbia commesso il reato. I funzionari incaricati di verificare la Trade Description, che hanno poteri di investigazione, ispezione e sequestro, hanno altresì poteri di sorveglianza sulla corretta applicazione della Legge nelle descrizioni commerciali. Tali funzionari possono essere nominati fra alti incaricati di uffici pubblici. Il Trade Marks Act del 1976 conferisce anche alle autorità nazionali doganali poteri di sequestro delle merci contraffatte in violazione della Legge sopra richiamata. Il titolare di un marchio commerciale può rivolgersi, infatti, all’Ufficiale del Registro dei Marchi per richiedere il sequestro o il divieto di importazione delle merci contraffatte. Alla data della richiesta, il titolare del marchio deposita una cauzione presso l’Ufficiale del Registro dei Marchi e l’approvazione di tale richiesta comporta il blocco alla frontiera per 60 giorni della merce segnalata. Ad oggi, la Malesia non ha firmato il Protocollo di Madrid e le disposizioni internazionali sui marchi non vengono riconosciute all'interno del Paese. IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 6 Copyright In Malesia è il Copyright Act del 1987 che regola la tutela dei diritti d’autore. Sono tutelati i diritti d'autore di opere letterarie, musicali, artistiche e i film originali, le registrazioni sonore, le trasmissioni e le opere derivate. Il titolare dei diritti d’autore ha in genere il diritto esclusivo di riproduzione, esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera in pubblico, di pubblicità e di distribuzione al pubblico di copie dell’opera protetta da copyright. Non occorre una specifica registrazione e la tutela del copyright è mantenuta generalmente per l’intera durata di vita dell’autore e per i 50 anni successivi alla sua morte. Per le registrazioni sonore e per i film invece, la tutela ha una durata di 50 anni dalla prima pubblicazione. Il Copyright Act tutela ugualmente i diritti dell’artista per le esecuzioni dal vivo, incluso il diritto esclusivo al controllo della pubblicazione dell’esecuzione dal vivo, la registrazione della performance e la sua riproduzione, la distribuzione e il noleggio della registrazione al pubblico. I diritti esclusivi cessano qualora l’artista abbia accordato il consenso alla registrazione della sua esecuzione dal vivo. La durata della protezione è di 50 anni, calcolati a partire dall'anno successivo a quello dell’esecuzione dal vivo. In mancanza di approvazione da parte del titolare dei diritti d’autore, l’utilizzo di uno qualsiasi dei diritti esclusivi del legittimo titolare e la vendita, noleggio e distribuzione consapevole di copie pirata può costituire oggetto di azione legale per violazione del copyright. Il risarcimento per tale violazione consiste nel pagamento dei danni, nell'inibitoria e nell’azione di indebito arricchimento. L’uso non autorizzato di un’opera protetta da copyright che include quindi la preparazione del materiale, l'importazione, la vendita, la distribuzione o il possesso di copie pirata costituisce anch'esso un reato. La pena minima prevede una sanzione pecuniaria compresa fra 2.000 e 20.000 ringgit (420 e 4.200 Euro) per ogni copia pirata e la pena detentiva per una durata massima di 5 anni. La pena è aggravata in caso di reiterazione del reato e per particolari violazioni. Oltre alla polizia, gli ufficiali incaricati IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 7 del controllo del copyright ne garantiscono la tutela tramite investigazioni, arresti e sequestri. Design I design industriali possono essere registrati secondo le disposizioni dell’Industrial Design Act del 1996 e le Industrial Design Regulations del 1999. I design industriali per cui si richiede la registrazione devono essere dotati di carattere innovativo e non devono essere stati rivelati al pubblico prima della presentazione della domanda di registrazione. Tutte le domande di registrazione di design industriali sono soggette a deposito presso l’Industrial Designs Registry del MyIPO. Al design industriale registrato è riconosciuta una tutela iniziale di cinque anni dalla data di presentazione della domanda, rinnovabile per ulteriori due periodi di cinque anni ciascuno. La registrazione del design industriale conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di produrre, importare, vendere o noleggiare gli articoli creati sulla base di tale design. Chiunque compia atti esclusivi spettanti al titolare senza previo consenso del titolare stesso, viola la registrazione del design industriale. Il titolare del design registrato ha quindi il diritto di intentare causa nei confronti di chi ha violato i suoi diritti entro cinque anni; il risarcimento che ne deriva comprende i danni, l’azione di indebito arricchimento e l’inibitoria. Brevetti In Malesia, i brevetti sono protetti dal Patents Act del 1983 e dalle Patents Regulations del 1986. Il brevetto viene riconosciuto a seguito di invenzione di un prodotto o di un processo che soddisfi i requisiti di novità, un certo grado di originalità ed applicabilità industriale. Inoltre, è previsto lo status di “innovazione di cosa utile” per le invenzioni “minori” che non soddisfano il requisito di originalità richiesto nel brevetto. IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 8 Il brevetto garantisce al suo titolare il diritto ad evitare che altri producano, importino, usino o vendano la sua invenzione in Malesia senza il suo consenso o permesso. Il periodo di tutela del brevetto è di venti anni dalla data di presentazione della domanda mentre l’innovazione di cosa utile viene protetta per un periodo iniziale di dieci anni rinnovabile per ulteriori due periodi di cinque anni ciascuno dietro prova dell’uso. La domanda deve essere presentata all’Ufficio Registrazione Brevetti del MyIPO. Il processo di esame del brevetto prevede una verifica preliminare ed una sostanziale, mentre per le innovazioni di cosa utile viene effettuato solamente un esame preliminare. La violazione di un brevetto costituisce un reato civile e i colpevoli sono soggetti al pagamento dei danni e inibitoria. La Malesia ha firmato il Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (Patent Cooperation Treaty, “PCT”) nel 2006 e le domande internazionali di brevetti da parte di cittadini o residenti in Malesia possono essere presentate al MyIPO. IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 9 Indonesia Marchi L’attuale normativa in materia di marchi in vigore in Indonesia è contenuta nella Legge della Repubblica di Indonesia numero 15 del 2001 (”Indonesian Trade Marks Law”). Ai sensi di tale Legge, un marchio non può essere registrato se non presenta caratteristiche peculiari. Non è ugualmente registrabile se risulta uguale o simile ad un marchio anteriore registrato per la stessa categoria di beni o servizi. Come in Malesia, la registrazione del marchio si basa sul principio “first-to-file”, ovvero chi deposita per primo ha diritto di precedenza. Una volta eseguito l’esame formale e sostanziale della domanda, il marchio accettato per la registrazione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dei Marchi per un periodo di tre mesi, durante i quali chiunque può presentare opposizione. In caso di opposizione, il marchio sarà riesaminato nei due mesi successivi alla scadenza dell’annuncio sulla Gazzetta per decidere se l’opposizione possa essere considerata fondata nel diritto oppure no. Se l'opposizione viene respinta, il marchio viene regolarmente registrato. Il marchio registrato è tutelato per dieci anni dalla data di presentazione della domanda e tale periodo può essere esteso per la stessa durata. A differenza della Malesia e di Hong Kong, tuttavia, l’estensione dipende da condizioni diverse dal semplice pagamento delle tasse dovute per il rinnovo. Il rinnovo verrà concesso, infatti, solo qualora si riesca a dimostrare che il marchio è effettivamente in uso per i beni o servizi registrati; tali beni o servizi devono risultare, inoltre, ancora in produzione o commercializzazione. Un marchio registrato è soggetto a cancellazione in caso di non uso per oltre 3 anni, o se non risulti caratteristico o sia somigliante con altro marchio anteriore. La cancellazione avviene a seguito di denuncia da parte di eventuali soggetti interessati e può essere richiesta entro 5 anni dalla data di registrazione. Al momento della cancellazione, il certificato del marchio sarà dichiarato nullo e privo di validità. IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 10 La violazione del marchio costituisce reato civile o penale. Il titolare di un marchio registrato può denunciare chiunque utilizzi illegalmente un marchio simile al suo e chiedere un risarcimento e/o la cessazione degli atti di violazione. Il Tribunale può anche ordinare al convenuto di cessare immediatamente la produzione, la distribuzione e/o il commercio di beni o servizi recanti il marchio in questione nonchè di consegnare i beni contraffatti prodotti. Come per altri reati penali, il trasgressore è soggetto a pena detentiva fino a 5 anni e al pagamento di una sanzione pecuniaria per un importo massimo pari ad un miliardo di rupie (circa 64.000 Euro / 1 Euro = 15.600 Rupiah). Oltre alla polizia, alcuni funzionari civili della Direzione Generale per i Diritti di Proprietà Intellettuale hanno poteri di investigazione su reati penali di violazione dei marchi. L’Indonesia non ha aderito al Protocollo di Madrid. Di conseguenza, non è possibile presentare domanda di registrazioni di marchio internazionale. Copyright La tutela dei diritti d’autore in Indonesia è riconosciuta dalla Legge della Repubblica di Indonesia numero 19 del 2002 (“Indonesian Copyright Law”). Tale Legge si applica alle opere di cittadini/enti legali indonesiani e non; protegge opere nel campo della scienza, dell’arte e della letteratura. In generale, l’autore e/o il titolare del copyright acquisisce il diritto esclusivo di pubblicare o riprodurre il suo lavoro. In ambito cinematografico e dei programmi informatici, l’autore e/o il titolare del copyright ha anche il diritto di impedire il noleggio non autorizzato dell’opera a fini commerciali. È interessante notare che esiste un Registro Generale delle Opere curato dalla Direzione Generale per i Diritti di Proprietà Intellettuale. L’inserimento di un'opera nel Registro non significa che il suo contenuto, significato o forma, siano stati approvati e solamente in quel modo ottengano protezione. Il copyright sussiste infatti per tutte le opere originali create senza necessità di registrazione. Ciononostante, l’inserimento nel Registro può offrire una prova utile in caso di contenzioso, in quanto la persona indicata sul Registro stesso sarà considerata Autore dell'opera. L'inserimento dell’opera nel Registro perde valore alla scadenza del copyright, così come in caso di cancellazione IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 11 sulla base di una richiesta specifica da parte di un autore o altro detentore di copyright o per annullamento con sentenza giudiziaria. Il periodo di tutela si estende generalmente a tutta la vita dell’autore e ai 50 anni successivi alla sua morte. Per i programmi informatici, le opere cinematografiche, i lavori fotografici, i database e le opere risultanti da adattamenti, il copyright ha una durata di 50 anni dalla data di prima pubblicazione. La Legge indonesiana sul Copyright riconosce anche i diritti degli artisti. Un artista ha il diritto esclusivo di evitare che altri riproducano o trasmettano un fonogramma e/o un’immagine della sua esibizione. I diritti degli artisti sono validi per 50 anni dall’esibizione o dalla sua registrazione audio o audiovisiva. La violazione del copyright può dar luogo a procedimenti civili e penali. In caso di violazione, il titolare del copyright ha diritto al risarcimento civile dei danni, alla confisca dei beni, all'ordine di consegna dei ricavati derivanti dalla violazione e all’inibitoria di pubblicazione o riproduzione di lavori derivanti da tale violazione. La stessa violazione può anche costituire reato penale. Chiunque violi il diritto esclusivo di un autore e detentore dei diritti d’autore o violi i diritti degli artisti è soggetto a pena detentiva minima di un mese e/o a sanzione pecuniaria pari ad almeno un milione di rupie (65 Euro). Oltre alla polizia, alcuni funzionari civili del ministero hanno poteri di investigazione in caso di violazione penale del copyright. Design La protezione del design industriale in Indonesia è regolata ai sensi della Legge della Repubblica di Indonesia numero 31 del 2000 (“Indonesian Design Law”). Il design industriale si riferisce alla creazione della forma, configurazione o composizione di linee o colori tridimensionale o bidimensionale offrendo un’impressione estetica che può essere usata per produrre un prodotto, un oggetto o un bene industriale o artigianale. Il design può essere registrato solo se dotato di novità, ovvero se è diverso da precedenti presentazioni. IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 12 La registrazione si basa sul principio “first-to-file”, ovvero chi prima deposita ha diritto di precedenza. Le domande devono essere presentate alla Direzione Generale per i Diritti di Proprietà Intellettuale e i richiedenti stranieri possono fare domanda tramite un consulente in diritti di proprietà intellettuale appositamente designato. Dopo aver superato la verifica amministrativa, la domanda viene pubblicata per tre mesi durante i quali chiunque vi abbia interesse potrà presentare obiezione ed opporsi alla domanda di registrazione. Il periodo di protezione del design industriale ha durata decennale dalla data di presentazione della domanda. Il titolare del design industriale ne avrà il diritto esclusivo e, pertanto, sarà proibito ad altri di usare, vendere, importare, esportare o distribuire prodotti che contengono il suo design. Un design industriale registrato può essere rimosso se ne viene richiesta la cancellazione da terze parti interessate. La cancellazione deve essere presentata al Presidente del Tribunale del Commercio della giurisdizione dove l’imputato vive o è domiciliato. La violazione di un design industriale registrato costituisce reato civile e penale. Il titolare del diritto può intentare una causa contro chi lo e richiedere i danni e la cessazione della violazione. Come per i reati penali di violazione, la sanzione prevede la detenzione fino ad un massimo di quattro anni ed una sanzione pecuniaria fino a 300 milioni di rupie (19.000 Euro). Brevetti In Indonesia, il sistema di brevetti è regolato dalla Legge della Repubblica di Indonesia numero 14 del 2001 (“Indonesian Patents Law”). Gli stranieri possono richiedere un brevetto tramite un apposito consulente sui diritti di proprietà intellettuale; anche in tal caso, il Paese ha adottato il principio “first-tofile” (ovvero chi presenta per primo la richiesta ha la precedenza sulle altre). Il titolare di un brevetto ha il diritto esclusivo di sfruttare il brevetto stesso e impedire che altri producano, usino, vendano, importino, noleggino o consegnino il prodotto brevettato o utilizzino il processo brevettato. IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 13 In Indonesia sono previsti due tipi di brevetti, i brevetti ed i brevetti semplici. Le invenzioni che costituiscono una novità, presentano originalità o che possono essere applicate industrialmente sono registrabili come brevetti. Un brevetto registrato è valido per 20 anni dalla data di presentazione e il periodo di protezione non è estendibile. I brevetti vengono pubblicati 18 mesi dopo la data di presentazione della domanda e la pubblicazione è resa pubblica per 6 mesi. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque potrà presentare obiezione o commentare la domanda di brevetto ma non si tratta di un regime di opposizione come per la registrazione dei marchi. La Direzione Generale per i Diritti di Proprietà Intellettuale considera tali obiezioni o commenti solo come informazioni aggiuntive per la fase di valutazione sostanziale della domanda di brevetto. Per un brevetto semplice, la pubblicazione avviene decorsi tre mesi dalla presentazione della domanda di brevetto e dura per tre mesi al fine di permettere a terzi eventuali obiezioni o commenti. La verifica sostanziale viene svolta dietro richiesta presentata all’atto di presentazione della domanda. La verifica sostanziale esaminerà soltanto gli aspetti di novità e applicazione industriale. Il periodo di protezione è di dieci anni dalla data di compilazione e non può essere esteso. Il titolare di un brevetto ha diritto al risarcimento dei danni e all’ingiunzione al concorrente del sequestro dei beni per violazione dei brevetti. La violazione di un brevetto costituisce anche reato penale sanzionato con pena detentiva fino ad un massimo di quattro anni e pecuniaria fino a 500 milioni di rupie (32.000 Euro), mentre la pena per la violazione di un brevetto semplice prevede fino a due anni di carcere ed una sanzione pecuniaria pari a 250 milioni di rupie (16.000 Euro). Oltre alla polizia, alcuni funzionari statali hanno poteri di investigazione sui reati penali di violazione di brevetto. L’Indonesia ha aderito al PCT ed è possibile, pertanto, presentare domanda di brevetto internazionale anche tramite PCT. IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 14 Filippine L’Intellectual Property Code delle Filippine (di seguito “Il Codice”) è la principale fonte normativa in materia di brevetti di invenzione e modelli di utilità, design industriali, marchi e copyright Marchi Il Codice e le Rules & Regulations su Marchi Commerciali, Marchi di Servizi, Nomi commerciali e Contenitori con Marchio o Stampati (“Trademark Rules”) definiscono la base legale e le procedure di registrazione dei marchi nelle Filippine. Un marchio non è registrabile se identico ad altro marchio anteriore registrato per la stessa categoria di beni o servizi o per categorie strettamente collegate. Un marchio non è ugualmente registrabile se risulta identico o talmente simile da poter essere confuso con un altro marchio dotato di notorietà nella stessa o simile classe di beni o servizi o persino in classi differenti di beni e servizi (purché tale marchio sia stato registrato). Inoltre, un marchio non è registrabile se consiste nella mera descrizione terminologica o generica del bene o servizio per cui si richiede la registrazione stessa. Le domande di registrazione di marchio sono oggetto di esame sostanziale e, una volta accolte dall'Autorità competente, sono soggette a pubblicazione nella Gazzetta IPO. In assenza di opposizione da parte di terzi entro un mese dalla pubblicazione e diffusione della Gazzetta, ed una volta versate le tasse corrispondenti, l'autorità emette il certificato di registrazione. Il certificato di registrazione ha durata decennale ed è rinnovabile per ulteriori periodi di dieci anni. Si sottolinea che entro un anno dal quinto anniversario della data di registrazione, il titolare del marchio è tenuto a presentare una dichiarazione di uso effettivo del marchio o ad addurre valide ragioni che ne ostacolino l’uso. In caso contrario, il marchio sarà cancellato dall'autorità. IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 15 Chiunque si consideri potenzialmente danneggiato dalla registrazione di un marchio può richiederne la cancellazione entro cinque anni dalla data di registrazione; nel caso in cui il marchio registrato sia divenuto un termine generico o in caso di suo mancato uso per tre anni consecutivi, sarà possibile chiederne la cancellazione in qualsiasi momento. La contraffazione di un marchio registrato o l’uso di una contraffazione o imitazione di un marchio registrato su etichette, confezioni, pubblicità, ecc. nella commercializzazione o vendita di beni o servizi, tale da generare confusione, costituisce reato di violazione del marchio. Il titolare del marchio può richiedere i danni e avere la garanzia di inibitoria nei confronti degli atti di violazione. Il Codice riconosce al titolare di un marchio di fatto (ovvero non registrato) pieni diritti di proprietà per l’uso di esso per contraddistinguere i propri beni o servizi, sempre che abbia identificato a livello pubblico i beni o servizi come distinti rispetto a quelli altrui. Imitare l’avviamento commerciale di altri soggetti, inclusa l’imitazione di confezioni che possano confondere il pubblico e non limitatamente a questa, può costituire violazione delle norme che regolano la concorrenza sleale. Inoltre, il Codice prevede espressamente che le persone che utilizzano false descrizioni quanto all’origine di beni o servizi oppure descrizioni che generano confusione sull’origine dei beni e dei servizi siano passibili di azioni civili per danni e inibitoria. Inoltre, i beni sui quali siano riportate false indicazioni di provenienza o false descrizioni o rappresentazioni non potranno essere importati nelle Filippine. In aggiunta a sanzioni amministrative e civili, è prevista una pena detentiva compresa fra i due ed i cinque anni nonché un'ammenda da 50.000 a 200.000 pesos (da 780 a 3.125 Euro circa / 1 Euro = 64 Pesos) per coloro i quali si siano dichiarati colpevoli di violazione, concorrenza sleale e falsa descrizione di beni o servizi. Le Filippine non aderiscono al Protocollo di Madrid. Di conseguenza, la domanda internazionale di registrazione di marchi non è accettabile. IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 16 Copyright Come nelle altre giurisdizioni, il Codice tutela Ie opere letterarie, artistiche, drammatiche e cinematografiche originali. Sono altresì protette le opere derivate come traduzioni, adattamenti e raccolte di opere così come la compilazione di dati. Normalmente l’autore è anche titolare del copyright sull'opera di propria creazione. Il copyright viene conferito automaticamente senza necessità di registrazione. Tuttavia, dopo la prima diffusione pubblica di un’opera protetta da copyright su autorizzazione del proprio autore, questi dovrà registrare e depositare i propri diritti entro tre settimane, ai fini di completare la pratica, presso la Biblioteca Nazionale e la Biblioteca della Corte Suprema. I titolari dei diritti d’autore hanno il diritto esclusivo di riproduzione, drammatizzazione, traduzione, adattamento, prima divulgazione pubblica, noleggio, mostra pubblica e spettacolo e altra comunicazione al pubblico della propria opera. Il periodo di tutela dura generalmente per tutta la vita dell’autore e si estende per altri 50 anni dalla sua morte, come in Malesia ed Indonesia. Come per le opere fotografiche ed audiovisive, la protezione termina 50 anni dopo la prima pubblicazione o, se non pubblicata, dopo la sua realizzazione. Agli autori spettano anche i diritti morali che includono il diritto di essere nominati come autori, di modificare l’opera o di non pubblicarla, il diritto di obiettare a qualsiasi trattamento derogatorio dell’opera e di non collegare il proprio nome a opere non di propria creazione. Vengono anche riconosciuti i diritti degli artisti. Gli artisti godono del diritto esclusivo di trasmissione, di registrazione della propria esibizione, di riproduzione delle esibizioni registrate, di prima distribuzione pubblica di copie delle performance fisse e di noleggio di tali copie. Gli individui che violano il copyright, i diritti morali o il diritto degli artisti sono soggetti ai danni e inibitoria. Oltre alle sanzioni civili, sono ugualmente previste sanzioni penali. Le sanzioni penali prevedono la pena detentiva da uno a nove anni più una multa da 50.000 a 1.500.000 Pesos (da 780 a 23.400 Euro) in base al numero di violazioni commesse. IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 17 Design Oltre al Codice, i design industriali nelle Filippine sono regolati anche dalle Norme sui Modelli di Utilità e Design Industriali (“Models and Design Rules”). Per design industriale, si intende qualsiasi composizione di linee e colori o qualsiasi forma tridimensionale la cui associazione di linee o colori conferisce a tale composizione o forma un aspetto speciale tale da di poter essere utilizzata come modello per un prodotto industriale o artigianale. Solo i design dotati di originalità o novità possono essere oggetto di tutela. Tuttavia, l'Ufficio per la Proprietà Intellettuale non procede ad esame di novità. La registrazione avrà luogo se, dopo la verifica formale, l’Ufficio riterrà che il design possa essere registrato. La registrazione di un design industriale avrà durata quinquennale dalla data di presentazione della domanda e potrà essere rinnovata per non più di due periodi consecutivi di cinque anni ciascuno. Chiunque può richiedere di cancellare il design industriale se ritiene che non sia un design registrabile per come viene definito o qualora esso manchi del requisito della novità. La produzione, l’uso, l’offerta di vendita, la vendita o l’importazione non autorizzati di un bene con design industriale registrato può costituire reato. Il titolare del design ha facoltà di intentare azione civile di risarcimento danni ed assicurarsi un’inibitoria giudiziale per proteggere i propri diritti. Il termine di prescrizione per il reclamo dei danni è di quattro anni dalla violazione. La reiterata violazione dopo una sentenza di condanna del trasgressore costituisce reato penale, sanzionato con pena detentiva da 6 mesi a tre anni e/o una multa compresa tra i 100.000 e i 300.000 Pesos. Il procedimento penale è soggetto a prescrizione tre anni dopo il verificarsi del reato. Brevetti La normativa locale prevede due tipi di brevetti, il brevetto di invenzione ed il modello di utilità. Insieme al Codice, le Models and Design Rules si applicano ai modelli di utilità mentre le Rules and Regulations on Inventions ("Invention Rules") riguardano i brevetti di invenzione. IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 18 Un'invenzione brevettabile si riferisce ad una soluzione tecnica di un problema in qualsiasi campo di attività umano purché sia nuova, sia dotata di originalità e di applicabilità industriale. L’invenzione può essere una macchina utile, un prodotto, un processo o il miglioramento di un prodotto/macchina o processi microbiologici o relativi a microorganismi e non biologici. Una volta eseguito l’esame di verifica formale, i brevetti di invenzione sono soggetti a pubblicazione alla scadenza di 18 mesi dalla data di presentazione o data di priorità. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dovrà essere inviata la richiesta di esame sostanziale. Se la richiesta soddisfa i requisiti per la registrazione, l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale concederà il brevetto di invenzione. Il periodo di tutela del brevetto di invenzione è di 20 anni dalla data di presentazione della richiesta. Il modello di utilità si riferisce a qualsiasi soluzione tecnica di un problema in tutti i settori dell’attività umana purché sia dotata di novità ed applicabilità industriale mentre non è richiesto il requisito dell’originalità. Un modello di utilità può essere una macchina utile, un miglioramento o uno strumento, un metodo o un processo o avanzamento di quanto sopra. I modelli di utilità sono soggetti ad esame solo formale. La registrazione di un modello di utilità ha durata settennale dalla data di presentazione della domanda di brevetto e non è rinnovabile. La regola che chi presenta la domanda per primo ha la precedenza si applica sia ai brevetti di invenzione sia ai modelli di utilità. Il titolare di un brevetto di invenzione o di un modello di utilità ha il diritto esclusivo di limitare, proibire e prevenire la produzione, l’uso, l’offerta in vendita, la vendita o l’importazione di prodotti o beni ottenuti direttamente o indirettamente da un processo brevettato senza previa autorizzazione. La violazione dei brevetti di invenzione o dei modelli di utilità comporta responsabilità civile per danni ed inibitoria. Da notare che nessun danno potrà essere risarcito dopo oltre quattro anni dal verificarsi della violazione. Ripetute violazioni dopo la sentenza contro il trasgressore costituiranno reato penale sanzionato con pena detentiva da sei mesi a tre anni e/o ammenda compresa tra i 100.000 ei 300.000 Pesos (tra 1.560 e 4.685 Euro circa). Le Filippine fanno parte del PCT (Patent Cooperation Treaty) ed è quindi possibile presentare una domanda di brevetto internazionale tramite il PCT. IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 19 Thailandia Marchi La protezione dei marchi è prevista dal Trademark Act (no. 2) B.E. 2543 (2000) (“Thai Trademark Act”). Per essere registrabile un marchio deve essere dotato di capacità distintiva e non deve essere uguale o simile a un marchio anteriore registrato. Viene svolto un esame sostanziale e ne vengono pubblicati i risultati. Chiunque può, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione, presentare opposizione se ritiene di avere maggior diritto a possedere tale marchio. La durata del marchio è di 10 anni dalla data della domanda di registrazione. Il termine è rinnovabile per ulteriori periodi di 10 anni. Un marchio registrato può essere cancellato se non viene usato per tre anni. Si può anche richiederne la cancellazione entro cinque anni dalla registrazione se si dimostra di avere maggiori diritti sul marchio della persona che lo ha già registrato. Chiunque violi un marchio registrato o non registrato è tenuto al risarcimento dei danni. Il trasgressore di un marchio registrato può essere condannato ad una pena detentiva fino a quattro anni e a una multa fino a 400.000 baht (8.500 Euro circa / 1 Euro = 47 baht). Inoltre, chiunque imiti un marchio confondendo il pubblico e inducendolo a pensare che sia il marchio di un legittimo titolare, sarà perseguibile con una pena detentiva fino a 2 anni e una multa fino a 200.000 baht (4.250 Euro circa). La Thailandia non aderisce al Protocollo di Madrid. Pertanto, non è possibile presentare domanda per la registrazione del marchio tramite il protocollo internazionale. IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 20 Copyright La protezione del copyright viene accordata ai sensi del Copyright Act B.E. 2537 (1994) (“Thai Copyright Act”). Le opere protette da copyright includono opere letterarie, artistiche, drammaturgiche, musicali, audiovisive e cinematografiche originali, registrazioni audio e trasmissioni. In generale l’autore di un’opera è anche il titolare del copyright. La durata dei diritti d’autore dura solitamente per tutta la vita dell’autore e per i 50 anni successivi alla sua morte. Per le opere fotografiche, audiovisive, cinematografiche, registrazioni sonore o trasmissioni audio e video, il copyright permarrà per 50 anni dalla data di paternità dell’opera e, in caso di pubblicazione, per 50 anni dalla sua prima pubblicazione. Il titolare del copyright ha il diritto esclusivo di riprodurre o adattare il lavoro e il diritto di comunicarlo al pubblico. In particolare, per opere audiovisive, cinematografiche, registrazioni audio e programmi informatici, il diritto di noleggio dell'originale o di copie dell'opera viene anch'esso conferito al legittimo titolare. Atti non autorizzati relativamente a quanto sopra così come la vendita, la distribuzione, l’importazione e la comunicazione al pubblico in violazione del copyright costituiscono reato. Nel Thai Copyright Act vengono anche riconosciuti i diritti degli artisti. L’artista ha il diritto esclusivo di trasmissione e registrazione della sua esibizione, riproduzione delle registrazioni della performance (sia che la performance sia registrata con o senza il consenso dell’artista). Atti non autorizzati di tali diritti costituiscono una violazione dei diritti dell’artista. La durata dei diritti degli artisti è 50 anni dalla performance e, se registrata, 50 anni dalla data della registrazione. La violazione dei copyright o dei diritti degli artisti costituisce reato civile e il trasgressore è soggetto al risarcimento dei danni e all’inibitoria nei confronti della sua violazione. Di rilievo è il periodo di prescrizione. Nessuna azione per violazione del copyright può essere intentata oltre tre anni dalla data in cui il legittimo titolare si accorge della violazione e dell'identità del trasgressore, e tale azione legale deve comunque essere intentata entro 10 anni dalla data in cui si è verificata la violazione. IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 21 Per quanto riguarda i reati penali, la pena per la violazione del copyright di opere protette (tranne opere audiovisive, cinematografiche o registrazioni audio) o diritti degli artisti consiste nella sanzione pecuniaria da 20.000 a 200.000 Baht (da 425 a 4.250 Euro circa) e, qualora l’atto venga commesso per via commerciale, da 100.000 a 800.000 Baht (da 2.125 a 17.000 Euro circa) e la detenzione da 6 mesi a 4 anni. In caso di reiterata violazione su copie falsificate, la pena consiste nella sanzione pecuniaria da 10.000 a 100.000 Bhat e, qualora l’atto venga commesso per via commerciale, in una multa da 50.000 a 400.000 Baht (da 1.060 a 8.500 Euro circa) e/o il carcere da 3 mesi a 2 anni. La pena è raddoppiata nel caso di una seconda violazione commessa nei cinque anni che seguono la prima condanna. È interessante notare che metà della multa imposta nei procedimenti penali viene pagata al legittimo titolare, senza pregiudizio del diritto di costui di avviare un’azione civile per un risarcimento dei danni superiore a quello della quota di ammenda ricevuta. Oltre ai diritti d’autore e degli artisti, il Thai Copyright Act si occupa anche della protezione dei diritti dell’autore di identificarsi realmente come il vero autore e di proibire all’assegnatario della titolarità o qualsiasi altra persona di distorcere, abbreviare, adattare o compiere qualsiasi atto che possa nuocere all’opera e arrecare danno alla reputazione dell’autore. Design In Thailandia i design industriali sono protetti come brevetti per design ai sensi del Patent Act B.E. 2522 (1979) (“Thai Patent Act”). Un brevetto può essere riconosciuto per un nuovo design per l’industria, artigianato compreso. Un brevetto per design ha durata decennale dalla data di presentazione della domanda. Il detentore del brevetto ha il diritto di usare il design brevettato per produrre un prodotto o vendere, avere in possesso per la vendita, offrire in vendita o importare un prodotto che incorpori il design brevettato. La validità di un brevetto per design può essere messa in discussione ed il brevetto registrato può essere cancellato su richiesta di qualsiasi soggetto interessato al brevetto. I trasgressori di un brevetto per design industriali sono perseguibili per il risarcimento dei danni e inibitoria. Chiunque violi i diritti di un brevetto di design è IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 22 perseguibile anche in sede penale e soggetto a pena detentiva fino a due anni e/o a un'ammenda di non oltre 400.000 Baht (8.500 Euro circa). Brevetti Il Thai Patent Act regola anche la registrazione di brevetti in Thailandia. Sono previsti due tipi di brevetti principali, i brevetti di invenzione e i brevetti secondari. Come in altre giurisdizioni, si può registrare un brevetto di invenzione qualora siano presenti i requisiti della novità, originalità ed applicabilità industriale. Viene prima effettuato l’esame formale, a seguito del quale la richiesta di brevetto viene pubblicata. Entro cinque anni dalla pubblicazione, il richiedente deve sollecitare che si proceda all'esame sostanziale. La richiesta di brevetto pubblicata può essere oggetto di opposizione da parte di chiunque pensi di avere maggiore diritto al brevetto o pensi che la domanda non sia brevettabile/registrabile. Un brevetto di invenzione ha durata ventennale dalla data di presentazione della domanda. Il detentore del brevetto ha il diritto esclusivo di produzione, uso, vendita, possesso per la vendita, post-vendita o importazione del prodotto brevettato ed ha anche il diritto esclusivo di usare il processo brevettato e produrre, usare, vendere, offrire in vendita o importare il prodotto realizzato con tale processo. Un brevetto secondario è un brevetto per un prodotto o processo nuovo e suscettibile di applicazione industriale ma senza alcun grado di originalità. Viene svolto solo esame formale e la domanda di registrazione di un brevetto secondario viene pubblicata dopo il superamento di tale esame. Entro un anno dalla pubblicazione, chiunque sia interessato può richiedere di esaminare se il brevetto secondario sia realmente brevettabile. Un brevetto secondario ha una protezione di soli sei anni dalla data di presentazione della domanda e il detentore può richiedere un’estensione di ulteriori due periodi di due anni ciascuno. Inoltre, la validità del brevetto può essere messa in discussione da chiunque. I trasgressori di un brevetto di invenzione o di un brevetto secondario sono perseguibili per i danni e soggetti a inibitoria. Chiunque violi i diritti di un brevetto di invenzione è perseguibile penalmente e punito con pena detentiva fino a due anni e/o IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 23 multa fino a 400.000 Baht (8.500 Euro circa), mentre nel caso di brevetto secondario la pena prevede fino a un anno di carcere e/o una multa fino a 200.000 Baht (4.250 Euro circa). Ad oggi la Thailandia non è ancora formalmente membro del PCT e gli emendamenti alle leggi thailandesi attualmente pendenti non permettono di accettare domande di registrazione provenienti dall’estero. IPR Desk Hong Kong Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong [email protected] 24 Italian Trade Commission – I.C.E. IPR DESK at the Italian Trade Commission, Hong Kong Office Istituto Nazionale per il Commercio Estero Suite 4001, Central Plaza 18 Harbour Road Wanchai, Hong Kong Tel: (00852) 2846 6500, Fax: (00852) 2868 4779 E-Mail: [email protected]
