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Decreto di fissazione udienza n. cronol. 225/2014 del 10/02/2014
RG n. 5521/2014
N. R.G. 5521/2014
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - SEZ. A
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 5521/2014 promosso da:
Cha___ Société par actions simplifiée, in persona del legale rappresentante in carica, con il
RICORRENTE
contro
Imp_____ S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Argelato (Bologna)
fraz. Funo, via dei Lanaioli 42, presso Centergross
RESISTENTE
Il Giudice dott. Marina Tavassi,
visto il ricorso depositato il 31 gennaio 2014 dalla ricorrente,
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Il giudice designato, dott.ssa Marina Tavassi,
visto il ricorso cautelare depositato in data 31 gennaio 2014 nell’interesse di Cha___ (société
par actions simplifiée) nei confronti della Imp_____ S.p.A., con sede in Argelato (Bologna) fraz.
Funo, via dei Lanaioli 42, presso Centergross;
ritenuto che Cha___ costituisca indiscutibilmente una casa di moda francese di alta rinomanza
e rilevato che la stessa lamenta la diffusione sul mercato di capi di abbigliamento, essenziali
nelle forme e nei colori, che si caratterizzerebbero esclusivamente per riprodurre, a grande formato
ed in maniera particolarmente appariscente, i marchi più celebri del settore della moda, tra cui, per
quanto qui rileva, quelli di titolarità Cha___ (dettagliatamente indicati in ricorso), con varie
modalità modificati;
ritenuto sussistente il fumus boni juris in capo alla ricorrente, stante il concreto e reale rischio
di confusione e associazione da parte dei consumatori, nonché di c.d. dilution, dei marchi
Cha___, causato dalla sostanziale identità dei segni e dei prodotti in asserita contraffazione
rispetto a quelli Cha___ e comunque dall’immediata riconoscibilità da parte dei consumatori sui
prodotti contestati dei marchi notori di titolarità della ricorrente, circostanza che rende
indubbiamente gli articoli de quibus particolarmente accattivanti ed appetibili, soprattutto per i
giovani;
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patrocinio dell’avv. GABRIELE LAZZERETTI e dell’avv. ELISABETTA GAVUZZI
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ritenuto che nel caso in esame non possa invocarsi una possibile liceità dell'uso dei segni distintivi
altrui a fini di parodia o di ironica citazione; invero la finalità indicata ha incontrato una certa
considerazione nell'ottica di una valutazione di liceità laddove la c.d. "citazione" venga fatta non per
operazioni di carattere commerciale, ma per la creazione di opere d'arte;
ritenuto infatti che alcuni casi, di cui si è occupata la giurisprudenza (nazionale e statunitense) in
termini favorevoli, attengano a fattispecie del tutto diverse dalla presente, facendo riferimento alle
creazioni artistiche sia come fonte di ispirazione e di citazione, sia come forma espressiva
dell'intento parodistico o ironico (vedi i casi statunitensi, in particolare il caso Mattel v. Walking
Productions, 353 F.3d 792, del 29.12.2003, i casi Rogers v. Jeff Koons, 960 F.2d 301 - 2nd Cir.
Mattel le bambole Barby - o le opere - nei casi Koons le fotografie di artisti-fotografi - erano state
utilizzate per creare opere pittoriche o di scultura o comunque creative e dotate di valore artistico;
vedi anche i provvedimenti assunti da questo stesso giudice nel caso Fondation Alberto et Annette
Giacometti contro Stitching Fondazione Prada e Prada s.p.a., decreto dell'11 dicembre 2010 e
ordinanza del 13 luglio 2011);
rilevato che tutti i prodotti in contestazione sembrano recare la riproduzione, in forma
identica ovvero, laddove modificata, sempre riconoscibile, dei marchi “Cha___”, “monogramma
Cha___”, “N°5”, “5”, nonché del marchio di forma costituito dal flacone del noto profumo "Cha___
N°5"; ritenuto che appare evidentemente estraneo alle ipotesi di legittimo uso sopra richiamate il
caso di specie, in cui i marchi della ricorrente sono utilizzati quale elemento decorativo di
capi di abbigliamento a fini puramente commerciali;
ritenuto che alla produzione seriale, finalizzata alla vendita dei capi di abbigliamento (t-shirt e
felpe) di parte resistente, non possa certo essere riconosciuto il valore di opera d'arte creativa e
nuova, così da ritenere che non si tratti di contraffazione, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza
espressiva, sia sotto il profilo della novità, quale attitudine a rappresentare un autonomo ed originale
apporto creativo al mondo dell’arte (secondo gli insegnamenti di Cass. sent. n. 24594 del
23/11/2005);
ritenuto che nel caso di specie pare di essere di fronte ad un'operazione puramente commerciale,
che ha dato luogo all'utilizzo, non autorizzato, dei segni distintivi altrui, mediante offerta in vendita
dei prodotti in esercizi commerciali che certo non si occupano di arte, bensì di abbigliamento;
ritenuto che l’ampia campagna di diffusione realizzata dalla resistente, anche con il mezzo della notoriamente vasta - diffusione rappresentato da internet e dai social network, possa con indubbia
ragionevolezza essere effettiva causa di danni di natura economica nei confronti della ricorrente,
difficilmente riparabili all'esito del giudizio di merito, e ciò in relazione all’effetto confusorio
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1992 e Blanch v. Koons, Docket No. 05-6433-CV del 26 ottobre 2006, dove gli oggetti - nel caso
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conseguente alla condotta qui esaminata, ma anche con riferimento alle ripercussioni sulla
rinomanza e sull’immagine dei segni di titolarità di Cha___, derivanti dall’iniziativa della resistente;
ritenuto pertanto che la fattispecie in esame integri anche il requisito del periculum in mora, e ciò
considerato che nel dicembre 2013 la ricorrente ha trovato in vendita in un negozio di Rho della
catena di negozi “Imp_____”, gestita da parte resistente (i.e. Rho Imp_____, via Matteotti n.
42) prodotti in asserita contraffazione dei propri marchi (doc. 88) ed in particolare magliette, di cui
alla riproduzione fotografica prodotta sub doc. 74, ove appaiono appunto riprodotti il
“monogramma Cha___” ed il marchio “N.5” ed il cui cartellino reca la dicitura “ST.Cha___ SMILE”,
con un ulteriore indebito riferimento alla denominazione di parte ricorrente;
rappresenta un punto vendita isolato, bensì fa parte di una vera e propria catena, presente sia in
Italia che all’estero (cfr. docc. 83 e 84 del ricorso) con plausibile diffusione capillare dei prodotti de
quibus, con ciò rimarcando la sussistenza concreta del fumus boni juris e del periculum in mora;
ritenuto infine che la facile occultabilità, dispersione e dissimulazione delle attività, lato sensu
promozionali e commerciali dei prodotti de quibus, inducano a ritenere necessario provvedere
all'inibitoria, all'ordine di ritiro dal commercio, all'accantonamento dei prodotti, alla descrizione
delle scritture contabili ed alla penale accessoria, con provvedimento inaudita altera parte,
rinviando l’esame delle ulteriori misure richieste all’esito del contraddittorio tra le parti;
ritenuto necessario al fine del compimento delle operazioni di descrizione nominare un CTU che
coadiuvi l'Ufficiale giudiziario procedente, anche con autorizzazione alla nomina di ausiliari di sua
fiducia per l'esecuzione delle diverse attività da compiere;
rilevato che l'art. 129 4° c. C.P.I. prevede l'applicazione delle norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari "in quanto compatibili" e prescrive nella seconda parte della
stessa norma che ogni decisione intervenga "tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne
il risultato", e ciò anche al fine della decisione sulle altre misure richieste subordinatamente alla
descrizione, onde i termini di cui al secondo comma dell'art. 669 sexies c.p.c. devono essere
congruamente prolungati al fine di consentire il compimento delle operazioni di descrizione;
P.Q.M.
visti gli artt. 20, 129/131 C.P.I., con provvedimento inaudita altera parte,
dispone l'inibitoria, con effetto immediato, nei confronti di Imp_____ S.p.A., in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, con sede in Argelato (BO), fraz. Funo, via dei Lanaioli n. 42
presso Centergross, della produzione e/o commercializzazione e/o pubblicizzazione e/o
importazione e/o esportazione degli articoli di cui al ricorso depositato nell'interesse di Cha___
société par actions simplifiée o di qualsivoglia altro articolo comunque riproducente segni identici
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considerato, inoltre, che il negozio in cui è stata rinvenuta la merce in asserita contraffazione non
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o simili ai marchi “Cha___”, “monogramma Cha___”, “N°5”, “5” ed al relativo marchio di forma
costituito dal flacone del profumo "Cha___ N°5";
fissa la penale di €. 30 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e di €. 1.000
per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del presente provvedimento a far tempo dal 10° giorno
successivo alla comunicazione del presente decreto;
ordina alla resistente il ritiro dal commercio dei prodotti in questione e la rimozione delle foto dei
medesimi dalla pagina Facebook “Imp_____ Fashion”, nonché da ogni altra pagina o sito di
titolarità della resistente;
dispone l’accantonamento di detti prodotti - che si trovino presso le sedi della resistente, suoi punti
uno o più custodi da individuarsi a cura dell’Ufficiale Giudiziario o degli Ufficiali Giudiziari
procedenti, anche, ove ritenuto opportuno, nella persona del resistente o di suo delegato;
dispone la descrizione delle scritture contabili, ed in particolare dei registri I.V.A. acquisti e
vendite, dei registri di carico e scarico di magazzino, delle fatture clienti e fornitori e di ogni
altro documento in possesso della società Imp_____ S.p.A., da cui sia possibile ricavare
l’ammontare dei proventi realizzati con la commercializzazione degli articoli in questione, nonché
i nominativi degli ulteriori soggetti coinvolti nell’illecito qui sanzionato;
autorizza i rappresentanti della ricorrente, i suoi difensori o persone dalla stessa indicate, ad
assistere alle operazioni;
dispone che la resistente fornisca all’Ufficiale Giudiziario o agli Ufficiali Giudiziari, in caso di
accessi contemporanei in sedi diverse, e al CTU (nonché eventualmente, ai suoi ausiliari) le
informazioni e gli strumenti necessari per l'esecuzione delle operazioni;
autorizza l’Ufficiale giudiziario o gli Ufficiali giudiziari ad avvalersi di tutti i mezzi tecnici
necessari alla descrizione;
invita l’Ufficiale Giudiziario procedente o gli Ufficiali Giudiziari procedenti, il CTU ed i suoi
ausiliari ad adottare tutte le misure ritenute idonee a garantire la tutela delle eventuali informazioni
riservate;
nomina consulente tecnico, per coadiuvare l’Ufficiale Giudiziario o gli Ufficiali Giudiziari
procedenti, il dott. Diego Moscato, con studio in Milano, Via Marco de Marchi 2 (tel. 02 39663235;
cell. 3282232511; [email protected]), autorizzandolo ad eventualmente avvalersi di
ausiliari di sua fiducia, in numero sufficiente al compimento delle operazioni, non superando il
numero di due;
riserva all’esito del contraddittorio tra le parti l’esame delle ulteriori misure cautelari richieste;
fissa, per la comparizione delle parti, l’udienza del 5 marzo 2014 ad ore 11,30;
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vendita, magazzini, depositi e stabilimenti, nonché presso terzi che ne facciano commercio - presso
Decreto di fissazione udienza n. cronol. 225/2014 del 10/02/2014
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assegna termine fino al 18 febbraio 2014 per la notifica del ricorso e del presente decreto alla
resistente;
assegna a quest’ultima termine fino al 28 febbraio 2014 per il deposito di eventuale memoria e
documenti.
Si comunichi.
Milano, 7 febbraio 2014
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Il Presidente
Dott. Marina Anna Tavassi
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