UFFICIO PER L`ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO

UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI – DIVISIONE ANNULLAMENTO
DECISIONE DELLA
DIVISIONE ANNULLAMENTO
DELL’8/02/06
NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ
DI UN DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO
NUMERO DEL FASCICOLO
DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO
LINGUA DEL PROCEDIMENTO
ICD 000001568
000286430-0001
spagnolo
RICHIEDENTE
Burberry ltd.
18-20 haymarket
Londra sw1y 4dq
Regno unito
RAPPRESENTANTE DELLA
RICHIEDENTE
Duran-corretjer & partners
Còrsega, 329 (Pº de Gracia/Diagonal)
E-08037 barcellona
Spagna
TITOLARE
DEL DISEGNO O MODELLO
COMUNITARIO
Creaciones camal, s.l.
C/Illes Balears, 30
E-07180 santa ponsa (islas baleares)
Spagna
RAPPRESENTANTE DELLA
TITOLARE
Calvo Polo, Maria Teresa
C/ Diagonal, 421, 3°
E-08008 Barcellona
Spagna
Avenida de Europa, 4 • Apartado de Correos 77 • E - 03080 Alicante • Spagna
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LA DIVISIONE ANNULLAMENTO
composta da José J. Izquierdo Peris (relatore), Martin Schlötelburg (membro) e Eva Udovc
(membro), ha adottato in data 8 febbraio 2006 la seguente decisione:
1.
La registrazione del disegno o modello comunitario n. 000286430-0001 è
dichiarata nulla.
2.
La titolare sopporterà l’onere delle spese sostenute per il procedimento.
I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI
(1)
Il disegno o modello comunitario n. 000286430-0001 (in prosieguo: “il modello
comunitario contestato”) è stato registrato a nome della sua titolare, la CREACIONES
CAMAL, S.L., con data di deposito del 27 gennaio 2005 (senza rivendicazione di
priorità), ed è stato pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari del
5 aprile 2005 (http://oami.eu.int/bulletin/rcd/2005/2005_028/000286430_0001.htm).
Nel modello comunitario, il prodotto è definito come “Tessuti (Ornamento per -)” ed è
riprodotto nella seguente prospettiva:
(2)
In data 28 settembre 2005 la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione
di nullità contro il modello comunitario. La richiedente ritiene che il modello
comunitario debba essere dichiarato nullo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1,
lettera b), RDC1, (in quanto non soddisferebbe i requisiti di cui agli articoli 4-7 RDC) e
della lettera e) della medesima disposizione (in quanto utilizzerebbe segni distintivi
anteriori di cui è titolare la richiedente). In concreto, esisterebbe una somiglianza tale
da rasentare l’identicità tra i marchi comunitari nn. 377580 e 3950037, i marchi
spagnoli nn. 1074150, 1074151 e 1074152, e i marchi internazionali n. 732879, noti
come “BURBERRY CHECK”, consistenti in un insieme di bande di diversi colori e
dimensioni incrociantesi l’una con l’altra, in cui sono utilizzati i colori bianco, nero e
rosso su sfondo marrone o beige (riprodotti infra), da un lato, e il modello
comunitario, dall’altro; tali marchi non potrebbero convivere sul mercato senza dar
luogo a un notevole rischio di confusione. Inoltre, sussisterebbe un rischio di
associazione, poiché il modello grafico protetto dai marchi possederebbe una
riconosciuta reputazione e notorietà sul mercato. La titolare di detti marchi avrebbe
quindi il diritto di vietare l’uso, all’interno del modello comunitario, dei predetti segni,
ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 e
dell’articolo 34.2.b) della legge spagnola n. 17/2001 sui marchi. Parimenti, il modello
comunitario sarebbe privo dei caratteri di novità e di individualità, in quanto sarebbe
preceduto dai detti marchi ed esisterebbe una notevole somiglianza con questi ultimi.
Il modello comunitario riprodurrebbe nei tratti essenziali i marchi citati, producendo
un’impressione di quasi identicità, tranne per alcuni particolari irrilevanti.
1
Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari.
2
Marchio comunitario n. 377580
Marchio internazionale n. 732879
Marchi spagnoli nn. 1074150
1074151 e1074152
Marchio comunitario n. 3950037
(3)
La richiedente conclude la propria argomentazione adducendo varie decisioni
dell’OEPM (Ufficio spagnolo dei marchi e brevetti) relative a diverse registrazioni di
modelli e marchi richieste da terzi e negate in quanto anticipate dai marchi citati. In
pratica, la richiedente sostiene che il modello comunitario è identico al modello
industriale spagnolo n. 28416 (C), la cui domanda è stata pubblicata il 16 maggio
2003, ma alla fine è stata respinta (v. infra riproduzione del modello citato). Da ultimo,
la richiedente ha sollevato la questione della malafede della titolare nel presentare la
domanda del modello comunitario.
(4)
Da parte sua, la titolare, che è stata invitata a presentare le proprie osservazioni il
19 ottobre 2005, non si è manifestata né ha presentato alcuna osservazione. Il
26 gennaio 2006 l’Ufficio ha comunicato alle parti la conclusione del procedimento
scritto, segnalando loro che la decisione sarebbe stata adottata in base alle prove a
sua disposizione (articolo 31, paragrafo 2, REDC2.)
2
Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del
regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari.
3
(5)
Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalla
richiedente e dalla titolare del modello comunitario, si fa rinvio ai documenti del
fascicolo di domanda di dichiarazione di nullità.
II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
A. Sull’ammissibilità
(6)
La domanda di dichiarazione di nullità si fonda sulle cause di cui all’articolo 25,
paragrafo 1, lettera b), in relazione ai requisiti enunciati agli articoli 4-7 RDC, e sulla
causa di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC. In relazione a quest’ultima, la
richiedente ha dimostrato di avere la legittimazione richiesta dall’articolo 25,
paragrafo 3, RDC. Pertanto, le condizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b),
punti i), iii) e v), REDC sono soddisfatte. Non è di per sé ammissibile, come causa di
nullità, il motivo relativo alla malafede da parte della titolare.
(7)
La tassa per la domanda di nullità è stata pagata. Anche le altre condizioni di cui
all’articolo 28, paragrafo 1, REDC sono soddisfatte. La domanda è pertanto
ammissibile.
B. Sul merito
B.1. Sulle cause di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b)
(8)
Con riferimento all’asserita mancanza di novità, è stata provata la divulgazione di un
modello anteriore alla presentazione del modello comunitario e identico a
quest’ultimo. Come ha rilevato la richiedente, esiste identità tra il modello comunitario
e il modello industriale spagnolo n. 28416 (C), la cui domanda è stata pubblicata il
16 maggio 2003 sul BOPI (Bollettino ufficiale spagnolo della proprietà industriale),
riprodotto al punto (3), consistente in un insieme di diverse bande che si intersecano
l’una con l’altra e formano connessioni con un fondo più scuro, mentre le parti che
separano dette linee hanno un fondo più chiaro, e comprendente anche altre bande
di minor larghezza, parallele e perpendicolari alle prime, il tutto su un fondo grigiastro.
Il fatto che la domanda di registrazione di tale modello sia stata alla fine respinta
dall’OEPM (Ufficio spagnolo dei marchi e brevetti) non contraddice la conclusione
secondo cui il modello spagnolo è stato divulgato anteriormente al modello
comunitario.
(9)
Va pertanto accolto il motivo fondato sulla causa di nullità di cui all’articolo 25,
paragrafo 1, lettera b), RDC. Conseguentemente, non occorre procedere all’esame
dei restanti motivi di nullità dedotti dalla richiedente.
C. Conclusione
(10)
La domanda di dichiarazione di nullità è accolta e il modello comunitario è dichiarato
non conforme al requisito della novità.
4
III. SULLE SPESE
(11)
Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1, REDC, la
parte soccombente deve sopportare l’onere delle tasse pagate dalla parte avversa
nonché le spese da questa sostenute ai fini del procedimento. Ne consegue che, nel
presente procedimento, la titolare deve sopportare l’onere delle spese.
IV. DIRITTO DI RICORSO
(12)
Il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla data alla
quale è stata notificata la presente decisione. Il ricorso non si considera presentato
fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla
quale è stata notificata la presente decisione, deve essere depositata una memoria
scritta con i motivi del ricorso (articolo 55 e seguenti del RDC).
LA DIVISIONE ANNULLAMENTO
José J. Izquierdo Peris
Martin Schlötelburg
5
Eva Udovc