thomann.it 11-11-2014 11-12-2014 Noemi Ruda

PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute
Ai sensi del Regolamento di risoluzione delle dispute nel ccTLD .it (Regolamento) e del
Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it
(Regolamento Dispute).
Nella procedura 10/2014
Ricorrente: Musikhaus Thomann E.K.
Resistente: Funkin di Nicola Pagani
Dominio contestato: thomann.it
*****
Svolgimento della procedura
- 17.06.2014: la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito
semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “thomann.it”;
- 25.06.2014: Il Registro comunicava alla ricorrente l’avvio della procedura di
opposizione;
- 31.10.14 - MFSD riceveva reclamo e relativa documentazione;
- 03.11.14 - MFSD verificava la regolarità della documentazione, comunicandone la
ricezione al registro;
- 06.11.14 -MFSD inviava a mezzo posta al resistente reclamo e relativa
documentazione, avvisandolo dell'avvio della procedura di riassegnazion
- 11.11.14 - la resistente riceveva il plico contenente il reclamo e relativa
documentazione;
- 09.12.14 - MFSD nominava quale esperto la Dott.ssa Noemi Ruda che, in pari data
accettava l'incarico.
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Allegazioni della Ricorrente
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Secondo quanto affermato e documentato dalla Ricorrente nel Reclamo depositato in
data 31.10.2014, Musikhaus Thomann E.K. è una impresa individuale tedesca “leader
mondiale nella commercializzazione on-line di strumenti musicali”, che vanta ad oggi
“3 milioni di clienti, 1.000 dipendenti e un fatturato superiore a euro 330 milioni”.
La Ricorrente è titolare di alcuni marchi registrati, tutti consistenti nella denominazione
THOMANN, di cui si forniscono i relativi certificati di registrazione o gli estratti dai
database ufficiali:
-
Registrazione di marchio comunitario No. 4567401, depositato in data 29.07.2005 e
concesso in data 11.08.2006 per prodotti ricompresi nelle classi 9, 11, 15 (tra cui
specificamente “strumenti musicali”);
-
Registrazione di marchio internazionale No. 974742 (designante la Cina) concesso in
data 16.07.2008 per prodotti ricompresi nelle classi 9, 11, 15 (tra cui specificamente
“strumenti musicali”);
-
Registrazione di marchio comunitario No. 12482725, depositato in data 08.01.2014 e
concesso in data 16.07.2014 per servizi ricompresi nelle classi 35, 41, 42.
Ai fini del presente procedimento si terrà conto unicamente la registrazione di marchio
comunitario THOMANN No. 4567401, depositato in data anteriore rispetto alla
registrazione del dominio contestato (risalente al 08.02.2008) ed avente validità nel
territorio nazionale.
La Ricorrente è inoltre titolare di svariati nomi a dominio registrati in numerosi ccTLD
(come documentato dagli allegati 14-37 e 44 al Reclamo). Si rileva che alcuni di essi
sono stati registrati in data anteriore rispetto al dominio contestato (cfr. thomann.be,
thomann.co.uk, thomann.cz, thomann.fi, thomann.fr, thomann.ro, thomann.de).
In virtù dell’uso prolungato e della notorietà ottenuta nel settore degli strumenti
musicali, i segni distintivi della Ricorrente (denominazione sociale, marchi e nomi a
dominio), tutti coincidenti con il patronimico del fondatore Hans Thomann, verrebbero
riconosciuti ed associati alla Ricorrente dal pubblico di riferimento.
In data 08.02.2008, la Resistente registrava il dominio contestato thomann.it, utilizzato
inizialmente
(2008-2009)
per
reindirizzare
l’utenza
verso
il
dominio
strumentimusicali.net, negozio di musica on-line che propone in vendita strumenti
musicali di vario tipo (come documentato dagli estratti dal database archive.org allegati
sub. 52-54 al Reclamo), e successivamente (2012) disattivato.
Dopo avere inoltrato ripetute offerte di acquisto tramite il proprio consulente
informatico di fiducia, nessuna delle quali riscontrate dalla Resistente, la Ricorrente
richiedeva l’attivazione di una procedura di opposizione al dominio contestato in data
17.06.2014.
2
Sostenendo che il nome a dominio contestato costituisca usurpazione e violazione dei
propri segni distintivi anteriori, la Ricorrente ne richiede la riassegnazione.
Posizione della Resistente
Dalla documentazione agli atti del presente procedimento risulta che la Resistente, pur
avendo ricevuto copia del Reclamo e la relativa documentazione in data 11.11.2014,
non ha ritenuto di prendere posizione sulle argomentazioni della Ricorrente e sui diritti
da questa vantati.
Motivi della Decisione
Si premette che, per costante orientamento delle decisioni dei PSRD, la mancata
costituzione e replica del Registrante non osta, nel rispetto delle disposizioni a tutela
del contraddittorio, ex art. 4.4 del Regolamento Dispute, alla decisione della procedura
medesima (cfr. decisioni MFSD timstore.it, nonché minutemaid.it e cocacola.it, ivi
citate) ove il Reclamo debba considerarsi “conosciuto” dal Resistente ai sensi del
succitato art. 4.4 del Regolamento Dispute, secondo cui il reclamo si considera
conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione (nel seguito,
resistente) al momento in cui: a) riceve la raccomandata contenente reclamo e
documentazione; oppure, b) nel caso di mancato ritiro della raccomandata, al
compiersi del periodo di giacenza presso l’ufficio postale; oppure, c) nel caso il
destinatario non risulti presso l’indirizzo indicato nel DBNA del Registro, al momento
in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata.
Ciò detto, il Collegio ritiene che il Reclamo debba essere accolto e il nome a dominio
trasferito (riassegnato) alla Ricorrente, in ragione delle prove documentali fornite sulla
sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni stabilite nel Regolamento Dispute.
In particolare, l’art. 3.6 del Regolamento Dispute prevede che siano sottoposti alla
procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali la Ricorrente affermi che:
a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione
rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al
proprio nome e cognome; e che b) l'attuale assegnatario (denominato “resistente”) non
abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed
infine che c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. Se il
ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni “a)” e “c)” di cui sopra ed il
resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio
oggetto di opposizione, quest’ultimo viene trasferito al ricorrente.
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In relazione al precedente punto “b)” del presente articolo, il resistente sarà ritenuto
avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1)
prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato
oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta
al pubblico di beni e servizi; oppure 2) che è conosciuto, personalmente, come
associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio
registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure 3) che del nome a
dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.
Non avendo la Resistente depositato alcuna memoria di replica, questa non ha
adempiuto al proprio onere probatorio in relazione alle circostanze di cui al punto b)
della norma. Mancano pertanto le prove di ogni possibile sussistenza di diritto o titolo al
dominio contestato da parte della Resistente.
D’altra parte, da quanto esposto e documentato dalla Ricorrente emerge che il dominio
thomann.it è identico o comunque confondibile con i segni distintivi di titolarità della
Ricorrente, validi sul territorio nazionale ed in uso nell’ambito della strumentazione
musicale, e le prove relativamente alla condotta in male fede della Resistente (dalla
registrazione del dominio nel 2008 in avanti) sono atte a dimostrare la condotta
fraudolenta della Resistente nella registrazione a l’uso del dominio thomann.it,
conformemente a quanto previsto dall’art. 3.7 del Regolamento Dispute, secondo cui:
Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della registrazione e
dell'uso del dominio in mala fede: a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a
dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro
modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un
diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo
concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi
ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del
nome a dominio; b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal
resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione
anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o
comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in
un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con
quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in
modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali; c)
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la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo
primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del
ricorrente; d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato
intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet,
ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto
o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico;
e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico
o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del
nome di dominio e il nome di dominio registrato.
Relativamente all’identità e/o confondibilità del nome a dominio contestato con i
segni distintivi sui quali la Ricorrente vanta diritti
Il nome a dominio contestato è da considerarsi evidentemente identico ai marchi ed agli
altri segni distintivi anteriori della Ricorrente, tutti consistenti nel patronimico
THOMANN ed interamente ricompresi nel dominio, non essendo di alcuna rilevanza ai
fini della presente valutazione la mera aggiunta del suffisso del ccTLD .it, per la propria
natura di requisito prettamente tecnico (si vedano in proposito le decisioni MFSD
valparma.it e tomponzi.it) o delle lettere iniziali www, che sono parole di uso comune
per indicare il world wide web sicché la loro presenza non vale a caratterizzare
diversamente il nome a dominio rispetto alla parola che ne costituisce il cuore: far
precedere una parola dalle lettere “www”, quindi, non equivale a modificarla. (cfr.
decisione MFSD 191.it, nonché le decisioni CRDD wwwjagermeister.it del 24.01.2005,
www-sony.it del 14.05.2004 e wwwbuongiorno.it del 31.03.2004, ivi citate).
L’Esperta designata ritiene pertanto che sussista il requisito della confondibilità dei
segni distintivi della Ricorrente rispetto al dominio contestato di cui all’art. 3.6 lett. a)
del Regolamento Dispute.
Relativamente al diritto o titolo della Resistente in relazione al nome a dominio
oggetto di opposizione
Come si è detto sopra, alla mancata costituzione della Resistente consegue che non
siano state presentate argomentazioni a favore dell’eventuale esistenza di un diritto o
titolo al dominio contestato in capo alla Resistente.
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Da quanto emerge dagli atti inoltre, non vi sono ragioni per ritenere che, prima di avere
avuto notizia dell’opposizione, la Resistente abbia in buona fede usato o si sia preparato
oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta
al pubblico di beni e servizi, né che questa sia conosciuta con il nome corrispondente al
nome a dominio registrato o che del nome a dominio stia facendo un legittimo uso non
commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o
di violarne il marchio registrato.
Ad avviso della scrivente è pertanto confermata la circostanza di cui all’art. 3.6 lett. b)
del Regolamento Dispute.
Relativamente alla registrazione ed uso in mala fede del nome a dominio contestato
da parte della Resistente
La documentazione prodotta dalla Ricorrente (cfr. allegati 50-54 al Reclamo) dimostra
che per diversi anni (2008-9) il dominio in esame sia stato utilizzato al mero fine di
reindirizzare l’utente sul sito strumentimusicali.net, in cui si offrivano per la vendita
strumenti musicali - attività chiaramente concorrenziale rispetto alla Ricorrente, leader
appunto nel settore della commercializzazione on-line di tali articoli.
Tenendo conto della notorietà del marchio e patronimico THOMANN della Ricorrente
nell’ambito musicale, la scelta della Resistente di registrare un nome a dominio identico
a tale marchio per l’offerta di prodotti identici a quelli da esso contraddistinti pare
quantomeno sospetta ed è da considerarsi indice della volontà della Ricorrente di
utilizzare il marchio noto per attrarre l’attenzione degli utenti Internet ed incrementare
in tal modo il numero di visitatori di questo sito e/o a questo collegati a scopo di trarne
profitto (cfr. decisioni MFSD timstore.it e iloveitalianshoes.it).
Il fatto che successivamente (dal 2012, secondo quanto asserito e comprovato dalla
Ricorrente, cfr. all. 50-51 al Reclamo) il dominio contestato sia risultato privo di
contenuti ed inattivo (e che lo sia attualmente, secondo quanto verificato dalla scrivente)
non giova inoltre a migliorare la posizione della Resistente, che chiaramente non fa
(più) alcun uso del dominio e non da segno di prepararsi a farne un utilizzo legittimo.
La registrazione da parte della Resistente di un nome a dominio del tutto identico al
noto marchio e patronimico THOMANN della Ricorrente - e non invece, ad esempio,
alla denominazione sociale “Funkin” e/o alle generalità del titolare della medesima
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“Nicola Pagani”– in aggiunta al fatto che non vi sono elementi che suggeriscano che la
Resistente sia nota al pubblico con la denominazione THOMANN e che possa quindi
avere un legittimo interesse alla registrazione del dominio contestato, inducono a
ritenere che la stessa abbia, in malafede, inteso sfruttare la notorietà dell’altrui marchio
registrato a fini speculativi.
Dalla condotta della Resistente si evince infatti che la registrazione del nome a dominio
in questione non può attribuirsi ad un mero caso, ciò essendo escluso dall’immediata
adozione dello stesso per reindirizzare gli utenti internet verso un negozio on-line di
articoli musicali, in diretta concorrenza con l’attività imprenditoriale della Ricorrente,
titolare di diritti esclusivi anteriori sul segno THOMANN per articoli musicali.
A parere della scrivente, è da ritenersi pertanto accertata la mala fede della Resistente,
ex art. 3.6 del Regolamento Dispute, come risulta dalla circostanza che il nome a
dominio thomann.it sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne
profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome
oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario,
specificamente prevista dall’art. 3.7 del medesimo Regolamento Dispute.
P.Q.M.
Il Collegio Unipersonale nominato, in accoglimento del reclamo presentato dalla
Ricorrente, dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio thomann.it a
Musikhaus Thomann E.K.
Manda alla Segretaria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la
pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento Dispute, e
per la comunicazione al Registro, alla Ricorrente ed alla Resistente.
Milano, 11 dicembre 2014
Dott.ssa Noemi Ruda
Esperto designato
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