presentazione

CONVEGNO
“Domain names: opportunità per le imprese, conflittualità nel sistema”
Organizzato da
INDICAM
Milano, 23 maggio 2001
LA TUTELA GIURISDIZIONALE
DEI SEGNI DISTINTIVI SU INTERNET
Avv. Stefania Calvello
Rucellai & Raffaelli
Studio Legale
DOMAIN NAME
Indirizzo telematico alfabetico o alfanumerico
Elementi costitutivi:
Top Level Domain (“TLD”):
Country Code Top Level Domain;
Generic Top Level Domain;
Second Level Domain (“SLD”)
Rucellai & Raffaelli
DOMAIN NAME
-scelto liberamente dall’ utente (limitatamente al SLD);
-graficamente limitato;
-unico: non può essere identico ad altro indirizzo della
stessa specie;
-non vincolato al principio di specialità;
-“globale”.
Rucellai & Raffaelli
DOMAIN NAME
Qualificazione giuridica
Tribunale di Firenze, 29 giugno 2000, Sabena S.A. c. A&A di Castellani
Alessio
il Domain Name serve a raggiungere un determinato sito, “non
diversamente da quanto avviene raggiungendo un certo
numero civico di una certa via per andare a trovare qualcuno o
comporre un numero di telefono per parlare con una data
persona”..“In sostanza, la corrispondenza marchio-dominio non
è un valore assoluto e, soprattutto, non è un principio
positivamente sancito nel nostro ordinamento…”. “Gli aspetti
operativi, tecnici e logici propri del Domain Name System
prevalgono sull’ utilità che la singola impresa può ricavare dalla
corrispondenza nome-dominio; aspetti operativi, tecnici e logici
che assimilano più il Domain Name ad un indirizzo che ad un
segno identificativo di un soggetto”.
Rucellai & Raffaelli
DOMAIN NAME
Qualificazione giuridica
Trib. di Modena, 1 agosto 2000, Data Service c. Ascom Servizi
“Tale teoria non può essere condivisa per la semplice
considerazione che l’ elemento qualificante del DNS – ovvero il
second level domain – viene ad essere stabilito dall’ utente ed
ha quindi ben poco in comune con l’ indirizzo, che certo non è
oggetto di scelta. In realtà non può seriamente dubitarsi dell’
appartenenza del Domain Name alla categoria dei segni
distintivi, di cui possiede tutte le caratteristiche peculiari, vale a
dire la natura di rappresentazione grafica (nella specie
denominativa) prescelta dal titolare allo scopo di far
riconoscere la propria attività rispetto agli altri”.
Rucellai & Raffaelli
DOMAIN NAME: Qualificazione giuridica
Tribunale di Siracusa, 23 marzo 2001, Gestel s.r.l. c. Euro Data Engineering s.r.l.
- “il termine "segno" di cui all'art. 1 della Legge Marchi risulta utilizzato dal
legislatore con un significato talmente ampio da potervi senz'altro ricomprendere
qualsiasi espressione grafica o fonetica (anche se composta esclusivamente da
lettere e numeri) preordinata alla individuazione di una attività di impresa;
- la possibilità di individuare posizioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela
sussiste pur nell'ipotesi in cui si sostenga che la denominazione del sito equivalga
ad un semplice indirizzo.
Non può difatti disconoscersi che l’ avvalersi nella rete Internet di un “indirizzo” già
utilizzato legittimamente da terzi per contraddistinguere la propria impresa riveste i
caratteri di un comportamento idoneo ad ingenerare confusione presso gli
utenti.…E' indiscutibile che l'utilizzo come domain name di un marchio in
precedenza registrato da altri viola i diritti del titolare di quel marchio perché
comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del titolare
del marchio stesso, sfruttando la notorietà del segno e ricavandone un indebito
vantaggio.
… L' art. 1 Legge Marchi …precisa che il titolare del marchio può comunque
utilizzare il segno "nella corrispondenza e nella pubblicità" e quindi anche nella rete
Internet, all'interno di un sito o come domain name. Deve, pertanto, ritenersi che
l'adozione del marchio come nome di dominio rientri nelle prerogative del titolare”.
Rucellai & Raffaelli
DOMAIN NAME e MARCHIO NON RINOMATO
Principio di specialità o relatività della tutela: al marchio non rinomato e’
riconosciuta tutela solo nei limiti dei beni da esso contrassegnati o comunque di
beni affini, e dunque nelle situazioni in cui si produca un rischio di confusione per il
pubblico quanto all’ origine imprenditoriale dei beni.
Elementi costitutivi della tutela:
-identità tra segni e prodotti o servizi;
-identità o somiglianza fra i segni; e
-identità o affinità tra i prodotti o i servizi, tale da determinare un rischio di
confusione per il pubblico.
Tribunale di Roma, 9 marzo 2000, Carpoint S.p.A. c. Microsoft Corp.
“… la valutazione della confondibilità deve tenere conto della capacità di
discernimento media dei consumatori, è da escludere che i destinatari dei servizi e
prodotti di Carpoint italiana possano confondere il sito Carpoint della Microsoft, sì
da ritenerlo come appartenente alla società italiana (o emanazione di questa)”
Rucellai & Raffaelli
DOMAIN NAME e MARCHIO RINOMATO
Tutela “ultramerceologica”: consente al titolare del marchio
rinomato di vietare l’ uso di un segno identico o simile,
anche per prodotti o servizi non affini, se ciò consente al
terzo di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo
o dalla rinomanza del marchio o, comunque, gli arreca
pregiudizio.
Rucellai & Raffaelli
DOMAIN NAME e MARCHIO RINOMATO
Tribunale di Vicenza, 6 luglio 1998, GEL e Gold Service S.r.l. c. Peugeot
Automobili Italia S.p.A e Automobiles Peugeot S.A.
L’ uso di un marchio che gode di rinomanza come Domain Name
o all’ interno di un sito Internet, anche per prodotti o servizi non
affini “…comporta l’ immediato vantaggio di ricollegare la propria
attività a quella del gruppo francese, sfruttando la buona fama da
questo goduta. Vantaggio che è sicuramente indebito attesa la
mancanza di autorizzazione e smaccatamente parassitario” “Oltre
a ciò sussiste sicuramente, pur come rovescio della stessa
medaglia, il pericolo di pregiudizio per il titolare del marchio
celebre, che vede il suo nome associato a servizi o a prodotti non
da lui provenienti, che ben possono essere di scarso valore, tale
da indurre a ritenere nel pubblico che la casa non sia più all’
altezza delle sue tradizioni e rinomanza”.
Rucellai & Raffaelli
DOMAIN NAME e MARCHIO RINOMATO
Trib. di Reggio Emilia, 30 maggio 2000,Concorso Nazionale Miss Italia c.
Ruozzi Stefano Comunicazione
“l’ utilizzo dei Domain Names oggetto di contestazione
costituisce, essendo tale da consentire di trarre indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo e dalla capacità attrattiva del
marchio, violazione del diritto della ricorrente a prescindere dal
settore merceologico dell’ attività del convenuto”; “pur essendo i
nomi di dominio non ancora attivati, si è in presenza di un’
attività chiaramente preordinata all’ utilizzazione degli indirizzi
per l’ esercizio di un’ attività commerciale” “nella registrazione
dei nomi di dominio simili al marchio …è ravvisabile l’
approntamento …di mezzi univocamente finalizzati ad una
condotta costituente violazione del diritto al marchio della Miss
Italia S.r.l.”.
Rucellai & Raffaelli
DOMAIN NAME e MARCHIO RINOMATO
Corte di Giustizia CE (C-375/1997 caso General Motors Corp. V. Yplon SA)
“… Per poter beneficiare di una tutela ampliata a prodotti e
servizi non simili, un marchio d’ impresa registrato deve:
•essere conosciuto da una parte significativa del
pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso
contraddistinti,…
•in una parte sostanziale del territorio dello Stato”.
Rucellai & Raffaelli
DOMAIN NAME GRABBING
quando viene registrato un nome di dominio corrispondente ad un nome o
ad un marchio altrui, normalmente celebre, per scopi speculativi.
Trib. di Parma, 19-22 febbraio 1999, Edizioni Blu S.r.l., Nesti Ombretta e
Nesti Carletto c. Laura Ashley Manufacturing B.V.
“L’ attività diretta alla sua commercializzazione costituisce una
forma di ingiustificato approfittamento della notorietà che il
marchio Laura Ashley ha acquisito e consente ai suoi utilizzatori
di realizzare un vantaggio indebito. Il vantaggio consiste nell’
utilità economica che i reclamanti possono trarre dalla cessione
del nome di dominio alla resistente o a terzi; Il carattere indebito
consegue alla consapevolezza dell’ esistenza di un potiore
diritto altrui, del sicuro ostacolo creato con la registrazione all’
esercizio dello stesso nelle sue molteplici forme, della volontà di
trarre da ciò profitto”.
Rucellai & Raffaelli
LINKING
Tecnica base del World Wide Web, consistente nel
collegamento “ipertestuale” tra una pagina e l’ altra di un sito o
tra due siti differenti.
Si realizza attraverso:
- il collegamento diretto alla home page del sito richiamato:
“surface linking”;
- il collegamento diretto alle pagine interne del sito richiamato,
saltando il collegamento alla home page del sito: “deep
linking”;
- l ’ inserimento del contenuto del sito richiamato nella pagina
web del sito richiamante: “framing”.
Rucellai & Raffaelli
LINKING
Tribunale di Rotterdam, 22 agosto 2000.
Il Tribunale ha:
- negato l’ esistenza di una violazione del copyright:“Copyright restricts the right to
reproduce data. However, adding a deep link from the website kranten.com to the
(reports and articles on the) websites of papers published by the Newspapers cannot
be regarded as a reproduction of these works”;
- negato l’ esistenza di una violazione della normativa sulle banche di dati, (pur
potendosi considerare tali delle liste di titoli): “Eligibility of protection as a database
presupposes that the contents of the collection shows a substantial investment in
qualitative or quantitative respect….The Newspapers investement is directed to
gathering the reports and articles to fill the newspapers…The selection of the reports
and articles which will be put on the Internet is a matter of minor importance in this
respect…..The assertion that seven employees are said to be concerned in the
website of a newspaper will be numerically negligible compared to the total number
of people that work for a newspaper…Therefore there is no qualitative or quantitative
investment in the drafting a list of titles”;
- espresso il proprio favore alla c.d. teoria “implied license to link” cioè della c.d.
“licenza implicita”:
il titolare di un sito acconsente implicitamente a che lo stesso sia oggetto di links, a
meno che non ne faccia espresso divieto attraverso l’ uso di disclaimers.
Rucellai & Raffaelli
LINKING
Trib. di Parigi, 26 dicembre 2000, Havas et Cadre On Line c. Keljob
Considera illegittimi tali fenomeni, e, in particolare, quelli che
provochino l’ effetto di:
- “detourner ou denaturer le contenu ou l’ image du site cible, vers
lequel conduit le lien hyperytexte”;
- faire apparaitre ledit site cible comme étant le sien, sans mentionner
la source, notamment en ne laissant pas apparaitre l’ adresse URL du
site lié et de plus en faisant figurer l’ adresse URL du site ayant pris l’
initiative d’ établir ce lien hypertexte”;
- de ne pas segnaler à l’ internaute, de façon claire et sans
équivoque, qu’il est dirigé vers un site ou une page web exterieur au
premier site connecté, la reference du site cible devant
obligatoirement, clairement et lisiblement indiqueé, notamment son
addresse URL”.
Rucellai & Raffaelli
META-TAG
Parole non visibili nella pagina web, (“etichette nascoste”), che
sono individuate dai motori di ricerca.
Con i meta-tag il creatore del sito può inserire quelle parole
chiave che sono idonee a renderlo maggiormente visibile
attraverso i motori di ricerca.
Tribunale di Roma, 18 gennaio 2001, Genertel c. Crowe:
afferma la necessità “che ciascun imprenditore nella lotta con i
concorrenti per l’ acquisizione di più favorevoli posizioni di
mercato, si avvalga di mezzi suoi propri e non tragga invece
vantaggio in maniera parassitaria dall’ effetto di
“agganciamento” ai risultati dei mezzi impiegati da altri”.
Rucellai & Raffaelli
RIMEDI
•Inibitoria all’ uso del Domain Name;
•Fissazione di una somma dovuta per ogni violazione od
inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo
nell’ esecuzione del provvedimento;
•Cancellazione/trasferimento;
•Pubblicazione del provvedimento: stampa specializzata e sito
Internet;
•Sequestro del materiale contenente il Domain Name
contraffatto;
•Risarcimento dei danni.
Rucellai & Raffaelli