futurland.it 22-08-2006 20-10-2006 Fabrizio Stefanelli

PRESTATORE DEL SERVIZIO DI RISOLUZIONE DELLE DISPUTE
MFSD
Collegio unipersonale: avv. Fabrizio Stefanelli
Nella procedura di rassegnazione
ai sensi del Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLD “it”
del nome di dominio
“futurland.it”
R.G. n. 04/2006
promossa da
Futureland s.a.s. di Barbaglia Alberto & C.
Con l'avvocato Federico Gaballo
- opponente reclamante CONTRO
A.M.I. s.r.l.
- resistente Svolgimento della procedura
In data 10 aprile 2006 a cura del Registro del cc TLDT “.it” (di seguito, per brevità, “Registro
Italiano”) veniva apposta l'indicazione di "valore contestato" in relazione al nome di dominio
contestato.
In data 23 giugno 2006, la reclamante depositava opposizione alla registrazione innanzi al PSRD
MFSD.
In data 5 luglio 2006, MFSD procedeva a richiedere integrazioni al reclamo da parte della
Futureland s.a.s..
In data 17 luglio 2006 veniva inviato il reclamo alla resistente a mezzo plico raccomandato con
avviso di ricevimento nonché a tutti gli indirizzi di posta elettronica indicati nel data base del
Registro Italiano così come previsto dall’art. 4.1.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute.
In data 22 agosto 2006, per compiuta giacenza, il reclamo veniva restituito al PSRD MFSD.
In data 16 settembre 2006 scadeva il termine per le repliche della resistente senza che la medesima
provvedesse a depositare memorie.
In data 25 settembre 2006 veniva nominato l’avv. Fabrizio Stefanelli quale valutatore componente
del collegio uninominale.
Allegazioni delle parti
La reclamante chiede la riassegnazione a se stessa del nome di dominio contestato in quanto la
resistente deterrebbe il domain name illegittimamente, deducendo l'identità del nome di dominio e
la possibilità di confusione con la propria denominazione sociale, con la mancanza di diritto o titolo
in capo alla resistente in relazione al nome di dominio, nonché l'utilizzo in malafede del domain
name, così come previsto dall'articolo 3. 1. 6, I capoverso, lettere a), b) e c) del Regolamento.
La parte resistente non ha presentato alcuna memoria.
Il reclamo è fondato e deve essere accolto per i seguenti
motivi
In via preliminare
Il PSRD MFSD ebbe notificare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il reclamo
dall'attuale assegnatario così come previsto dall'articolo 4.1.4 del Regolamento per la risoluzione
delle dispute (di seguito, per brevità, " Regolamento ").
Pertanto, al compiersi del periodo di compiuta giacenza presso l'ufficio postale, ai sensi e per gli
effetti della lettera b) dell'articolo 4.1.4, II capoverso, il reclamo deve intendersi conosciuto
dall'attuale assegnatario. Stante l'assolvimento di tutte le formalità indicate nel Regolamento, si
deve ritenere che l'odierno resistente, sebbene edotto della controversia pendente, non ha presentato
memorie entro i termini previsti.
Questo Collegio, stante la perentorietà dei termini stabiliti da Regolamento, così come precisato
dall'articolo 4.1.10, III capoverso, non ritiene di richiedere ciascuna delle parti ulteriori precisazioni
e documenti ai sensi dell'articolo 4.1.12 del Regolamento.
Il fatto che il resistente non si sia costituito nella presente procedura non può comportare
l'automatico accoglimento del ricorso stesso senza esaminarne il fondamento. Inoltre il regolamento
vigente non contempla l'istituto della contumacia; pertanto la mancata costituzione della resistente
comporta solo che la medesima non ha argomentato nè provato le circostanze di cui all'articolo 3. 1.
6 del regolamento per la risoluzione delle dispute, II capoverso.
Né questo Collegio potrà valutare la condotta della resistente durante procedimento dal momento
che ai sensi dell'articolo 4.1.10 del Regolamento, il Collegio alla facoltà di valutare liberamente le
prove, la pertinenza e l'ammissibilità delle medesime, nonchè la loro rilevanza, ma non anche il
comportamento delle parti nello svolgimento della procedura.
Sul requisito di cui alla lettera a), I capoverso, dell'art. 3.1.6 del Regolamento
Appare abbastanza scontato considerare che il nome di dominio contestato non è altro che la
trascrizione errata della denominazione sociale della reclamante. Inoltre è altrettanto scontato ma, in
questa sede opportuno rilevare, che la denominazione sociale della ricorrente è la composizione di
due parole inglesi che pronunciate hanno il medesimo suono vocale della lettura del nome di
dominio oggetto di contestazione.
Questo tipo di fenomeno, che viene definito “typosquatting”, è stato più volte oggetto di valutazione
nelle procedure di rassegnazione (Cfr proc. ahoo.it, asscond.it), tuttavia questa pratica, se pur al
limite dell'uso legittimo di nome di dominio, non è apparsa in sé idonea ad integrare indizio di
malafede. Infatti appare necessario considerare l'intera vicenda nel suo complesso svolgimento; più
precisamente occorre che la somiglianza del nome di dominio possa indurre confusione.
Dall'oggetto sociale della resistente, di cui alla visura prodotta da parte reclamante, risulta che
l’attività svolta da entrambe le parti sia molto simile; pertanto, anche se la home page del sito
Internet riconducibile al nome di dominio contestato reca indizi tali dal far dedurre un’usurpazione
evidente dei segni distintivi della reclamante, appare ulteriormente idonea ad ingenerare confusione
per l’affinità delle attività svolte e per l’assonanza vocale del nome di dominio con il marchio della
reclamante.
Tuttavia, appare altrettanto evidente che lo scopo della pagina iniziale è quello di indurre eventuali
visitatori ad accedere ad altre pagine web che propongono servizi sicuramente in concorrenza con
l'odierno reclamante. In buona sostanza, appare del tutto provato il rapporto di concorrenza tra i
titolari delle pagine web cui visitatore viene indirizzato, e di conseguenza, ma non
di n maniera
immediata e diretta, anche l'attuale assegnatario non può ritenersi estraneo a questo rapporto di
concorrenza, dal momento che la pagina iniziale del sito Internet di cui al dominio contestato è lo
strumento principale per indirizzare altrove i visitatori.
Pertanto è da ritenere che la condotta produce vantaggi nei confronti di terzi rispetto all'assegnatario
del nome di dominio, ma lo strumento adoperato, essendo nella titolarità dell'attuale assegnatario,
viene utilizzato in maniera non conforme ai principi di correttezza che presiedono la
regolamentazione dell'uso del nome di dominio.
Sul requisito di cui alla lettera b), I capoverso, dell'art. 3.1.6 del Regolamento
L’attuale assegnatario non risulta titolare di alcun titolo ho diritto in relazione nome di dominio
contestato sia in ordine alla propria denominazione, si in ordine alla ditta o insegna sotto la quale
svolge la propria attività. Pertanto è corretto ritenere fondata la doglianza del reclamante in ordine
al suddetto requisito richiesto dal Regolamento.
Sul requisito di cui alla lettera c), I capoverso, dell'art. 3.1.6 del Regolamento
In relazione all'uso in malafede del nome di dominio, oltre a ribadire quanto già sopra esposto,
occorre precisare che le allegazioni documenti presentati forniscono fondati indizi di uso scorretto
del nome di dominio.
Tuttavia, questo Collegio, sebbene non sia legittimato a svolgere d'ufficio attività istruttoria,
nondimeno non può esimersi dal verificare mediante gli strumenti di cui dispone la fondatezza delle
prove e la loro rilevanza; pertanto la semplice verifica tramite internet di quanto dedotto nel
reclamo non può ritenersi in violazione del principio di indipendenza del Collegio. Premesso ciò, è
necessario considerare che dalla produzione documentale della reclamante sembrerebbe
effettivamente dimostrare il collegamento ipertestuale tra la pagina iniziale riferita nome di dominio
contestato e le pagine di altri siti Internet che effettivamente si pongono in evidente concorrenza
con l'attività della reclamante.
Questo Collegio, ritenuto indispensabile procedere ad una verifica delle allegazioni della parte
reclamante ha potuto constatare l'effettiva corrispondenza di quanto dedotto nel reclamo.
Verificato dunque che in nome di dominio, che pronunciato corrisponde allo stesso suono della
lettura del marchio distintivo del reclamante, induce il visitatore ad altri siti in concorrenza con la
Futureland, occorre dunque valutare se la condotta specificatamente imputata e posta in essere dalla
resistente integri o meno la mala fede.
Infatti, lo sviamento del visitatore viene causato a vantaggio di terzi e non vi sono indizi che
inducano ritenere un qualche vantaggio a favore della resistente.
In buona sostanza, è da chiedersi se per la riassegnazione del nome di dominio sia sufficiente la
malafede e non anche un qualche beneficio a vantaggio della resistente.
L'articolo 3. 1. 7 del Regolamento fornisce un elenco esemplificativo delle condotte che indicano la
mala fede della resistente; tuttavia il reclamante si lamenta dell'uso non autorizzato di marchio
simile al proprio nonché l'uso del nome di dominio volto ad attrarre visitatori.
Se la prima doglianza potrebbe ritenersi pacifica, ma con le precisazioni che seguono, occorre però
applicare il citato articolo del Regolamento; pertanto il reclamante dovrà dare prova che in dominio
sia stato registrato per impedire al titolare del diritto al marchio corrispondente di utilizzare tale
nome, oppure che sia stato registrato allo scopo primario di danneggiare gli affari del reclamante, o
che l'uso del nome di dominio sia intenzionalmente utilizzato per attrarre utenti Internet allo scopo
di trarne profitto.
Alla luce della disciplina sopra riportata bisognerà valutare anche l'ulteriore doglianza relativa allo
svimento del visitatore.
Le prove prodotte configurano sicuramente la circostanza che il nome di dominio sia stato registrato
dal resistente per operare uno sviamento di possibile clientela, tuttavia non è provato che da questo
tipo di condotta il resistente ne tragga profitto, come richiesto dalla lettera e) del citato articolo del
Regolamento.
Come sopra si è detto, la lieve difformità di una marchio della reclamante non implica l'automatica
mala fede riconosciute in capo alla resistente; pertanto non risulta immediatamente applicabile la
disciplina di cui alla lettera b) dell'articolo 3. 1. 7 del Regolamento.
Circostanza invece pacifica è quella relativa fatto che in relazione al nome di dominio contestato
non esiste alcun collegamento con la denominazione o con altri segni distintivi del resistente;
tuttavia anche in questo caso e necessario specificare che in nome di dominio contestato non è
quello corrispondente al marchio del reclamante.
A parere di questo Collegio, il fenomeno del “typosquatting“ deve essere valutato alla luce del
combinato disposto un di cui agli articoli 3.1.6, III capoverso, lettera c) e 3.1.7, lettere d) e e).
Infatti, dal momento che sarebbe onere della resistente provare che del nome di dominio si stia
facendo l'uso legittimo non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela
della ricorrente o di violarne il marchio registrato, appare evidente che questa disposizione, che non
ha carattere esemplificativo, vada ad integrare le circostanze di cui all'articolo 3. 1. 7 che indicano
le prove dell'uso in mala fede del nome di dominio.
Alla luce di quanto detto, appare evidente che l'uso, sebbene non a proprio diretto profitto, del
marchio simile a quello della ricorrente è di tipo commerciale con l'evidente scopo di sviare
possibile clientela.
Questo Collegio, oltre che applicare la disciplina di cui al Regolamento, non può fare a meno di
riferirsi ai principi suggeriti dall'esperienza industrialistica sia dottrinale che giurisprudenziale
dell'ordinamento italiano, così come previsto dall'articolo 4. 1. 15 del Regolamento.
Pertanto, appare del tutto evidente l'intento del resistente di usurpare il marchio della reclamante
utilizzando un segno distintivo estremamente simile a quest'ultimo; tuttavia non può sfuggire che il
marchio “futureland” non appare dotato di particolare capacità distintiva.
Da quanto detto appare corretto ricondurre la condotta della resistente sia alla contraffazione, ma,
più propriamente, alla concorrenza sleale.
P.Q.M.
questo Collegio, visti gli articoli 3.1.6, nonché dell'articolo 3.1.7 del Regolamento per la
Risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”, ritenute ammissibili, rilevanti e pertinenti le prove
prodotte,
− accoglie il reclamo proposto da Futureland s.a.s. di Barbaglia Alberto & C.
− e per l'effetto dispone la riassegnazione del nome di dominio “futurland.it” a favore del
reclamante
− manda alla Segreteria dell'PSRD MFSD per la pubblicazione della presente decisione ai
sensi dell'art. 4.1.15 del Regolamento per la Risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”,, e per
la comunicazione al Registro dei Nomi a dominio
Così deciso in Milano, 10 ottobre 2006
Il Collegio Unipersonale
Avv. Fabrizio Stefanelli