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Sentenza n. 5846/2015 pubbl. il 08/05/2015
RG n. 72036/2012
Repert. n. 4871/2015 del 08/05/2015
RG N. 72036/2012
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A
Composto dai signori magistrati:
dott.ssa Marina TAVASSI
presidente est.
dott.ssa Paola GANDOLFI
giudice
dott. Claudio MARANGONI
giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: nullità e contraffazione di brevetto per invenzioni industriali.
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di
citazione notificato il 15.10.2012
DA
Samsung Electronics Italia s.p.a. (P.IVA 11325690151), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Adriano Vanzetti, Giulio E. Sironi
e Anna Colmano; elettivamente domiciliata in via Francesco Daverio n. 6, 20122, Milano
presso lo studio dei predetti difensori, in forza di procura in atti;
- ATTRICE CONTRO
Whirlpool Corporation, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
patrocinio degli avv.ti Marco Andreolini, Andrea Parini e Francesca Andreolini;
elettivamente domiciliata in via Nino Bixio n. 45, 20129, Milano presso lo studio dei
predetti difensori, in forza di procura in atti;
E
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http://bit.ly/1G7r3L9
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RG n. 72036/2012
Repert. n. 4871/2015 del 08/05/2015
Whirlpool Europe s.r.l. (P.IVA 01534610124), in persona del legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio degli avv.ti Marco Andreolini, Andrea Parini e Francesca
Andreolini; elettivamente domiciliata in via Nino Bixio n. 45, 20129, Milano presso lo
studio dei predetti difensori, in forza di procura in atti;
- CONVENUTE -
dell‟udienza del 14 gennaio 2015.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Le società Whirlpool Corporation e Whirlpool Europe s.r.l. sono rispettivamente titolare e
licenziataria del brevetto EP 1925704 (“EP „704”), avente titolo “cestello per lavatrice e
lavatrice dotata di tale cestello”. La domanda del brevetto è stata presentata il 24.11.2006 e
pubblicata il 28.5.2008; il brevetto è stato concesso il 9.3.2011 e convalidato in Italia con il
deposito della traduzione n. MI2011B023819 il 16.5.2011. In data 17 settembre 2012 le
riferite società presentavano innanzi al Tribunale di Milano un ricorso ai sensi degli artt.
669 ter e 700 c.p.c., nonché degli artt. 129 e 131 c.p.i., nel quale affermavano che le
lavatrici contenenti un cestello denominato “Diamond”, vendute in Italia da Samsung,
costituissero contraffazione del riferito brevetto. Chiedevano, dunque, all‟adito tribunale
l‟inibizione di qualsiasi ulteriore contraffazione del brevetto e la disposizione di sequestro
di tali lavatrici anche presso terzi, il sequestro di elementi probatori relativi alla lamentata
contraffazione, e altro.
Samsung si costituiva nel procedimento cautelare in data 15 ottobre 2012 chiedendo il
rigetto del ricorso sia per l‟assenza del periculum in mora sia per la nullità e/o non
contraffazione del brevetto azionato. Il Tribunale di Milano rigettava il ricorso in data 29
ottobre 2012 con ordinanza che non veniva poi reclamata.
Parallelamente, in data 15 ottobre 2012, Samsung instaurava il presente giudizio, chiedendo
che la frazione italiana del brevetto EP „704 fosse dichiarata nulla. Whirlpool si costituiva il
12 marzo 2013 chiedendo il rigetto della domanda di Samsung e in via riconvenzionale
l‟accertamento della contraffazione compiuta da quest‟ultima e le pronunce consequenziali.
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Conclusioni delle parti: come da fogli di precisazione delle conclusioni allegati al verbale
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Seguiva lo scambio di memorie istruttorie tra le parti e in data 3 luglio 2013 il Giudice
Istruttore disponeva una consulenza tecnica sulla validità e contraffazione del brevetto
Whirlpool EP ‟704, nominando quale consulente l‟ing. Marco Bonatto. Le operazioni
peritali si svolgevano da settembre 2013 al 18 giugno 2014, giorno in cui il consulente
depositava la propria relazione tecnica. All‟udienza del 14 gennaio 2015 le parti
termini massimi di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
2. La nullità del brevetto EP „704
Parte attrice chiede l‟accertamento dell‟integrale nullità della frazione italiana del brevetto
EP „704 per insufficienza della descrizione, carenza di novità e mancanza di orginalità,
asserendo inoltre che la tutela più appropriata per il prodotto coperto dal brevetto – che
secondo la ricostruzione attorea sarebbe anche in quel caso nullo – sarebbe riconducibile
all‟istituto del modello di utilità. Le convenute, invece, chiedono che la domanda di nullità
formulata da Samsung sia respinta e quindi che il brevetto di cui è causa sia dichiarato
integralmente valido.
La CTU affidata all‟ing. Bonatto ha analizzato da un punto di vista tecnico le questioni
sulla validità delle rivendicazioni del brevetto EP „704 e sulla contraffazione del prodotto
Samsung, accertando, nella versione definitiva della relazione, la nullità della
rivendicazione 1 per carenza di originalità, la validità della rivendicazione 2 e la validità
delle rivendicazioni da 3 a 6 solo in quanto dipendenti dalla rivendicazione 2, e
concludendo - in punto contraffazione - con l'affermare che
il prodotto Samsung
interferirebbe solo con le rivendicazione 1 e 6 (in quanto dipendente dalla 1) del brevetto,
considerate però nulle.
L‟analisi del consulente, che si è soffermata in particolare sulle allegazioni formulate da
parte attrice, è stata oggetto degli scritti conclusivi di entrambe le parti, le quali hanno
speso molteplici argomenti riguardo ad ognuno dei temi affrontati dal CTU.
2.1. Invenzione coperta dal brevetto Whirlpool
Prima di analizzare gli argomenti delle parti e le conclusioni del consulente nominato sul
tema della validità, pare opportuno fornire una breve descrizione delle rivendicazioni del
brevetto Whirlpool. Il brevetto, come già menzionato, ha ad oggetto un “cestello per una
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precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio, assegnando alle parti
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lavatrice e lavatrice dotata di tale cestello” e comprende una rivendicazione indipendente
(1) e le rivendicazioni dipendenti 2-6.
Il testo della rivendicazione 1 nella sua versione in lingua italiana recita come segue:
“Cestello (10) atto ad essere montato con capacità di moto rotatorio in una vasca di
lavatrice o lavatrice-asciugatrice, detto cestello (10) avendo una parete cilindrica (12)
essendo orientate verso l’esterno del cestello e le perforazioni (18) essendo
sostanzialmente centrate con le protuberanze (16), caratterizzato dal fatto che ciascuna
protuberanza (16) ha una forma a piramide con base quadrata”.
La rivendicazione 2 richiama la prima con la differenza che dette protuberanze hanno una
forma non a piramide ma tronco di piramide, con base sempre quadrata.
La rivendicazione 3 dipende alternativamente dalla 1 o dalla 2 ed è contraddistinta dal fatto
che “le protuberanze (16) sono disposte in una specie di matrice a righe/colonne in cui le
colonne (Y) sono parallele all’asse (R) del cestello (10) e sono sfalsate di una
predeterminata frazione del passo con riferimento alle colonne adiacenti (Y)”.
La rivendicazione 4 dipende dalla numero 3 e si caratterizza dal fatto che “lo sfalsamento
(K) è 1/3 del passo (P)”.
La rivendicazione 5 dipende da una qualsiasi delle precedenti e comprende protuberanze
con pareti piatte inclinate arrotondate da zone d‟angolo.
Infine, la rivendicazione 6 ha per oggetto una lavatrice o asciugatrice provvista di un
cestello secondo le rivendicazioni precedenti.
2.2. Sufficiente descrizione
Il primo tema sollevato da parte attrice è relativo al requisito della sufficiente descrizione ai
sensi dell‟art. 51 c.p.i. (e art. 83 EPC). Il CTU nella sua relazione preliminare alle pagine 5
e seguenti ritiene che tale requisito sia soddisfatto; in particolare conclude che il testo e le
figure del brevetto di cui è causa permettano ad un tecnico medio del ramo, identificato in
un esperto di stampaggio di lamiere, di realizzare un cestello per lavatrici che presenti le
caratteristiche costruttive della rivendicazione 1 senza ricorrere a sforzi intellettuali
eccessivi e parimenti che la circostanza che Whirlpool non avrebbe ancora prodotto in serie
il suo cestello nella variante a bugne sfalsate della fig. 2 non sia rilevante. L‟attrice contesta
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dotata di perforazioni (18) e di una pluralità di protuberanze (16), dette protuberanze (16)
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la conclusione del CTU, ritenendo invece che tale requisito manchi con riferimento sia alla
rivendicazione 1 che alla rivendicazione 2. Samsung sostiene che il consulente non abbia
considerato l‟elemento caratterizzante dell‟invenzione, ossia l‟effetto di rafforzamento della
rigidezza delle pareti del cestello, ed afferma che il brevetto non fornisca alcuna
indicazione sui dati e sulle variabili costruttive delle pareti bugnate necessarie per ottenere
lunghezza delle indagini che il consulente ha dovuto svolgere per verificare l'effetto
dell‟invenzione. Un ulteriore elemento mancante e dunque invalidante il brevetto per
insufficiente descrizione, secondo la prospettazione di parte attrice, sarebbe l‟indicazione
dei metodi di misurazione dell‟effetto irrigidimento. Le convenute invece condividono la
conclusione del consulente sulla presenza di una sufficiente descrizione e aderiscono alle
considerazioni svolte al riguardo nella relazione di CTU.
Il Collegio ritiene che entrambi gli argomenti formulati dall‟attrice non siano convincenti e
che il brevetto non manchi del requisito di sufficiente descrizione. Con riguardo al primo
argomento è bene ricordare che l‟art. 51 c.p.i. (art. 83 EPC) dispone che, a pena di nullità
ex art. 76 c.p.i., l‟invenzione sia descritta in modo sufficientemente chiaro e completo
perché ogni persona esperta nel ramo possa attuarla, e che la giurisprudenza ha interpretato
tale requisito nel senso che il tecnico del ramo deve poter attuare tale invenzione senza
ulteriori ricerche e sperimentazioni (ex multis Cass. 16 novembre 1990, n. 11094; Trib.
Roma, 10 giugno 2005; Trib. Bologna, 29 febbraio 2008; anche in sede EPO la decisione
del Board of Appeal del 21.5.1999, nel caso T 727/95). Da tale presupposto è partito anche
il consulente ing. Bonatto (come si evince a pagina 5 della relazione), il quale ha poi
affermato che “qualsiasi esperto di stampaggio di lamiere sia in grado di realizzare una
simile parete bugnata”, esponendo nelle pagine seguenti i "fondamenti nella descrizione".
A pagina 33 della relazione definitiva, il consulente ha poi rilevato che l‟analisi sul
requisito della sufficiente descrizione non comporta il dover verificare, nel caso di specie,
se il cestello consegue gli effetti tecnici e i vantaggi prospettati nel brevetto, che sarà
semmai oggetto di analisi riguardante il requisito dell‟originalità. A supporto di tale
affermazione, ha richiamato una serie di decisioni dell‟EPO, tra le quali quelle dei casi T
948/03, T 1449/09 e T 1557/07.
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il riferito effetto di rafforzamento della rigidezza. A dimostrazione di ciò richiama la
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Il Collegio ritiene che le considerazioni svolte dal CTU siano convincenti sul punto e che la
lunga durata delle indagini svolte dal CTU non abbia una significativa valenza. Tale
conclusione è corroborata anche da una lettura del brevetto coreano KR 1020030004554A
(“KR ‟554”) – che, sebbene non sia stata considerata come l‟anteriorità più prossima al
brevetto Whirpool, appare al Collegio rilevante nei termini in seguito precisati – si evince
del brevetto di cui è causa.
Il secondo profilo analizzato dalla difesa di parte attrice, ovvero la mancata indicazione dei
metodi di misurazione dell‟effetto irrigidimento, è ugualmente non incisivo, non essendo
tale indicazione necessaria. Infatti, non è un requisito previsto per legge né dalla
elaborazione giurisprudenziale, che ha sempre considerato che tale requisito avesse la
funzione descritta poc‟anzi.
Il Collegio pertanto conclude che il brevetto sia descritto in modo sufficiente e che la
doglianza relativa a questo requisito debba essere rigettata.
2.3. Novità
Il secondo profilo di nullità avanzato dalla difesa di Samsung riguarda la nullità del
brevetto Whirlpool per carenza di novità. L‟ing. Bonatto ha ritenuto il brevetto EP „704
nuovo rispetto alle anteriorità segnalate da parte attrice, la quale sostiene però che il
brevetto coreano KR „554 già analizzato dal consulente, avendo ad oggetto un cestello per
lavatrici con bugne rivolte verso l‟esterno aventi base poligonale, anticiperebbe anche una
base quadrata, come quella implementata dal brevetto Whirlpool. Rileva che tale
conclusione sia stata raggiunta anche dalla Corte di Parigi nell‟ordinanza del 6 novembre
2014, in cui detta Corte ha dichiarato nulla la porzione francese del brevetto (nella sentenza
del 6 gennaio 2015 la Corte di Parigi ha dichiarato la nullità della rivendicazione 2 per
assenza di originalità). Le parti convenute aderiscono alle considerazioni del CTU,
sostenendo che la tesi di Samsung non possa essere accolta dal momento che una forma
poligonale ricomprende tutte quelle la cui base contenga da tre a “n” lati.
Il consulente ha analizzato il requisito della novità alle pagine 17-19 della relazione
provvisoria (richiamate a pagina 33 della relazione finale), nelle quali ha analizzato le
possibili interferenze con quattro anteriorità, tra cui quella coreana richiamata nuovamente
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come anche nello stesso la descrizione non fornisse indicazioni più precise rispetto a quelle
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negli scritti conclusivi di Samsung. Su quest‟ultima ha affermato che essa descriva un
cestello per lavatrici provvisto di bugne a base esagonale e non descriva né suggerisca
bugne a base quadrata, non avendo pertanto ripercussioni sulla validità della rivendicazione
1 di EP „704.
Il Collegio non condivide pienamente tale affermazione del consulente e ritiene, al
2 del brevetto Samsung. Come già menzionato, il brevetto coreano rivendica un cestello per
lavatrici con bugne rivolte verso l‟esterno aventi una forma a cupola (“dome shaped”) e che
nella rivendicazione 5 hanno una base a forma poligonale o circolare. La descrizione ha
parimenti previsto la possibilità di una forma poligonale o circolare, specificando che nel
caso di specie le basi implementate erano a base esagonale o ottagonale, come anche
mostrato dai disegni. Il CTU, come d‟altronde la difesa delle convenute, ha valorizzato tale
ultimo elemento, affermando che il generico richiamo ad una base poligonale non potesse
essere sufficiente ad anticipare né a suggerire una base quadrata, quando i disegni – e la
descrizione – si concentravano invece solo su una base esagonale o ottagonale. Tale
conclusione non è condivisa dal Collegio, che ritiene non opportuno ignorare il dato
testuale delle rivendicazioni del brevetto coreano. Infatti, sebbene nella descrizione si usi il
condizionale (“each of the embossing portions 11 may have a circular or polygonal
shape”), la rivendicazione 5 è chiara e perentoria nel comprendere tali forme (recita infatti
“the inner tub structure of claim 4, wherein the embossing portions have a circular or
polygonal shape”). Rivendicando, dunque, una base poligonale, sembra difficile ritenere
che un quadrato non sia ricompreso in tali forme, e non appare convincente il rilievo delle
convenute sulla genericità di tale forma. Whirlpool ha infatti rilevato che una forma
poligonale ricomprenda miliardi di forme e che difficilmente bugne poligonali con
centinaia o più lati potrebbero avere vantaggi rispetto all‟arte nota. Il rilievo è
concettualmente corretto, ma partendo invece “dal basso”– come più logico – il quadrato
risulta essere la seconda figura geometrica di poligono semplice. Dunque si deve
concludere che, sebbene non raffigurata nelle figure del brevetto, una base a forma di
quadrato sia certamente compresa nella base a forma poligonale rivendicata espressamente
nella rivendicazione 5.
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contrario, che l‟anteriorità coreana sia lesiva del requisito della novità della rivendicazione
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Riguardo invece alla forma delle bugne in KR „554, il brevetto in tutte le sue porzioni la
descrive e definisce come forma a cupola. Tuttavia, il CTU a pagina 25 della relazione
provvisoria evidenzia come la figura 3 del brevetto raffiguri bugne a tronco di piramide.
Parte attrice aveva già svolto tale rilievo sia nelle memorie difensive che in quelle tecniche,
affermando che dai disegni del brevetto risulti indubbiamente che la forma chiamata
siano ottenuti in una parete piatta nella parte superiore della protuberanza (vedi in
particolare pagina 20 della prima memoria tecnica di Samsung). Le convenute, dal canto
loro, non hanno mai contestato tale circostanza, né nelle memorie difensive che in quelle
tecniche, cosicché la circostanza medesima deve essere confermata dal Collegio.
Da quanto stabilito poc‟anzi, si deve concludere che il brevetto coreano KR „554 anticipi
tutti gli elementi della rivendicazione 2 del brevetto Whirlpool, che è pertanto nullo per
carenza di novità. Tale nullità inficia parimenti tutte le rivendicazioni dipendenti 3-6 in
quanto dipendenti dalla rivendicazione 2.
Non può invece considerarsi lesivo della novità della rivendicazione 1, avendo quest‟ultimo
bugne a forma piramidale, né di conseguenza delle rivendicazioni 3-6 in quanto dipendenti
da questa, salvo quanto si dirà in seguito con riguardo alla attività inventiva.
2.4. Attività inventiva
L‟ultimo motivo di nullità sollevato da Samsung è quello concernente il requisito
dell‟originalità. L‟anteriorità più prossima individuata dal consulente nominato è costituita
dal modello di utilità tedesco DE 29805226 U (“DE „226”), il quale descrive un cestello per
lavatrici sulle cui pareti sono presenti bugne piramidali a base esagonale e non quadrata.
L‟analisi del consulente si è concentrata sull‟esistenza di un effetto di maggior
irrigidimento e di maggior delicatezza garantito da EP „704 rispetto a DE „226. Per
svolgere tale compito si è avvalso di alcune simulazioni numeriche, l‟ultima delle quali è
stata affidata, di comune accordo con i CTP, al Politecnico di Torino individuato come ente
imparziale dopo che l‟ing. Bonatto aveva ritenuto necessaria un'ulteriore simulazione stante
i risultati contrastanti ottenuti dalle precedenti. In base alle simulazioni esperite, il
consulente conclude che la rivendicazione 1 di EP „704 sia priva di originalità alla luce di
DE „226, poiché non ha riscontrato un aumento dell‟irrigidimento della parete laterale né è
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“dome” sia in realtà una forma a tronco di piramide e sottolineando che infatti i fori (11a)
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riuscito a trovare altri vantaggi tecnici, tra i quali l‟aumento della delicatezza. Con
riferimento a tale ultimo dato afferma che le analisi non permettano di raggiungere una
conclusione certa. Solleva, infine, il quesito a proposito del soggetto, tra le parti, gravato
dall‟onere di provare che la rivendicazione 1 di EP „704 risolva il problema riformulato di
fornire un‟alternativa a DE „226 circa l‟irrigidimento della parete di un cestello o altri
La difesa di Samsung aderisce alle suddette considerazioni del CTU, sostenendo che le
simulazioni svolte hanno evidenziato la diminuzione dell‟effetto irrigidimento del brevetto
Whirlpool rispetto all‟anteriorità DE „226. Afferma che tale effetto sia l‟unico rilevante
poiché, in primo luogo, il dibattito tecnico si è concentrato solo sulla rigidezza, non essendo
stato possibile misurare il parametro della delicatezza, ed, in secondo luogo, poiché
Whirlpool nella fase di esame del brevetto ha fatto riferimento solo a tale effetto. Afferma
infine che l‟onere di provare la risoluzione del problema riformulato o di altri problemi
tecnici da parte della rivendicazione 1 di EP „704 incombesse sulle convenute, non potendo
Whirlpool usare qualsivoglia presunzione di validità, perché l‟effetto migliorativo è stato
semplicemente affermato nel testo del brevetto senza nessun supporto sperimentale. Infine,
segnala, come metodo alternativo per invalidare il brevetto Whirlpool per carenza di
originalità, la strada intrapresa dal parallelo giudizio francese nella decisione del 16
gennaio 2015, la quale ha concluso che il tecnico medio del ramo, alla luce dello stato della
tecnica, sarebbe stato in grado senza alcuno sforzo inventivo di realizzare un cestello con
bugne piramidali (o tronco-piramidali) a base quadrata.
La difesa delle convenute, invece, ritiene evidente che l‟invenzione coperta dal suo brevetto
non fosse ovvia alla luce dello stato della tecnica. Rileva, in sede di comparsa
conclusionale, che il problema tecnico risolto dal suo brevetto non fosse quello di fornire
una soluzione migliorativa rispetto all‟arte nota, ma quello di offrire una soluzione
accettabilmente efficace, in conformità con quanto disposto dalle linee guida dell‟EPO già
richiamate anche dal CTU. Tale alternativa, secondo Whirlpool, sarebbe senz‟altro offerta
anche dalla rivendicazione 1 di EP „704, affermando che le simulazioni svolte dal
Politecnico di Torino (del quale contesta la scelta di operare un confronto tra “ritagli di
cestello”), nonché soprattutto le simulazioni svolte precedentemente confermino tale
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problemi tecnici.
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circostanza. Ritiene, infine, che l‟onere della prova rilevato dal CTU incombesse su
Samsung, poiché il brevetto EP „704 è assistito da una presunzione legale di validità, e che
l‟attrice non se ne sia fatto carico, non avendo detto nulla in ordine alla possibilità che il
brevetto Whirlpool costituisca una alternativa accettabilmente efficace alla soluzione
offerta da DE „226.
5. Quest‟ultimo si riferisce al cd. “problem and solution approach” utilizzato dall‟EPO, e al
paragrafo 5.2 di GI-VII tratta della formulazione del “problema tecnico oggettivo”,
prevedendo la possibilità di riformulare il problema come individuato nella domanda di
brevetto quando, per esempio, emerga un'anteriorità più vicina all‟oggetto rivendicato non
nota all‟inventore. Tale problema tecnico, sempre secondo le linee guida EPO, non richiede
necessariamente una soluzione più vantaggiosa rispetto all‟arte nota, potendo essere invece
sufficiente una soluzione alternativa.
Tanto premesso, bisogna rilevare però che, come evidenziato dalla difesa di parte attrice, la
giurisprudenza italiana, sia di legittimità che di merito, è compatta nel ritenere illegittima
una riformulazione in sede giudiziale del problema tecnico individuato nel brevetto (ex
multis Cass. 4 novembre 2009, n. 23414; Trib. Milano, 1 giugno 2010; Trib. Bologna, 2
gennaio 2012). Il Collegio ritiene di aderire a questo orientamento, condividendo l‟opinione
di Samsung che esso sia perfettamente compatibile con le linee guida EPO. Inoltre nel caso
di specie, il dibattuto onere di provare la presenza di vantaggi o altri effetti tecnici ricadeva
pienamente su Whirlpool. Infatti, la presunzione di validità che copre il brevetto dopo la
sua concessione non può estendersi oltre quanto riferito nel brevetto stesso (come effetti
tecnici diversi da quelli descritti).
Appare dunque che l‟analisi del CTU sia condivisibile, avendo i risultati delle simulazioni
effettuate indicato che le forme scelte nella rivendicazione 1 di EP „704 non offrano un
vantaggio rispetto a DE „226 con riguardo al problema tecnico di aumentare l‟irrigidimento
della parete laterale di un cestello di lavatrice, avendo al contrario riscontrato una
diminuzione di tale rigidezza rispetto all‟anteriorità più prossima e non avendo riscontrato
nessun altro vantaggio tecnico.
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I punti delle linee guida EPO richiamate da parte convenuta sono il puto G-I, 3 ed il G-VII,
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In ogni caso, nonostante quanto sopra sia già dirimente, il Collegio rileva che la
rivendicazione 1 sia carente di originalità anche a prescindere dalla soluzione del problema
tecnico, adottando delle forme che un tecnico medio del ramo avrebbe potuto realizzare
combinando le soluzioni offerte dall‟arte nota. In particolare, prendendo le già descritte
forme scelte da DE „226 e da KR „554, oltre a quelle di DE 4437986, che descrive e
rinvenibili dall‟anteriorità coreana), l‟esperto del ramo avrebbe potuto agevolmente
selezionare protuberanze piramidali con base quadrata. Dunque, la rivendicazione 1 del
brevetto Whirlpool è nulla per carenza di attività inventiva, e tale nullità si estende alle
rivendicazioni dipendenti 3-6 (in quanto dipendenti dalla rivendicazione 1), come già
spiegato anche dal consulente nella relazione definitiva alle pagine 72-74.
2.5. Tutela come modello di utilità
Infine, Samsung afferma che l‟invenzione rivendicata dal brevetto ricadrebbe nella
disciplina dei modelli di utilità in quanto conformazione di parti deducibili da altri brevetti
o modelli preesistenti.
Tale considerazione però non deve essere approfondita dal Collegio, dal momento che
Whirlpool non ha formulato nessuna domanda in tal senso, affermando, al contrario, di non
condividere tale opinione di Samsung e di insistere con la domanda di protezione del
brevetto di invenzione.
3. L‟interferenza dei cestelli “Diamond” di Samsung con il brevetto EP „704
In via riconvenzionale le convenute hanno formulato domanda di contraffazione e chiesto
le pronunce consequenziali. Il consulente nominato, nella sua relazione preliminare, ritiene
che il prodotto Samsung interferisca con la rivendicazione 1 del brevetto poiché
implementa tutte le sue caratteristiche. Non ha trovato invece che vi sia contraffazione della
rivendicazione 2, in quanto quest‟ultima è caratterizzata da protuberanze a forma di tronco
di piramide, mentre quelle del cestello “Diamond” sono a forma piramidale. Conclude
ulteriormente che il cestello Samsung non interferisca con le rivendicazioni 3 e 4 (in quanto
dipendenti dalla rivendicazione 1), perché non riproduce alcuna disposizione a matrice
sfalsata, né con la rivendicazione 5; ritiene invece che le lavatrici su cui sono montati i
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raffigura protuberanze con base a forma quadrata (che comunque il Collegio ritiene già
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cestelli “Diamond” costituiscano contraffazione della rivendicazione 6 in quanto
dipendente dalla 1.
Nella relazione finale, invece, il consulente raggiunge una diversa conclusione: ritiene che,
avendo accertato la nullità della rivendicazione 1 e conseguentemente delle rivendicazioni
3-6 in quanto dipendenti dalla 1, non vi sia contraffazione.
memorie tecniche. Tuttavia, dato l‟accertamento della integrale nullità del brevetto EP „704
di cui è causa, non può essere affermata nessuna contraffazione ed il Collegio pertanto
rigetta tale domanda riconvenzionale formulata da Whirlpool.
4. Le altre domande e la regolamentazione delle spese legali
Le società convenute hanno chiesto la pronuncia di una serie di disposizioni consequenziali
alla contraffazione e hanno formulato diverse richieste istruttorie finalizzate alla
quantificazione del risarcimento danni. Dato l‟accertamento della nullità del brevetto e
della conseguente non contraffazione, anche tutte le altre domande formulate dalla difesa
Whirlpool vanno rigettate, in particolare la richiesta di inibitoria, di ritiro dal commercio e
distruzione del dispositivo e dei cataloghi, stampati confezioni, scatole, materiale di
confezionamento e pubblicitario in genere relativi ai dispositivi, la fissazione di una penale,
la condanna al risarcimento del danno con la restituzione degli utili eccedenti e la
pubblicazione della sentenza.
Tutte le istanze istruttorie formulate dalle convenute – la disposizione di ulteriori CTU, gli
ordini ai sensi degli artt. 210, 212, 121 c.p.i. e 2711 c.c. e l‟ordine ai sensi dell‟art. 121 bis
c.p.i. – devono essere parimenti rigettate. Alla luce del riferito accertamento di non
contraffazione, dette istanze infatti perdono di qualsiasi significato probatorio.
Infine, entrambe le parti hanno chiesto la condanna della controparte a rifondere le spese
processuali sostenute nel corso di questa causa. Alla luce dell‟accoglimento delle domande
formulate dall‟attrice, il Collegio pone a carico integrale delle convenute le spese della
CTU nella misura già liquidata in corso di causa e dispone la liquidazione delle spese legali
a favore di Samsung. Tali spese sono quantificate ai sensi del Decreto n. 55 del 10 marzo
2014, usando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di particolare
12
Questo tema è stato affrontato sinteticamente dalle parti, sia negli scritti difensivi che nelle
RG n. 72036/2012
Repert. n. 4871/2015 del 08/05/2015
complessità previsto dall‟art. 5, sesto comma, secondo periodo, nella somma totale di Euro
21.387,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Collegio della Sezione Specializzata Impresa “A” del Tribunale di Milano,
accerta e dichiara l‟integrale nullità della frazione italiana del brevetto europeo EP 1925704
in titolarità di Whirlpool Corporation e in licenza di Whirlpool Europe s.r.l.;
rigetta la domanda riconvenzionale delle convenute di contraffazione della frazione italiana
del brevetto europeo EP 1925704 da parte dei cestelli “Diamond” di Samsung e delle
lavatrici in cui detti cestelli sono montati e tutte le altre domande riconvenzionali ed
istruttorie formulate;
pone a carico integrale di Whirlpool Corporation e Whirlpool Europe s.r.l., in solido, le
spese della CTU nella misura già liquidata in corso di causa;
dispone la liquidazione delle spese processuali a favore di Samsung Electronics Italia s.p.a.,
ed a carico solidale delle convenute, nella somma di Euro 21.387,00, oltre al rimborso
spese forfettarie ed agli accessori di legge;
manda alla Cancelleria di darne comunicazione all'UIBM per le annotazioni di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16 aprile 2015.
Il Presidente Estensore
(Dott.ssa Marina Anna Tavassi)
13
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:

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