REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE 1° CIVILE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
nella procedura cautelare n. 6368/2014 R.G.
PROMOSSA DA:
JUSTFAB S.L.U., JUST FABULOUS GMBH, JUST FABULOUS INC., difese dagli
avv.ti Massimiliano Mostardini, Giovanni Galimberti, Elisabetta Bandera, Massimo
Travostino e Raffaella Lombardi per procura generale alle liti in atti
RICORRENTI
CONTRO
FABI SPA, difesa dagli avv.ti Enrico La Malfa, Caterina Cerreta e Roberto Curiale per
procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
Il giudice designato, dott.ssa Silvia Vitrò, sciogliendo la riserva che precede, pronuncia
la seguente
ORDINANZA
1) Con ricorso cautelare depositato in data 4/3/2014 le società JustFab S.L.U., Just
Fabulous GmbH e Just Fabulous Inc.hanno riferito:
- di rappresentare una giovane realtà imprenditoriale, che è nata nel 2010 a Los Angeles
come piattaforma on line e che offre ai propri clienti un innovativo servizio di cura del
proprio look;
- che, in particolare, a tale servizio si accede tramite un sistema di registrazione da
parte dell’utente che, una volta compilato un questionario volto alla definizione del
proprio stile e preferenze in ambito moda, ha accesso ad una sorta di showroom virtuale
personalizzato, da cui può scegliere di acquistare capi e accessori delle collezioni
proposte dalle ricorrenti, a costi contenuti;
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- che questo servizio ha riscosso in breve tempo un largo consenso di pubblico, tanto
che alla fine del 2013 Just Fabulous ha registrato più di 35 milioni di iscritti in tutto il
mondo, di cui 4 milioni in Europa, e 3 milioni di fan su Facebook, e che vi è stato un
coinvolgimento sempre maggiore di personaggi celebri nel mondo della moda e dello
spettacolo;
- che le ricorrenti hanno ottenuto numerose registrazioni dei marchi Just Fabulous e
JustFab in diversi paesi del mondo, come Stati Uniti e Cina, e che poi esse hanno esteso
la propria attività anche al mercato europeo, aprendo, a partire dal 2012, diverse
piattaforme on line in Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, e procedendo poi, in
data 3/3/2014, al lancio del sito italiano www.justfab.it;
- che la Fabi spa (società manifatturiera che opera sul mercato italiano e produce e
commercializza calzature) ha contestato alle ricorrenti, già con lettera 7/12/2011, il
deposito della domanda di marchio comunitario Just Fab da parte di Just Fabulous e
ogni uso in Italia di tale marchio, considerato in violazione dei propri marchi Fabi;
- che l’Uami ha respinto detta domanda ritenendo il marchio Just Fab privo di capacità
distintiva per i consumatori di lingua inglese;
- che le ricorrenti hanno interesse ad una pronuncia in via cautelare che accerti che l’uso
del segno JustFab non interferisce con i diritti di esclusiva connessi al marchio Fabi.
A questo punto le ricorrenti hanno osservato:
- che Fabi spa ha registrato vari marchi nazionali figurativi “Fabi” e il marchio
figurativo comunitario “Fabi” (con l’elemento denominativo inserito in una cornice
quadrata), oltre a vari marchi denominativi “Fabi”, e che la resistente, comunque, per
sostenere le proprie contestazioni, deve dare prova dell’uso di detti segni distintivi;
- che il marchio JustFab non interferisce con i marchi Fabi, considerata la diversità
concettuale (JustFab significa “semplicemente favoloso”, essendo “fab”
l’abbreviazione, comune in lingua inglese, di fabulous, mentre “Fabi” è il patronimico
dei cofondatori della società resistente), fonetica e grafica;
- che, inoltre, le società in causa operano con modalità diverse: Fabi con punti vendita
tradizionali, JustFab con piattaforma on line;
- che tali conclusioni non mutano neppure se si dimostrasse la notorietà del marchio
Fabi, dal momento che il segno JustFab vive a livello globale di luce propria.
Si è costituita nel giudizio cautelare la resistente Fabi spa, con comparsa del
2/4/2014, contestando il ricorso cautelare e in particolare osservando:
- che sussiste qualche dubbio sulla competenza territoriale del giudice adito;
- che dopo le contestazioni del dicembre 2011 la Fabi non aveva più contestato
alcunché, perché JustFab non aveva reclamato il provvedimento dell’Uami e non aveva
né registrato, né utilizzato in Italia (prima del marzo scorso) il segno JustFab;
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- che la società Fabi è una affermata azienda manifatturiera specializzata nella
produzione di calzature e accessori di alta gamma, con quasi 50 anni si esperienza, che
essa impiega oltre 500 dipendenti ed ha una rete di distribuzione diffusa in Europa,
Russia, repubbliche ex sovietiche, Medio Oriente e Cina, con un fatturato annuo di 40
milioni di euro e punti di vendita in Italia molto prestigiosi, e che svolge un’azione di
promozione pubblicitaria molto intensa (sulle riviste di moda più prestigiose, con la
cura del portale aziendale www.fabishoes.it e del sito internet www.fabiboutique.com e
con la sponsorizzazione di eventi e competizioni);
- che il marchio “Fabi” (in cui risalta la componente denominativa, mentre quella
figurativa è irrilevante) è un marchio rinomato ed è comunque un marchio patronimico
dotato di intrinseca capacità distintiva e dunque forte, che esiste una “famiglia” di
marchi Fabi e che la resistente ha anche registrato i marchi difensivi”Fabulus” e
“Fabula”;
- che il marchio JustFab viola i diritti di privativa della Fabi, ex artt. 20 e 22 CPI,
considerato:
.che il termine “Just” è privo di capacità distintiva;
.che il termine “Fab” interferisce con il nucleo ideologico caratterizzante dei marchi
Fabi;
.che complessivamente i marchi JustFab e Fabi sono somiglianti e che il rischio di
confusione è rafforzato dalla totale identità dei prodotti delle parti in causa (calzature,
articoli di abbigliamento e accessori);
- che il comportamento delle ricorrenti costituisce anche concorrenza sleale per uso di
segni distintivi confusori, per sfruttamento della rinomanza altrui e per scorrettezza
professionale;
- che il periculum in mora non sussiste relativamente all’azione cautelare delle ricorrenti
(avendo tardato le stesse a promuovere tale azione) e sussiste, invece, relativamente alla
domanda riconvenzionale di inibitoria della Fabi spa, dal momento che fino al 3/3/2910
JustFab non aveva né riempito di contenuti il dominio internet per l’Italia, né utilizzato
il suo marchio in Italia.
2) Il ricorso cautelare delle ricorrenti JustFab S.L.U., Just Fabulous GmbH e Just
Fabulous Inc. va respinto, mentre va accolta la domanda riconvenzionale cautelare della
Fabi spa.
2.1) In primo luogo va sottolineata la sussistenza della competenza territoriale del
Tribunale di Torino adito, considerato:
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- sia che, ex art. 120 CPI, le regole di competenza ivi indicate valgono anche per le
azioni di accertamento negativo e che l’utilizzo di piattaforme on line fa sì che i
presunti illeciti contestati si verifichino in più luoghi in tutto il territorio nazionale,
- sia che, come emerge dal doc. 20 attoreo, vi è stato un atto di acquisto di prodotto
JustFab on line (in data 3/3/2014) da parte di un cliente residente a Torino.
2.2) Venendo ad esaminare il merito della questione oggetto di causa, si osserva che
appare fondata l’accusa, mossa dalla Fabi spa, di interferenza del marchio JustFab con
il marchio Fabi.
2.2.1) Si premette, da un lato, che i due predetti marchi vengono esaminati tenendo
conto della loro componente denominativa, dal momento che le componenti figurative
(relative alla sigla JF del marchio attoreo o alle cornici in cui è inserito il marchio della
resistente) appaiono non avere alcuna valenza individualizzante ed essere pertanto del
tutto irrilevanti ai fini del giudizio di confondibilità.
Dall’altro lato, va senz’altro respinta l’eccezione attorea di mancato uso del
marchio Fabi, emergendo lo stesso dalla imponete documentazione prodotta dalla
resistente circa l’utilizzo e la promozione pubblicitaria di tale marchio (doc. 3-19).
2.2.2) Il marchio Fabi appare essere un marchio forte, in quanto è un marchio
patronimico, del tutto privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti
(calzature, abbigliamento e accessori).
Nel campo della moda, inoltre, il cognome del produttore o dello stilista è
solitariamente utilizzato per contraddistinguere l’origine imprenditoriale dei prodotti
contrassegnati e, per tale ragione, è maggiormente tutelato.
Il carattere forte di tale marchio appare poter anche essere rafforzato dall’intenso
utilizzo commerciale dello stesso e dall’intensa promozione pubblicitaria, emergenti
dalla documentazione prodotta dalla resistente (doc. 3-19: fatturato risultante dai bilanci
aziendali, investimenti pubblicitari, promozione dei siti internet, rassegna stampa,
cataloghi, sponsorizzazioni).
Tale intenso uso commerciale e pubblicitario del marchio Fabi potrebbe anche aver
comportato l’acquisizione da parte dello stesso del carattere della rinomanza (un
marchio può dirsi rinomato quando è conosciuto da una parte significativa del pubblico
interessato ai prodotti o servizi contraddistinti; v., per es.: Trib. Monza, 9/6/2001).
In tal senso ha deciso l’Uami, nel caso Fab/The Fab Shoes, considerando rinomato in
Italia il marchio Fabi per il settore delle calzature (doc. 8 di parte resistente, pag. 3-8).
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In ogni caso, l’intenso utilizzo del marchio Fabi appunto non fa che accrescere il
carattere “forte” del marchio.
Si nota, poi, che l’esistenza di tutta una serie di marchi “Fabi” (doc. 6, 7 di parte
resistente) permette di utilizzare la teoria giurisprudenziale, secondo il quale “nel caso
dell’esistenza di più marchi che presentano caratteristiche comuni che permettono di considerarli
parte di una medesima famiglia o serie di marchi, occorre, al fine di valutare l’esistenza di un rischio
di confusione, tener conto della circostanza che, in presenza di una famiglia o serie di marchi, un
rischio del genere è la conseguenza del fatto che il consumatore può ingannarsi circa la provenienza o
l’origine dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio richiesto e ritiene, erroneamente, che questo
appartenga a tale famiglia o serie” (Corte giustizia UE, sez. I, 18/12/2008, n. 16).
2.2.3) Venendo a questo punto ad esaminare il marchio JustFab, si osserva, in primo
luogo, che tale termine non appare poter essere percepito come un’unica parola.
Infatti, da un lato si osserva:
- che il pubblico italiano non appare poter interpretare tale termine come l’acronimo di
“JustFabulous”, perché la comune abbreviazione del termine “fabulous” in “fab”,
propria della lingua inglese, non appare essere divenuta d’uso comune nella lingua
italiana (e ciò non emerge certo dai due isolati esempi prodotti ai doc. 17 e 18 di parte
ricorrente);
- che, infatti, l’Uami, nella decisione 25/8/2011 (doc. 2 di parte resistente), nel rilevare,
a livello comunitario, l’assenza di carattere distintivo del termine “JustFab”, ha
precisato che l’abbreviazione di fabulous in fab è semanticamente comprensibile solo
per i consumatori di lingua inglese.
Dall’altro lato si nota che sono le stesse parti ricorrenti a “parcellizzare” il
termine JustFab, ponendo in diverso risalto le due parti del nome e inducendo quindi a
considerarle separatamente.
Infatti, il marchio “JustFab” è sempre utilizzato, sulla piattaforma on line, con una
colorazione diversa per le due parti di esso, con chiara evidenza e prevalenza del colore
rosa shoking di “Fab” sul colore nero di “Just” (JUSTFAB).
E, comunque, anche laddove il marchio non è utilizzato come segno colorato (per
esempio nei vari scritti giuridici qui in esame), Just è separato da Fab attraverso l’uso
della lettera maiuscola per introdurre il secondo fonema.
2.2.4) Se, allora, si prende in considerazione il termine “Just” di per sé, si osserva che
esso appare totalmente privo di capacità distintiva, risiedendo il valore
individualizzante unicamente nel fonema “Fab”.
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In particolare, si nota che l’avverbio Just appare essere divenuto comune nella
lingua italiana come avverbio abbinato, nel campo della moda, ad altre espressioni
inerenti a tale campo o a celebri marchi dell’abbigliamento.
Si fa in quest’ultimo caso l’esempio di “Just Cavalli” o del “Just Do It” della Nike.
Ma anche il frequentissimo abbinamento con altre semplici espressioni nel campo della
moda (per esempio, come emerge dal doc. 21 di parte resistente: just jeans, just female,
just for you, ecc.) induce a ritenere che il pubblico italiano (e, soprattutto, il
consumatore di prodotti di alta moda, particolarmente attento ai marchi e ai modelli) si
sia ormai abituato a percepire “just” come una espressione comune, priva di carattere
distintivo, avente il significato di “semplicemente” o “solamente”, o anche tradotta (in
senso più vicino alla lingua italiana) con la parola “giusto” (nel senso di giusto
qualcosa, appena).
Pertanto, il segno “Just” non appare poter caratterizzare la parola JustFab, perché,
anche se è vero che generalmente si tende a focalizzare l’attenzione sull’inizio di una
parola, l’assoluta assenza di capacità individualizzante di Just induce con evidenza a
spostare l’attenzione del pubblico sulla seconda parte della parola.
2.2.5) Pare possa ritenersi, allora, che il nucleo individualizzante del marchio JustFab
sia il fonema “Fab”.
Tale termine appare confondibile con il marchio della resistente “Fabi”.
In primo luogo, dal punto di vista concettuale, si osserva:
- che il pubblico di lingua italiana, come sopra osservato, non appare abituato ad
intendere il termine “Fab” come abbreviazione di fabulous;
- che, infatti, l’Uami (nella decisione 15/11/2010, con la quale ha ritenuto, a livello
comunitario, di respingere la registrazione del marchio “Fab”, per interferenza con il
marchio “Fabi”, doc. 22 di parte resistente) ha osservato che solo per il pubblico di
lingua inglese “Fab” richiama concettualmente il termine fabulous;
- che per il pubblico italiano, dunque, il termine “Fab” può non avere alcun significato
(che lo distingua dal termine “Fabi”) o, al massimo, potrebbe essere considerato
l’abbreviazione del nome Fabio (e allora è immediata la connessione con l’altra
possibile abbreviazione, “Fabi”).
Dal punto di vista fonetico i due termini, Fabi e Fab, appaiono molto simili,
condividendo la medesima pronuncia delle prime tre lettere.
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Dal punto di vista grafico, i due termini hanno il medesimo impatto visivo,
distinguendosi per una sola lettera, quella finale di Fabi.
E la somiglianza è accresciuta dall’uso, anche nel segno delle ricorrenti, del carattere
stampatello e del medesimo font bodoni usati per il termine Fab (FABI e FAB).
Né l’elemento grafico che accompagna il segno Fabi (cornice quadrata) assume alcun
valore individualizzante, rimanendo un semplice elemento decorativo (come osservato
anche dall’Uami, pag. 3 della citata decisione 15/11/2010).
2.2.6) Il marchio “JustFab”, nel suo complesso, pertanto, appare interferente con il
marchio “Fabi”.
Infatti, considerato che quanto più un marchio ha carattere distintivo (come nel
presente caso del marchio patronimico Fabi), tanto più elevato è il rischio di confusione
(v., per es., Trib. Milano 28/5/2013 n. 20330: “Il rischio di confusione è tanto più elevato
quanto più rilevante è il carattere distintivo del segno anteriore: in effetti, i marchi dotati di un elevato
carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una
tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore”), la confondibilità tra i
marchi in questione appare derivare dal fatto che il marchio JustFab riproduce la parte
essenziale del cuore del marchio forte Fab.
Il rischio di confusione o associazione tra imprese è rafforzato dalla identità dei
prodotti (calzature, articoli di abbigliamento e accessori) contraddistinti dai marchi
JustFab e Fabi.
Nè assume rilevanza il fatto che i canali di commercializzazione delle parti in
causa siano in parte diversi (attraverso piattaforma on line su cui iscriversi per il
marchio JustFab e distribuzione attraverso negozi per Fabi), considerato, da un lato, che
anche Fabi pubblicizza marchio e prodotti on line e che, comunque, coincide il risultato
finale dei diversi canali distributivi, cioè l’acquisto di prodotti dell’abbigliamento da
parte del consumatore finale.
In conclusione, si osserva che l’uso invalso nel campo della moda di abbinare il
termine Just ad una linea di prodotti aventi già un altro marchio (per es.: JustCavalli)
comporta l’assenza di carattere distintivo del suddetto termine e lo spostamento
dell’attenzione del pubblico sul fonema Fab, che viene percepito come il vero elemento
individualizzante del marchio, dal momento che il consumatore italiano si aspetta che
dopo il generico Just sia apposto il vero marchio del prodotto.
L’acquirente di prodotti Fabi, allora, appare poter essere indotto a ritenere che anche
JustFab provenga dalla medesima impresa Fabi e che il sito delle ricorrenti rappresenti
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una sorta di outlet online delle calzature di tendenza, che ivi vengono vendute a prezzi
ribassati.
Ciò sembra comportare un rischio di associazione tra i due segni JustFab e Fabi.
Né tale conclusione appare poter essere contraddetta dalla decisione dell’Uami
circa il confronto tra i segni Fabi e Fab Five (doc. 19 attoreo), decisione che ha escluso
la somiglianza concettuale di questi due segni.
Infatti, in tale caso, il termine “Five” non è generico ed ha un preciso significato anche
per il pubblico di lingua italiana, contribuendo così a distinguere il segno Fab Five da
Fabi.
2.3) Pertanto, va respinta la domanda di accertamento negativo proposta dalle ricorrenti
e va accolta la domanda riconvenzionale della resistente, alla luce della sopra indicata
interferenza tra i marchi.
L’uso del segno JustFab da parte delle ricorrenti appare integrare anche gli
estremi della concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c., considerata la rilevata
confondibilità tra segni che contraddistinguono il medesimo tipo di prodotti.
2.4)Va infine considerato sussistente il periculum in mora in relazione alla domanda
riconvenzionale cautelare della Fabi spa.
Infatti, il lancio del sito italiano di JustFab ha avuto luogo solo recentemente, in
data 3/3/2014 (doc. 9 attoreo), ed appare attuale e concreto il pericolo di sviamento di
clientela, non sanabile a posteriori con una precisa quantificazione del danno che la
resistente corre il rischio di subire.
2.5) Vanno pertanto accolte le richieste cautelari della parte resistente ad eccezione
dell’istanza di pubblicazione del provvedimento su giornali, considerato che la
pubblicizzazione e diffusione dell’attività della JustFab in Italia sono molto recenti e
che quindi la misura cautelare dell’inibitoria appare sufficiente a tutelare le esigenze
cautelari.
P.Q.M.
Il giudice designato,
- Respinge la domanda cautelare ricorrenti JustFab SLU, Just Fabulous GmbH e Just
Fabulous Inc.;
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- In accoglimento delle istanze cautelari della parte resistente Fabi spa, inibisce alle
ricorrenti JustFab SLU, Just Fabulous GmbH e Just Fabulous Inc. l’uso in Italia del
segno JustFab quale marchio e nome a dominio;
- Fissa la somma di €. 1.000, dovuta dalle ricorrenti per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del
provvedimento;
- condanna le ricorrenti JustFab SLU, Just Fabulous GmbH e Just Fabulous Inc., in
solido tra loro, a rimborsare alla resistente Fabi spa le spese processuali del giudizio
cautelare, che liquida in complessivi €. 6.000, oltre Iva e Cpa.
Torino, 8/4/2014
Si comunichi.
Il G.I.
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