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N.R.G. 84861/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott. Claudio Marangoni
dott.ssa Silvia Giani
dott.ssa Alima Zana
Presidente
Giudice a latere
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 84861/2013 promossa da:
ROSS
LOVEGROVE
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b
Sentenza n. 13487/2015 pubbl. il 01/12/2015
RG n. 84861/2013
Repert. n. 11700/2015 del 01/12/2015
con
il
patrocinio
dell’avv.
DE
BOSIO
STEFANO.
elettivamente domiciliato in VIA TORQUATO TASSO, 8 20123 MILANO presso il
difensore avv. DE BOSIO STEFANO
TY NANT SPRING WATER con il patrocinio dell’avv. DE BOSIO STEFANO,
elettivamente domiciliato in VIA TORQUATO TASSO, 8 20123 MILANO presso il
difensore avv. DE BOSIO STEFANO
BISCALDI LUIGI IMPORT EXPORT SRL con il patrocinio dell’avv. DE BOSIO
STEFANO elettivamente domiciliato in VIA TORQUATO TASSO, 8 20123 MILANO
presso il difensore avv. DE BOSIO STEFANO
ATTORI
contro
BORMIOLI ROCCO S.P.A. con sede in Viale Martiri della Libertà 1, Fidenza
(PR)
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina
http://bit.ly/29ygxo9
1 di 11
precisazione
delle
conclusioni
Le parti hanno concluso come da
RG n. 84861/2013
Repert. al
n. 11700/2015
del 01/12/2015
fogli allegati
verbale d’udienza
di
del
30.6.2015
da
intendersi
qui
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integralmente richiamate.
RG n. 84861/2013
Repert. n. 11700/2015 del 01/12/2015
OGGETTO: violazione del diritto d’autore, violazione del marchio di forma,
violazione di modello, inibitoria e ritiro dal commercio dei prodotti
contraffatti, penale, risarcimento del danno, pubblicazione della sentenza
pagina
3 di 11
RG n. 84861/2013
Repert. n. 11700/2015 del 01/12/2015
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 3 dicembre 2013 Ross Lovegrove celebre designer gallese le cui opere sono state pubblicate ed esibite nei
più importanti musei del Mondo - Ty Nant Spring Water Ltd. - azienda
gallese proprietaria della rinomata e omonima fonte d’acqua gallese - e
Biscaldi Luigi Import Export s.r.l.- distributore italiano in via esclusiva
che nel 1992 ha acquisito Ty Nnat Spring Water Ltd - hanno convenuto in
giudizio Bormioli Rocco S.p.A.- vetreria fondata a Fidenza che realizza
articoli per la casa e gli imballaggi-. E ciò per violazione del diritto
d’autore e di marchio su una peculiare forma di bottiglia realizzata da
Lovegrove nel 2002 per Ty Nant Spring Water Ltd. che comunica l’idea
dell’acqua corrente che sgorga da una sorgente e che ha ricevuto importanti
riconoscimenti internazionali.
Le attrici hanno lamentato l’interferenza con le loro prerogativa da parte
di una serie di bicchieri- caratterizzati dalla medesima proporzione gli
elementi caratteristici l’opera di Lovegrove- realizzati dalla convenuta e
commercializzati
non
solo
sul
territorio
italiano
ma
anche
su
quello
europeo ed extraeuropeo.
Nessuno si è costituito per la convenuta, ritualmente citata: la causa è
stata rimessa in decisione senza necessità di dare ingresso alla fase
istruttoria.
2.la competenza territoriale
Sussiste la competenza territoriale dell’Ufficio considerato che, secondo
la prospettazione attorea, l’illecita offerta al pubblico dei prodotti
litigiosi è stata posta in essere dalla convenuta nell’ambito del distretto
di Corte D’Appello di Milano, ed in particolare presso
Bormioli Flagship
Store di Milano, corso Garibaldi n.3.
Quindi,
delicti,
in
relazione
il
al
Tribunale
criterio
di
Milano
di
è
collegamento
competente
del
a
furum
commissi
giudicare
della
controversia.
3.1 Il diritto d’autore
La forma della bottiglia di cui gli attori invocano tutela autorale - Ross
Lovegrove in quanto autore e titolare dunque dei relativi diritti morali e
Ty Nant in quanto titolare dei diritti di utilizzazione economica- è stata
realizzata dal designer citato in tre differenti formati: piccolo, medio e
grande (cfr. doc. A2, A3, A4). Realizzata in PET, si caratterizza per
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luce che deformano l’immagine e che producono l’effetto dell’acqua. La
bottiglia è molto sottile, e facile da afferrare da qualunque posizione del
suo corpo. Anche la base è diversa rispetto a quelle tipiche in quanto per
una parte è tondeggiante, per un’altra spigolosa.
La tutela astrattamente applicabile è quella di cui all’art. 2,comma 10 l.
aut. che richiede, com’è noto, in via cumulativa non solo il carattere
dell’originalità
e
della
creatività,
ma
anche
del
valore
artistico
trattandosi appunto di un’opera di design.
Tutti e tre i requisiti sussistono nel caso in esame. Ed in particolare:
a)quanto al requisito della novità, non vi è prova agli atti di una
anteriorità distruttiva; non vi è quindi la dimostrazione di un prodotto
identico o simile precedentemente realizzato da un soggetto terzo, che
riproduca identiche forme;
b)quanto al requisito della creatività, com’ è noto tale requisito non
afferisce all’oggetto in sé che viene rappresentato (che ben può essere
costituito, come nel caso in esame, da un oggetto della vita quotidiana) ma
alla modalità formale di tale rappresentazione: è quindi nel Concept che
sta
l’originalità
identificabile
innovativa
delle
nell’immagine
forma.
plastica
Qui
tale
dell’acqua
creatività
che
scorre,
è
nella
rappresentazione della fluidità in contrapposizione alla staticità del
contenitore. Il risultato voluto e ottenuto dal designer Lovegrove è quella
non di “imbrigliare” l’acqua in un contenitore, ma di dare a quest’ultima
la
forma
del
contenuto
attraverso
la
realizzazione
di
un
prodotto
asimmetrico che riprende, “congelandolo”, il fluire del liquido. (cfr. doc.
A1a pag. 57 in “Rassegna dell’imballaggio”). La presenza di linee non
banali, quasi come se fossero le onde, comunica l’idea dell’acqua corrente
che
sgorga
dalla
sorgente.
La
bottiglia,
normalmente
espressione
di
staticità, rigidità, viene qui invece rappresentata la fine di poter dare
la
sensazione
di
fluidità,
purezza
e
grazia,
elementi
questi
che
costituiscono l’essenza dell’acqua. La rivista “modern painters” definisce
l’opera
del
designer
come
“a
swirl
of
inspiration
that
is
suddendly
crystalized or frozen into an object”.(cfr. doc. A24 pag.42). L’opera in
esame è senz’altro creatività;
c)passando al valore artistico, va richiamato l’orientamento, più volte
seguito
da
accompagnarsi
questo
alla
Tribunale,
ricerca
rientranze e pieghe non casuali;
RG n. 84861/2013
Repert. n.determina
11700/2015
del 01/12/2015
questa costruzione
dei giochi
di
secondo
di
il
obiettivi
quale
e
tale
giudizio
verificabili
deve
riscontri
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consolidato
qualificati, maturata e confermata nel tempo, e quindi non effimera (
Tribunale di Milano sentenza 9971/2012 Vitra Patente AG/High Tech S.r.l);
trattasi infatti di un’analisi ex post, rispetto al momento della sua
creazione, che permette di confermare o meno la presenza di quel valore che
trascende
la
mera
attitudine
di
una
forma
ad
attirare
l’attenzione
momentanea del pubblico. A tale scopo qui deve essere considerato che:
-
il
modello
originario,
già
esposto
al
S.
Josè
Museum
of
Art
in
California, si trova alla esposizione permanente della The Pinakothek Der
Moderne a Monaco di Baviera, come espressione evidente di arte applicata
all’industria;
- esso ha ottenuto numerosi riconoscimenti universali quali la nomination
nel D&AD Award 2002, che è l’Oscar del design, il Best Overall Concept e il
premier Award. (cfr. doc. A23) Ha ottenuto la copertina di una rivista
molto prestigiosa nel mondo dell’architettura, Domus nel giugno 2001. È
inoltre apparsa su riviste di moda (Glamour, Esquire, Io), finanziarie
(Financial Mail), di design(Domus, Il Design), del settore beverages ( Soft
Drink International, The Hotel Magazine);
- un centinaio dei prototipi di queste bottiglie è stato utilizzato anche
nel film 007 Die Another Day (cfr. scena al bar del palazzo di ghiaccio in
Islanda, doc. A1.a pagg.47-49).
La presenza in esposizioni nazionali ed internazionali, il conseguimento di
premi
e
riconoscimenti
da
parte
della
critica,
l’esposizione
della
bottiglia in questione nei Musei, costituiscono dunque seri indici della
attribuizione
industriale,
dell’oggetto
di
quel
azionato,
gradiente
a
prescindere
artistico
dalla
richiesto
sua
natura
necessario
per
l’applicazione della tutela prevista dall’art.2 n.10 L. aut.
3.2. plagio
La serie di bicchieri di Bormioli Rocco litigiosa, denominata “sorgente”, è
stata realizzata nei seguenti formati: piccolissimo, piccolo, medio e
grande (cfr.doc A7-8-9-10). I bicchieri sono realizzati in vetro e si
compongono di pieghe e rientranze volte a realizzare l’effetto di fluidità
tipico dell’acqua.
Va premesso che, perché si possa parlare di plagio, non
è necessaria una
riproduzione integrale dell’oggetto interferito: è infatti sufficiente e
necessario
che
siano
sull’apprezzamento
RG n. 84861/2013
Repert. n.pubblica,
11700/2015
01/12/2015
presso opinione
in del
settori
riprodotti,
nel
prodotto
interferente,
i
tratti
essenziali e caratteristici che identificano l’opera quale espressione
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e, in relazione al numero 10 dell’art. 2, anche il valore artistico.
Per quel che qui rileva, non è neppure necessaria l’appartenenza alla
stessa categoria oggetti per valutare positivamente l’interferenza, in
quanto
l’indagine
contenuto
deve
ideologico,
essere
che
ben
condotta
può
sulla
essere
forma
interna
riprodotta
anche
cioè
in
sul
res
di
destinazione diversa.
Nel caso in esame i bicchieri realizzati da parte convenuta rievocano, come
la
bottiglia
realizzata
dall’attore,
l’effetto
dell’acqua
corrente
di
sorgente attraverso la imitazione pedissequa delle linee, delle rientranze,
delle curve realizzate e presenti nell’opera di titolarità dell’attore;
accostando la bottiglia con uno dei bicchieri, si può rilevare una sorta di
continuum fra i due oggetti- E tale assoluta somiglianza è più evidente se
si mettono a confronto la bottiglia di Ross Lovegrove ed i bicchieri di
dimensione maggiore della serie “sorgente”.
L’identico effetto dell’acqua che scorre (peraltro rafforzato nella serie
litigiosa dalla denominazione “Sorgente”) consente di esprimere un giudizio
positivo sul plagio, che si concretizza qui nell’effettiva ripetizione
delle
medesime
curve,
dalle
identiche
proporzioni,
e
nel
conseguente
effetto plastico che in tal guisa si ottiene.
La relativa domanda va dunque accolta.
4.1 Il modello industriale
Ty Nant Spring ha tutelato la bottiglia azionata anche quale disegno
industriale n°2098577 in riferimento al prodotto “bottiglia” (cfr. doc A13
parte attrice) nel solo Regno Unito dove la stessa sottolinea che si sono
realizzate alcune condotte illecite(cfr. doc A14).
Dunque in virtù del principio di territorialità, tale tutela non può essere
estesa al territorio nazionale, ove peraltro l’attore non ha richiesto la
tutela del modello di fatto.
5. Il marchio di forma
5.1.Validità
Ty Nant Spring è titolare del marchio tridimensionale n°2746758 registrato
per la classe 32 –acqua in bottiglia, acqua minerale in bottiglia, acqua di
sorgente
e
acque
gassate-
in
della personalità dell’autore e
RG n. 84861/2013
Repert. n.di11700/2015
del 01/12/2015
che ne consentono
predicare creatività
data
17.2.2004
(cfr.
doc
A6).
Tale
registrazione tutela questa volta, quale segno distintivo, le peculiari
forme tridimensionali già descritte al punto sub. 3.
pagina
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Quanto alla sua validità, il
giacché essa sotto il profilo processuale può essere messa in discussione
solo in via riconvenzionale dal convenuti (cfr. art. 96-99 Reg. 207/2009)
ovvero, in via d’eccezione, solo nei limitati casi cristallizzati dall’art.
99, ultimo comma Reg. citato.
In
mancanza
di
costituzione
del
convenuto,
i
Tribunali
dei
Marchi
Comunitari dunque “considerano valido il marchio comunitario”, senza dunque
alcun sindacato sulla sussistenza dei relativi requisiti.
5.2.Contraffazione
Ciò premesso sulla validità, passando alla contraffazione va in primo luogo
sottolineato
che
il
giudizio
di
confondibilità
-da
operare
non
già
sull’effettiva confondibilità dei servizi e dei prodotti ma sulla base del
solo
riscontro
realizza,
della
secondo
valutazione
confondibilità
canoni
globale
del
dei
segni
tradizionalmente
rischio
di
(Cass.
seguiti,
associazione,
29774/08)attraverso
che
implica
si
una
una
interdipendenza fra i fattori presi in considerazione, ed in particolare la
somiglianza di marchi e quella dei prodotti o dei segni designati. Così che
un tenue grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un
elevato grado di somiglianza tra i prodotti (cfr. in sede europea Corte di
Giustizia, 29.9.1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-GoldwynMayer Inc., punto 17).
Ciò premesso e passando al confronto tra i prodotti:
-quanto al bisogno che bicchiere e bottiglia sono diretti a soddisfare, si
tratta in entrambi i casi della medesima esigenza quotidiana e primaria, di
bere;
-quanto alla loro sostituibilità, anche se bottiglia e i bicchieri non
soddisfano esattamente un’identica esigenza, giacchè il consumatore non si
rivolga indifferentemente all'uno o all'altro contenitore; tali prodotti
sono ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni tra loro
evidentemente collegate in quanto l'uno sia utilizzato prevalentemente in
combinazione
con
l'altro
(cfr.,
sul
punto
Corte
di
Cass.
27.9.2006,
n.21013);
- quanto alla complementarietà, sussiste in effetti uno stretto nesso tra
bottiglia
unitamente
e
bicchiere,
all'altro:
considerato
con
RG n. 84861/2013
Repert.
n. 11700/2015
del 01/12/2015
Tribunale ne
deve presumere
la sussistenza,
la
che
rilevante
l'uno
è
normalmente
conseguenza
che
i
impiegato
consumatori
possano essere indotti a credere che la responsabilità della fabbricazione
pagina
8 di 11
11.7.2007, in proc. T-443/05).
Tra i bicchieri, pur non ricompresi in sede di registrazione del marchio
azionato tra beni oggetto di tutela, e la bottiglia registrata sussiste
dunque una importante somiglianza.
Quanto al confronto tra i segni, le forme dei bicchieri litigiosi sono
assai affini al marchio di forma registrato dall’attrice, riprendendo come
già
ricordato
quelle
soluzioni
estetiche
che
conferiscono
al
segno
tridimensionale degli attori carattere distintivo.
Il rischio di confusione ex art. 9 lett. b del Regolamento, inteso come
comune origine imprenditoriale tenuto conto della normale capacità e tendenza
espansiva dell'attività imprenditoriale, come ricollegabile alla medesima fonte
produttiva (Cass. 13.2.2009 n. 3639, estensore Tavassi), è dunque riscontrato.
6. La concorrenza sleale
Quanto
alla
concorrenza
sleale
confusoria
e
appropriativa
di
pregi
lamentata dagli attori, tale tutela va negata.
Non è qui in discussione l’orientamento di legittimità secondo il quale
l’attività illecita
di
un
marchio
(consistente nell’usurpazione o nella contraffazione
mediante
l’uso
di
segni
distintivi
o
simili
a
quelli
legittimamente utilizzati dall’imprenditore concorrente) può essere dedotta
sia a fondamento di un’azione reale, a tutela dei propri diritti di
esclusiva sul marchio, sia di un’azione personale per concorrenza sleale,
ove
quel
comportamento
abbia
creato
confondibilità
tra
i
rispettivi
prodotti. Tuttavia, nel caso in esame, quanto alla fattispecie di cui
all'art. 2598, comma 1, c.c, la tutela speciale già riconosciuta agli
attori assorbe ogni ulteriore profilo di illecito censurato, non residuando
ulteriori
condotte
contra
ius
che
non
siano
già
coperte
dai
rimedi
concessi in virtù delle disposizioni citate.
7.Il quantum dei danni patiti dagli attori
A giudizio del Collegio, la pretesa risarcitoria svolta in questa sede
dalla difesa delle convenute necessita di ulteriore attività istruttoria,
non essendo sufficiente neppure per pronunciare una condanna al pagamento
di una provvisionale
di tali prodotti incomba sulla
RG n. 84861/2013
Repert.
n. 11700/2015
01/12/2015
stessa impresa
(Tribunale
di promo del
grado
CE
richiesta dalla difesa dell’attore la documentazione
agli atti: in particolare appare indispensabile procedere all’esame delle
scritture contabili della convenuta.
A tale scopo occorre dunque procedere alla remissione della causa sul ruolo
per gli ulteriori incombenti ordinatori rimessi al
giudice istruttore.
pagina
9 di 11
8. Il comando giudiziale
RG n. 84861/2013
Repert. n. 11700/2015 del 01/12/2015
In questa sede, in virtù dell'art. 279, comma 2, n.4 c.p.c., si provvede
pertanto a decidere solo su alcune delle questioni sottoposte al vaglio
giudiziale, -ed in specie sull'an degli illeciti contestati- mentre vanno
impartiti distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa in
relazione al quantum, con particolare riguardo all’ordine di esibizione
delle scritture contabili.
Dunque: all’accertamento dell’an segue l’inibitoria assistita da penale,
quest’ultima viene quantificata, tenuto conto del prezzo di rivendita al
pubblico (cfr. doc. 16 di parte attrice), in € 8,00 per ogni ulteriore
bicchiere commercializzato dalla convenuta in violazione dell’interdetto;
la causa viene infine rimessa sul ruolo innanzi al giudice istruttore, come
da separata ordinanza per gli ulteriori incombenti istruttori.
Alla decisione finale è riservata ogni decisione sulla pubblicazione, quale
sorta di restitutio in integrum ovvero di risarcimento in forma specifica.
Trattandosi di sentenza non definitiva, anche le spese vanno riservate alla
decisione finale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, non definitivamente
pronunciando ex art. 279 comma 2, n.4, c.p.c. sulle domande proposte da
Ross Lovegrove, Ty Nant Spring Water, e Biscaldi Luigi Import Export srl,
con atto di citazione notificato in data 3.12.2013 contro Bormioli Rocco
spa ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)accerta e dichiara che Bormioli Rocco spa mediante la produzione e/o la
commercializzazione e/o la vendita della serie di bicchieri denominata
“sorgente” ha violato i diritti di d’autore e di marchio delle attrici
indicati in narrativa;
2)inibisce alla convenuta di produrre, commercializzare, offrire in vendita
bicchieri denominati “sorgente” o comunque interferenti con i diritti
autoriali e di marchio delle attrici di cui al punto sub. 1) per i motivi
di cui in narrativa;
3)fissa a carico della convenuta per ogni giorno di ritardo o violazione
dell’ordine al punto sub. 2 l’importo di € 8,00 per ogni bicchiere prodotto
e/o commercializzato e/o venduto partire dal 30° giorno dalla comunicazione
della presente sentenza;
pagina
10 di 11
4) provvede come da separata
RG n. 84861/2013
Repert.
n. 11700/2015
del 01/12/2015
ordinanza alla
rimessione
della causa
sul
ruolo ed alla ammissione dei relativi mezzi istruttori;
5)spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Milano 8.10.2015
Il Presidente
dott. Claudio Marangoni
Il giudice istruttore
dott.ssa Alima Zana
pagina
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