TECHNOLOGIE PROTEZIONE AMBIENTALE

Desk per la Tutela della Proprietá
Intellettuale di Istanbul
TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA NEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLE ENERGIE PULITE
I Paesi che non dispongono delle tecnologie per la protezione dell’ambiente e per la
produzione di enrgie pulite, devono importarle.
Per farlo devono acquisire la licenza a favore di una impresa locale o di una joint-venture
con l’impresa del paese che dispone della tecnologia.
Dato l’interesse globale alla tutela dell’ambiente, i prezzi della licenza sono destinati a
scendere e con il tempo il Paese importatore puo’ puntare a sviluppare la propria
capacita’ di ricerca tecnologica.
In questi settori, molto sensibili da un punto di vista politico, vi e’ quasi sempre un
coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche centrali e locali dal punto di vista della
regolazione e della messa a disposizione di sussidi pubblici a favore delle nuove
tecnologie. In caso di sussidi alla ricerca, i risultati devono di norma essere protetti da
brevetto per beneficiare dei sussidi, fattore degno di nota poiche’ in questi settori per
ragioni sociali le soluzioni tecnologiche di base sono state per lungo tempo lasciate senza
protezione brevettuale e non di rado vengono brevettati solo specifici miglioramenti
tecnologici o specifiche caratteristiche.
Inoltre la competizione non e’ solo tra imprese che affrontano i problemi ambientali ed
energetici da diversi punti di vista, ma anche tra tecnologie che offrono soluzioni
alternative per i medesimi problemi (i.e raccolta rifiuti).
Per tuttte ragioni, gran parte dei benefici economici derivanti dalle tecnologie sono
condivisi con i consumatori finali.
Considerato tutto cio’, se un paese ha interesse ad ottenere delle tecnologie che
risolvano problemi legati al ripristino o alla salvaguardia delle risorse ambientali deve
rafforzare il proprio livello di tutela dei diritti di proprieta’ intellettuale per invogliare le
imprese straniere a trasferire la propria tecnologia.
Indipendentemente dalle misure intraprese dal governo locale, le imprese estere devono
comunque tutelarsi.
Per questo motivo si e’ ritenuto opportuno proporre approfondimento sugli aspetti
giuridici legati al trasferimento di tecnologia.
Si ringrazia lo studio legale di Istanbul Kolcuoglu&Karabulut per la cortese collaborazione
nella predisposizione del documento.
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Lo sviluppo di progetti in Turchia da parte delle imprese straniere operanti nel settore ambientale
necessita, in generale, del trasferimento di tecnologia; le fasi del progetto da implementare sono
riassumibili come segue:
a) Formazione dell’infrastruttura tecnica e legale del progetto,
b) Adeguamento del progetto,
c) Inizio delle attività progettuali,
d) Fase di implementazione.
In ciascuna delle fasi sopraelencate, potrebbe esservi una proprietà intellettuale (invenzione,
informazione tecnica ecc.) che necessita’ di salvaguardia giuridica. Considerato che in Turchia la
disputa in merito alla proprietà del diritto collegato ad un prodotto avente valore commerciale, ad
un’informazione tecnica (inclusi i segreti commerciali), ad un brevetto o ad un modello di utilita’,
potrebbe influenzare tutta la struttura del progetto, la questione deve essere affrontata all’inizio
del progetto stesso. Il punto da sottolineare in questa sede é che i marchi, i brevetti o i modelli di
utilita’ conseguiti dall’impresa straniera presso il Paese di origine o Paesi terzi, non forniscono una
protezione diretta in Turchia. La prassi comanda che si proceda a presentare ulteriore richiesta di
registrazione presso l’Istituto dei Brevetti turco.
I progetti che prevedono il trasferimento di tecnologia, necessitano la redazione di accordi inerenti
le procedure speciali, le formule, le tecnologie produttive e/o il know-how, le licenze nonché i
servizi di assistenza.
Generalmente, le imprese straniere strutturano in due modi un progetto che prevede il
trasferimento di tecnologia in Turchia:
A) Accordi per il trasferimento di tecnologia
B) Investimento diretto di capitale straniero
A) Accordi per il trasferimento di tecnologia
Sono accordi che definiscono e permettono il trasferimento della tecnologia da un Paese all’altro.
Di seguito sono elencati i contratti generalmente usati per il trasferimento di tecnologia:
1- Accordi di licenza: Con questa tipologia di accordo, il titolare dei diritti di marchi, brevetti o
modelli di utilita’ oggetto di proprietà intellettuale, in qualità di proprietario di tali diritti, cede i diritti
derivanti dalla proprietà (cessione, usufrutto, ipoteca ecc), totalmente o parzialmente, in forma
gratuita o a pagamento e per un certo periodo di tempo, ad un’impresa o persona terza. La forma
scritta é un requisito per la validità degli accordi di licenza. Gli accordi di licenza possono essere
redatti sottoforma di accordi di licenza “in esclusiva” o meno.
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Accordi di licenza in esclusiva: é un tipo di accordo che prevede l’uso del diritto contemplato solo
ed esclusivamente da parte di colui che ha ottenuto la licenza. Il titolare della licenza ha il diritto
esclusivo nell’ambito dell’area geografica contemplata dall’accordo. Se nell’accordo non si é
riservato il diritto di uso, neanche il titolare del diritto in oggetto duo farne uso nell’area geografica
contemplata.
Accordi di licenza che non prevedano l’esclusiva: Il titolare della licenza é in tal caso uno di coloro
che possono usufruire della proprietà intellettuale nell’ambito dell’area geografica definita
nell’accordo. L’autore della concessione puo’ concedere l’uso dello stesso diritto anche a terzi.
Nel caso che l’esclusiva non sia apertamente specificata nel contratto stipulato, questo é da
considerarsi come “non esclusivo”.
Per i rapporti commerciali che prevedono il trasferimento tecnologico, i seguenti punti devono
essere presi in considerazione negli accordi di licenza:
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La definizione del prodotto (caratteristiche tecniche) contemplato dal lavoro da
svolgersi e dalla licenza, deve essere univoca e non soggetta ad interpretazioni
soggettive;
Nel caso si preveda una fase produttiva, devono essere specificate le quantità e i
limiti delle tipologie del prodotto;
Lo sviluppo é l’uso della tecnologia acquisita da parte dell’impresa locale anche per
altri eventuali prodotti deve essere limitato e deve essere definito un pacchetto di
salvaguardia giuridica per permettere il rapido indennizzo in caso di violazione
della suddetta limitazione;
L’ulteriore sviluppo del prodotto oggetto della tecnologia da parte dell’impresa
locale deve essere limitato;
Limitazione delle modifiche e migliorie da implementarsi sul prodotto oggetto della
tecnologia acquisita;
Durata del contratto e condizioni per lo scioglimento;
Definizione univoca dei rapporti fra le parti contraenti dopo la fine della validità del
contratto.
2- Accordo di Assistenza Tecnica e Know-How: Tramite gli accordi di assistenza tecnica,
l’investitore straniero definisce, in cambio di un importo / royalty, le condizioni per la fornitura di
assistenza tecnica o, in caso di fornitura di un prodotto, le condizioni della produzione e uso dello
stesso.
Con gli Accordi di Know-How, si mira a salvaguardare le informazioni tecniche, commerciali,
finanziarie, amministrative ecc. che, pur essendo generalmente riservate non devono
necessariamente essere tali, non sono tutelate dai termini del brevetto sfruttato nell’ambito di
attività economiche (produzione, vendita, offerta, organizzazione e gestione di servizi) di
un’impresa.
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L’accordo di Know-how, arreca la responsabilità al cedente di fornire un certo know-how al titolare
della licenza e obbliga questo ultimo a corrispondere una certa somma in cambio di tale fornitura.
Gli accordi di Know-how non contemplano diritti particolarmente salvaguardati dalla legge.
L’oggetto dell’accordo é il know-how di cui sopra. Il punto da tenere presente é che, non essendo
in possesso dei requisiti del know-how, le invenzioni o le informazioni brevettate non possono
essere oggetto di questi accordi. Considerata la difficoltà nel salvaguardare il know-how, la forma
scritta ne faciliterà la prova. Come gli accordi di licenza, anche gli accordi di Know-How possono
essere di tipo esclusivo o meno.
3- Contratti “ Chiavi in Mano” (Turn Key Contract): i contratti chiavi in mano prevedono la
fornitura, nel suo insieme, delle tecnologie che comprendono, in sintesi, tutte le operazioni
gestionali, quali servizi tecnici, equipaggiamenti, prodotti, ecc, necessari per le operazioni prima e
durante il progetto. Affinché il progetto raggiunga i suoi obiettivi, l’impianto o l’operazione deve
essere implementata nel suo insieme. Accordi quali quelli di licenza, di assistenza tecnica e di
know-how possono essere alcuni di quegli accordi che, pur essendo separatamente sottoscritti,
fanno parte dello stesso insieme. Inoltre, potrebbe rendersi necessaria la gestione dei
subappaltatori e dei rapporti con essi, tramite altre tipologie di accordi.
B) Investimento Diretto di Capitale Straniero
L’investitore straniero puo’ implementare il trasferimento tecnologico tramite un investimento
diretto in Turchia. Il punto più importante nella decisione dell’investimento diretto, é quello se le
attività in Turchia saranno implementate di persona o in società con terzi. Nel caso di joint-venture,
oltre a lettere d’intenti e accordi di partenariato che regolano la struttura societaria, potrebbero
rendersi necessari anche i predetti accordi di trasferimento tecnologico.
Nel caso che l’impresa abbia deciso di operare/investire in Turchia in prima persona, potrà
procedere ad istituire la società.
1- Joint venture: il termine “joint venture” comprende molteplici forme dei rapporti commerciali. Il
termine principalmente usato dagli imprenditori e dai legali si riferisce alla società formata, tramite
contratto, da due o più imprese. In questo caso, ogni valore prodotto puo’ essere sfruttato dai
partner nelle percentuali della partecipazione / delle azioni. Le forme più diffuse della joint
venture:
a) Acquisizione di una parte delle azioni di una impresa locale;
b) Acquisizione del solo patrimonio dell’impresa locale.
Qualsiasi sia la forma prescelta, gli elementi elencati di seguito devono essere attentamente
valutati da un punto di vista giuridico:
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L’identità delle parti / dei soci;
La tipologia / forma più consona alla struttura dell’impresa;
La struttura azionaria;
Nel caso di acquisizione delle azioni di un’impresa locale, analisi di tutti i rischi
societari prima della stipulazione degli accordi (due diligence);
Capitale societario;
Creazione di privilegi;
Distribuzione del guadagno, esame della normativa in vigore nel caso si intenda
espatriare il guadagno conseguito dalla società;
Cessioni di azioni, applicabilità, dal punto di vista legale, dei diritti di prelazione;
Amministrazione della società, quorum necessario per deliberare presso
l’assemblea generale o il consiglio di amministrazione, individuazione delle
tematiche che necessitino di un quorum più esteso e sua applicabilità dal punto di
vista giuridico.
2- Istituzione, da parte dell’investitore diretto straniero, di una società in Turchia: Trattasi
della struttura operativa più gettonata per i progetti che prevedono il trasferimento di tecnologia.
L’impresa straniera istituisce in Turchia, in prima persona, una società di propria proprietà.
Questo é il metodo di trasferimento tecnologico preferito dagli investitori stranieri in quanto
salvaguarda il diritto di proprietà intellettuale e semplifica le procedure di tutela e registrazione.
Alcuni dei diritti di proprietà intellettuale oggetto di trasferimenti tecnologici e la
normativa turca
1-Marchio: Il marchio contiene ogni sorta di simboli, parole (inclusi nomi propri), forme, lettere,
numeri, forme del prodotto o della confezione, raffigurabili e riproducibili con ogni mezzo, che
contribuisca a distinguere i prodotti o i servizi dell’impresa dai prodotti o dai servizi di un’altra
impresa. Il marchio registrato puo’ essere ceduto a terzi, puo’ essere oggetto di accordi di licenza
d’uso, puo’ essere impegnato o usato come garanzia. Questi diritti sono quelli derivanti dal diritto
di proprietà.
Possono presentare istanza di registrazione di un marchio: a) i residenti entro i confini della
Repubblica di Turchia ovvero b) coloro che espletano attività industriali e commerciali in Turchia,
c) coloro che hanno il diritto di presentare richiesta ai sensi dell’Accordo di Parigi o dell’Accordo
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio ovvero d) le persone giuridiche o fisiche dei Paesi
che forniscano salvaguardia legale o effettiva ai cittadini turchi pur non essendo contemplati nella
normativa sulla Salvaguardia dei Marchi.
Periodo di protezione: I marchi registrati presso l’Istituto Turco dei Brevetti sono protetti per un
periodo di 10 anni a decorrere dalla data della richiesta. Tale periodo puo’ essere illimitatamente
prorogato per periodi di 10 anni cadauno.
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Registrazione internazionale dei marchi e Protocollo di Madrid
Il Protocollo di Madrid (“Protocollo”) permette la registrazione di un marchio in più paesi tramite
un’unica istanza ed in una sola lingua. Trattasi di un processo relativamente di basso costo. La
Turchia e l’Italia sono fra i 78 Paesi che hanno sottoscritto tale protocollo.
L’avvenuta registrazione o il processo di registrazione di un marchio promosso in un qualsiasi
Paese parte del Protocollo di Madrid ad opera di una persona giuridica o fisica cittadina di un’altro
Paese contraente é espletato ai sensi del Protocollo stesso. L’istanza puo’ essere presentata
presso un Paese parte del protocollo da parte di un impresa commerciale o industriale o da una
persona giuridica o fisica operante nel Paese stesso.
Per poter procedere alla registrazione ai sensi del Protocollo, il marchio in oggetto deve essere
già registrato o in fase di registrazione presso il Paese di origine.
La richiesta di marchio internazionale deve essere presentata all’Agenzia Internazionale
attraverso l’ufficio del Paese di origine. Le richieste presentate direttamente dal titolare
all’Agenzia Internazionale non sono prese in considerazione. La richiesta deve contenere i
nominativi dei Paesi per i quali si esige la protezione del marchio.
Esempio: se una persona giuridica o fisica di nazionalità italiana é in possesso di un marchio gia
registrato in Italia o se in corso il processo di registrazione, puo’ richiedere, all’ente delegato del
proprio Paese, di procedere per l’ottenimento della protezione, ai sensi del Protocollo di Madrid,
anche in Turchia.
L’ente delegato alla registrazione dei marchi di ogni Paese che abbia sottoscritto il protocollo, ha
la libertà di procedere o meno alla registrazione del marchio. La richiesta di registrazione
avanzata il Paese di origine nei confronti di un Paese parte del protocollo non garantisce la
registrazione automatica.
2-Brevetto: Il brevetto é costituito da un’invenzione. L’invenzione é un prodotto intellettuale che
fornisce soluzioni nuove, tecniche, implementabili e progressive alle necessità. Il brevetto
concesso all’inventore per un’invenzione, conferisce il diritto, per un certo periodo, di impedire a
terzi di produrre, sfruttare o vendere l’invenzione senza il permesso dell’inventore stesso.
Un’invenzione brevettata diviene proprietà dell’inventore come tutti i beni che possano essere
acquistati, venduti, noleggiati. I brevetti conferiscono diritti validi per il Paese nei quali siano stati
rilasciati. Un brevetto acquisito in Turchia fornisce una serie di diritti validi solo in Turchia e
riconosce al titolare il diritto di impedire l’importazione, ad opera di terzi, di prodotti brevettati.
Il titolare dell’invenzione o il suo successore acquisisce il diritto di presentare richiesta di brevetto.
Se l’invenzione é opera di un’unica persona, questa é riconosciuta come titolare dell’invenzione.
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Se la tecnologia da trasferirsi nell’ambito di un progetto da realizzarsi in Turchia é o sarà oggetto
di un brevetto, il titolare dell’invenzione o il datore di lavoro titolare dei diritti devono
minuziosamente valutare la situazione.
L’uso del brevetto é obbligatorio. Il titolare del brevetto, é tenuto a farne uso entro i tre anni
decorrenti dalla data di pubblicazione della concessione brevettuale sul Bollettino Ufficiale di
Brevetti.
Periodo di protezione: brevetti con analisi 20 anni, brevetti senza analisi 7 anni.
3-Modello di utilita’: Il Modello di utilita’ puo’ essere concesso, tranne che per le sostanze e i
processi chimici, per tutti i prodotti oggetto di sviluppi tecnici contemplati dai brevetti. Il punto più
importante da valutarsi nella richiesta di modello di utilita’, é che tale richiesta non deve essere
presentata per prodotti che non rappresentino novità. Nel caso sia stato concesso il certificato di
modello di utilita’ per prodotti che non rappresentano novità e che questo sia provato da terzi, il
certificato puo’ essere annullato dal tribunale.
Periodo di protezione: Il Modello di utilita’ garantisce una protezione di 10 anni.
TASSAZIONE
Nella fase di formazione della infrastruttura giuridica del Trasferimento Tecnologico, ogni fase del
progetto e dei contratti di Trasferimento Tecnologico deve essere valutata anche dal punto di vista
della tassazione. Tale valutazione deve essere senz’altro fatta alla luce dell’ “Accordo per
Prevenire la Doppia Tassazione e la Frode Fiscale Stipulato fra la Repubblica d’Italia e la
Repubblica di Turchia ”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21693 del 09/09/1993, entrato in
vigore il 01/01/1993 e attuato a partire dal 01/01/1994.
All’inizio del progetto deve inoltre essere valutata la possibilità di usufruire dei parchi tecnologici
turchi che garantiscono, fino alla fine del 2013, vantaggi e esenzioni fiscali alle società che
operano nei settori tecnologici.
All’inizio del progetto deve inoltre essere valutata la possibilità di usufruire degli incentivi
brevettuali riconosciuti agli investitori stranieri da parte dell’Istituto Turco dei Brevetti.
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