COMMISSIONE DEI RICORSI: INAMMISSIBILITA` DI

COMMISSIONE DEI RICORSI: INAMMISSIBILITA’ DI ARGOMENTI NUOVI
(Autore: Giovanna Del Bene)
Nella sentenza n. 35/14 resa dalla Commissione dei Ricorsi il 23 giugno 2014 è stata sancita l’inammissiblità in
sede di ricorso di argomenti o tesi nuove non già oggetto dell’istruttoria che ha determinato il provvedimento
contro cui è stato presentato ricorso.
La sentenza è relativa al ricorso n. 7366 presentato dalla Unitad Editorial Informacion Deportiva S.L.U. (di
seguito per brevità “UNITAD”) contro la decisione emessa dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nel
procedimento di opposizione n. 129/2011 promosso dalla Unitad e conclusosi a favore della ASSOCIATIONS
DES CENTRES DISTRIBUTEURS E. LECLERC. (di seguito per brevità “LECLERC”).
La pronuncia in commento offre, oltre ad altri, lo spunto per alcune considerazioni in merito ai concetti
rinomanza e di rischio di associazione, nonché sul ruolo della Commissione dei Ricorsi.
Prima di entrare del merito della questione, è opportuno ripercorrere brevemente i fatti: in data 21.7.2011 è
stata pubblicata la domanda di designazione italiana della registrazione di marchio internazionale n. 1081664
a nome di LECLERC nelle classi da 1 a 35.
Contro tale domanda Unitad ha presentato opposizione in data 25.10.2011 sulla base del marchio comunitario
denominativo “MARCA”, sostenendo il difetto di novità del successivo marchio della LECLERC ai sensi dell’art.
12 co.1 lett. d) c.p.i. e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda di registrazione nella sua totalità.
Con decisione n. 81/2013 depositata il 7.10.2013, l’Ufficio in persona dell’esaminatore Prof. Stefano Sandri
respingeva l’opposizione accogliendo totalmente gli argomenti difensivi della LECLERC.
Contro tale decisone ha presentato, quindi, ricorso la Unitad chiedendone l’annullamento in base a nuove
argomentazioni e la presentazione di nuovi documenti, principalmente incentrati a provare la notorietà
acquisita dal marchio di Unitad.
La Commissione di Ricorso, accogliendo le tesi dei difensori di LECLERC (rappresentata da BUGNION SpA sia
in sede di opposizione che in Appello) e dell’UIBM (in persona del Prof. Stefano Sandri), ha definitivamente
rigettato il ricorso presentato da UNITAD.
Ciò che interessa, in questa sede, è sottolineare la posizione assunta dalla Commissione dei Ricorsi sui seguenti
punti:
-
la notorietà di un segno nel proprio settore di riferimento (nel caso in esame l’editoria sportiva) se non è
caratterizzata da un uso vasto e multisettoriale non può dar luogo a rischio di associazione e ciò a
prescindere dall’accertamento dell’eventuale identità/affinità dei prodotti e/o dei segni (nel caso di
specie negata dall’Ufficio);
-
la notorietà di un segno nel proprio Paese d’origine (nel presente caso in Spagna) non ha rilevanza se
non provata anche in relazione al mercato italiano, in quanto mercato di riferimento del giudizio;
-
altro punto di riflessione, riguarda la funzione svolta dalla Commissione dei Ricorsi, la cui potestà
giurisdizionale ha carattere impugnatorio e che, pertanto, non è tenuta a prendere in considerazione
motivi di opposizione nuovi o fatti nuovi, ossia motivi di opposizione o fatti non già esposti ed
argomentati durante la procedura di opposizione.