La protezione dei brevetti e marchi in Cina

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La protezione dei brevetti e marchi in Cina
La protezione dei brevetti in Cina
richiedente è tenuto ad avviare la ‘fase nazionale’,
ossia la procedura con l’Ufficio SIPO, nel termine
di trenta mesi dal deposito antecedente.
Introduzione
È decisamente consigliabile, per ogni impresa titolare
di brevetti che fa affari in Cina, sfruttare le potenzialità
del sistema brevettuale cinese. Il punto cruciale della
questione è che occorrerebbe presentare una domanda di
brevetto in Cina per ogni invenzione, anche nel caso in cui
non si prospetti un imminente lancio del relativo prodotto
nel mercato cinese. È inoltre importante rilevare che un
brevetto registrato in Europa non ha validità giuridica in
Cina.
Le misure di tutela della proprietà intellettuale (PI) non
dovrebbero esaurirsi con la compilazione delle domande
di brevetto. È consigliabile mettere in atto una strategia
globale di protezione della proprietà intellettuale, che
copra gli aspetti legali, tecnici, amministrativi e politici.
Il Chinese State Intellectual Property Office (SIPO)
è l’autorità amministrativa preposta a ricevere ed
esaminare le domande di brevetto. Un’invenzione non
può essere brevettata se non è dotata del requisito della
novità, se, cioè, era già conosciuta pubblicamente prima
della data di deposito della domanda. Prima di iniziare a
pubblicizzarla, commercializzarla, o renderla altrimenti
conoscibile al pubblico ovunque nel mondo, è quindi
necessario chiederne il brevetto.
111 Domanda/Registrazione
Esistono tre diverse modalità di brevettazione:
•• Depositare direttamente una domanda di
brevetto in Cina. Gli stranieri sono tuttavia tenuti
a rivolgersi a un’agenzia brevetti locale per
l’espletamento della procedura.
•• Depositare preventivamente una domanda di
brevetto in un paese straniero (deve trattarsi di
uno stato membro della Convenzione di Parigi,
come i paesi dell’UE), e presentare una domanda
di brevetto in Cina nei dodici mesi successivi (6
mesi nel caso dei modelli e disegni ornamentali),
rivendicando la data di deposito antecedente
della prima domanda.
•• D e p o s i t a r e u n a d o m a n d a d i b r e v e t t o
i n t e r n a z i o n a l e a i s e n s i d e l Tr a t t a t o d i
Cooperazione in materia di Brevetti (PCT),
indicando la Cina tra gli stati designati. Una
domanda PCT può essere depositata presso
l’Ufficio Brevetti Europeo o qualsiasi ufficio
b revett i n a z i o n a l e a l l ’ i nte r n o d e l l ’ U E . I l
2. Tipi di brevetto, condizioni di protezione e procedura
di registrazione
La normativa sui brevetti cinese copre tre aree
distinte:
Il brevetto d’invenzione è concesso per le nuove soluzioni
tecniche relative a un prodotto, ad un processo o per
i miglioramenti da esse derivanti, e che possiedono
un’applicazione pratica.
Il brevetto per modello di utilità è concesso per nuove
soluzioni tecniche relative alla forma e/o alla struttura di
un oggetto. In generale, il grado d’invenzione richiesto
per un brevetto per modello di utilità è minore di quello
richiesto per i brevetti per invenzione.
Il brevetto per modello ornamentale è concesso per
design originali relativi alla forma, al motivo o alle
combinazioni degli stessi, o a una combinazione di colori
e forme e/o motivi che siano esteticamente gradevoli e
industrialmente applicabili.
I diritti connessi al brevetto si concretizzano dalla data
di pubblicazione nella Patent Gazette. La durata varia in
base al tipo di brevetto.
Durata
Invenzione: venti anni dalla data di deposito della
domanda (o dalla data di priorità se rivendicata),
condizionati al pagamento delle tasse annuali.
Modello di utilità: dieci anni dalla data di deposito
della domanda (o dalla data di priorità se rivendicata),
condizionati al pagamento delle tasse annuali.
Modello ornamentale: dieci anni dalla data di deposito
della domanda (o dalla data di priorità se rivendicata),
condizionati al pagamento delle tasse annuali.
Durata media della procedura di domanda/
registrazione
Brevetti per invenzione: da 3 a 5 anni
Brevetti per modelli di utilità/ornamentali: 1 anno
Pe r o tte n e re n e l m i n o r te m p o p o s s i b i l e d i r i tt i
azionabili, i richiedenti hanno la facoltà di depositare
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contemporaneamente una domanda di brevetto
per modello di utilità e una per invenzione. Dopo
aver ricevuto la notizia del rilascio del brevetto per
invenzione, è possibile abbandonare quello per modello
di utilità. Questo tipo di approccio è stato riconosciuto
ufficialmente nella terza revisione della Patent Law.
3. Consigli pratici per un’efficace tutela dei brevetti in
Cina
Traduzione:
La procedura di brevetto avviene in lingua cinese. Se la
documentazione è redatta in una lingua straniera, una
precisa traduzione in cinese assume un’importanza
estrema. Una traduzione inaccurata potrebbe rendere
il brevetto, quantunque rilasciato, vulnerabile ad azioni
d’invalidità e difficile da tutelare.
L’accuratezza della traduzione costituisce sempre un
elemento rilevante per le domande di brevetto depositate
da entità straniere in Cina. Sfortunatamente, è comune
che un detentore di brevetto scopra che l’invenzione,
come definita in un brevetto cinese, sia sostanzialmente
differente dalla domanda di brevetto originale a causa
di una traduzione non accurata. Per evitare errori di
traduzione, specialmente nei casi in cui l’invenzione
riveste particolare importanza, potrebbe essere più
prudente ricercare una conferma professionale della
traduzione in cinese della documentazione e in particolar
modo della parte concernente le rivendicazioni e le
specificazioni.
Modifiche nel corso della procedura:
La Cina ha un approccio particolarmente rigoroso in
relazione ad eventuali modifiche apportate a un brevetto
nel corso della procedura di rilascio. L’estensione
dell’ambito di protezione oltre a quello della domanda
originale non è permessa e potrebbe comportare
l’annullamento di un brevetto altrimenti concesso.
Una causa per violazione di un brevetto può essere
depositata nel foro in cui ha sede il contraffattore oppure
in quello in cui è si è verificata l’attività di contraffazione
(per esempio la produzione e la vendita). Il procedimento
amministrativo si svolge tramite il locale Intellectual
Property Office (IPO). Generalmente l’IPO preferisce
evitare di agire nei confronti di un contraffattore nei
casi in cui è necessario intervenire oltre alla semplice
interpretazione della legge. L’azione amministrativa
potrebbe quindi risultare adatta nei casi in cui il brevetto
controverso non coinvolga tecnologie particolarmente
complicate. Per fare un esempio, l’IPO si dimostra spesso
propenso ad agire contro le violazioni di brevetti per
modelli ornamentali nel corso delle fiere commerciali.
Può essere inoltre utile per mediare eventuali dispute in
materia.
5. Preparazione di una denuncia per contraffazione di
un brevetto
Il deposito di una denuncia civile per contraffazione
di un brevetto richiede una pianificazione e una
preparazione accurata del caso. Una società che subisce
la contraffazione di un brevetto in Cina dovrebbe, quale
prima cosa, dare mandato ad un avvocato esperto
di brevetti per svolgere un’analisi approfondita della
contraffazione e una verifica della validità del brevetto.
In linea generale, è consigliabile avviare i procedimenti a
Shanghai o Pechino, giacché questi tribunali hanno una
considerevole esperienza nella trattazione delle cause
di contraffazione, se confrontati con quelli del resto
del Paese. Il modo migliore per riuscire a far rientrare
la controversia in una delle giurisdizioni preferite, è
cercare di scoprire se il contraffattore abbia una presenza
commerciale in una di queste. L’attore ha inoltre la facoltà
di chiedere al tribunale di ordinare la cessazione degli atti
di contraffazione, al fine di evitare danni ulteriori nelle
more del procedimento: tale provvedimento è chiamato
‘ingiunzione preliminare’.
Modifiche ex post:
In Cina non è generalmente permesso apportare
modifiche al brevetto successivamente al suo rilascio,
ad eccezione della correzione di errori di trascrizione
come quelli di battitura. Il titolare del brevetto è tuttavia
autorizzato a emendare lo stesso come risposta ad
un’azione di nullità. Tali modifiche sono circoscritte alla
cancellazione di alcune rivendicazioni o di soluzioni
tecniche, oppure alla combinazione di rivendicazioni.
6. Procedura, tempistica e risultato
4. Tutela dei diritti di brevetto in Cina
L e ta s s e p ro c e s s u a l i s o n o ca l co l ate s u l l a b a s e
dell’ammontare del risarcimento danni richiesto,
di conseguenza, maggiore è l’ammontare dei danni
rivendicati, maggiori saranno le tasse processuali. Se per
esempio l’attore deposita una denuncia in cui chiede
un risarcimento per danni pari a 500.000 RMB, le tasse
I titolari di brevetti hanno a disposizione principalmente
due opzioni per far valere i propri diritti, ossia agire
civilmente oppure per via amministrativa. Nella pratica, la
tutela giurisdizionale è di gran lunga l’opzione prevalente.
La durata media dei processi di primo grado che
coinvolgono una parte straniera è approssimativamente
di due anni. Il codice di procedura civile richiede che il
secondo grado di giudizio si esaurisca in tre mesi, le corti
possono tuttavia estendere tale termine. In relazione
alle cause che coinvolgono stranieri, non è previsto alcun
termine per l’emissione della sentenza.
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processuali saranno calcolate nel modo seguente:
Ammontare di risarcimento Tasse processuali (RMB)
richiesto (RMB)
Fino a 10.000
50 RMB
da 10.000 a 100.000
2.250 (2.5% del risarcimento
richiesto)
da 100.000 a 200.000
2.000 (2.% del risarcimento
richiesto)
da 200.000 a 500.000
4.500 (1.5% del risarcimento
richiesto)
7. Danni e sanzioni
I due principali rimedi disponibili in sede civile sono il
risarcimento dei danni e l’ingiunzione. L’ammontare dei
danni è calcolato nelle seguenti modalità, nell’ordine:
•• la perdita subita dal titolare del brevetto;
•• i profitti accumulati dal contraffattore;
•• un multiplo appropriato della tariffa per lo
sfruttamento del brevetto;
•• un risarcimento ‘forfettario’ fino a 1.000.000 RMB.
La protezione dei marchi in Cina
Introduzione
È importante notare che la Cina adotta il sistema del
deposito antecedente e generalmente non riconosce
diritti ai titolari di marchi non registrati. Per ridurre il
rischio di sottrazione del proprio marchio è importante
provvedere alla registrazione dello stesso prima
dell’entrata nel mercato cinese. Questo anche nel
caso in cui la propria azienda produca merci destinate
unicamente all’esportazione. La durata della protezione
per un marchio registrato è illimitata, a condizione che
vengano pagate le tasse di rinnovo ogni dieci anni.
111 Marchi
Che cos’è un marchio?
Un marchio è un segno visibile che serve allo scopo
primario e specifico di identificare i beni o i servizi di
un produttore, permettendo così ai consumatori di
distinguerli da quelli di un altro.
Che cosa può essere registrato come marchio?
Il segno può essere composto di parole, dispositivi,
lettere, n u meri , segn i tri d i men si on al i (forme),
combinazioni di colore o combinazioni di tali elementi.
Marchi in cinese
I consumatori cinesi spesso trovano che il nome cinese di
un marchio straniero sia più semplice da pronunciare e
da ricordare. Una versione cinese di un marchio straniero
può essere una traduzione o una traslitterazione dello
stesso, oppure un’azienda può decidere di creare un
marchio distintivo cinese. In aggiunta a questo, l’abuso
dei diritti di proprietà intellettuale spesso si estende alla
versione in lingua cinese dei marchi stranieri. È quindi
consigliabile per le imprese straniere registrare una
versione cinese dei propri marchi.
2. Procedura di registrazione
Un marchio può essere registrato sia attraverso il ‘sistema
nazionale’, ossia depositando una domanda diretta presso
il China’s Trademark Office (TMO), oppure attraverso
il ‘sistema internazionale’, che implica una domanda
all’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale
(WIPO).
Sistema nazionale
I richiedenti stranieri che non hanno la residenza o la sede
legale dei propri affari in Cina, sono tenuti a presentare
le proprie domande di registrazione di marchi tramite un
agente locale. Una lista degli agenti marchi autorizzati è
consultabile sul sito ufficiale del TMO, all’indirizzo http://
www.ctmo.gov.cn/sbsq/ dljg.asp.
La Cina utilizza il sistema di classificazione internazionale
di beni e servizi sancito dalla Convenzione di Nizza. È
necessario depositare una domanda separata per ogni
classe di prodotti per cui si chiede la tutela.
Sistema internazionale
La domanda di registrazione internazionale deve basarsi
su una domanda o una registrazione in uno stato membro
del Protocollo di Madrid. Una lista degli stati membri del
Protocollo di Madrid è consultabile sul sito ufficiale della
WIPO, all’indirizzo: http://www.wipo.int/export/sites/
www/treaties/en/ documents/pdf/madrid_marks.pdf.
Le domande devono essere depositate presso l’ufficio
marchi della nazione in cui è stata depositata la prima
richiesta o è stata effettuata la registrazione; tale ufficio
provvederà in seguito ad inoltrare la pratica alla WIPO.
Dopo la ricezione della domanda, la WIPO condurrà un
esame di regolarità formale ed estenderà la protezione
del marchio a tutti i paesi specificati nella richiesta. Gli
uffici marchi di tali paesi hanno diciotto mesi di tempo
per opporsi alla registrazione.
3. Certificato di marchio
Quando viene depositata una domanda di registrazione
di tipo nazionale, in seguito alla registrazione dello stesso,
il Trademark Office rilascia in automatico un certificato
di registrazione. Anche coloro che hanno ottenuto la
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sulla tutela della proprietà intellettuale
entro sette giorni lavorativi.
Un progetto finanziato dall’Unione Europea
registrazione di un marchio internazionale con estensione
alla Cina, possono chiedere al Chinese Trademark Office
che venga rilasciato un documento che certifichi la
registrazione internazionale. Il certificato di marchio
è un importante elemento probatorio nelle azioni di
contraffazione e dovrebbe perciò essere conservato in
modo appropriato.
4. Il deposito di una denuncia: Amministrazione per
l’Industria e il Commercio (AIC)
È possibile depositare una denuncia presso l’ufficio
locale dell’Administration of Industry and Commerce
(AIC) del luogo in cui viene commessa la contraffazione
(produzione, vendita, immagazzinamento, ecc.).
La denuncia dovrebbe normalmente comprendere i
seguenti documenti/informazioni:
aaa una lettera di reclamo;
bbb una copia del certificato di registrazione del marchio;
ccc un documento certificativo dell’identità del titolare
(come una copia della business licence o dell’atto
costitutivo);
ddd le prove della contraffazione (per esempio, un
campione dei prodotti contraffatti).
Normalmente il locale ufficio dell’AIC dovrebbe essere
in grado di inviare i propri ispettori presso il presunto
contraffattore il medesimo giorno in cui riceve la
denuncia. Al termine dell’ispezione, se l’AIC ritiene si sia
trattato effettivamente di contraffazione, ha la facoltà di
ordinare al contraffattore di interrompere l’attività illecita,
di confiscare e distruggere i beni contraffatti e gli articoli
specificatamente utilizzati per la produzione dei beni o
delle etichette contraffatte. L’AIC ha inoltre il potere di
imporre sanzioni pecuniarie con un ammontare massimo
pari a tre volte il totale dei profitti realizzati grazie
all’attività di contraffazione, o a una somma forfettaria di
100.000 RMB se è impossibile quantificare i ricavi derivati
da tali attività.
5. Amministrazione Generale per la Supervisione della
Qualità, l’Ispezione e la Quarantena (AQSIQ)
L’AQSIQ è un agenzia governativa preposta alla garanzia
della qualità dei prodotti, all’elaborazione di standard
nazionali, ed alla promozione di azioni contro beni falsi
e di scarsa qualità. Se la contraffazione del prodotto fa
sorgere un problema in merito alla qualità dello stesso,
il titolare di un marchio può decidere di presentare
una denuncia alla AQSIQ. Tale agenzia ha il potere di
confiscare i prodotti e multare il produttore dei beni di
qualità inferiore.
6. La tutela civile
Protezione del marchio
Il titolare di un marchio può inoltre avviare una causa
civile di fronte al tribunale ordinario. La corte notificherà
la citazione in giudizio al convenuto nel termine di
cinque giorni dal deposito dell’atto. Il convenuto dovrà
depositare la propria memoria difensiva entro quindici
giorni dalla notifica della citazione. Le risposte del
convenuto verranno quindi notificate all’attore nel
termine di cinque giorni. La corte fisserà il termine per il
deposito delle prove o per la tenuta di un’udienza per la
presentazione delle stesse. La causa passerà poi alla fase
di trattazione.
La corte potrebbe anche decidere di agire nel ruolo di
mediatore e cercare un accordo tra le parti. Se le parti
raggiungono un accordo, firmeranno un accordo di
conciliazione. Se invece non viene raggiunto un accordo,
la corte entrerà nel merito della controversia ed emetterà
una sentenza.
Rimedi offerti da un procedimento civile
I principali rimedi disponibili in sede civile sono:
ͳͳ L’ingiunzione nei confronti del contraffattore
ͳͳ Il risarcimento dei danni
7. La tutela penale
Quali azioni costituiscono un reato in materia di marchi?
La produzione o vendita consapevole di prodotti
contraffatti possono costituire un reato. Un contraffattore
può essere condannato ad una pena detentiva della
durata massima di sette anni, in base alla portata delle
attività di contraffazione. Un’azione penale potrebbe
quindi avere l’effetto deterrente desiderato sugli autori
di contraffazioni sofisticate e ripetute nel tempo.
Nella pratica è tuttavia piuttosto difficile convincere il
Public Security Bureau a condurre indagini e il People's
Procuratorate a dare impulso ad un procedimento
penale. Per presentare il caso al PSB e al People's
Procuratorate sono necessarie un’accurata pianificazione
ed investigazioni approfondite al fine di raccogliere il
maggior numero possibile d’informazioni. I titolari dei
diritti possono inoltre decidere di avviare un’azione
privata (in opposizione all’azione penale d’ufficio) contro
il contraffattore.
Link
State Administration for Industry and Commerce
(SAIC)/Trademark Office (TMO) www.saic.gov.cn
www.ctmo.gov.cn
General Administration of Quality Supervision,
Inspection and Quarantine (AQSIQ)
www.aqsiq.gov.cn
State Intellectual Property Office (SIPO) www.sipo.
gov.cn
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