Attuazione della procedura di opposizione amministrativa in materia

INTELLECTUAL
PROPERTY
Il 10 marzo 2010 è entrato in vigore il
Decreto Ministeriale che attua la procedura di
opposizione amministrativa in materia di
marchi
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 33 del 13 gennaio 2010 (“Regolamento di
attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”),
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 marzo, ha dato attuazione alla procedura di opposizione
amministrativa nei confronti delle domande di registrazione di marchio italiano e internazionale.
Il Decreto in questione in particolare contiene, nella sua parte finale (si vedano a tal proposito gli articoli da
46 a 61), le modalità applicative del procedimento di opposizione disciplinato dagli articoli 176 e seguenti del
Codice della Proprietà Industriale (di seguito “CPI”).
L’opposizione avverso una domanda di registrazione di marchio può essere presentata presso l’Ufficio
Opposizioni dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, entro il termine di 3 mesi dalla data di pubblicazione della
stessa, da parte del titolare di un marchio già registrato in Italia o di chi abbia depositato nello Stato una
domanda di registrazione di marchio in data anteriore (o ivi aventi efficacia da data anteriore), dal
licenziatario esclusivo ovvero ancora dai soggetti titolari di ritratti di persone, nomi e segni notori di cui all’art.
8 CPI.
Attraverso tale procedura i soggetti legittimati possono far valere esclusivamente i motivi indicati all’art. 176
c. 5 CPI, e più precisamente: (i) la preesistenza di un marchio identico a quello oggetto di opposizione,
registrato per prodotti o servizi identici (o in relazione al quale sia stata depositata una domanda di
registrazione in data anteriore), ex art. 12 c. 1 lett d) CPI; (ii) la preesistenza di un marchio identico o simile a
quello oggetto di opposizione, registrato per prodotti o servizi identici o affini (o in relazione al quale sia stata
depositata una domanda di registrazione in data anteriore), quando tra il pubblico possa determinarsi un
rischio di confusione dei segni, ex art. 12 c. 1 lett e) CPI; ed infine (iii) l’assenza del consenso degli aventi
diritto ai sensi dell’art. 8 CPI, per il caso di marchio avente ad oggetto ritratti o nomi di persone e segni notori.
La procedura si articola in diverse fasi, qui di seguito riassunte:
Marzo 2010
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(i)
la prima fase, avente carattere istruttorio, ha ad oggetto la verifica da parte dell’Ufficio della ricevibilità e
dell’ammissibilità della domanda di opposizione e deve concludersi entro 2 mesi dalla scadenza del
termine per la presentazione di quest’ultima;
(ii)
una volta effettuate tali verifiche, ed in ogni caso entro 2 mesi dalla scadenza del termine per il
pagamento da parte dell’opponente dei diritti di opposizione (in assenza del quale, peraltro,
l’opposizione è da considerarsi ritirata), l’Ufficio inoltra l’atto di opposizione al richiedente ed informa
altresì entrambe le parti della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro 2 mesi dalla
data di tale comunicazione, termine prorogabile su comune istanza delle parti per più volte fino ad un
massimo di un anno;
(iii)
una volta decorso vanamente tale periodo, in mancanza di accordo, l’Ufficio assegna al richiedente un
termine di 60 giorni per la presentazione delle proprie deduzioni scritte, dando inoltre facoltà allo
stesso di presentare, nel medesimo termine ed in ogni caso non oltre la data di presentazione delle
suddette deduzioni, un’istanza rivolta ad ottenere la prova di uso effettivo del marchio anteriore
dell’opponente che risulti registrato da almeno 5 anni. A seguito di tale formale richiesta, qualora
l’opponente non risulti in grado di fornire la prova di tale uso (o dell’esistenza di legittime ragioni che ne
giustifichino l’assenza) in relazione ai prodotti e servizi su cui si fonda l’opposizione entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione da parte dell’Ufficio, questa verrà rigettata. Nel caso la prova venga
fornita solo per una parte dei prodotti o servizi alla base dell’opposizione, quest’ultima verrà decisa
unicamente in relazione ai prodotti o servizi per i quali la prova è stata raggiunta;
(iv)
durante la successiva fase di merito è facoltà dell’Ufficio richiedere alle parti, in ogni momento, la
presentazione di ulteriori documenti, deduzioni ed osservazioni e di concedere a ciascuna un congruo
termine per rispondere. Il procedimento può inoltre incorrere in sospensione od estinzione, nelle ipotesi
espressamente previste dal Regolamento; in entrambi i casi la decisione viene comunicata alle parti, le
quali possono proporre ricorso avverso la stessa alla Commissione dei Ricorsi.
Il presente documento
viene consegnato
esclusivamente per fini
divulgativi.
Esso non costituisce
riferimento alcuno per
contratti e/o impegni di
qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore
chiarimento o
approfondimento Vi
preghiamo di contattare:
Sede di Milano
Al termine del procedimento sopra descritto l’Ufficio italiano brevetti e marchi statuisce sull’opposizione,
accogliendola o rigettandola, entro 24 mesi dalla data di deposito dell’atto introduttivo. In particolare, l’Ufficio
accoglie l’opposizione, correlativamente respingendo la domanda del richiedente, in tutto o in parte, ove
risulti che il marchio non possa essere registrato per la totalità o parte dei prodotti o servizi indicati in
domanda; in caso contrario invece la rigetta.
Nino Di Bella
Tel. +39 02 763741
[email protected]
Vanessa Franchini
Tel. +39 02 763741
[email protected]
Contro il provvedimento dell’Ufficio che respinge l’opposizione, così come contro quello che ne dichiari
l’inammissibilità o che comporti, in ogni caso, il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti,
l’opponente o il richiedente possono proporre ricorso alla Commissione dei Ricorsi, entro il termine di 30
giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Ufficio stesso.
In conclusione suggeriamo a tutti gli interessati di attivare un servizio di sorveglianza anche sulle domande di
marchio italiano per monitorare la loro pubblicazione e quindi valutare se procedere nel termine di 3 mesi alla
presentazione di un’opposizione.
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