Trib Torino smart

TRIBUNALE DI TORINO ; ordinanza 14 marzo 2008; Giud.. DONATO; Soc. Daimlerchrysler
(AVV.TO JACOBACCI) c. soc. Nord-auto e O.M.C.I. (AVV.TI ??)
Proprietà industriale – Citycar “Buble” e “Smart” - Modelli comunitari– Contraffazione
Esclusione- Marchi comu nitari- Contraffazione – Sussiste- Fattispecie (Reg. Ce n. 40
del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, art. 9, 95; Reg. CE n. 6\2002 del
Consiglio del 12 dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari, art. 4, 6, 96. ; D.leg. 10
febbraio 2005 n. 30, codice della proprietà industriale, a norma dell’art. 15 l. 12 dicembre 2002
n. 273, art. 120, 129)
L’esclusione della contraffazione di un modello ornamentale comunitario, in quanto quello di cui
cui si afferma l’illiceità produce in realtà un’impressione generale diversa da quella suscitata dal
primo, non osta all’accertamento, con riferimento ai medesimi prodotti, che la forma del secondo
costituisca contraffazione di quella del primo, registrato anche come marchio comunitario, atteso
che le due privative – modello e marchio – svolgono diversa funzione e presentano un diverso
ambito di protezione, essendo quello del marchio molto più esteso, e tenuto conto che diverso è il
pubblico di riferimento, il consumatore medio per i marchi, il ben più attento ’utilizzatore informato
per i modelli (nella specie il Tribunale, in applicazione di tale principio, da un lato ha ritenuto che il
modello di autovettura, denominato “Buble”, pur non costituendo contraffazione del modello
registrato di citycar “Smart”, in quanto non presenta il medesimo effetto bicolore, lo costituisce
della forma della stessa autovettura, registrata anche come marchio comunitario, sicchè ha
confermato il sequestro cautelare del modello in contestazione) (1)
1
ORDINANZA PER ESTESO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE NONA CIVILE
Sezione Specializzata in Materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale
In qualità anche di
TRIBUNALE DEI MARCHI E DEI DISEGNI COMUNITARI
Il Giudice Designato
Letti gli atti del procedimento cautelare n. 29292/2007, per sequestro ed inibitoria ex
artt. 129, 130 e 131 C.P.I., 669 bis e ss. e 700 C.p.c., promosso da
DAIMLERCHRYSLER AG, con sede in Stoccarda, in persona del legale
rappresentante Wolfgang Herb, elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio
dell’avv. Frabrizio Jacobacci, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine
del ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
NORD-AUTO S.r.l., con sede in Alessandria, via del Lavoro n. 33, zona 3/D, in
persona del legale rappresentante pro tempore;
O.M.C.I. s.r.l., con sede in Alessandria, via Franchi Maggi n. 19, in persona del
legale rappresentante pro tempore
Resistenti
rilevato:
1 – Col ricorso in esame la DaimlerChrysler, esponendo di essere proprietaria del
marchio comunitario n. 001424399, depositato il 15.12.1999 e concesso il 6.8.2002,
relativo ai prodotti della classe 12 (autoveicoli e loro parti) e del modello ornamentale
internazionale (esteso anche per l’Italia) DM/042 463, concesso in data 27.2.1997 e
rinnovato in data 27.2.2007, ha dedotto: che tali diritti di esclusiva hanno ad oggetto la
nota autovettura SMART, studiata e realizzata per l’uso prevalentemente cittadino,
caratterizzata da misure estremamente ridotte e da partic olare compattezza; che la
SMART, grazie anche ai notevoli investimenti realizzati per la pubblicità e la
promozione del modello, ha conseguito un notevole successo commerciale, in tutti gli
anni in cui è stata posta in vendita ( corrispondente, nel mese di settembre 2007, ad
una percentuale del mercato italiano dell’8,9, all’interno del segmento delle citycar);
che il modello della Smart è unico, completamente diverso e facilmente distinguibile da
qualsiasi altro modello di citycar mai esistita; che nella primavera dell’anno 2007
l’esponente è venuta a conoscenza della produzione, da parte dell’industria cinese
Shuanghuan, di una citycar, identica alla Smart, denominata Noble od anche Bubble;
che tale notizia, apparsa sulla rivista tedesca Auto Bild è poi riapparsa ripetutamente
su altre testate e quotidiani,i quali hanno riferito tutti del tentativo dei cinesi di esporre
detto modello al salone di Francoforte IAA, ed ha avuto vasta eco nel mese di agosto,
a seguito delle proteste ufficiali presso le autorità cinesi del Cancelliere Angela Merk, la
quale ha denunciato “…l’intenzione di esporre al Salone imitazioni di vetture tedesche,
compresa l’auto che sembra la Smart, ma è invece una copia realizzata in maniera
illegale…”; che per scongiurare il pericolo di esposizione e commercializzazione del
modello cinese, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Francoforte un provvedimento
3
cautelare di urgenza concernente il divieto di introdurre sul territorio della Repubblica
Federale, esporre in pubblico od anche rappresentare su opuscoli a fini di
commercializzazione tale modello in quanto ritenuto contraffattivo della Smart.
2 – La ricorrente ha lamentato che anche in Italia si stavano svolgendo i preparativi per
l’introduzione del modello cinese che a suo giudizio riproduce la Smart, citando in
proposito l’articolo apparso sulla rivista “Automotive News Europe” del 3.9.2007, che
riporta le dichiarazioni dell’amministratore delegato della resistente OMCI S.r.l., Guido
Martinelli, secondo il quale il modello Noble supererà i requisiti di legge imposti dalle
leggi comunitarie e sarà importato in Italia per essere posto in commercio entro breve
tempo al prezzo di € 9.000,00; ha citato anche altri articoli apparsi su Quattroruote (che
definisce la Noble e la Smart …due gocce d’acqua… ed informa che anche in italia è
iniziata l’importazione e la vendita del modello cinese) oltre che apparsi su quotidiani
(Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport) od anche su Internet; che alla diffida dal
commercializzare in Italia detto modello, la OMC I ha risposto notificando una citazione
davanti al Tribunale di Milano, con la quale chiede accertarsi la nullità della frazione
italiana dei modelli internazionali relativi alla Smart, per difetto di novità, con inibitoria
alla odierna ricorrente dal compiere atti illeciti e di concorrenza sleale quali le diffide dal
commercializzare il modello di citycar cinese in questione ovvero la diffusione di notizie
di stampa attinenti la presunta contraffazione della Smart; che tuttavia la
commercializzazione vera e propria della Noble/Bubble è già iniziata ad opera della
resistente Nord Auto S.r.l., la quale ha già offerto in vendita a certo Giorgio Potenza
tale autovettura, versione GPL/Benzina, con consegna prevista a metà novembre; che
anche sul sito della Martin Motors della resistente OMCI è apparsa la pubblicità di tale
autovettura.
3 - La ricorrente ha chiesto pertanto che in via cautelare venga disposto il sequestro
delle autovetture Noble/Buble importate dalle resistenti per essere poste in commercio
e che venga inibito alle stesse di pubblicizzare, promuovere, offrire in vendita,
importare e commercializzare in qualunque forma dette autovetture, con fissazione di
una penale per la mancata osservanza del divieto e con ordine di pubblicazione del
provvedimento di inibitoria sui principali giornali, a cura della stessa ricorrente e a
spese delle resistenti stesse.
La ricorrente ha evidenziato infatti che l’importazione e messa in commercio della
Buble/Noble integra contraffazione del marchio comunitario di forma oltre che del
modello ornamentale internazionale sopra richiamati nonché concorrenza sleale, ai
sensi, rispettivamente, (a) dell’art. 2598 n. 1 c.c., per imitazione servile in quanto il
modello delle resistenti costituirebbe una riproduzione della Smart in tutti gli elementi
caratterizzanti di questa, (b) dell’art. 2598 n. 2 c.c., per appropriazione di pregi della
Smart, per l’”agganciamento” alla notorietà di questa che la suddetta imitazione
necessariamente determinerebbe nel mercato (… in quanto la Buble/Noble sarebbe
presentata al pubblico come la Smart Cinese…),(c) dell’art. 2598 n. 3 c.c., per
comportamenti contrari alla correttezza commerciale, in quanto idonei a danneggiare la
proprietaria del modello e del marchio Smart attraverso l’introduzione di un modello
contraffatto che priva quest’ultima del carattere di originalità ed unicità presso il
pubblico.
4 – Con decreto in data 6.11.2007, il giudice ha disposto la comparizione delle parti per
l’udienza del 6.12.2007, assegnando termine alla ricorrente per la notifica del ricorso e
pedissequo decreto e alle resistenti per il deposito di memoria difensiva.
Con atto integrativo in data 13.11.2007, la ricorrente ha evidenziato peraltro
l’imminente introduzione nel mercato della Buble/Noble, poiché, attraverso indagini
eseguite in data 7.11.2007, è venuta a sapere che l’arrivo di questa è previsto tra la
metà e la fine del mese in corso, e che la distribuzione ai concessionari precederà la
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presentazione ufficiale della Buble/Noble al Motor Show di Bologna, in calendario dal 7
al 16 dicembre 2007.
5 – Con decreto inaudita altera parte in data 15.11.2007, il giudice ha quindi disposto il
sequestro delle autovetture Noble/Buble delle resistenti, ed ha inibito con effetto
immediato a queste ultime di importare, commercializzare, offrire in vendita, reclamizzare
le predette autovetture, sotto comminatoria di una penale di € 10.000,00 per ogni singolo
ulteriore eventuale atto posto in essere in violazione del divieto; ha fissato quindi udienza
per la conferma, modifica o revoca del provvedimento.
All’udienza fissata del 6.12.2007, comparsa la ricorrente, si sono costituite con atti
separati le resistenti OMCI S.p.A. e Nord Auto S.r.l.,
ed hanno chiesto la revoca
immediata del decreto, deducendo, la società O.M.C.I., a) nullità della procura ad litem;
b) incompetenza territoriale del Tribunale di Torino; c) incompetenza anche in relazione
alla litispendenza, tra le stesse parti, del giudizio per il merito della controversia, davanti
al Tribunale di Milano; d) nullità del modello ornamentale internazionale azionato dalla
Daimler, in quanto già predivulgato alla data della domanda di registrazione (oggetto, tale
nullità, del giudizio introdotto davanti al Tribunale di Milano); e) nullità anche del marchio
comunitario, in quanto relativo alla forma dell’autovettura, che come tale non è
registrabile; f) insussistenza di qualsiasi contraffazione, poiché il modello Buble/Noble
oggetto di sequestro ha caratteristiche tecniche e funzionali del tutto diverse rispetto alla
Smart (maggiore lunghezza di 60 cm, motore anteriore, dotazione di 4 posti), per le quali
è da escludere che i due modelli possano produrre nell’osservatore informato una
“impressione generale identica”; f) insussistenza anche di qualsiasi ipotesi di c oncorrenza
sleale, sia perché la Buble/Noble non è stata ancora commercializzata in italia, sia
perché le evidenziate defferenze tecniche e funzionali tra le due autovetture (oltre che di
forma) escludono che possa in concreto determinarsi rischio di confusione ovvero
pericolo di “agganciamento” del modello della resistenti con quello della ricorrente
Daimler; la Nord Auto ha proposto a sua volta i seguenti motivi: g) – nullità del ricorso
introduttivo, per mancanza di valida procura ad agire nei confronti della deducente
medesima; h) insussistenza pericolo di confusione tra i due modelli in questione, poiché
hanno caratteristiche tecniche e funzionali differenti; i) estraneità alla presunta
contraffazione, poiché essa si è limitata a formare un preventivo, a seguito delle
insistenze del sig. Giorgio Potenza, nella convinzione che questi agisse per conto della
Martin Motors con la quale vi erano dei contatti per la commercializzazione dell’auto; la
convinzione era che il sig. Potenza fosse stato inviato da quest’ultima, per saggiare
l’affidabilità del nuovo rivenditore.
6 - Con provvedimento in data 10.12.2007, il giudice, non accogliendo le eccezioni di rito
delle resistenti, ha disposto consulenza tecnica, per verificare, sia pure al solo fine di
stabilire la sussistenza del fumus delle domande cautelari, se sussista la denunciata
contraffazione del modello ornamentale internazionale e del marchio comunitario posti a
base delle domande della ricorrente, previa verifica dei requisiti di validità dei due titoli.
Depositata la relazione dei Consulenti, all’udienza del 4.3.2008, in esito alla discussione
orale, le parti hanno richiamato le rispettive istanze e il giudice si è riservato di provvedere.
Osserva
7 – Come rilevato nel decreto di sequestro, la competenza di questa Sezione
Specializzata è radicata in base al criterio del c.d. forum commissi delicti ossia del luogo
ove è commesso il fatto che parte ricorrente assume lesivo dei propri diritti di privativa;
essa si basa in particolare sulla circostanza – allegata nel ricorso introduttivo - che la
resistente Nord Auto s.r.l., avente sede in Alessandria, ha offerto in vendita a certo Giorgio
Potenza un esemplare del modello Buble/Noble in questione.
La giurisprudenza ha da tempo considerato come luogo di commissione dell’illecito quello
in cui avviene l’offerta in vendita di prodotti contraffatti (App. Torino 28.4.1972 in GADI,
5
972, 782).
Il coinvolgimento della venditrice Nord Auto non può essere considerato artificioso, per
essere preordinato, attra verso l’istituto del cumulo previsto dall’art. 33 C.p.c., a sottrarre il
caso al giudice naturale del foro generale del convenuto effettivo (nel caso la OMCI avente
sede in Lombardia), poiché il rivenditore Nord Auto, inserito sul sito Internet della Martin
Motors come venditore della Buble/Noble, è stato contattato dal potenziale cliente Giorgio
Potenza ed ha rilasciato a questi un “preventivo/proposta di vendita” che contiene tutti gli
elementi dello stipulando contratto di compravendita, ed integra pertanto, contraffazione
di detto marchio.
Circa l’eccezione di litispendenza ex art. 669 quater C.p.c., in relazione alla controversia
proposta da OMCI nei confronti della odierna ricorrente davanti al Tribunale di Milano, si
osserva che non sussiste identità di personae tra le parti di tale giudizio e il procedimento
cautelare de quo, e non sussiste nemmeno identità di petita e di causa petendi.
Diverse invero sono le persone dei due giudizi, poiché il procedimento cautelare è
proposto, oltre che nei confronti di OMCI, anche nei confronti del rivenditore Nord Auto
S.r.l., il quale ha compiuto nella circoscrizione della Sezione Torinese il tentativo di vendita
che è all’origine delle istanze della ricorrente.
Volendo agire nei confronti del rivenditore, la ricorrente non poteva che rivolgersi al
giudice del forum commissi delicti esercitando la facoltà prevista dall’art. 120 cpi; il
Tribunale di Torino sarebbe stato comunque competente anche in relazione al criterio del
foro generale del convenuto, poiché la Nord Auto S.r.l. ha sede in Alessandria.
Ma diversi sono anche i petita delle due domande e le relative causae petendi.
Come emerge dal relativo atto introduttivo, davanti al Tribunale di Milano la OMCI ha
chiesto l’accertamento della nullità dei soli modelli ornamentali internazionali della Daimler,
mentre in questa sede le domande cautelari di quest’ultima hanno ad oggetto la presunta
contraffazione, oltre che del modello ornamentale, anche del marchio comunitario ed
hanno ad oggetto inoltre presunti atti di concorrenza sleale.
Relativamente al marchio comunitario si osserva che, come già rilevato nel provvedimento
di sequestro sopra richiamato, la resistente OMCI può chiedere di accertare la nullità del
titolo, in via riconvenzionale, (od anche eccepirla nelle ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 95
RMC), soltanto davanti al giudice del locus commissi delicti e quindi soltanto in questa
sede.
Detta azione la resistente non avrebbe potuto proporre in via principale davanti al
Tribunale di Milano (ed infatti non l’ha proposta), poiché questo, in quanto giudice del foro
del domicilio del convenuto, non ha giurisdizione sulle domande di nullità e decadenza del
marchio comunitario, spettanti in via esclusiva all’UAMI, le cui decisioni possono essere
impugnate dava nti alle istanze giurisdizionali comunitarie (art. 55 e ss. RMC).
Infondate sono pure le eccezioni di (i) nullità della procura ad litem e di (ii) mancanza di
procura per agire nei confronti di Nord Auto S.r.l..
Come già in precedenza rilevato, la procura è sottoscritta da entrambi i procuratori dotati
di potere congiunto, il che toglie rilievo alla circostanza che l’atto è confezionato in forma
singolare (il sottoscritto Wilfgang Herb…delega…ad agire …nei confronti di OMCI…..l’avv.
Anna Panka del foro di Milano…, mentre la sottoscrizione dell’altro procuratore Detlev
Wienpalhl, sotto il testo della procura, nelle due versioni in italiano e in tedesco non ha
alcun senso, per l’autore della sottoscrizione, se non quello di far proprio il testo della
procura medesima, per condividerne il contenuto con l’altro procuratore a potere
congiunto, Wolfgang Herb.
La procura ad agire nei confronti di OMCI comprende anche il potere di agire nei confronti
di chi abbia concorso con tale società nella contraffazione, com e si evince dalla lettura del
documento, che, a titolo esemplificativo, elenca le seguenti possibili azioni “…spiccare
citazioni, costituirsi in giudizio, ricorrere per l’emissione di provvedimenti cautelari ed
6
incidentali, proporre domande riconvenzionali, convenire terzi in causa…”.
E’ evidente che “…convenire terzi in causa…” vuol dire che la procura conferita per agire
nei confronti di OMCI contiene anche il potere di agire nei confronti di chi abbia concorso
con questa nella contraffazione, come del resto impone una interpretazione dell’atto che
tiene conto del risultato che il mandante si prefigge di conseguire nel momento in cui
conferisce il potere di agire in giudizio (Cass. n. 6264/2003).
8 – Nel merito, la relazione dei Consulenti Tecnici evidenzia che sono state sequestrate
due distinte versioni dell’auto commercializzata dalla resistente OMCI e riproducente in
tutto o in parte i tratti del modello e del marchio della Daimler.
Di queste, la versione denominata Noble e rinvenuta in n. 6 esemplari sequestrati alla
Dogana di Pioltello (tutti riproducenti tra gli altri elementi il c.d. effetto bicolore del modello
DM/038.438) non suscita, ad avviso dei Consulenti, nell’utilizzatore informato
un’impressione generale diversa da quella del modello medesimo, come emerge dal
confronto tra la foto della vettura e la rappresentazione grafica del modello tratte dalla
relazione peritale:
Viceversa, la versione denominata Buble (che corrisponde al prototipo in unico esemplare
presentato da OMCI ed è priva dell’effetto bicolore), come risulta dal confronto delle foto
della vettura con la rappresentazione grafica del modello,
“…produce invece
nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella suscitata dal
Modello…”.
7
Entrambe le vers ioni interferiscono invece con il marchio comunitario della ricorrente. A
tale proposito risulta utile il confronto delle foto, - tratte dalla relazione dei C.T.U. e
riproducenti a sinistra le rappresentazioni grafiche del marchio e a destra le
rappresentazioni fotografiche delle vetture Noble e Buble:
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Dall’esame delle fotografie emerge con chiarezza che la forma delle vetture in sequestro
9
(in entrambe le versioni Noble e Buble) presenta elementi se non di “sostanziale identità”,
quanto meno di “…stre tta somiglianza…” (come sostengono i Consulenti) con quella
registrata come marchio comunitario della ricorrente ed è quindi idonea, ad avviso degli
stessi Consulenti, a creare confusione nel consumatore medio.
I Consulenti hanno pure evidenziato la validità del modello internazionale della ricorrente,
in quanto la versione “predivulgata” che avrebbe eliminato il carattere di novità al modello
in questione, produce un’impressione diversa nell’utilizzatore informato in quanto non
caratterizzata dal c.d. effetto bicolore, che viceversa connota il modello registrato.
Circa il marchio comunitario, i consulenti hanno escluso che la forma della Smart,
registrata come segno distintivo, sia imposta dalla natura del prodotto che si vuole
contraddistinguere ovvero che essa sia necessaria per il conseguimento di determinati
risultati tecnici. Hanno evidenziato in proposito che la riprova di tale asserzione è data
dalla circostanza che la Noble/Buble presenta una forma esteriore molto simile alla forma
della Smart registrata come Marchio, ma ciononostante consegue risultati tecnici ben
differenti.
I Consulenti hanno pure escluso che la forma in questione costituisca l’unico elemento che
dà un valore sostanziale alle autovetture contrassegnate, evidenziando che il particolare
pregio della Smart non è dovuto soltanto alla sua forma, ma costituisce il risultato di
ulteriori contenuti di carattere tecnico e progettuale, quali le scelte dimensionali e le
originali soluzioni adottate per la parte meccanica e per l’abitacolo.
Le rilevazioni dei Consulenti consentono di confermare il decreto di sequestro in oggetto,
poiché danno un riscontro positivo, sotto il profilo del fumus, sia della validità dei titoli posti
a base delle domande cautelari, sia della contraffazione realizzata dalle resistenti
attraverso la commercializzazione di autovetture che producono nell’utilizzatore la
medesima impressione del Modello registrato (la versione Noble) ovvero presentano
elementi di stretta somiglianza con la forma della Smart registrata come Marchio
(entrambe le versioni).
Si richiama in proposito quanto già osservato nel decreto di sequestro sulla presunzione di
validità del marchio in questione, derivante, ai sensi dell’ art. 95 Reg. 40/94 CE citato,
dalla registrazione decisa dall’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno in data
6.8.2002, dopo il prescritto esame di merito concernente sia la sussistenza dei requisiti di
capacità distintiva previsti dall’art. 4 e che l’assenza di alcuno degli impedimenti di cui
all’art. 7, lett. e).
Circa la doppia tutela, è noto che l’ordinamento consente il cumulo delle diverse
protezioni, conferite dal marchio comunitario o dalla normativa sui disegni o modelli od
anche dalla normativa nazionale sulla correttezza della concorrenza.
E’ significativo in proposito che l’art. 96 del Regolamento CE n. 6/2002 sul disegno e
modello comunitario (RDMC) dispone che la disciplina del Regolamento medesimo
“…lascia impregiudicate le disposizioni di diritto comunitario o del diritto degli Stati membri
applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi di impresa o ad altri segni distintivi,
ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici,alla responsabilità civile
e alla concorrenza sleale…”.
E’ ammissibile quindi la doppia tutela della forma della Smart, invocata dalla ricorrente in
relazione al modello internazionale indicato ed inoltre come segno distintivo della propria
produzione di autovetture.
La resistente OMCI eccepisce che i Consulenti sono caduti in contraddizione, poiché da
una parte hanno ritenuto che una delle versioni delle auto in sequestro (la Buble) non
realizza contraffazione del modello ornamentale internazionale della Smart, in quanto
produce un’impressione generale diversa da quella suscitata dal modello; mentre dall’altra
hanno affermato che detta versione (unitamente alla Noble) interferisce con il marchio
della Smart, in quanto per gli stretti elementi di somiglianza che presenta con questa è
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idonea a creare confusione nel pubblico dei potenziali consumatori.
L’eccezione, anche se suggestiva in quanto modello e marchio nella fattispecie concreta
coincidono ed hanno ad oggetto la forma del prodotto, non coglie peraltro nel segno,
poiché non tiene conto della differente funzione delle due privative e, in connes sione con
questa, del differente ambito di protezione (molto più esteso per il marchio), e dei differenti
criteri di valutazione che il pubblico destinatario è portato ad utilizzare nel momento in cui
si trovi al cospetto con un prodotto caratterizzato dalla forma protetta.
Pubblico destinatario nelle due privative non è formato dalle stesse persone, poiché,
mentre per il marchio bisogna fare riferimento al consumatore medio, dotato di un livello di
attenzione medio, nei modelli viceversa il referente è l’utilizzatore informato, ossia una
persona, che, se non è proprio un esperto del settore, è molto più attento ai dettagli che
non un consumatore medio ed è in condizioni di riconoscere un modello anche
confrontandolo con i modelli anteriori e con le evoluzioni della tecnica, essendo (per
definizione) un buon conoscitore del mercato.
Di qui la diversità di giudizio che i due tipi di pubblico destinatario sono chiamati a
svolgere: nel caso del modello si tratta di un giudizio analitico, riferito, attraverso la
comparazione del nuovo modello con quello preesistente, all’impressione generale che
l’utente ricava, anche in dipendenza delle sue conoscenze nel settore merceologico
specifico in cui i due modelli sono realizzati.
Nel caso del segno distintivo viceversa, il consumatore medio, necessariamente meno
avveduto ed informato dell’utilizzatore informato anche se a volte più attento, è portato a
un esame essenzialmente sintetico, fatto di impressione più che di comparazione, teso a
cogliere gli elementi di concord anza piuttosto che non quelli di difformità, basandosi anche
su suggestioni a volte inconsce ed utilizzando comunque un segno che può non
coincidere con la realtà in quanto corrisponde a quello che inconsapevolmente il
consumatore ha fissato nella propria memoria.
Ecco quindi che le autovetture commercializzate dalle resistenti, per gli elementi di stretta
somiglianza con il marchio di forma della Smart (evidenziati dai Consulenti e risultanti dalle
foto sopra riportate) possono facilmente essere confuse dai potenziali acquirenti con
quelle contrassegnate dalla forma della Smart, ovvero possono essere associate come
provenienti dalla stessa casa proprietaria del marchio.
E’ sufficiente richiamare in proposito il RMC, a tenore del quale il rischio di confusione per
il pubblico può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni (intendendo,
nella fattispecie in esame, la forma delle autovetture in questione, art. 8 per. 1, lettera b
RMC).
L’ipotizzata contraffazione del modello e del marchio comunitari rivendicati dalla ricorrente
integra anche gli illeciti di concorrenza sleale posti a base delle istanze cautelari in esame,
poiché, dato il carattere distintivo della forma della Smart, l’imitazione servile di essa è
idonea a indurre confusione nei potenziali acquirenti, circa l’origine dei prodotti e le
rispettive qualità di essi oltre a deteriorare l’immagine del prodotto originale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l’azione di contraffazione del marchio e quella di
concorrenza sleale sono tra esse cumulabili “…quando si assuma che la contraffazione ha
dato luogo a commercializzazione di prodotto confondibile in ragione della contraffazione
medesima…”. (Cass. 10.9.2002 n. 13168).
Secondo consolidata giurisprudenza integra concorrenza sleale, sotto il profilo
dell’imitazione servile e della confusione dei prodotti, la produzione e commercializzazione
di prodotti recanti forma identica o molto simile a quelli già presenti sul mercato di altra
impresa concorrente, allorché la ripetizione dei connotati formali non si limiti ai profili resi
necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto, ma si spinga fino a profili del tutto
inessenziali alla funzione.
Nella fattispecie in esame gli elementi di identità tra le autovetture esaminate dai
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Consulenti e la Smart, riferite, non solo ai due modelli e alla stretta somiglianza dei segni
distintivi, ma riferite anche ai particolari dell’interno delle autovetture in oggetto,
determinano la sussistenza del fumus del pericolo di confondibilità delle autovetture delle
resistenti con quelle recati il marchio Smart.
9 - Circa il requisito del pericolo nel ritardo, è sufficiente considerare che la distribuzione
delle autovetture Noble/Buble ai potenziali acquirenti e quindi la diffusione di queste sulle
strade italiane, in uno con le prevedibili campagne pubblicitarie che sempre
accompagnano il lancio di una nuova autovettura, è idonea ad arrecare quel vulnus alla
capacità distintiva del modello della Smart, ed inoltre a generare quella confusione sul
mercato tra il modello della ricorrente e quello in presunta contraffazione, che integrano
pregiudizio irreparabile, anche per lo sviamento di clientela che ne deriva.
Non sarebbe possibile infatti quantificare i danni economici connessi a tali effetti
pregiudizievoli né sarebbe prevedibile il momento in cui detti effetti avranno cessato di
avere influenza.
Il decreto di sequestro pronunciato inaudita altera parte in data 16.11.2007 deve in
conclusione essere confermato.
L’ordinanza deve inoltre provvedere sulle ulteriori istanze contenute nelle conclusioni del
ricorso introduttivo.
Le spese sono a carico delle parti resistenti, salvo quelle di CTU (liquidate separatamente)
che sono poste a carico della ricorrente (per metà) e delle resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice Designato
Visti gli artt. 129, 130, 131 C.P.I., 700, 669 bis e octies C.p.c.
In esito alla discussione orale svolta all’udienza ex art. 669 bis sexies c.p.c.,
così provvede:
a – conferma il decreto di sequestro descritto in premessa e l’ordine di inibitoria ivi
contenuto;
b – dispone che le autovetture sequestrate vengano ritirate dal commercio a cura della
resistente OMCI;
c - autorizza la pubblicazione del decreto di sequestro per estratto sulle testate nazionali
“La Stampa”, “La Repubblica”, “Il Sole 24 Ore e sul periodico “Quattroruote”, a cura della
ricorrente ed a spese delle resistenti;
d – condanna queste ultime alla refusione delle spese processuali sostenute dalla
ricorrente, liquidandole nell’importo di euro 6.500,00 oltre IVA e addizionale CPA;
e – assegna giorni 30 di calendario dalla comunicazione integrale dell’ordinanza per l’inizio
del giudizio di merito.
TORINO, 14.3.2008.
Il Presidente
(dott Francesco DONATO)
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