CBA_Avv.Sartori_Tutela IP-29_01_15

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La Tutela dell’IP
nelle fiere tedesche ed italiane
Mattia Dalla Costa
Avvocato/Rechtsanwalt
Barbara Sartori
Avvocato
29/01/2015
La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere
Esposizione fieristica:
lancio di nuovi prodotti
Esigenza di difendere l’originalità e la qualità dei prodotti,
dei marchi, delle modalità di presentazione dell’azienda
e dei prodotti
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Vantaggi della tutela in fiera:
• lotta alla contraffazione sul nascere;
• inoltre, per ragioni di ultrattività: ciò consente di impedire la presenza
alla fiera internazionale dell’anno successivo del prodotto che è stato
ritenuto violare i diritti di privativa intellettuale del ricorrente;
• poi, per ragioni di autorevolezza: in caso di un brevetto europeo, di un
marchio o di un design comunitario, la circostanza che un giudice abbia
già condotto una disamina dello stesso titolo di privativa industriale o
accertato la pretesa contraffazione emettendo un provvedimento di
inibitoria, costituisce un utile precedente;
• forte impatto sociale  effetto dirompente all’interno di uno scenario
internazionale  conseguenze commerciali
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La tutela nell’ordinamento italiano:
1) TUTELA GIUDIZIARIA dinanzi a una delle 12 Sezioni
Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso
tribunali e corti d'appello (istituite con D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 )
Le misure cautelari previste dal C.p.i. – requisiti:
• fumus boni iuris, accertamento sommario a) della validità della
•
privativa e b) dell’interferenza con il diritto del titolare della privativa;
periculum in mora, giurisprudenza controversa:
- urgenza in re ipsa
- accertamento specifico, il ritardo del titolare nel reagire alla
violazione può escludere il periculum in mora (Trib Milano 17-6-2004)
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a) La descrizione: precostituire la prova della violazione
b) Il sequestro: evitare la circolazione del prodotto
Art. 129 C.p.i.
Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la
descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro
subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli
oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi
adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova
concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono
adottate le misure idonee a garantire la tutela delle
informazioni riservate.
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Limiti al sequestro in fiera ex art. 129, comma 3:
Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere
sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi
la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché
figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente
riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in
transito da o per la medesima.
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c) Inibitoria ex art.
131 c.p.i. di una
violazione imminente, il
proseguimento
o
ripetizione
di
una
violazione.
Contenuto: ordine con
cui il giudice vieta la
fabbricazione,
il
commercio, l’uso delle
cose
oggetto
della
violazione o ne ordina il
ritiro dal commercio.
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Tempi della tutela giudiziaria relativamente lunghi:
anche se concessa inaudita altera parte,
la misura cautelare non viene
Emessa prima di 7-10 giorni
dalla presentazione del ricorso.
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Rimedi contro i provvedimenti cautelari:
- Revoca o modifica ex art. 669 decies c.p.c.
se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti
anteriori non conosciuti
- Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.:
vera e propria impugnazione della decisione emessa in sede cautelare
(anche ordinanza di rigetto)
entro 15 giorni dalla comunicazione in udienza o dalla comunicazione o
notificazione se anteriore
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2) AUTODISCIPLINA:
- Fiera Milano
- Verona Fiere
Sottoscrizione di un regolamento interno da parte di tutti gli
espositori, come parte del contratto di esposizione
Istituzione di un
Servizio/Sportello Proprietà industriale e intellettuale
(attivo anche per la tutela dalla concorrenza sleale)
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Tribunale di Milano, 23 Aprile 2004
“Non costituisce illecito concorrenziale l’aver attivato il Servizio di
Informazione e Tutela dei diritti della proprietà industriale della Fiera di
Milano International”
Funzioni del Servizio (ai sensi del Regolamento Fiera Milano):
a) Informare
b) Tutelare
c) Intervenire
Tempi di tutela e di intervento particolarmente celeri
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a) INFORMAZIONE:
Consulenti e giuristi specializzati in I.P. e diritto della
concorrenza a disposizione in Fiera
b) TUTELA:
Prove raccolte dal Servizio valide e utilizzabili nei
procedimenti dinanzi alle autorità giudiziarie
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c) INTERVENTO:
1- Accertamento in via sommaria di una contraffazione o
usurpazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale
– collegio di esperti, udienza di accertamento
2- Ordine di rimozione/consegna/oscuramento
3- In caso di inosservanza all’ordine: possibilità di attivare le
autorità di Pubblica Sicurezza
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in Germania
La tutela nell’ordinamento tedesco
come è ben noto in Germania si tengono le principali fiere internazionali
nei vari settori di riferimento
• la fiera dell’auto di Francoforte
• l’ISPO a Monaco di Baviera per il settore sportivo
• la Bauma (macchine da costruzione) sempre a Monaco
• la fiera del mobile di Colonia,
• Glasstec, Interpack a Duesseldorf, CeBit (IT ed elettronica) di
Hannover ecc.
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in Germania
Il vantaggio di agire in via cautelare in Germania durante una fiera
internazionale presenta vari aspetti
in primis per i limiti del diritto italiano: l’articolo 129 terzo comma del
Codice italiano della Proprietà Industriale vieta la possibilità di procedere
al sequestro di prodotti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di
proprietà industriale, finché figurino nel recinto di una esposizione,
ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o
siano in transito da o per la medesima
in secundis per una ragione strategica: la Germania rappresenta per
l’Italia il paese verso il quale le aziende italiane hanno solitamente il
maggiore export, essendo con oltre 80 milioni di abitanti il principale
mercato europeo.
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in Germania
L’azione in via cd. cautelare o di urgenza
 con il ricorso viene solitamente richiesta (i) una misura inibitoria
(Unterlassungsanspruch) diretta a vietare al presunto contraffattore
l’ulteriore fabbricazione, promozione e vendita del prodotto che si
ritiene violare i propri diritti di privativa e (ii) l’informativa circa
l’origine e la rete distributiva del prodotto in contestazione
(Auskunftsanspruch)
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in Germania
 diversamente da quanto ammesso dalle corti italiane, per le quali si
presume che il requisito dell´urgenza sia rispettato anche qualora
siano trascorsi sino a 6-8 mesi dalla conoscenza della violazione
 l’urgenza (Eilbedürftigkeit des Antrags) viene valutata secondo il caso
concreto e comunque si deve rispettare, per procedere, il
termine di 1 mese dalla conoscenza della violazione
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in Germania


quanto al fumus boni iuris (Verfügungsanspruch) il ricorrente deve
dimostrare la validità giuridica del brevetto
a tal fine è prassi allegare al ricorso
•
una dichiarazione giurata (eidestattliche Versicherung) del
titolare del diritto di privativa nella quale vengono riportate
circostanze di fatto in merito alla violazione subita
•
un affidavit di un consulente brevettuale (italiano o tedesco) che
ribadisca la sussistenza della privativa in capo al titolare e
confermi la violazione del diritto
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in Germania
 attenzione: alcuni tribunali hanno alzato la soglia per
il rilascio di provvedimenti d’urgenza
 richiedono che il brevetto in questione sia già stato
soggetto di un procedimento di nullità o una procedura
di opposizione (Corte d’Appello/ OLG Düsseldorf;
sentenza del 29.04.2010, I-2 U 126/09);
Si può prescindere da questo requisito se
 il resistente abbia partecipato con proprie
obiezioni alla procedura di rilascio
brevetto;
 il
brevetto
venga
generalmente
considerato valido (licenziatari noti!)
 eccezioni contro il brevetto siano
palesemente infondate;
 circostanze eccezionali che rendano
inammissibile l’attesa per l’esito di un
procedimento di nullità o di una
procedura di opposizione (ad es. fiera in
corso).
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in Germania

qualora il giudicante ravvisi la necessità di fissare un’udienza di
discussione ed il resistente produca una perizia di parte che confermi
l’insussistenza della violazione e, dunque, esistano due perizie
contrastanti che necessitino una valutazione ad opera di un terzo
super partes nominato dal Tribunale, il provvedimento di urgenza non
verrà accolto per l’assenza del presupposto della immediatezza che
deve interferire alla sommarietà del giudizio (Verfügungsgrund).

tribunali specializzati e territorialmente competenti a seconda
delle varie materie.
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in Germania
Quali sono le misure per fare
opposizione al provvedimento?
 reclamo (Widerspruch) ai sensi
del § 924 ZPO
 appello (Berufung) ai sensi dei
§§ 925, 511 ZPO
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in Germania
 domanda di inizio della causa di merito (Antrag auf Erhebung der
Hauptsacheklage) ai sensi del § 926 ZPO
 revoca del provvedimento cautelare per intervenuta modifica delle
circostanze (veränderte Umstände) ai sensi del § 927 ZPO
• cambio della legge o della giurisprudenza
• nuove prove
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Mattia Dalla Costa, Avvocato – Rechtsanwalt
Barbara Sartori, Avvocato
[email protected]
[email protected]
www.cbalex.com
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