OPPOSIZIONE N

UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
Divisione d’Opposizione
OPPOSIZIONE N. B 1 965 006
Costanza Bernocchi, Viale Europa, 44, 50126 Firenze, Italia (opponente),
rappresentata da Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., Via Larga 16, 20122 Milano, Italia
(rappresentante professionale)
contro
Jo’ Black S.r.l., Via La Villa 12 Località Bazzano, 43024 Neviano degli Arduini
(Parma), Italia (richiedente), rappresentata da Bugnion S.p.A., largo Michele Novaro
1/A, 43121 Parma, Italia (rappresentante professionale).
Il 24/05/2013, la Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1.
L'opposizione n. B 1 965 006 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2.
La domanda di marchio comunitario n. 10 319 424 è totalmente respinta.
3.
Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650 EUR.
MOTIVAZIONE:
L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di
marchio comunitario n. 10 319 424. L’opposizione si basa sulla registrazione di
marchio comunitario n. 8 511 313. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1,
lettera b), RMC.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMC
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i
prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano
dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente
collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento,
nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di
reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza
dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
a) I prodotti
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la
natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti
vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o
complementarità.
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
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Class 9:
Occhiali da vista, occhiali da sole, occhiali per lo sport; visiere; caschi
di protezione per lo sport e loro parti inclusi i caschi per motociclisti,
ciclisti ed automobilisti; dispositivi di protezione ad uso personale per
la prevenzione di incidenti, in particolare rinforzi protettivi per spalle e
gomiti, ginocchia ed altre parti del corpo.
Class 18:
Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre
classi; bauli; borsette, borse da viaggio; borse sportive; valigie;
portafogli e ombrelli.
Class 25:
Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Class 9:
Occhiali da vista, occhiali da sole, occhiali per lo sport, visiere, caschi
di protezione e loro parti inclusi i caschi per motociclisti, ciclisti ed
automobilisti; occhiali per motociclisti, indumenti di protezione contro
gli infortuni.
Class 18:
Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre
classi; bauli e valigie; ombrelli; borse, borsette, borse da viaggio,
borse sportive, portafogli, portadocumenti.
Class 25:
Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria, inclusi camicie, calze,
cappelli, magliette, maglioni, giacche, giacchetti, guanti, calzoni lunghi
e corti, gonne, cinture, abbigliamento intimo e costumi da bagno.
Class 28:
Attrezzi per lo sport, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi
in altre classi.
Al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile a un elenco di
prodotti, è necessario interpretarne la formulazione.
Il termine in particolare ed il termine inclusi, utilizzati nell’elenco dei prodotti sia
dell’opponente che del richiedete, indica che i prodotti specificamente indicati sono
solo esempi di prodotti compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata
ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi
(sull'uso dell'espressione in particolare, (v. richiamo nella sentenza del 09/04/2003,
T-224/01,‘Nu-tride’).
Inoltre, la domanda di marchio comunitario oggetto di contestazione rivendica la
protezione del titolo della classe 25 della Classificazione di Nizza. Tale domanda è
stata depositata il 06/10/2011. In seguito alla Comunicazione No. 2/12 del Presidente
dell’Ufficio del 20/06/2012, relativa alle domande di marchio comunitario depositate
prima del 21/06/2012, l’Ufficio ritiene che l’intenzione del depositante fosse quella di
rivendicare tutti i prodotti inclusi nell’elenco alfabetico della classe sopra indicata
conformemente all’edizione della Classificazione di Nizza in vigore al momento della
presentazione della domanda di marchio. Nel caso presente, si tratta della 9ª
Edizione della Classificazione di Nizza.
Di conseguenza, al fine di prendere in considerazione l’intero elenco alfabetico della
classe 25 della domanda di marchio comunitario oggetto di contestazione, la
Divisione d’Opposizione comparerà i prodotti del marchio anteriore sia con (i) le
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indicazioni generali specificamente menzionate che con (ii) quei prodotti che, pur
comparendo nell’elenco alfabetico non sono ricompresi in tali indicazioni generali,
interpretate nel loro significato comune ed ordinario.
Nel caso della classe 25, la Divisione d’Opposizione ha identificato i seguenti prodotti
inclusi nell’elenco alfabetico rivendicati dalla domanda di marchio comunitario
oggetto di contestazione, i quali non sono ricompresi nelle indicazioni generali
interpretate nel loro significato comune ed ordinario.
Classe 25:
antisdrucciolevoli per calzature; bulloni per scarpe da calcio; carcasse
di cappelli; ferramenti per calzature; fodere confezionate [parti di
indumenti]; guardoli per calzature; petti di camicie; polsini
[abbigliamento]; punte di calzature [spunterbi]; rinforzi al tallone per
calzature; rinforzi al tallone per le calze; suole; suole interne; tacchi;
tomaie; tomaie di calzature.
Di conseguenza, per quanto riguarda tale classe, la comparazione terrà conto sia
delle indicazioni generali che di tutti i prodotti più sopra indicati.
Tuttavia, anche il marchio comunitario n. 8 511 313 è registrato per l'intero titolo della
classe 25 della Classificazione di Nizza. Tale marchio è stato depositato il
05/08/2009. Ai sensi della comunicazione n. 2/12 del Presidente dell’Ufficio del
20/06/2012, concernente i marchi comunitari registrati prima del 21/06/2012, l’Ufficio
considera che l’intenzione del depositante fosse quella di rivendicare tutti i prodotti o
servizi inclusi nell’elenco alfabetico della classe in questione conformemente alla
Classificazione di Nizza in vigore al momento della presentazione della domanda,
che in questo caso è l’edizione n. 9ª.
Prodotti contestati in classe 9
I prodotti contestati occhiali da vista, occhiali da sole, occhiali per lo sport, visiere
sono identicamente inclusi nella registrazione dell’opponente.
I prodotti contestati caschi di protezione e loro parti inclusi i caschi per motociclisti,
ciclisti ed automobilisti includono i prodotti dell’opponente caschi di protezione per lo
sport e loro parti inclusi i caschi per motociclisti, ciclisti ed automobilisti. Poiché la
Divisione d’Opposizione non può artificialmente scorporare i prodotti dell’opponente
da quelli del richiedente, deve ritenersi che essi siano identici.
I prodotti contestati occhiali per motociclisti, sono inclusi nella più ampia categoria
dell’opponente occhiali per lo sport (essendo il motociclismo uno sport). Pertanto,
essi sono identici.
I prodotti contestati indumenti di protezione contro gli infortuni sono identici ai
dispositivi di protezione ad uso personale per la prevenzione di incidenti
dell’opponente in quanto inclusi in tale ultima più ampia categoria.
Prodotti contestati in classe 18
I prodotti contestati cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in
altre classi; bauli e valigie; ombrelli; portafogli, borsette, borse da viaggio, borse
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sportive sono altresì inclusi nella registrazione dell’opponente e di conseguenza sono
identici.
I prodotti contestati borse includono i prodotti dell’opponente borsette, borse da
viaggio; borse sportive. Poiché tali prodotti dell’opponente non possono essere
scorporati ex officio dall’ampia categoria del richiedente, essi devono essere
considerati identici.
I prodotti contestati portadocumenti sono sovente prodotti in cuoio. Pertanto, devono
ritenersi inclusi in articoli in queste materie non compresi in altre classi [cuoio e sue
imitazioni] e di conseguenza sono identici.
Prodotti contestati in classe 25
I prodotti contestati sono identici ai prodotti dell’opponente.
Prodotti contestati in classe 28
Gli articoli d'abbigliamento, scarpe e cappelleria includono gli articoli d'abbigliamento,
scarpe e cappelleria di tipo sportivo, che sono capi d'abbigliamento destinati ad
essere utilizzati durante lo svolgimento di un'attività fisica o di uno sport. Lo scopo e
la natura di questi prodotti sono diversi da quelli degli attrezzi per lo sport, articoli per
la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi, i quali sono articoli e attrezzature
per la pratica di ogni tipo di sport e ginnastica (pesi, cavezze, racchette da tennis,
palle e attrezzature ginniche). Tuttavia, le imprese che producono attrezzi per lo
sport, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi possono anche
produrre abbigliamento, scarpe, cappelleria di tipo sportivo. In tal caso, i canali di
distribuzione possono coincidere. Pertanto, vi è un basso grado di somiglianza fra
l’abbigliamento sportivo, scarpe sportive e gli attrezzi per lo sport, articoli per la
ginnastica e lo sport non compresi in altre classi.
b) I segni
Marchio anteriore
Marchio impugnato
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Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.
Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione focalizzerà la
comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una
sufficiente conoscenza della lingua italiana.
Sotto il profilo visivo, entrambi i marchi raffigurano un lottatore di sumo in posizione
di combattimento, con il braccio sinistro disteso in orizzontale e con indosso un paio
di occhiali da sole. Le differenze in tali raffigurazioni sono minime (la raffigurazione
del diritto anteriore include il disegno dell’ombelico e dei pettorali, che sono invece
assenti nel segno impugnato il quale invece raffigura un punto bianco sul lato sinistro
del mawashi. Considerato quanto sopra, deve ritenersi che i marchi siano simili in
conseguenza delle significative somiglianze in tale elemento figurativo. Essi sono
invece dissimili nello sfondo nero del segno impugnato nonché nel termine
‘WUASABY’ dello stesso.
Sotto il profilo fonetico, il marchio contestato verrà pronunciato come /WUASABY/.
Tuttavia, il marchio anteriore risulta invece essere puramente figurativo. I marchi
meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica; pertanto, non è
possibile procedere alla loro comparazione fonetica.
Sotto il profilo concettuale, entrambi i marchi evocano l’idea di un lottatore di sumo
con occhiali da sole in posizione di combattimento. Entro questi limiti, i segni sono
concettualmente simili. L’elemento ‘WUASABY’ è invece privo di significato per il
pubblico in esame.
Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive e concettuali, si ritiene che i
segni oggetto della comparazione siano simili.
c) Elementi distintivi e dominanti dei segni
Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in
conflitto deve basarsi sull'impressione generale da essi prodotta, tenendo conto, in
particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.
Il marchio anteriore non contiene elementi che potrebbero essere considerati
chiaramente più distintivi o dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo)
rispetto ad altri.
Per quanto attiene al marchio impugnato, occorre osservare quanto segue. Lo
sfondo di colore nero ha una mera valenza decorativa, e pertanto deve ritenersi privo
di capacita di distintiva, con la conseguenza che il pubblico presterà più attenzione
agli altri elementi del segno al momento dell’acquisto dei prodotti.
Inoltre, l'elemento figurativo del marchio impugnato, in virtù della sua posizione
centrale e delle sue dimensioni, fa passare in secondo piano l’elemento verbale del
marchio. Tale elemento figurativo è pertanto l'elemento visivamente dominante del
marchio richiesto.
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d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto
nella valutazione globale del rischio di confusione.
L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente
distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore
risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di
riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del
marchio anteriore deve essere considerato normale.
e) Pubblico di riferimento – livello di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio
può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al
grande pubblico.
f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
I prodotti sono stati ritenuti essere in parte identici ed in parte simili, essi sono diretti
al grande pubblico.
I segni sono visivamente simili in quanto entrambi riproducono un lottatore di sumo, il
cui aspetto non solo è pressoché identico (salvo per alcuni dettagli marginali; si veda
supra, comparazione dei segni), ma è anche caratterizzato per elementi comuni
particolarmente caratteristici, ovvero con il braccio sinistro disteso in orizzontale e gli
occhiali da sole – particolare quest’ultimo del tutto inusuale per lottatori di sumo. Tali
identiche raffigurazioni comportano altresì una coincidenza concettuale.
Le uniche differenze risiedono nello sfondo di colore nero e nel termine ‘WUASABY’
del segno richiesto. Tuttavia, la raffigurazione del lottatore di sumo, risulta essere da
un lato più distintiva dello sfondo predetto e dall’altro dominante rispetto all’elemento
denominativo citato.
Posto quanto sopra, la Divisione d’Opposizione osserva che come norma generale si
deve ritenere meno probabile sussista rischio di confusione qualora i marchi
coincidano solo nell’elemento figurativo mentre uno degli stessi contenga altresì un
elemento denominativo non incluso nell’altro segno. Tuttavia, sussistono alcune
eccezioni a tale regola di principio; in particolare il rischio di confusione rimane
possibile laddove l’elemento figurativo simile in entrambi i marchi abbia un chiaro
carattere dominante e l’elemento denominativo sia trascurabile, ad esempio, in
ragione delle sue dimensioni ridotte (si veda Manuale UAMI, assessment of the
factors, pagina 35).
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Tali condizioni risultano soddisfatte nel caso di specie; l’elemento comune figurativo
risulta essere l’unico elemento del segno del richiedente che allo stesso tempo sia
dominante che distintivo. Considerato anche ai sensi del c.d. principio di
interdipendenza un minor grado di similarità tra i marchi può essere controbilanciato
da un maggior grado di similarità tra i prodotti (nel caso di specie persino identità per
la maggior parte dei prodotti), la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un
rischio di confusione da parte del pubblico e che pertanto l'opposizione sia
parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio comunitario
dell'opponente.
Dal carattere unitario del marchio comunitario, sancito dall'articolo 1, paragrafo 2,
RMC, discende che un marchio comunitario anteriore gode della stessa protezione in
tutti gli Stati membri. I marchi comunitari anteriori possono, pertanto, essere invocati
per contestare una domanda di marchio successiva che pregiudichi la loro
protezione anche quando ciò avvenga unicamente in relazione alla percezione dei
consumatori di una parte dell'Unione europea. Ne consegue che il principio di cui
all'articolo 7, paragrafo 2, RMC, secondo cui è sufficiente l'esistenza di un
impedimento assoluto soltanto per una parte dell'Unione perché una domanda di
marchio sia respinta, si applica per analogia all'impedimento relativo di cui all'articolo
8, paragrafo 1, lettera b), RMC.
Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati
identici a quelli del marchio anteriore. L'opposizione è accolta anche per quanto
riguarda i restanti prodotti scarsamente simili. Ciò in quanto risulta rilevante tenere in
considerazione il fatto che il pubblico conserva generalmente un ricordo imperfetto e
confuso dei marchi, memorizzando gli elementi comuni piuttosto che le differenze.
Posto che i prodotti scarsamente simili sono diretti al grande pubblico, che non
presterà particolare attenzione ai segni al momento dell’acquisto, ne discende che
sussiste un ragionevole rischio di confusione anche in relazione a tali prodotti.
SPESE
Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento
d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra
parte.
Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa
d’opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del
procedimento.
Conformemente alla regola 94, paragrafi 3, 6 e 7, lettera d), punto i) REMC, le spese
da rimborsare all'opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di
rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
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La Divisione d’Opposizione
Asta LUKOŠIŪTĖ
Birgit FILTENBORG
Mauro BUFFOLO
Ai sensi dell'articolo 59 RMC, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con
una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima
non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve
essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della
notifica della decisione. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i
motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato
soltanto se la tassa di ricorso di 800 EUR è stata pagata.
L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su
richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94,
paragrafo 4, REMC, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data
di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo
dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di
100 EUR (articolo 2, punto 30, RTMC).