Avv. Marina Lanfranconi

NOVITÀ IN TEMA DI TUTELA DI TRADE DRESS, MARCHI NON
CONVENZIONALI NEL SETTORE FOOD IN EUROPA E ITALIA
Marina Lanfranconi
EXPO - Milano, 28 Ottobre 2015
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Focus on:
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La tutela del layout/format di un punto vendita
Layout negozi Kiko:
Diritto d’autore e concorrenza sleale
Elementi distintivi del flagstore di Apple:
Marchio
Gli elementi estetici individualizzanti
dei punti vendita nel food:
Design
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Diritto d’autore e Concorrenza Sleale
LAYOUT PUNTO VENDITA
Tribunale di Milano, 13 ottobre 2015
1. Riconosciuta la tutelabilità al progetto di arredamento di interni
applicato ai negozi di cosmetici, ex art. 2 n. 5 lda quanto al
COMPLESSO degli elementi:
•
•
•
•
ingresso open space con grafiche retroilluminate +
espositori laterali consistenti in strutture continue e inclinate +
alloggi in plexiglass trasparente traforati con inseriti i prodotti +
“isole” a bordo curvilineo posizionate al centro per contenere i
prodotti o fornire piani di appoggio +
• utilizzazione
di
combinazioni
dei
medesimi
colori
(bianco,nero,rosa/viola)
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Diritto d’Autore e Concorrenza Sleale
Tribunale di Milano, 13 ottobre 2015
2. accertato l’illecito di concorrenza sleale cui all’art. 2598 n.3 (…) in
relazione alla condotta parassitaria mantenuta nell’associare l’indebita
imitazione del progetto d’interni (…) e la ripresa pedissequa di
ulteriori iniziative commerciali e di comunicazione poste in essere
dall’attrice:
•
•
•
•
abbigliamento delle commesse
aspetto dei sacchetti e degli espositori porta-prodotti
aspetto dei prodotti stessi
Iniziative di comunicazione commerciale on-line
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Design – esempio di registrazione concessa
Design n. 850219-0001
Pastificio Rana S.p.a.
Registrato dal 27.12.2007
Classe 32 (Locarno) “Riorganizzazione di negozi”
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Marchio – Il caso Apple ECJ, causa C‐421/13, 10 luglio 2014
ECJ chiamata a pronunciarsi sui requisiti di registrazione come
marchio della forma del flagshipstore
1. Deve costituire un segno
2. Deve poter essere riprodotto graficamente
3. Deve essere atto a distinguere i «prodotti» o i «servizi» di
un’impresa da quelli di altre imprese
“Una rappresentazione, (…) che raffigura l’allestimento di uno spazio
di vendita mediante un insieme continuo di linee, di contorni e di
forme può costituire un marchio a condizione che sia atta a
distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre
imprese.”
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La tutela IP nel FOOD
Quali diritti IP per il settore FOOD?
Nome e logo
Claim
Sapore, odore e colori
Forma del prodotto o del packaging
Certificazioni
di qualità
Layout e concept
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Marchi - la Capacità Distintiva
Obiettivo: distinguersi in un mercato molto affollato
Strumento: tutela degli elementi distintivi come marchio
Vantaggio competitivo: far valere diritti esclusivi nei confronti
di terzi
Quali i segni sono tutelabili? TUTTI, se … dotati di capacità distintiva
Un segno privo di capacità distintiva non è un marchio fino a che non
si trasforma. La capacità di trasformarsi in marchio dipende dal fatto
che venga percepito dal pubblico come distintivo di prodotti o servizi
di un'impresa (Art. 7 c.p.i)
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La Capacità Distintiva Cambia nel Tempo
Al variare della percezione del pubblico in base all’uso varia la
capacità distintiva
Secondary meaning Vs. Volgarizzazione
Segni in origine descrittivi possono accreditarsi e assumere un
“secondo Significato”
Es. EstaTHE’, Lemonsoda, Pangocciole, MILKA
Oppure
Divengono il nome comune utilizzato per descrivere il prodotto
Es. Biro, Thermos, Nylon, Cellophane, Velcro, Post-it, Scotch
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Marchi - Tutela: La prova della Capacità Distintiva
TEST - per ottenere un monopolio su di un segno e contrastare gli usi
illeciti da parte di terzi occorre provare la percezione da parte del
consumatore del nuovo significato del marchio senza altri elementi e
l’immediato collegamento con quei determinati prodotti o servizi.
I Fattori Determinanti:
• La comunicazione mirata agli elementi da accreditare (es. Slash)
• Sì, la quota di mercato coperta dal marchio (dai prodotti recanti
quel marchio). No, generici investimenti per il lancio o fatturato
generico vendita prodotto
• Strategia d’uso continuato e autonomo (senza brand principale)
• l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso
• Notorietà - intesa come capacità del pubblico di riferimento di
ricollegarlo ad una determinata impresa
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Tribunale di Milano, Ordinanza 21 settembre 2015
Es. Pan di Stelle, Rigoli, Gocciole e Baiocchi
I marchi denominativi della Barilla, in origine deboli, sono stati
riconosciuti come notori e tutelabili nei confronti di marchi simili (Pan
di Stelloso, Goccioloso ecc) – in considerazione dei fattori:
• quota di mercato detenuta dal marchio, dell’estensione
geografica, della durata e dell’entità del loro uso, e
• investimenti realizzati
• Prova della conoscenza da “una parte significativa del pubblico
interessato ai prodotti contraddistinti”.
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Segni Non Convenzionali - I colori, le forme, gli odori e i sapori?
Marchi gustativi
Marchi di colore
Tutela
Marchi di forma
Marchi olfattivi
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Segni Non Convenzionali - I colori, le forme, gli odori e i sapori?
Non sono tutelabili come marchi i segni costituiti
esclusivamente da denominazioni generiche o indicazioni
descrittive, a meno che abbiano acquisito capacità
distintiva prima della registrazione o prima della domanda
o dell’eccezione di nullità (art.13 cpi).
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(segue…) Marchi non convenzionali: Tutelabilità
Tribunale Milano, 28.02.2012 - Globo S.p.a. C. Ferrari S.p.a.
Tutelato il colore “Rosso Ferrari” per aver assunto in concreto un
valore come marchio che gode di rinomanza riferito alle autovetture di
Formula 1 ed ai giocattoli che le riproducono.
Valorizzata la percezione del pubblico interessato.
Prova che in tale settore il pubblico riconosce nel colore rosso usato
come colore prevalente dell’autovettura un segno distintivo
univocamente riferibile alla Ferrari.
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I marchi non convenzionali: Profili di Registrazione
Corte di Giustizia, 9.10.2002, caso Orange
Un semplice colore specifico può assumere, in relazione a taluni
prodotti o servizi, capacità distintiva se è rappresentabile graficamente
in modo chiaro, preciso, facilmente accessibile, costante ed oggettivo:
ad es. la determinazione di tale colore per mezzo di un codice
d’identificazione internazionalmente riconosciuto (cd. Codice
Pantone).
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(segue…) Marchi non convenzionali: Profili di Registrazione
Corte di Giustizia, 24.06.2004, Heildelberger Bauchemie
Proteggibilità combinazione cromatica costituita
dal giallo e dal blu.
Per essere registrati come marchi i colori o le combinazioni
cromatiche devono:
- costituire un segno e non un elemento decorativo ornamentale;
- poter essere rappresentati visivamente, in particolare attraverso
immagini, linee o caratteri, in modo da poter essere individuati con
esattezza;
- essere idonei a distinguere i prodotti di una determinata impresa da
quelli di altre imprese, idonei a trasmettere informazioni precise, in
particolare quanto all’origine di un prodotto o di un servizio.
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(segue…) I marchi non convenzionali: tutela e esempi di successo COLORE
Esempi di registrazioni di marchi di colore concesse:
- Marchio comunitario Louboutin
(n. 008845539, data registrazione 29.01.2010)
- Marchio comunitario Luna Rossa
(n. 004083242, data registrazione 05.01.2006)
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Marchi non Convenzionali: FORMA
FORMA KIT KAT
Corte di giustizia dell'Unione europea
16 settembre 2015, C-215/14
La Corte di Giustizia ha chiarito che l’articolo 3 del Regolamento sul
marchio sugli impedimenti alla registrazione dev’essere interpretato
nel senso di escludere dalla registrazione i segni la cui forma è
dettata dal “risultato tecnico” inteso quale modo in cui il prodotto
funziona e non modo in cui esso è fabbricato.
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(segue…) I marchi non convenzionali: tutela e esempi FORMA
Corte di giustizia dell'Unione europea
16 settembre 2015, C-215/14
per provare il “secondary meaning”, inteso quale acquisizione del
carattere distintivo di un marchio a seguito dell’uso che ne è stato
fatto occorre fornire la prova che gli ambienti interessati collegano il
prodotto o il servizio contraddistinto da quell’unico marchio, rispetto a
qualsiasi altro marchio come proveniente da una determinata impresa
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I marchi non convenzionali: ODORE
La Corte Europea di Giustizia e le commissioni UAMI, si sono più
volte pronunciate a sfavore della possibilità di registrare i marchi
olfattivi per la difficoltà di rappresentarli graficamente.
CGUE 12.12.2002: aroma di lampone per combustibili
Caso Sieckmann
“qualora si tratti di un segno olfattivo, i requisiti di rappresentazione
grafica non sono soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante
una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione
di un odore o attraverso la combinazione di tali elementi”
Possibilità di tutela come Marchio di Fatto
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Tribunale dell’Unione Europea, 27 ottobre 2005, caso Eden
Un primo passo verso la tutela?
Il tribunale nel caso di specie non ha consentito la registrazione
ritenendo che la descrizione verbale “odore di fragola matura”
accompagnata dalla fotografia di una fragola non costituisse idonea
rappresentazione grafica.
Il Tribunale ha rilevato che: se una descrizione non può raffigurare
graficamente segni olfattivi suscettibili di una moltitudine di
descrizioni, non puo tuttavia escludersi che un segno olfattivo possa
costituire eventualmente possedere i requisiti di tutela
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I marchi non convenzionali: ODORE
Negli Stati Uniti …
Non è richiesta obbligatoriamente la rappresentazione grafica del
marchio per il quale si chiede tutela e, in sostituzione, deve essere
fornita una descrizione ben dettagliata del segno.
Esempio di registrazione concessa:
Marchio olfattivo Moroccanoil
(N. USPTO: 4057947)
Moroccanoil ha utilizzato la testimonianza di professionisti del settore
per evidenziare come questo fosse riconoscibile a prescindere dalla
presenza del brand sulle confezioni.
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Marchi Fluidi - Una nuova frontiera?
• “Nuovo Concetto “ di marchio, al passo con l’Era Digitale e le
nuove esigenze di business delle aziende;
• Il marchio cambia nel tempo e la percezione del pubblico lo segue
di pari passo;
• Il marchio fluido è contraddistinto dall’essere interattivo e
immediato, ma senza perdere il nucleo distintivo
Es. Google & Doodles
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THANK YOU!
Marina Lanfranconi
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