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Avv. Rossella Masetti
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LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DI MARCHI
E BREVETTI NEL PATRIMONIO AZIENDALE.
CENNI DI DELOCALIZZAZIONE A FINI FISCALI.
I presupposti giuridici della valutazione degli
intangibles.
Confindustria Macerata – 11 luglio 2008
I BENI IMMATERIALI
Nel contesto economico attuale gli intangibles
stanno assumendo un peso sempre più significativo
nell’ambito del patrimonio aziendale e rappresentano
l’elemento che determina il vantaggio competitivo
delle imprese.
1
I BENI IMMATERIALI
Che cos’è un BENE INTANGIBILE?
“Conoscenza che può essere convertita in valore”.
European Management Journal 1996
2
I BENI IMMATERIALI
BENI INTANGIBILI
Intangibili di marketing
Intangibili legati alla tecnologia
- nome e logo della società
- denominazione dei marchi
- insegne
- marche secondarie
- idee pubblicitarie
- tecnologia
- know-how produttivo
- progetti di ricerca e sviluppo
- brevetti
- segreti industriali
- design / styling
- software
- database
- strategie di marketing
- garanzie sui prodotti
- grafica
- sforzo di pubbliche relazioni
- idee promozionali
- design delle etichette
- design dell’imballaggio
- registrazione dei marchi
Tratto da Guatri Bini – “Nuovo trattato della valutazione delle aziende” Università
Bocconi Editori 2005
3
I DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
I diritti titolati e non titolati nel Codice della Proprietà Industriale
Art. 1 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30
“Ai fini del presente codice l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni
distintivi, indicazioni geografiche, denominazione di origine, disegni e modelli, invenzioni,
modelli di utilità, topografie dei prodotti a semi conduttori, informazioni aziendali riservate e
nuove varietà vegetali.
Indicazioni geografiche
IGP
Marchi e altri segni distintivi
Invenzioni e modelli d’utilità
Codice di Proprietà
Industriale
Informazioni aziendali riservate
Denominazioni di origine
DOP e DOC
Disegni e modelli
Nuove varietà vegetali
Topografie dei prodotti
a semi conduttori
4
Art. 2 – Codice della Proprietà Industriale
I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione,
mediante registrazione o negli altri modi previsti nel presente codice.
La brevettazione e la
registrazione danno luogo ai titoli di
proprietà industriale.
marchi
invenzioni
modelli di utilità
disegni e
modelli
L’attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di
accertamento costitutivo…
5
I SEGNI DISTINTIVI diversi dal MARCHIO
Ditta
Insegna
Nome a dominio
aziendale
Indicazioni geografiche,
denominazioni di origine
SEGNO DISTINTIVO: strumento di collegamento riconosciuto dalla legge tra la
clientela e gli esercenti di imprese (ditta), i prodotti e i servizi (marchio), i locali
commerciali (insegne), l’attività telematica (nomi a dominio).
connotato comune: funzione distintiva
6
I MARCHI
COSA E’ UN MARCHIO?
“Il marchio è un segno distintivo tipico, idoneo a consentire al pubblico dei
consumatori di distinguere prodotti e/o servizi di un imprenditore da quelli
di un altro”.
Art. 7 c.p.i.
(Oggetto della registrazione)
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i
segni suscettibili di essere rappresentanti graficamente, in particolare le
parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la
forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità
cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o servizi di una
impresa da quella di altre imprese.
7
I MARCHI
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa
le parole…
… compresi i nomi di persone …
8
I MARCHI
disegni, lettere e cifre …
(NIKE)
(FILA Abbigliamento)
(FILA pastelli)
(BUGNION)
(MONTBLANC)
(DOLCE E GABBANA)
CITROËN C3
(Kuwait Petroleum
Corporation)
(Calling Card Company
(CITROEN)
CARTE TELEFONICHE)
9
I MARCHI
suoni…
(MICROSOFT CORPORATION)
(YAHOO! INC.)
(METRO-GOLDWYN-MAYER LION )
10
I MARCHI
forma del prodotto e della sua confezione …
(COCA COLA)
(FERRERO)
(PHILIPPE STARCK)
11
I MARCHI
le combinazioni o le tonalità cromatiche …
Kawasaki Motors
Red Bull
12
IDENTIFICABILITA’ DEL BENE: IL MARCHIO
REQUISITI PER IL DEPOSITO DEL MARCHIO
Novità: il segno deve essere “nuovo” ossia diverso da segni anteriormente adottati da terzi
come marchio o come altro segno distintivo (es: “ditta”).
Capacità distintiva: il segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti e/o servizi di
una determinata impresa da quelli di un’altra.
MARCHI FORTI: nessuna attinenza concettuale con il prodotto
(es: Flauti per prodotti dolciari, Samurai per stuzzicadenti ).
MARCHI DEBOLI: dotati di un significato che richiama il prodotto e/o servizio contraddistinto
o una sua caratteristica
(es. Ansiolin per prodotti farmaceutici antidepressivi, Swatch per orologi)
Liceità: il marchio non deve essere contrario alla legge, ordine pubblico, buon costume.
Verità: il marchio non deve essere idoneo ad ingannare il pubblico, in particolare circa la
provenienza geografica, la natura e la qualità dei prodotti/servizi.
(es. Cashmire per prodotti di lana)
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IDENTIFICABILITA’ DEL BENE: IL MARCHIO
PROCEDURE DISPONIBILI:
Deposito di marchio Nazionale:
(tutela in un solo Paese).
Deposito di marchio Internazionale:
(tutela nei Paesi aderenti all’Accordo/Protocollo di Madrid)
(83 Paesi aggiornato al 16 giugno 2008)
Deposito di marchio Comunitario:
(tutela nei Paesi dell’Unione Europea)
(27 Paesi)
14
I BREVETTI
INVENZIONE: soluzione originale di un problema tecnico.
Invenzione di prodotto
Invenzione di procedimento
Invenzione avente ad oggetto
un prodotto materiale, quale
uno strumento, una macchina,
un composto chimico.
Invenzione consistente in un
prodotto, ma in una tecnica di
produzione di beni o di
realizzazione di un servizio.
15
I BREVETTI
INVENZIONI
Articolo 45
(Oggetto del brevetto)
1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano
un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività
commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
3. Omissis…
4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento
chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo
umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o
alle miscele di sostanze, per l’attuazione di uno dei metodi nominati.
5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti
essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai
procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.
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I BREVETTI
- Per essere brevettabili le, invenzioni devono essere nuove
ed inventive;
inventive
- La legge non definisce cos’è un’invenzione, dice solo cosa
non è da considerarsi come invenzione brevettabile;
- Nella pratica è considerata “invenzione”: l’idea di soluzione
nuova ed originale di un problema tecnico suscettibile di
applicazione industriale.
Confindustria
Macerata
– 11
luglio 20082004 - San Lazzaro
di Savena,
4 novembre
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I BREVETTI: LE PROCEDURE DI BREVETTAZIONE
• Procedura nazionale
• Brevetto europeo (Convenzione sul brevetto
europeo - C.B.E. - firmata a Monaco il 05.10.1973)
• Procedura P.C.T. (Patent Cooperation Treaty,
Trattato di Cooperazione in materia di brevetti
firmato a Washington il 19.06.1970)
Confindustria
Macerata
– 11
di Savena,
4 novembre
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I BREVETTI
I MODELLI DI UTILITA’
Articolo 82
(Oggetto del brevetto)
1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire
particolare efficacia o comodità di applicazione, o di impiego a macchine, o parti di esse,
strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari
conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole
parti.
3. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari
utilità, purchè utilizzino lo stesso concetto innovativo.
19
I BREVETTI
20
I BREVETTI
21
I MODELLI
(Art. 31, 1° comma, Codice dei diritti di proprietà industriale)
POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI REGISTRAZIONE COME
DISEGNI E MODELLI L’ASPETTO DELL’INTERO PRODOTTO
O DI UNA SUA PARTE
quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle …
linee
contorni
colori
forma
struttura
superficiale
materiali
ornamenti
Confindustria
Macerata
– 11
di Savena,
4 novembre
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I MODELLI
(Art. 31, 2° comma, Codice dei diritti di proprietà industriale)
Cosa si intende per “PRODOTTO”?
Qualsiasi oggetto industriale o artigianale.
Compresi:
¾ i COMPONENTI che devono essere assemblati per formare
un prodotto complesso
¾ gli IMBALLAGGI
¾ le PRESENTAZIONI
¾ i SIMBOLI GRAFICI e CARATTERI TIPOGRAFICI
(esclusi i programmi per elaboratore)
23
I MODELLI
ABBIGLIAMENTO
ARTICOLI DA VIAGGIO
(classe 2, Accordo di Locarno)
24
I MODELLI
ARREDAMENTO
25
I MODELLI
OROLOGI ED ALTRI STRUMENTI DI MISURA
(classe 10, Accordo di Locarno )
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I MODELLI
IMBALLAGGI E RECIPIENTI
per il trasporto o la movimentazione delle merci
(classe 9, Accordo di Locarno )
11
27
I MODELLI
CALZATURE
(classe 2, Accordo di
Locarno)
11
28
I MODELLI
CALZATURE
Locarno)
11
29
I MODELLI
CALZATURE
Locarno)
11
30
I MODELLI
SUOLE PER
CALZATURE
Locarno)
11
31
MODELLI: REQUISITI PER LA PROTEZIONE
CARATTERE INDIVIDUALE
(Art. 33, Codice dei diritti di proprietà industriale)
L’IMPRESSIONE GENERALE CHE IL
DISEGNO O MODELLO IN ESAME SUSCITA
NELL’UTILIZZATORE INFORMATO
DEVE ESSERE DIVERSA
DALL’IMPRESSIONE GENERALE DERIVANTE DA
QUALSIASI DISEGNO O MODELLO DIVULGATO
ANTERIORMENTE
32
I MODELLI
NOVITA’
(Art. 32 e 34, Codice dei diritti di proprietà industriale)
¾ NON CI DEVE ESSERE un disegno o modello IDENTICO divulgato anteriormente
¾ La DIVULGAZIONE DEL DESIGN (ossia pubblicazione a seguito di registrazione
o in altro modo, esposizione, ad es., in fiera o uso in commercio) compiuta da un
TERZO PRIMA della data di deposito (o di priorità) NE IMPEDISCE LA TUTELA
¾ NON C’E’ DIVULGAZIONE SE il modello o disegno anteriore non poteva essere
ragionevolmente conosciuto dagli ambienti specializzati del settore interessato
operanti nella UE
¾ La DIVULGAZIONE DEL DESIGN compiuta dallo stesso AUTORE (o avente
diritto)
¾ PRIMA della data di deposito (o di priorità) NE IMPEDISCE LA VALIDA
REGISTRAZIONE. NON C’E’ DIVULGAZIONE SE il disegno o modello divulgato
dallo stesso autore nei 12 mesi precedenti la data di deposito della domanda
(periodo di grazia)
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I MODELLI
ESCLUSIONE DALLA PROTEZIONE:
(Art. 35 e 36, Codice dei diritti di proprietà industriale)
¾ Parti NON VISIBILI nell’uso normale;
¾ Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate
UNICAMENTE dalla sua FUNZIONE TECNICA;
¾ Caratteristiche dell’aspetto del prodotto necessarie per
consentire al prodotto di essere UNITO o CONNESSO con
altro prodotto;
34
I MODELLI – FORME DI PROTEZIONE
REGISTRAZIONE
TUTELA TERRITORIALE
DEPOSITO DELLA DOMANDA
DI REGISTRAZIONE
COMUNITARIO
(27 paesi della UE)
NAZIONALE
INTERNAZIONALE
(Accordo dell’Aia)
PRIORITA’ ENTRO 6 MESI DAL PRIMO DEPOSITO
35
Presupposti per una corretta valutazione di un bene immateriale
a)
IDENTIFICABILITA’ DEL BENE
b)
TRASFERIBILITA’ e SEPARABILITA’
c)
UTILITA’ DIFFERITA NEL TEMPO = TUTELABILITA’
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Con la REGISTRAZIONE (marchi, modelli) e la
BREVETTAZIONE il titolare ottiene un diritto di
monopolio, ossia IL DIRITTO DI USO
ESCLUSIVO del marchio, del disegno o del
brevetto e IL DIRITTO DI VIETARE A TERZI
l’uso degli stessi senza il proprio consenso.
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Art. 2 – Codice della Proprietà Industriale
I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione,
mediante registrazione o negli altri modi previsti nel presente codice.
La brevettazione e la
registrazione danno luogo ai titoli di
proprietà industriale.
marchi
invenzioni
modelli di utilità
disegni e
modelli
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Tra i diritti NON TITOLATI in Italia è riconosciuto anche il
marchio di fatto.
SVANTAGGI
- onere della prova dell’esistenza del diritto;
- non è suscettibile di convalida.
A livello comunitario è riconosciuto il modello di fatto.
SVANTAGGI
- onere della prova dell’esistenza del diritto;
- durata limitata: 3 anni;
- ambito di protezione limitato: copie identiche volontarie.
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Art. 66 Codice della Proprietà Industriale
I diritti di brevetto per invenzione industriale
consistono nella facoltà esclusiva di attuare
l’invenzione nel territorio dello Stato (omissis).
Soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, soluzione atta ad avere
realizzazioni nel campo industriale e tale da apportare un progresso rispetto alla
tecnica e alle cognizioni preesistenti.
40
Il segreto aziendale
Art. 2 Codice della Proprietà Industriale
- omissis
Vanno protette, ricorrendone i presupposti …………….le informazioni
aziendali riservate.
problemi relativi all’identificabilità dei segreti;
difficoltà nell’impedire la divulgazione delle
informazioni a terzi (accordi contrattuali,
obblighi di segretezza, etc…).
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I diritti di proprietà industriale TITOLATI
MARCHI
BREVETTI
MODELLI
sono titoli preferenziali ai fini della loro valorizzazione.
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TRASFERIBILITA’ e SEPARABILITA’
Oltre che IDENTIFICABILE il bene immateriale deve essere CEDIBILE
separatamente dagli altri beni.
Limiti della
CPI): “dal
inganno in
che sono
pubblico.
libera cedibilità del marchio (Art. 23
trasferimento non deve derivare
quei caratteri dei prodotti o servizi
essenziali nell’apprezzamento del
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TUTELABILITA’
Necessità di verificare la proteggibilità e tutelabilità dei beni (idoneità
a produrre benefici nel tempo)
- Verifica della titolarità (ivi comprese le trascrizioni);
- Verifica del file history e in particolare delle procedure pendenti;
- Titoli allo stato di domanda o registrati: verifica della possibilità di tutela in
relazione ai singoli paesi;
- Esame delle problematiche relative all’uso del segno (eventuali decadenze per
mancato uso o uso difforme rispetto alla registrazione)
- Esame tecnico del brevetto o modello di utilità;
- Espletamento di ricerche di anteriorità sia per i marchi che per i brevetti anche
se già espletate al momento del deposito
44
TUTELABILITA’
La tutelabilità come elemento
condizionante il valore del bene
immateriale.
45
GRAZIE
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