Trib. TO 2008 caso Bottega Veneta marchio di forma

Trib. Torino 14.11 2008 sez. spec. (Riv. dir. ind. 2009, II, 289), caso Bottega Veneta
LE PARTI:
Con atto di citazione notificato in data 13 settembre 2007, Cosci F.lli di F. e S. & C. S.a.s.,
conveniva in giudizio Bottega Veneta International S.a.r.l. per sentir accertare e dichiarare la
nullità del marchio italiano n. 0001011026 di cui era titolare la convenuta.
In subordine, l'attrice chiedeva al Tribunale dì accertare e dichiarare che essa attrice usava
lecitamente, « e da data anteriore al deposito della domanda di marchio della convenuto
Bottega Veneta, la lavorazione di cuoio e/o pelle ad intreccio (c.d. intrecciato) » di cui era
causa, e che per tale motivo aveva a il diritto di continuare l'uso di tale lavorazione, anche
ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), penultima frase, e.p.i. ».
Chiedeva inoltre al Tribunale di accertare e dichiarare che non. aveva compiuto atti di
contraffazione del predetto marchio italiano né atti di concorrenza sleale sotto alcun
profilo.
Esponeva l'attrice: - che la S.a.s. C., fondata nel 1968, . s v o l g e v a da ormai 40 anni la
propria attività nel settore della produzione artigianale e vendita, in Italia ed all'estero,
di articoli di pelletteria; - che, in particolare, orma da decenni produceva articoli di
pelletteria (borse, scarpe, portafoglio, borsellini, cinture ecc.) in «cuoio intrecciato »,
ottenuto ricorrendo ad un tipo particolare di lavorazione del cuoio da lungo tempo
nota e diffusa sia in Italia che all'estero; - che la convenuta Bottega Veneta
International S.a.r.l. (società avente sede nel Lussemburgo e che apparteneva, dal
2001, al Gruppo Gucci), commercializzava, tra gli altri prodotti, borse, scarpe ed altri
accessori in pelle; - che la convenuta era titolare del marchio italiano n. 0001011026,
depositato il 9 dicembre 2005; - che tale marchio, costituito dall'immagine fotografica
di una porzione di pezza di cuoio intrecciato (nella registrazione era espressamene
detto che « il marchio consiste nella figura come da esemplare allegato ») [??? che
significa “costituito dalla immagine fotografica...”? nota la diversità di formulazione
rispetto al caso Bang Olufsen ove è chiaro che si chiede protezione per una forma: “il
marchio del quale è stata chiesta la registrazione è il segno tridimensionale di seguito
raffigurato: …”] , rivendicava « cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non
comprese in altre classi, pelle di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni e bastoni
da passeggio; fruste e articoli di selleria », e « calzature »; - che tale marchio era nullo
in quanto: 1) si risolveva nel prodotto stesso per cui era stato registrato e di
conseguenza era in contrasto con il principio dell'estraneità del marchio al prodotto; 2)
violava il disposto di cui all'art. 9 c.p.i. perché il cuoio intrecciato rispondeva ad
esigenze essenzialmente estetiche prima ancora che distintive (e quindi era una «forma
che da valore sostanziale al prodotto ») e perché, al tempo stesso, consisteva nella «
forma imposta dalla natura del prodotto »; 3) era privo di capacità distintiva perché
l'uso del cuoio intrecciato nel settore della pelletteria era largamente diffuso almeno
dal 1980 e quindi si trattava di una forma ormai standardizzata; 4) era privo di novità
perché Cosci usava il cuoio intrecciato almeno dal 1980, cioè 25 anni prima del
deposito della domanda di registrazione risalente al 9 dicembre 2005; che di
conseguenza, il preuso del cuoio intrecciato da parte di Cosci non violava alcun diritto
della convenuta e non costituiva concorrenza sleale e comunque le conferiva il diritto
di continuare ad usare il marchio nei limiti del preuso ex art. 12, n. 1, lett. b), c.p.i.
Bottega Veneta International S.a.r.l. si costituiva in giudizio con comparsa di
costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 10 gennaio 2008, chiedendo il
rigetto delle domande attoree. In via riconvenzionale la convenuta chiedeva al Tribunale
di accertare e dichiarare che l'uso dell'intrecciato di pelle nelle borse prodotte e vendute da
C. specificate in narrativa, costituiva contraffazione del marchio n. 1011026 in titolarità
di essa convenuta, nonché atto di concorrenza sleale, di accertare e dichiarare che
Cosci S.a.s., con la produzione, pubblicizzazione e vendita della borsa di cui ai docc. nn.
3, 141, 142 e 144, costituente imitazione del modello « Cabat », si era resa responsabile
di concorrenza sleale; di inibire la prosecuzione degli illeciti e di emanare le conseguenti
statuizioni ancillari, e di condannare l'attrice alla restituzione degli utili ed al
risarcimento dei danni.
In particolare la convenuta sottolineava che ciò di cui essa Bottega Veneta rivendicava
l'esclusiva non era qualsiasi tipo di cuoio intrecciato, bensì « il suo » particolare intrecciato caratterizzato da una trama di striscioline di pelle intrecciate in modo da comporre dei piccoli
quadrati/rettangoli dal lato di circa 1 cm. e inclinati di 45° rispetto al piano - intrecciato che si
poneva come una variazione arbitraria tra le tante disponibili.
In relazione alle contestazioni ex art. 9 c.p.i., la convenuta si difendeva osservando che il
marchio era stato registrato non solo per il cuoio ma anche per scarpe, borse ed altri articoli
di pelletteria di cui alla classe n. 18 e sottolineava )e tali prodotti restavano quello che erano,
cioè una borsa o un paio di scarpe fiche se erano realizzati in cuoio intrecciato.
Quanto al rilievo che il marchio era costituito dalla <<forma imposta dalla natura stessa del
prodotto» Bottega Veneta faceva presente che tale impedimento si riferiva ai soli casi dei
marchi costituiti dalla forma generale di un prootto, necessaria per ricondurlo alla sua
categoria (quale per esempio la caratteristica forma di uno schiaccianoci, necessaria perché
esso possa svolgere la sua funzione ed essere considerato uno schiaccianoci) e ribadiva che
l'intrecciato per cui è causa non coincideva con caratteristiche essenziali o necessarie di
scarpe, borse, cuoio ecc.
Inoltre, con riferimento al rilievo che il marchio era costituito la una «forma che da valore
sostanziale at prodotto» la convenuta sottolineava che l'utilizzo di un particolare tipo di
intrecciato non attribuiva al bene alcun particolare pregio estetico che eccedesse la
normalità di un aspetto particolarmente gradevole, costituendo un motivo d'acquisto
determinante per il pubblico.
IL TRIBUNALE:
Il principio di estraneità del marchio al prodotto richiede che il segno sia, almeno
astrattamente, separabile dal bene a cui si riferisce e che la natura del bene non risulti
modificata qualora non si consideri il marchio: di conseguenza poiché nel caso la
rappresentazione grafica del marchio consiste nella fotografia di una pezza di pellame
intrecciato, è evidente che, immaginando di rimuovere il marchio dal prodotto «cuoio
intrecciato», viene rimosso anche il prodotto stesso.
Nel divieto di registrazione come marchio d'impresa dei «segni costituiti esclusivamente
dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto» di cui all'art. 9 c.p.i.. non rientrano
soltanto i segni costituiti dalla forma generale o standardizzata di un prodotto necessaria
perché lo stesso appartenga alla sua categoria; il richiamo effettuato dalla norma è più
ampio e comprende oltre alla forma del prodotto finito in quanto tale, anche la forma del
prodotto materia prima con il quale vengono realizzati i prodotti finali , quando la natura di
tale materia prima è tale per cui «quella forma» è quella che la stessa deve assumere alla fine
del processo di produzione. Poiché la forma «cuoio intrecciato» è la forma che tale prodotto
deve avere alla fine del processo di lavorazione del cuoio ad intreccio, si deve concludere che
anch'essa è forma imposta dalla natura stessa del prodotto.
La forma intrecciata del cuoio risulta necessaria anche per conseguire specifici vantaggi
funzionati legati alla maggiore flessibilità e resistenza del materiale e si pone in contrasto
anche con il divieto di registrazione di segni costituiti esclusivamente «dalla forma del
prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico ».
La registrazione « cuoio intrecciato » non integra. « una forma che dà valore sostanziale al
prodotto » perché non. sembra che la lavorazione ciel cuoio ad intreccio dia al bene realizzato
con quel tipo di materiale un vantaggio competitivo significativo, cioè un vantaggio che
induca i consumatori a preferire per ciò solo un prodotto realizzato con quel materiale. >>