Lezione XIV - universita

PROGETTO GEN HORT
Lezione XIV: Gestire le
invenzioni
Stefano Borrini
Società Italiana Brevetti
Società Italiana Breve0 Aprile Maggio 2014 © Art. 65 CPI
[…]
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle
ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati
ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca
finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o
amministrazione di appartenenza del ricercatore. Contratti a monte: ricerca commissionata
Ricerca commissionata
Contratti di ricerca
e
Ricerca cooperativa
Convenzione quadro che fornisce lo
schema di riferimento della collaborazione
tra impresa finanziatrice e università
- Indirizzo del programma di ricerca cui
seguono i contratti attivativi
Accordo realizzato quando l’impresa esprime la
volontà di presidiare alcune conoscenza
specifiche.
Convenzione regola la condivisione del personale
strutture e laboratori. In genere sostenuta da
finanziamenti nazionali e comunitari. Lungo
periodo
Contratti di sviluppo
Accordi di ricerca commissionata ma
prevedono sviluppo di una tecnologia già
protetta. Si hanno quando una impresa è
interessata a una tecnologia ma richiede lo
sviluppo ulteriore prima di sottoscrivere una
licenza. Impresa finanzia e si garantisce i
risultati attraverso un opzione.
Contratti di ricerca o consulenza conto
terzi
Finanziamento privato
Titolarità disciplinata dal contratto:
- titolarità del finanziatore
- diritto di accesso dell’EPR
Compenso:
- per l’attività di ricerca
- ulteriore in casi di brevettabilità del risultato
- ancora ulteriore in caso di sfruttamento commerciale di brevetti o know-how
Contratti di ricerca o consulenza conto
terzi
Riconoscimento diritto morale degli inventori
No al divieto assoluto di pubblicazione ma
- limitato nel tempo in funzione delle reali esigenze
- non oltre un determinato periodo dalla cessazione degli effetti del
Obbligo del committente di comunicare il deposito di domande di brevetto
contratto
Ricerca cooperativa
Finanziamenti pubblici, ampi programmi di ricerca, programmi quadro, convenzioni.
Caratteristica principale
Condivisione iniziale di conoscenze, di diritti IP, di competenze, strumentazione, apparecchiature, rischi.
Definire:
Regimi di titolarità e utilizzo delle conoscenze pregresse (background), conveniente:
procedere ad un censimento (opt-in / opt-out / opt-in in busta sigillata) al fine di
evitare dispute su cosa sia background e cosa foreground
evitare appropriazione da parte dei contraenti di informazioni pregresse dell’altro
contraente
gestire in fase commerciale la dipendenza e capire chi debba concedere diritti all’accesso;
evitare conflitti in caso di ricerche parallele
estendere ai c.d sideground conoscenze relative al proprio background sviluppate nel corso
del progetto di
ricerca ma parallelamente e indipendentemente da esso
Regimi di titolarità dei risultati conseguiti (foreground) (fonti di finanziamento / modelli predisposti da associazioni e
finanziatori)
Attribuzione della titolarità nei rapporti tra istituzioni
Attribuzione della titolarità nella istituzione
Contratti di sviluppo
Collaborazione inventore – EPR mette a disposizione laboratori, apparecchiature
Titolarità al committente ma EPR deve essersi preventivamente fatta cedere diritti da inventore
Durata
Verifiche periodiche
Esonero dell’EPR da responsabilità per mancata brevettazione o non idoneità del prodotto o
danni a terzi
Corrispettivi calcolati in base ai giorni di ricerca – royalties per la commercializzazione del
prodotto.
Pubblicazioni - Confidenzialità
Esempi di contratti di ricerca tra privati
e università
1. La società P ha maturato una profonda esperienza nel settore della
produzione di proteine umane d’interesse farmaceutico attraverso
espressione in organismi geneticamente modificati: piante.
Esempio
2. Nell’ottica dello sviluppo e commercializzazione delle molecole
prodotte, P ha stipulato un accordo di ricerca con una certa Università
(U) per lo scale up del metodo con produzione in campo, la
purificazione delle proteine prodotte ed i test clinici necessari al rilascio
di una AIC.
© Studio Legale SIB 2014
3. La collaborazione inizia regolarmente e termina dopo un certo
numero di anni.
Contratti di ricerca
1.  Premessa: Definizione delle Parti e delle rispettive competenze e/o
campi di attività ed interessi;
2.  Oggetto del contratto: Definizione veloce delle finalità delle
attività commissionate.
3.  Definizione dettagliata del Programma di ricerca, normalmente
descritto in allegato.
4.  Aspetti economici: Corrispettivi pagati dal Committente privato
all’Amministrazione pubblica che esegue la ricerca e modalità e
tempistica di pagamento.
5. Background: Conoscenze, Materiali e Strumenti di ricerca.
6. Material Transfer Agreement (MTA) e/o licenze d’uso
dell’informazione brevettata.
7. Proprietà delle conoscenze maturate, dei risultati della ricerca, della
documentazione.
8. Protezione I.P.: definizione dei diritti e titolarità.
9. Invenzioni di perfezionamento ed invenzioni derivate
Contratti di ricerca
10. Diritti/Doveri dell’inventore
11. Segretezza/confidenzialità, durata del vincolo di segretezza;
12. Utilizzazione/pubblicazione dei risultati.
13. Eventuali corrispettivi all’Università
14. Durata del contratto; durata del vincolo post contrattuale e
Recesso.
15. Foro competente.
Durata del contratto; durata dei vincoli
post contrattuali:
1.
Il contratto definirà:
Durata di validità del contratto o e quindi della cooperazione
privato/pubblico.
Durata del periodo dopo la fine del contratto, entro il quale valgono
ancora dei vincoli per le parti, vuoi di segretezza, vuoi di sfruttamento
delle conoscenze maturate durante la cooperazione.
1. Durata del contratto; durata dei
vincoli post contrattuali:
La definizione dei vincoli post contrattuali
è di fondamentale importanza per ricerche
in settori ove la realizzazione concreta di
un’invenzione può richiedere anni.
È questo il caso di piante transgeniche per le quali il passaggio tra la
sperimentazione a livello di laboratorio o impianto pilota e la
produzione industriale in campo necessita almeno di 2-3 anni.
. Durata del contratto; durata dei vincoli
post contrattuali:
1
Il contratto dovrebbe contenere una clausola che vieti all’Università,
per un periodo da definire (1, 2 o 3 anni) dalla fine del contratto, di
sfruttare autonomamente le conoscenze maturate durante la
cooperazione per produrre invenzioni derivate o di perfezionamento
brevettate, se non
(i) previa autorizzazione del Finanziatore Privato,
(ii) e concessione di una licenza d’uso (gratuita) non esclusiva sulla
nuova invenzione.
Finanziatore privato già possedeva una
competenza scientifica profonda, brevettata nella
realizzazione di piante transgeniche capaci di produrre
proteine umane di interesse farmaceutico. Trasferiva:
•  licenza d’uso sul brevetto relativo alle piante transgeniche
brevettate,
•  il know how necessario per la miglior realizzazione
dell’invenzione brevettata,
•  linee di piante transgeniche
•  loro semi e
•  cassette di espressione
Material Transfer Agreement •  La definizione del materiale biologico stesso ivi comprese la
progenie, i materiali derivati, i materiali modificati;
•  Gli obblighi del Fornitore e del Ricevente;
•  I diritti di proprietà nascenti dal materiale e sui derivati visti
sopra (deposito m.o.);
•  I diritti di proprietà intellettuale;
•  I vincoli di segretezza; le garanzie, le responsabilità ed il termine
del contratto.
4. Titolarità sulle conoscenze maturate,
sui risultati della ricerca, sulla
documentazione
• Il programma di ricerca non produrrà solamente risultati o materiali o
invenzioni brevettabili, ma produrrà prima di tutto nuova conoscenza
scientifica, la cui titolarità va indicata.
• La titolarità sulla conoscenze sviluppate dovrà valere anche oltre i
termini temporali contrattuali per evitare al termine del contratto lo
sfruttamento autonomo di invenzioni derivate o di perfezionamento
basate su tali conoscenze.
4. Titolarità sulle conoscenze maturate,
sui risultati della ricerca, sulla
documentazione
•  lI Finanziatore Privato del programma sarà normalmente
indicato come titolare unico di tutti i diritti.
• Tuttavia le Parti potranno stabilire attraverso clausole specifiche
nel contratto una ripartizione differente della titolarità ed i termini
entro i quali i diritti possono essere esercitati.
. Diritti/doveri dell’inventore
6
Il contratto dovrà definire il diritto del
ricercatore ad essere riconosciuto come
inventore.
6. Diritti/doveri dell’inventore
•  Ma anche prevedere il dovere dell’inventore a sottoscrivere qualsiasi
documento possa rendersi necessario affinché il Finanziatore Privato
possa validamente acquisire la titolarità dell’invenzione brevettata, là
dove la legge nazionale riconosca l’inventore come titolare del
brevetto. Per esempio negli Stati Uniti.
•  Ancora prevedere l’impegno dell’inventore a fornire tutte le
informazione tecniche necessarie per una valida brevettazione
8. Utilizzazione/pubblicazione dei
risultati
Il contratto dovrà definire le condizioni alle quali il
ricercatore/Università potrà pubblicare le nuove
conoscenze scientifiche e risultati conseguiti
nell’ambito del programma di ricerca.
Segretezza – confidenzialità: parti
vincolate e confidenzialità
7.
Normalmente ogni divulgazione pubblica:
•  scritta (articoli, poster, abstract),
•  orale (conferenze, lezioni)
•  in Internet, o
•  come tesi di laurea,
dovrà essere preventivamente sottoposta ed autorizzata dal
Finanziatore Privato e non dovrà creare pregiudizio al deposito di una
domanda di brevetto e alla validità del successivo brevetto concesso.
Materiale Originale
Con il termine Informazioni si intende qualsiasi
segreto industriale, know-how, informazione tecnica,
scientifica, finanziaria o commerciale, messe a
disposizione
Progenie ogni discendenza del Materiale Originale, ovvero
ogni prodotto ottenuto da un evento di replicazione del
Materiale Originale.
Derivazione Non Modificata ogni sostanza o elemento
scoperto o ottenuto dal Ricevente nell’Attività di Ricerca (come
di seguito definita) e che consiste in una parte o prodotto del
Materiale Originale o della sua Progenie come ad esempio, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, proteine, plasmidi,
vettori, DNA, RNA.
Modificazione ogni sostanza, elemento, cellula o
microrganismo scoperto o ottenuto nell’Attività di
Ricerca (come di seguito definita) che comprenda
una parte del Materiale Originale o della Progenie o
una Derivazione Non Modificata.
Nuove Informazioni qualsiasi segreto industriale, know-how,
informazione tecnica, scientifica, finanziaria o commerciale, o
qualunque altro tipo di informazione su diritti proprietari riguardante il
Materiale Generale, le Informazioni, l’Attività di Ricerca e le
Invenzioni, siano esse espresse in forma orale o scritta, registrate su
supporto volatile, ottico o magnetico, di cui il Ricevente o i suoi
collaboratori vengano in qualunque modo a conoscenza per il tramite
dell’Attività di Ricerca stessa. Le Nuove Informazioni saranno e
rimarranno di sola ed esclusiva proprietà del Fornitore.
Collaborare
(talvolta crea problemi)
delta-9-tetraidrocannabinolo
Usi della canapa
•  Produzione tessuti e carta
•  Bioedilizia (plastiche e compensato di canapa)
•  Oli di semi di canapa e derivati (biodiesel)
•  Usi medici (antiemetico, controllo spasticità in sclerosi multipla)
Material transfer agreement
Definire esattamente
a) il materiale che viene trasferito
b) il motivo per cui viene trasferito
c) i prevedibili (e possibilmente anche gli
“imprevedibili”) sviluppi brevettuali futuri
Domande Lezione XIV
1.Il diritto ad essere nominato inventore può essere
negoziato in un contratto di ricerca? E La possibilità di
inserire limitazioni riguardo tempi e modi delle
pubblicazioni scientifiche?
2 Qual è un impegno che viene fatto spesso
sottoscrivere ai ricercatori in un contratto di ricerca e
che ha a che fare con la procedura brevettuale?
3. Quali sono tre importanti aspetti da definire in un
MTA?