Scelte di copertura territoriale a monte: dove, come estendere i diritti
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Scelte di copertura territoriale a monte: dove, come estendere i diritti
Sceltedicoperturaterritorialeamonte: dove,comeestendereidirittidiIPeperché Dr.Reniero &Associatis.r.l. Milano‐ Verona‐ Pordenone Parolad’ordine:INTERNAZIONALIZZAZIONE La«conquista»deimercatiesterièoggiun «imperativocategorico»permolteaziende. Maaqualimercatirivolgersi? Criteridisceltadeimercati: (a) Economico → business (b) Giuridico → protezione giuridica I criteri (a) e (b) devono essere complementari, affinché la internazionalizzazione sia «redditizia» e non «controproducente». (a) Criterio economico: motivi. La scelta di penetrare all’interno di un determinato mercato estero è anzitutto dettata dal desiderio di una azienda di incrementare i propri profitti. Perché? ‐ perché possono essere raggiunti nuovi clienti (es. tramite vendita diretta e/o concessione di licenze e/o trasferimento di know‐how); ‐ perché possono, in alcuni casi, essere razionalizzati i costi aziendali (delocalizzare all’estero la produzione può, in qualche caso, ridurre i costi di produzione: manodopera, reperimento delle materie prime ecc.). (a) Criterio economico: dove? La selezione dei paesi in cui investire dovrebbe essere «preceduta» da valutazioni preliminari aventi ad oggetto una serie di «indicatori». Tali valutazioni possono essere guidate da statistiche ufficiali e rigorose come quelle proposte dalla «Banca Mondiale» all’interno della «Doing Business 2015», ossia una guida dei paesi dove far business nel 2015 : http://www.doingbusiness.org/reports/global‐reports/doing‐ business‐2015 (a)Criterio economico: indicatori. (secondo la «Doing Business 2015») Indicatori di cui tener conto sono, inter alia: ‐ facilità di portare a termine scambi commerciali e anche a quella di far rispettare i contratti (best: Singapore); ‐ facilità nell’avvio di un’impresa (best: Nuova Zelanda – da tener d’occhio: Benin, Togo, Costa d’Avorio, Senegal, Rep. Congo); ‐ facilità di ottenere permessi di costruzione (best: Hong Kong e Danimarca); ‐ convenienza delle forniture elettriche (best: Corea del Sud); ‐ facilità di registrazione delle proprietà (best: Norvegia); ‐ facilità di ottenere crediti (best: USA e Australia ‐ da tener d’occhio: Tagikistan ed Emirati arabi uniti); (a)Criterio economico: indicatori (seconda parte) ‐ risoluzione delle insolvenze (best: Finlandia); ‐ pressione fiscale (da tener d’occhio: Azerbaigian); Indipendentemente dagli indicatori sopra elencati, resta ferma «l’attrattività» di paesi la cui economia è in crescente espansione ed il cui bacino di clientela è enorme: Bangladesh,Brasile,Cina,India,Indonesia,Giappone,Messico, Nigeria,Pakistan,Federazione Russa,Stati Uniti. (b) Criterio giuridico: premessa. Motore economico di una azienda, piccola o grande che sia, sono le «idee», specie se innovative. Le idee in sé non sono tutelabili, ma lo sono le loro «realizzazioni pratiche», tra cui: ‐ marchi ‐ invenzioniindustriali ‐ modelli ‐ disegni ‐ opereletterarieoartistiche ‐ programmiperelaboratore (b) Criterio giuridico: premessa (seconda parte). In termini generali, cosa si intende per … Marchio: è un «segno» che serve ad individuare l’origine (ma anche la qualità) dei prodotti o dei servizi che una impresa produce o mette in commercio. Possono costituire marchi tutti i «segni» riproducibili graficamente: ‐ parole, nomi di persone. Es. ‐ disegni – 2D o 3D. Es. : ‐ lettere, cifre, forma dei prodotti o del loro imballaggio (in alcuni paesi anche suoni ed odori. Es. acondizioneche tali «segni» siano adatti a distinguere i prodotti o i servii di un’impresa da quelli di altre imprese («distintività»). Es. di altri marchi: (b) Criterio giuridico: premessa (terza parte). Invenzione: è una soluzione «nuova» ed «originale» di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale e può riguardare tanto un prodotto quanto un procedimento. Modello di utilità: è un «trovato» che si limita a fornire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili ed oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o impiego (c.d. «piccola invenzione»). Disegno, modello ornamentale: si intende il particolare aspetto conferito al prodotto od ai suoi componenti per caratteristiche di linee, contorni, colori, forma, struttura (c.d. ornamento estetico). Opere letterarie o artistiche: ogni produzione del dominio letterario, scientifico o artistico, qualunque sia il modo o la forma d'espressione, come: libri, opuscoli; conferenze; opere musicali, coreografiche, la cui messa in scena sia fissata per iscritto o altrimenti; opere cinematografiche ecc. Programma per elaboratore: il complesso di tutte le istruzioni necessarie a far eseguire al computer un determinato lavoro. (b) Criterio giuridico: premessa (quarta parte). Le «realizzazioni» sopra elencate costituiscono solo alcuni dei «beni immateriali» di una azienda, potendo essere compresi nel «patrimonio aziendale» anche, ma non solo: ‐il «know how», inteso come capacità pratica e conoscenza teorica necessarie per l'impiego di una tecnologia. ‐i «segreti industriali». Ossia idee economicamente fattibili ma che non possono essere brevettate (o magari non subito o non in questo periodo storico). Know‐how e segreti industriali dovrebbero essere considerati come un valore dell’azienda e tutelati mediante ad es. “accordi di riservatezza”. Detti «beni» rientrano nella c.d. «proprietà intellettuale» di una azienda (ma anche di una persona fisica) e sono generalmente tutelati sia dagli ordinamenti nazionali che da quelli sovranazionali. (b) Criterio giuridico: premessa (quinta parte). Tuttavia, mentre alcuni di tali «beni» assumono rilevanza giuridica e sono dunque suscettibili di tutela per effetto della semplice creazione nella «forma espressiva» ‐ è il caso ad esempio delle opere letterarie (visto che il diritto d’autore sorge con la creazione dell’opera) … Le invenzioni, i marchi, i modelli, i disegni presuppongono un riconoscimento da parte dell’ordinamento che si traduce, a seconda dei casi, nel «brevetto» e nella «registrazione» ossia in «titoli di proprietà industriale» Oggetto del Brevetto Oggetto di Registrazione Invenzione Marchio Modello di utilità Modello e disegno ornamentale (b) Criterio giuridico: premessa (sesta parte). Brevetti: 20annidadataincuivengonopresentatespecifichecomplete. Marchi: 10anni,rinnovabilicontinuamente. Disegniemodelli:max 25anni;rinnovabileogni5 Copyright(dirittod’autore):nasceconcreazioneopera;Durapertuttala vita“dell’artista”enei50annisuccessiviasuamorte. (b) Criterio giuridico: perché? I titoli di proprietà industriale sono incorporati in documenti che prendono il nome di «brevetto» o di «registrazione» e sono importanti per i seguenti motivi: 1) «Dichiarano» l’esistenza dei requisiti per il rilascio del titolo (a seconda dei casi: novità, liceità, distintività ecc.). 2) «Conferiscono» lo «ius excludendi alios». I titolari di tale diritto hanno il potere di sfruttamento «esclusivo», entro i limiti territoriali dell’ordinamento che lo riconosciuto, ed i terzi sono dunque tenuti ad astenersi dall’utilizzarli, salvo il consenso dei primi. (b) Criterio giuridico: perché? (seconda parte) Esclusività: le imprese (ma non solo) che sono titolari di diritti di proprietà industriale hanno il potere di ritagliarsi un proprio ambito di operatività nel mercato, evitando che TERZI CONCORRENTI possano ingerirsi nella rete dei loro rapporti commerciali. Territorialità: I diritti di IP sono territoriali, ossia sono tutelati solo nello stato o nella regione in cui è stata richiesta e conferita la tutela. Ciò non solo nel senso che la tutela concessa dal Paese X è limitata ai beni immateriali creati sul territorio nazionale X; ma anche nel senso che la tutela del Paese X è indipendente da quella accordata o negata in altri ordinamenti Y o Z. (b) Criterio giuridico: perché? (terza parte) Il problema della territorialità non è di poco conto se si considera che le creazioni intellettuali, siano esse invenzioni o opere, circolano, nella maggior parte dei casi, da Paese a Paese! Ciò ha posto l’esigenza di individuare forme appropriate di tutela transnazionale dei diritti sui «beni immateriali». Per questo motivo sono state adottate, alla fine del XIX secolo, due specifiche convenzioni: i) Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. ii) (1886) e la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1883). (b) Criterio giuridico: perché? (quarta parte) Obiettivo di tali Convenzioni: permettere al titolare cittadino di uno Stato parte di godere in un altro Stato parte della tutela concessa ai nazionali di quest’ultimo Paese. Carenze di tali Convenzioni: ‐ l’obbligo del trattamento nazionale «paritario» evitava unicamente le disparità di trattamento tra beneficiari ma non obbligava ogni Stato parte a garantire un livello adeguato “in assoluto” di tutela a tutti i titolari di diritti di proprietà intellettuale; ‐ non venivano definite alcune questioni fondamentali (come, tra le altre, i criteri per la brevettazione di un’invenzione) e non trovavano ovviamente riconoscimento alcuni nuovi prodotti dell’ingegno (quali ad esempio i software e i circuiti integrati); (b) Criterio giuridico: perché? (quinta parte) iii) Accordo TRIPs del 1994 nell’àmbito del sistema dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Obiettivo TRIP’s → ARMONIZZAZIONE: Grazie a tale Accordo tutti i Paesi membri dell’OMC – e soprattutto i Paesi “pirata” e “contraffattori” – hanno dovuto progressivamente introdurre nei loro ordinamenti interni numerose norme a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, quali la protezione stringente dei brevetti e la tutela delle opere artistiche. Oggi l’Accordo TRIPs contiene la disciplina minima uniforme in materia di proprietà intellettuale per un importante numero di Paesi. (b) Criterio giuridico: dove? Una tutela della proprietà intellettuale che voglia dirsi efficace implica TUTTAVIA la necessità di dare soluzione al problema della “territorialità”. A prescindere dalle forme di tutela transnazionale accordate dalle varie convenzioni internazionali sopra citate, le quali offrono protezione anche ai c.d. diritti «non titolati», cioè NON originati dalla brevettazione o dalla registrazione, ma che sorgono da determinati presupposti della legge (es. well‐know marks), occorre pianificare una strategia per la tutela dei diritti di IP al di fuori dei confini nazionali. (b) Criterio giuridico: dove? … al fine di evitare situazioni o verità spiacevoli, come: a) Scoprire che il proprio marchio è stato già registrato (in malafede) da altra azienda, magari da un proprio distributore; b) scoprire che il proprio marchio interferisce su quel mercato con un marchio anteriore di terzi di cui si violano quindi i diritti; c) entrare in un mercato a cui non è stato esteso in tempo il proprio brevetto, senza quindi possibilità di vantare diritti di privativa e permettendo quindi a terzi di imitare liberamente, o quasi, il proprio prodotto; d) scoprire che il proprio prodotto viola brevetti di terzi ancora validi in quel mercato. MADOVETUTELARSI? (b) Criterio giuridico: dove? (seconda parte) In termini generali… 1) Nei mercati d’esportazione: è necessario presentare la domanda per la tutela della PI con largo anticipo in tutti i paesi in cui probabilmente si esporterà o si concederà la licenza del proprio prodotto o servizio nel futuro immediato; (b) Criterio giuridico: dove? (terza parte) … ma la scelta dei paesi in cui chiedere la tutela dovrebbe essere operata soprattutto tenendo conto del: 2) tipo di «beni immateriali» da proteggere; Marchi dovedepositareall’estero? In linea di principio, sono protetti solo nei Paesi in cui è stata effettuata la registrazione. E’ raccomandato registrare il marchio in tutti i Paesi di: ‐ esportazione; ‐ ingresso merci (dogane); ‐ produzione; ‐ Esposizione/promozione; ‐ o nei quali, ad esempio, si intende concedere il marchio in licenza d’uso. Marchi come depositareall’estero? Se i Paesi fanno parte dell’UE: depositi in ciascun paese UE (Francia, Germania ecc.) oppure… marchio Comunitario ‐ ufficio competente a ricevere domanda: UAMI – Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno); ‐ tutela nei 28 Paesi EU (non è possibile limitare la portata geografica della sua protezione giuridica solo a determinati stati membri della UE, come diversamente stabilito dal Sistema di Madrid per il marchio Internazionale – si veda dopo). ‐ costo inferiore a quello dei singoli depositi in ogni stato membro EU; ‐ dopo5annidallaregistrazione,espostoapossibiliazionididecadenzapernonuso oppure… Marchi come depositareall’estero? marchio Internazionale ‐ paesi aderenti al “Sistema di Madrid”; ‐ uffici riceventi domanda: Uffici Nazionali e OMPI (Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale); ‐ produce gli stessi effetti di una domanda di registrazione del marchio presentata in ciascuno dei paesi designati dal richiedente (c.d «fascio di marchi); ‐ designazioni dei paesi vincolate per 5 anni alla sorte della «domanda di base»; ‐ per richiedere la registrazione di un Marchio Internazionale, è necessario essere proprietari o aver presentato richiesta per un Marchio Nazionale (o Comunitario) identico. IMPORTANTE: per rivendicare la «priorità» di un marchio all'estero, la maggior parte dei paesi stabilisce il termine di 6 mesi dalla data del primo deposito. Marchi come depositareall’estero? Se i Paesi sono extra EU: depositi in ciascun paese extra‐EU oppure… marchioInternazionale oppure… dipende dai paesi in questione, alcuni dei quali hanno adottato sistemi analoghi a quello del Marchio Comunitario, es. Paesi aderenti al c.d. «Patto Andino»: Ecuador, Perù, Cile, Bolivia, Venezuela. Si tratta essenzialmente di una legislazione comune sulla proprietà industriale condivisa da Paesi comunque aderenti alla Convenzione di Parigi e che recepiscono molti aspetti degli accordi TRIPS marchioAndino Brevetti dovedepositareall’estero? Sono protetti solo nei Paesi in cui sono stati concessi. Se un brevetto è privo di protezione in un Paese, l’invenzione (o il modello di utilità) potrà essere replicata, utilizzata, importata o venduta da chiunque in quel territorio ! Proteggere un brevetto in + Paesi è costoso, quindi operare una selezione, chiedendosi: a) b) c) d) e) dove sarà fabbricato il prodotto? dove è più probabile che venga commercializzato il prodotto brevettato? quali sono i principali mercati per prodotti simili? dove sono i principali concorrenti? quali saranno le difficoltà procedurali per proteggere un brevetto in un dato Paese? Brevetti comedepositareall’estero? «Data di priorità» = Data di primo deposito di un brevetto. Qualunque ulteriore deposito, inoltrato in altri Paesi purché entro i 12 mesi successivi (e cioè entro il “periodo di priorità”), beneficerà della medesima data di priorità rispetto a eventuali altre domande che per la stessa invenzione siano state successivamente inoltrate da altri. IMPORTANTE: Inoltrarelerichiestedibrevettoall’esteroentroilperiododi priorità. Brevetti comedepositareall’estero? Dopo la scadenza del periodo di priorità e fino a quando la domanda non viene pubblicata per la prima volta, potrebbe essere ancora possibile chiedere la protezione per la stessa invenzione in altri Paesi, ma non sarà più possibile rivendicare la priorità del primo deposito. Occorre però sottolineare che, verosimilmente, la pubblicazione dell’invenzione, sebbene avvenuta in altri Paesi, comprometterà seriamente il requisito di novità in sede di eventuali tentativi di deposito successivi. Brevetti comedepositareall’estero? IMPORTANTE: Non costituisce divulgazione, distruttiva del carattere della novità, quella effettuata dall'autore nei dodici mesi precedenti il deposito della domanda o dell'eventuale priorità. In alcuni Paesi, infatti, come la Cina, qualsiasi pubblica divulgazione di una invenzione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi parte del mondo sarà distruttiva per del requisito di novità od originalità di una invenzione. Prima ,dunque, brevettare in Cina! Brevetti come depositareall’estero? Domanda in ciascun paese Domanda di brevetto europeo ‐ protezione nei paesi EU tramite EPC (Convenzione Europea sui Brevetti); ‐ Uffici competenti: Ufficio Europeo dei Brevetti, a Monaco, all'Aja o a Berlino; ed Uffici Brevetti Nazionali. ‐ Una sola domanda per chiedere la tutela dell’invenzione in tutti i paesi membri della UE e nei Paesi non UE che hanno aderito alla Convenzione ‐ Se il brevetto viene rilasciato dall’EPO, il richiedente può convalidarlo in tutti gli stati scelti, o solo in alcuni di essi (trasformazione della domanda nei Paesi di interesse). Brevetti come depositareall’estero? ‐ … brevetto europeo NONèdaconfondereconilc.d. «brevetto comunitario», cui Italia e Spagna non hanno aderito, pur permettendo ai propri cittadini ed aziende di avvalersene) Nel 2011 il Consiglio europeo ha deciso di consentire a 25 stati membri dell'Unione Europea (Italia e Spagna non hanno aderito) di mettere in atto un sistema brevettuale unitario, utilizzando lo schema della "cooperazione forzata". I brevetti rilasciati secondo questo nuovo sistema (c.d. brevetti comunitari) sarebbero automaticamente validi nel territorio dei 25 stati, evitando i costi correlati alle convalide in ciascuno di essi. Brevetti come depositareall’estero? Domanda di Brevetto Internazionale ‐ per i paesi che aderiscono al PCT – Patent Cooperation Treaty – (trattato di cooperazione in materia di brevetti); ‐ con una sola domanda di brevetto internazionale, tutela in gran parte dei paesi membri in tutto il mondo (attualmente superano il centinaio). La domanda permette di “prenotare”, per un massimo di 30 mesi, l’estensione di una propria domanda di brevetto a quasi tutti i paesi del mondo. ‐ Uffici riceventi: • Ufficio Brevetti Nazionale e, se non vi sono vincoli di sicurezza nazionali; • OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) con sede a Ginevra; • l’Ufficio Europeo dei Brevetti, presso la sede dell’Aja o quella di Monaco. Disegni/Modelli dovedepositareall’estero? Protezione “territoriale” = vale solo nel territorio del Paese o della regione in cui è avvenuta. Per rivendicare la «priorità» di un marchio all'estero, la maggior parte dei paesi stabilisce il termine di 6 mesi dalla data del primo deposito. Durante questo periodo la novità resta inalterata. Dopo la scadenza di questo periodo, non sarà più possibile chiedere che la registrazione in un diverso Paese decorra dalla data di presentazione della prima domanda. IMPORTANTE: Predivulgazione in EU: L’UAMI concede un “periodo di grazia” di un anno, senza compromettere il requisito novità. Disegni/Modelli comedepositareall’estero? registrazioni nazionali ‐ una domanda di registrazione separata presso l’Ufficio competente di ogni Paese (costi elevati perché prevede il pagamento di distinte tasse in ciascun Paese); oppure… Se i paesi in cui si desidera protezione sono membri EU registrazione Comunitaria ‐ Tutela regolamentata da Sistema dei Disegni e Modelli Comunitari Registrati (RCD); ‐ una domanda c/o UAMI, protezione nei 28 Paesi membri (non è possibile limitare la portata geografica della sua protezione giuridica solo a determinati stati membri della UE, come diversamente stabilito dal Sistema dell’Aja). Oppure… Registrazione Internazionale ‐ Tutela regolamentata da Accordo dell’Aja; ‐ Una domanda c/o OMPI (in una sola lingua e pagando tasse in un’unica soluzione) … tutela in tutti i Paesi aderenti all’Accordo (oltre 50) per cui viene fatta richiesta oppure… dipendedaipaesiincuisidesideraprotezione esistono infatti altri Uffici Regionali (simili a quello UAMI) preposti alla tutela di disegni e modelli, es: ‐ l’Organizzazione Regionale Africana della Proprietà Industriale (ARIPO) con sede ad Harare (Zimbabwe), per la protezione dei disegni e modelli nei Paesi africani di lingua inglese; ‐ l’Ufficio del Disegno del Benelux (BDO), con sede a L’Aja (Paesi Bassi), per la protezione dei disegni e modelli in Belgio, Olanda e Lussemburgo ‐ ‐ l’Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI), con sede a Yaoundé (Camerun), per la protezione dei disegni e modelli nei Paesi africani di lingua francese. Copyright(dirittod’autore) Se… ‐ si è residenti, o ‐ si possiede la nazionalità di uno dei paesi aderenti alla Convenzione di Berna, sulla Protezione delle opere letterarie ed artistiche, o membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), legata alle disposizioni dell’Accordo TRIPS, o ‐ se il proprio lavoro è stato pubblicato per la prima volta o almeno contemporaneamente in uno di tali paesi… Protezione automatica in tutti gli stati che hanno aderito alla Convenzione di Berna o che sono membri dell’OMC. (b) Criterio giuridico: dove? Infine, paesi in cui chiedere tutela dei diritti di IP: 3)Neipaesidiproduzione; 4)Neipaesidiesposizione/promozionedeiprodottieservizi; 5) Neipaesiditransitodellemerci:inmodotaleprecostituirsiun titolodaagevolareicontrollidoganalie(dogane). RICORDARE… Prima di tutelare i diritti di IP nei Paesi e secondo le modalità sopra indicate… CONSIGLIABILE: ‐ ricerca sui marchi registrati del paese di interesse; ‐ ricerca di “freedom to operate” ovvero una indagine – condotta da uno specialista di IP del paese di interesse – sull’esistenza di eventuali diritti brevettuali altrui che potrebbero essere violati da quel prodotto in quel determinato mercato. Un rapporto favorevole di “freedom to operate” avrà anche effetti importanti nel caso emergano successivamente diritti di terzi non segnalati dalla ricerca: a quel punto si potrà dimostrare di aver agito in buona fede sulla base di tale rapporto favorevole e si eviterà ogni pagamento di danni. GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE! [email protected] www.renieroassociati.it