La tutela dei prodotti agro alimentari: marchi e denominazioni di

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© Società Italiana Brevetti 2009
La tutela dei prodotti agro-alimentari
- Marchio individuale d’impresa
- Marchio collettivo, marchio di certificazione
- Denominazioni di origine, indicazioni geografiche
-
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Il marchio
Il marchio è un segno che distingue i prodotti e i
servizi di un imprenditore da quelli dei suoi
concorrenti
Requisiti di validità del marchio:
la capacità distintiva
2
la novità
GINGO
TWINGO
la non ingannevolezza
COTONELLE
3
Tipologie di marchio
Il marchio geografico
Art. 13, 1° comma del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 (Codice
della Proprietà Industriale)
“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'
impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli
costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o
servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i
segni che in commercio possono servire a designare la specie, la
qualita'
, la quantita'
, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica ovvero l'
epoca di fabbricazione del prodotto o della
prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o
servizio”.
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Possibilità di utilizzare un
toponimo come marchio
- registrabilità di un nome geografico qualora il riferimento alla località
geografica costituisce un elemento di pura fantasia
- nome che non ha alcuna attinenza con la qualità del prodotti (es.
NAPOLI per sci)
- il luogo in oggetto è totalmente sconosciuto sì da evitare la natura
esclusivamente “descrittiva” del prodotto agli occhi del consumatore
La posizione della
giurisprudenza comunitaria
Il caso Chiemsee (sentenza della Corte di Giustizia CE – Casi C108/97 // C-109/97)
Non è possibile registrare come marchi i nomi geografici nei casi in
cui essi indichino i luoghi che presentano attualmente o
potenzialmente, agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con
la categoria di prodotti di cui si tratta
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Esempi di marchi geografici
1RQ sono stati ritenuti validi:
- Havana per rum
- India caffè per caffè
- Vichy per acque minerali
- Borgosesia per filati
- Pilsen per birra
- Fabriano per carta
- Saturnia per cosmetici
Esempi di marchi geografici
Sono stati ritenuti validi:
- Roma per materiali da costruzione
- Amaro silano per un tipo di amaro
- Capri per sigarette
- Chianciano per birre
- Adda per servizi di lavori pubblici
- Viaspiga per abbigliamento
- Capri per abbigliamento
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Il marchio collettivo
Art. 11 del Codice della Proprietà industriale
“i soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la
qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la
registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la
facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a produttori e
commercianti”.
Caratteristiche del marchio collettivo
dissociazione fra titolarità ed uso del marchio
redazione del disciplinare di produzione
predisposizione di un Regolamento contenente:

a) l’uso del marchio

b) il sistema dei controlli

c) il sistema sanzionatorio
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Il marchio collettivo geografico
(art. 11, 4° comma del Codice della
Proprietà Industriale)
“In deroga all'
articolo 13, comma 1, un marchio collettivo puo'
consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire
per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal
caso, peraltro, l'
Ufficio italiano brevetti e marchi puo'rifiutare, con
provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti
possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque
recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella
regione. L'
Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta'di chiedere al
riguardo l'
avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi
interessati o competenti. L'
avvenuta registrazione del marchio
collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a
vietare a terzi l'
uso nel commercio del nome stesso, purche'
quest'
uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e
quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza”.
Il marchio collettivo comunitario
È il marchio idoneo a distinguere i prodotti o servizi dei membri
dell’associazione titolare da quelli delle altre imprese.
Possono depositare marchi collettivi comunitari le associazioni di
fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti - che
hanno la capacità a proprio nome di essere titolari di diritti e
obblighi di qs. natura, di stipulare contratti o compiere altri atti
giuridici e di stare in giudizio - nonché le persone giuridiche di diritto
pubblico.
Possono costituire marchi comunitari collettivi segni o indicazioni
che, in commercio, possono servire a designare la provenienza
geografica dei prodotti o dei servizi
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Caratteristiche del
marchio collettivo comunitario
Il regolamento d’uso deve avere un contenuto minimo: nello stesso
devono essere indicate le persone abilitate ad usare il marchio, le
condizioni di appartenenza all’associazione e, qualora siano
previste, le condizioni di utilizzazione del marchio
L’ente richiedente deve avere una struttura associativa aperta:
deve cioè essere provvisto espressamente nel regolamento d’uso
l’autorizzazione alle persone i cui prodotti o servizi provengono
dalla zona geografica interessata a diventare membri
dell’associazione titolare del marchio
Ulteriori caratteristiche del
marchio collettivo
Confondibilità
Tutela allargata per marchi rinomati
Volgarizzazione
Obbligo uso
Rinnovi mediamente ogni 10 anni
Tutela su iniziativa di parte
Marchio collettivo di fatto?
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Marchio di certificazione
(certification mark)
- Marchio che indica che i beni o servizi, in connessione con il
quale viene usato, sono certificati dal proprietario del marchio per
l’origine, i materiali, il metodo di fabbricazione, la qualità, la
precisione o altre caratteristiche
- Non c’è necessità di un vincolo associativo fra titolare e
utilizzatori
La denominazione di origine
Per «denominazione d'
origine» si intende il nome di una regione,
di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che
serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale
paese,
la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute
essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente
geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e
la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono
nella zona geografica delimitata;
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L’indicazione geografica
Per «indicazione geografica» si intende il nome di una regione, di
un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve
a designare un prodotto agricolo o alimentare:
come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di
tale paese e
del quale una determinata qualità, la reputazione o altre
caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica
e
la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione
avvengono nella zona geografica delimitata.
Le fonti della tutela
L’art. 10 della Convenzione dell’Unione di Parigi del 1883 prevede
la protezione contro l’utilizzazione diretta o indiretta di una falsa
indicazione di origine:
1)Le disposizioni dell’articolo precedente saranno applicate in
caso di utilizzazione diretta o indiretta di una indicazione falsa
relativa alla provenienza del prodotto o all’identità del produttore,
fabbricante o commerciante.
2) Sarà in ogni caso riconosciuta come parte interessata, sia essa
persona fisica o giuridica, ogni produttore, fabbricante o
commerciante che si occupi della produzione, della fabbricazione
o del commercio del prodotto e che sia stabilito nel luogo
falsamente indicato come luogo di provenienza, o nella regione
ove questo luogo è situato, o nel paese falsamente indicato, o nel
paese in cui è adoperata la falsa indicazione di provenienza”.
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Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sul divieto di false
indicazioni di provenienza.
Art. 1: Ogni prodotto che porti una falsa indicazione di
provenienza, in cui uno dei paesi ai quali si applica il presente
Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o
indirettamente indicato come paese o come luogo d’origine, sarà
sequestrato all’importazione in ciascuno dei detti paesi.
Art. 3 bis: I paesi ai quali si applica il presente Accordo si
impegnano pure a vietare l’uso, per quanto concerne la vendita,
l’esposizione o l’offerta di prodotti, di qualsiasi indicazione che
abbia carattere pubblicitario e tale da trarre in inganno il pubblico
sulla provenienza dei prodotti, facendola figurare sulle insegne, gli
annunci, le fatture, carte dei vini, lettere o documenti commerciali
o su qualsiasi altra comunicazione commerciale.
Accordo Lisbona del 31 ottobre 1958 sulla protezione delle
denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale
Le denominazioni di origine sono definite come "OD
GHQRPLQD]LRQHJHRJUDILFDGLXQSDHVHGLXQDUHJLRQHRGLXQD
ORFDOLWjXWLOL]]DWDSHUGHVLJQDUHXQSURGRWWRFKHQHqRULJLQDULRH
GLFXLOHTXDOLWjRLFDUDWWHULVRQRGRYXWLHVFOXVLYDPHQWHH
HVVHQ]LDOPHQWHDOO
DPELHQWHJHRJUDILFRFRPSUHQGHQWHLIDWWRUL
QDWXUDOLHLIDWWRULXPDQL" (art. 2).
le denominazioni d’origine sono protette "FRQWURTXDOVLDVL
XVXUSD]LRQHRLPLWD]LRQHDQFRUFKpO
RULJLQHYHUDGHOSURGRWWRVLD
LQGLFDWDRODGHQRPLQD]LRQHVLDWUDGRWWDHDFFRPSDJQDWDGD
HVSUHVVLRQLFRPHJHQHUHWLSRPRGRLPLWD]LRQHRVLPLOL"
(art. 3).
la denominazione non può diventare generica (art. 6)
12
Accordi GATT-TRIPs del 15 aprile 1994 (art. 22)
1. Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si
intendono le indicazioni che identificano un prodotto come
originario del territorio di un membro, o di una regione o località di
detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre
caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla
sua origine geografica.
2. In relazione alle indicazioni geografiche, i membri prevedono i
mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire:
a) l'
uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni
elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è
originario di un'
area geografica diversa dal vero luogo d'
origine in
modo tale da ingannare il pubblico sull'
origine geografica del
prodotto;
segue
b) qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai
sensi dell’art. 10-bis della Convenzione di Parigi (1967).
3. Un membro rifiuta o dichiara nulla, ex officio se la sua
legislazione lo consente oppure su richiesta di una parte
interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste
in un’indicazione geografica in relazione a prodotti non originari del
territorio indicato, se l’uso dell’indicazione del marchio per tali
prodotti nel membro in questione è tale da ingannare il pubblico
sull'
effettivo luogo d'
origine.
4. La protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è applicabile contro
un'
indicazione geografica che, per quanto letteralmente vera in
ordine al territorio, alla regione o alla località di cui il prodotto è
originario, indica falsamente al pubblico che i prodotti sono originati
di un altro territorio.
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Accordi GATT-TRIPs del 15 aprile 1994 (art. 23)
Protezione aggiuntiva per i vini
Ciascun membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti
interessate di impedire l’uso di un’indicazione geografica che
identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato
dall’indicazione geografica in questione, o di un’indicazione
geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del
luogo indicato dall’indicazione geografica in questione, anche se la
vera origine dei prodotti è indicata o se l'
indicazione geografica è
tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo",
"stile", "imitazione" o simili.
La disciplina italiana
Art. 29 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 (Codice della
“Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di
origine che identificano un paese, una regione o una località,
quando siano adottate per designare un prodotto che ne e'
originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute
esclusivamente o essenzialmente all'
ambiente geografico d'
origine,
comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione”.
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La disciplina italiana
Art. 30 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 (Codice della
“Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni
internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in
buona fede, e'vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'
uso di
indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'
uso di
qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che
indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località
diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità
che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da
un indicazione geografica.
La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'
uso nell'
attività
economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa
nell'
attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da
ingannare il pubblico”.
La disciplina comunitaria
Art. 13 del Reg. CE n. 510/2006
Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
"a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una
denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di
registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai
prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui
l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la
reputazione della denominazione protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se
l'
origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta
è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere",
" tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili;
segue
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Art. 13 del Reg. CE n. 510/2006
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla
provenienza, all'
origine, alla natura o alle qualità essenziali dei
prodotti usata sulla confezione o sull'
imballaggio, nella pubblicità o
sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'
impiego, per
la confezione, di recipienti che possono indurre in errore
sull'
origine;
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla
vera origine dei prodotti. Se una denominazione registrata contiene
la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è
considerata generica, l'
uso di questa denominazione generica per il
prodotto agricolo o alimentare appropriato non è contrario al primo
comma, lettera a) o b)”.
Art. 14 del Reg. CE n. 510/2006
“Qualora una denominazione d'
origine o un'
indicazione geografica
sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda
di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni
di cui all'
articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene
respinta, se la domanda di registrazione del marchio è presentata
posteriormente alla data di presentazione della domanda di
registrazione presso la Commissione.
I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati”.
segue
16
Art. 14 del Reg. CE n. 510/2006
“Nel rispetto del diritto comunitario, l'
uso di un marchio
corrispondente ad una delle situazioni di cui all'
articolo 13,
depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa
pertinente, acquisito con l'
uso in buona fede sul territorio comunitario,
anteriormente alla data di protezione della denominazione d'
origine o
dell'
indicazione geografica nel paese d’origine, o precedentemente al
1o gennaio 1996, può proseguire, nonostante la registrazione di una
denominazione d'
origine o di un'
indicazione geografica, qualora il
marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti
dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre
1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d'
impresa (8) o dal regolamento (CE) n. 40/94 del
Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario(9)”.
Il Regolamento CE n. 479/2008 sui vini
-Definizioni di “denominazione di origine” e di “indicazione
geografica”
-Contenuto delle domande di protezione
-Procedura di conferimento della protezione (procedura nazionale
preliminare
-Motivi di rigetto della protezione
-Rapporti con i marchi
-Protezione
-Cancellazione
-Denominazioni di vini protette preesistenti
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Caratteristiche delle
denominazioni di origine
Tutela contro:
a) Indicazioni false/ingannevoli
b) Indebito sfruttamento reputazione anche per prodotti non comparabili
c) Usurpazione, imitazione o evocazione anche traduzioni e con
espressioni «genere», «tipo»,ecc.
d) Qualsiasi altra prassi ingannevole sull’origine prodotti
Rischio genericità escluso
No uso obbligatorio
Protezione a tempo indeterminato (senza rinnovi finché riconosciuta)
Tutela su iniziativa di parte o d’ufficio
Strategia di protezione
Marchio collettivo
e/o
denominazione di origine ?
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Esempi pratici di protezione
Il marchio / DOP PARMIGIANO REGGIANO
Per ulteriori informazioni:
Società Italiana Brevetti
www.sib.it
Roma
Milano
Firenze
Varese
Verona
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