Gli accordi di licenza e di technology transfer

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Gli accordi di licenza e di technology transfer
Mattia Dalla Costa Avvocato e Rechtsanwalt
CBA Studio Legale e Tributario
Vicenza, 3 maggio 2016
 Le strategie e le forme di protezione della
tecnologia
 I diversi accordi di technology transfer
 L’ accordo di licenza di tecnologia
 Accordi di licenza e diritto della concorrenza
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Ricerca interna
Vantaggi: •
Più agevole diffusione all’interno del complesso aziendale dei risultati da essa derivanti
•
Assenza di vincoli di gestione e di commercializzazione
•
Arricchimento tecnico quale presupposto di altre invenzioni
Svantaggi: •
Investimenti elevati e costi non sempre preventivabili
•
Incertezza sulle tempistiche per ottenere risultati in tempi utili
Acquisto di tecnologia
Vantaggi: •
Minori investimenti
•
Maggiore attendibilità di costi e tempistiche
Svantaggi: •
Rapporto di «dipendenza» rispetto a chi fornisce la tecnologia
•
Rischi di mancata disponibilità sul mercato della tecnologia di interesse
•
Problematiche connesse al trasferimento di tecnologia
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Forme di protezione della tecnologia
Know‐how
Art. 98 del C.p.i.:
1.Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico‐industriali,
comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da
ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Art. 99 C.p.i.
Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle
esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi di acquisire, rivelare a terzi
od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze .. .
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Forme di protezione della tecnologia
Know‐how
 Regolamento 316/2014/CE relativo allápplicazione dellárt. 101, par. 3, a categorie di
accordi di trasferimento di tecnologia
"know‐how": un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e
da prove, patrimonio che è:
i.
segreto, non generalmente noto, né facilmente accessibile;
ii.
sostanziale, significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e
iii. individuato, descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare
se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità (background and foreground Know‐how
nellámbito del background, foreground, sideground and postground intellectual property)
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Le principali forme di trasferimento tecnologico
 Joint Venture
 Investimento diretto (acquisto partecipazione societaria /costituzione
filiale)
 Accordi di tipo partecipativo (consorzi tra imprese)
 Venture capital
 Produzione presso terzisti (cd. Tool production)
 Joint development agreement o R&D agreement
 Contratto di cessione e/o licenza
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Joint Venture
Con il termine «joint venture» si definisce sostanzialmente un accordo tra due o più
imprese che si impegnano reciprocamente a una collaborazione per il perseguimento
di obiettivi comuni.
Aspetti qualificanti:
• l’esistenza di un contratto tra due o più partner;
• la definizione di un obiettivo strategico comune;
• la volontà di integrare parte delle rispettive attività e risorse;
• la compatibilità degli associati;
• la fiducia reciproca tra i partecipanti.
Il contratto di joint venture non è identificato con una forma univoca e giuridicamente
riconosciuta.
7
…continua
Le joint venture si possono suddividere in due tipologie:
Joint venture societaria
Joint venture contrattuale
Obiettivo: collaborazione durevole Obiettivo: collaborazione temporanea Cooperazione finanziaria Indipendenza economica
Creazione di una società comune JV
Nessuna società comune
Responsabilità limitata all’ammontare No responsabilità patrimoniale
del cap soc della JV
Solitamente la JV sopravvive anche se Il contratto cessa se una delle due cambiano i soci
parti viene meno
Complessa determinazione delle
ipotesi di liquidazione della JV
Agevole determinazione della scadenza del contratto
Maggiori obblighi fiscali Minori obblighi fiscali
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…continua
Relativamente ai vantaggi che una joint venture può portare ai partecipanti, si
possono elencare:
• riduzione delle tempistiche di realizzazione;
• suddivisione dei rischi;
• suddivisione dei costi;
• maggiore potere contrattuale;
• comunione di conoscenze e competenze.
Per quanto riguarda invece gli svantaggi, alcuni di essi possono essere:
• limitazione dell’autonomia decisionale;
• possibilità di conflitti interni;
• emergere di interessi individuali;
• capacità dei partner non adeguata
Fondamentale è assicurare che tutti i partner traggano beneficio dalla joint venture in
proporzione all’investimento realizzato.
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Joint development agreement ‐ R&D Agreement
Collaborazione tra due o più parti (anche terzisti) per lo sviluppo di ricerca e
tecnologia e la condivisione di proprio know‐how e/o diritti IP al fine al fine di
migliorare la propria tecnica e sviluppare nuovi procedimenti o prodotti.
Tale Accordo deve disciplinare:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
responsablità e obbligazioni a carico di entrambe le Parti;
milestone per analisi, studio e sperimentazione;
condivisione di costi, investimenti e i rischi connessi;
ripartizione delle responsabilità;
lo sviluppo, l’uso e la proprietà di ogni prodotto/processo implementato e dei
diritti IP e KH correlate;
(f) durata, accordi postcontrattuali.
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Joint development agreement ‐ R&D Agreement
Tali accordi perseguono:




una più celere introduzione dei prodotti o servizi sul mercato, una migliore qualità
a costi inferiori
progresso tecnico a beneficio dei consumatori
 La Commissione deve prendere in considerazione detti effetti positivi in sede di analisi delle possibili restrizioni alla concorrenza derivanti da tali accordi.
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Reg. (UE) N. 1217/2010
Regolamento relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE a talune
categorie di accordi ricerca e sviluppo
Gli accordi cui si applica l'esenzione devono soddisfare le seguenti condizioni:
• i risultati dell'attività comune devono essere accessibili a tutte le parti;
• i risultati sono sfruttati da tutte le parti. Qualora l'accordo riguardi unicamente la R&S,
ciascuna delle parti deve poter sfruttare autonomamente i risultati della ricerca;
• Lo sfruttamento deve riguardare risultati protetti da diritti di proprietà immateriale o
configuranti know‐how, che sia determinante per la fabbricazione dei prodotti finali;
• Le imprese incaricate della fabbricazione e della fornitura devono soddisfare le
domande di produzione e fornitura di tutte le parti coinvolte.
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…segue
 Il suddetto regolamento esonera:
‐ gli accordi aventi per oggetto principale R&S,
‐ qualsiasi accordo direttamente connesso e necessario per la realizzazione di una
cooperazione di R&S
a condizione che:
la quota di mercato aggregata delle parti < il 25% del mercato interessato.
 N.B: Il suddetto regolamento NON deve invece essere applicato agli accordi non
indispensabili per il conseguimento di effetti positivi
 Art 5 e 6 : Black list di clausole escluse dal beneficio dell'esenzione
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Accordi non esentati: esempi
L'esenzione non si applica agli accordi di ricerca e sviluppo che, direttamente o indirettamente, hanno
per oggetto :
• la limitazione della libertà delle imprese partecipanti di svolgere attività di ricerca e sviluppo in un
settore non connesso a quello dell'attività oggetto dell'accordo o, dopo il compimento dell'attività
contrattuale, nel settore di quest'ultima o in un settore connesso;
• il divieto di contestare la validità dei diritti di proprietà immateriale posseduti dalle parti, che questi
siano sfruttati al fine della ricerca e dello sviluppo o che siano il risultato dell'attività di R&S;
• la limitazione della produzione o delle vendite;
• la fissazione dei prezzi di vendita;
• la limitazione della fornitura dei prodotti ai clienti al termine di un periodo di sette anni dalla data
in cui questi sono per la prima volta messi in commercio;
• il divieto di praticare vendite passive dei prodotti nei territori riservati ad altri contraenti;
• il divieto di mettere in commercio i prodotti nei territori riservati ad altri contraenti, dopo la
scadenza di un periodo di sette anni dalla data in cui i prodotti sono per la prima volta messi in
commercio;
• l'obbligo di non concedere a terzi licenze per la fabbricazione dei prodotti, qualora lo sfruttamento
dei risultati della ricerca e dello sviluppo non sia previsto o non abbia luogo;
• l'obbligo di rifiutare di soddisfare domande di clienti al di fuori del mercato comune;
• l'obbligo di limitare la distribuzione dei prodotti, mediante ad esempio l'esercizio scorretto dei
diritti di proprietà immateriale.
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Cessione o licenza
L’acquisizione di tecnologie può avvenire mediante la sottoscrizione di contratti che hanno
per oggetto:
Tecnologie brevettate e/o
Cessione di brevetto
Licenza di brevetto
Tecnologie non brevettate
Cessione o licenza Know how
 La cessione è il contratto con il quale una parte (detta “cedente”) cede la titolarità di un
diritto di proprietà intellettuale ‐ generalmente dietro corrispettivo ‐ a favore di un terzo
(detto “cessionario”).
 La licenza è il contratto con il quale una parte (detta “concedente”), senza spogliarsi
della titolarità del bene oggetto della licenza, consente – generalmente dietro
corrispettivo e comunque per un periodo limitato di tempo – all’altra parte (detta
“licenziataria”) di fare uso del proprio diritto in modo esclusivo o non esclusivo.
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Contratto di cessione di Know how
 Contratto atipico, il cui contenuto può riferirsi ad una serie di conoscenze accessorie sia
ad un brevetto sia ad un trovato non brevettato o non brevettabile:
• spesso la cessione di un brevetto viene accompagnata dal relativo know‐how e
show‐how, necessario per un corretto sfruttamento del brevetto stesso;
• si cede un pacchetto globale di conoscenze tecniche e di assistenza.
 KNOW‐HOW: Any non‐patented and non‐registered practical information, resulting
from experience and testing, which is secret and substantial: in this context, ‘secret’
means that the know‐how is not generally known or easily accessible and ‘substantial’
means that the know‐how is significant and useful to a potential buyer for the
manufacture, use, sale or resale of the contract goods or services.
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Contratto di cessione di Know How
 Il KH oggetto del contratto viene trasferito sotto forma di:




documentazione,
assistenza tecnica,
formazione ed addestramento professionale,
fornitura di particolari mezzi operativi
 Spesso il contratto prevede anche uno scambio successivo in situ di informazioni pratiche al
cessionario (Show‐How) dirette a migliorare l'utilizzo del know‐how.
 Corrispettivo: solitamente è previsto il pagamento di una somma forfettaria fissa (lump sum),
a volte anche una «royalty» calcolata in % al fatturato.
Forme «mista» (più usata nei contratti di licenza) che prevede:
 il versamento di una somma iniziale all'atto della trasmissione di un primo blocco di
documentazione,
 il successivo pagamento di royalties annuali in relazione alla produzione realizzata
mediante l'impiego del know‐how.
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Vantaggi della licenza
Vantaggi per il Licenziante:
 Espansione verso nuovi mercati geografici o di prodotto
senza sopportarne il costo
 Si rimane titolari e si riceve una rendita
Vantaggi per il Licenziatario:
 Accesso a tecnologie o modelli anche in assenza di risorse per svilupparle in modo
autonomo
 Acquisizione di valore aggiunto immediato
 Abbattimento dell’incidenza dei costi fissi
 Creazione di nuove fasce di clientela
 Crescita dellímmagine aziendale
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Svantaggi della licenza
Svantaggi per il Licenziante:
 Il Licenziante potrebbe dipendere dalle capacità o abilità del
Licenziatario.
 Il Licenziatario potrebbe diventare concorrente del Licenziante.
 Il Licenziante potrebbe ottenere maggiori vantaggi sfruttando in
proprio i propri diritti di proprietà intellettuale.
Svantaggi per il Licenziatario
 Il Licenziatario potrebbe dipendere eccessivamente dalla tecnologia del
Licenziante.
 La produzione del prodotto potrebbe risultare troppo costosa per il
mercato.
 Il Licenziatario potrebbe risultare legato ad una tecnologia che non è
pronta per essere sfruttata commercialmente.
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Fasi precedenti la conclusione del contratto
 Due Diligence
 Accordi di segretezza (NDA)
 Lettere d’intenti, MoU, Heads/Terms of Agreement
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Due Diligence preventiva

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•
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•
•
•
Stato del diritto:
Validità del diritto di privativa titolato o non titolato (determinazione del KH)
Effettiva titolarità
Stato pagamenti
Stato rinnovi e pagamento delle tasse annuali
Pegni/sequestri, eventuali annotazioni o trascrizioni
Altre licenze concesse
Estensioni
Esami dei rapporti di ricerca, ricerca di anteriorità (ad es. per escludere eventuali
marchi identici o simili) e verifica dello stato dellárte e della novità di un trovato
(per verificare ad es. la validità di un brevetto)
• Verifica dell'uso per verificare eventuale decadenze
• Eventuali opposizioni
 Verifiche sullo stato patrimoniale e finanziario della società cedente/licenziante
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Accordi di segretezza
al fine di prevenire abusi in relazione alle informazioni segrete scambiate durante le
trattative.
Debbono contenere:
• determinazione delle informazioni segrete;
• impegno a non usare, sfruttare o
altrimenti disporre
• impegno a non divulgare, mantenere riservate
• determinazione del danno (anche una clausola penale) in caso di violazione
• legge applicabile e Foro competente
 Accordo di riservatezza

Fase precontrattuale
unico obbligo: art. 1337 c.c. Principio di buona fede e correttezza nello svolgimento
delle trattative.
 L’assenza di tutela assoluta del segreto condiziona il trasferimento di tecnologie
non brevettate/informazioni non brevettabili
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Lettera d’intenti, MoU, Ts, HoA
•
Letter of intent” e spesso anche il “Memorandum of understanding”(MoU)
 documento legale precontrattuale
 disciplina modalità di svolgimento delle trattative (segretezza o esclusiva)
 fissa i principi in virtù dei quali negoziare condizioni e termini dell’operazione commerciale
 Può essere vincolante (in ogni caso binding > segretezza, esclusiva, costi ed onorari, Foro, legge
applicabile)
•
Term Sheet e Head of agreement solitamente può trattarsi di
 documento legale contrattuale vincolante
 disciplina modalità di svolgimento di DD, contratti definitivi, contratti notarili
 fissa le condizioni e le clausole principali già oggetto di accordo
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•
Struttura contratto di licenza (check list)
Parti della licenza (e non disclosure ?)
Oggetto della Licenza (processo/dispositivo ‐ totale/parziale)
Diritti conferiti (Extent of Rights), Sublicenze
Patto di Esclusiva
Territorio
Licenze Incrociate (Cross License)
Miglioramenti o perfezionamenti (Improvements)
Assistenza Tecnica (Technical Assistance) – eventuali Service Agreements
Durata (oltre la scadenza del brevetto?)
Corrispettivi e contabilità
Contraffazioni (Infringement)
Garanzie (Representations and Warranties)
Obbligazioni di Licenziante e Licenziatario (Licensor and Licensee Obligations):
– obbligo di uso del marchio e modalità d’uso (prestazioni minime);
– campagne promozionali ed eventuale promozione istituzionale del marchio (volumi
pubblicitari, fiere ecc.)
– controllo della produzione e standard qualitativi
– obbligo di rifornirsi di prodotti/materie prime/semilavorati dal licenziante o terzi da
questi indicati
Rinunce (Waiver)
Forza Maggiore (Force Majeure) o ipotesi di esenzione di responsabilità (ad es. fatto di terzi)
Pratiche anti‐concorrenziali (Anti‐competitive practices)
Gestione delle scorte/magazzino a fine rapporto
Controversie e cooperazione o meno nella difesa giudiziale
Foro Competente e Legge applicabile
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In dettaglio
 Diritti conferiti: ad es. «Il LICENZIANTE concede al LICENZIATARIO la Licenza
esclusiva (non esclusiva), trasferibile (non trasferibile) di fabbricare (far fabbricare),
usare, commercializzare i PRODOTTI di cui ai BREVETTI del LICENZIANTE nel
TERRITORIO»
 Esclusiva: «Il LICENZIANTE concede al LICENZIATARIO una licenza esclusiva (non
esclusiva) per tutti I BREVETTI del LICENZIATARIO»
•
•
Nel caso di licenza esclusiva semplice (sole license) il licenziante non potrà
concedere licenza ad altri, ma potrà utilizzare in proprio i diritti licenziati;
Nel caso di licenza esclusiva assoluta il licenziante non potrà utilizzare
direttamente i diritti licenziati.
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In dettaglio
§ 2 Grant of License
(1) The Licensor hereby grants the Licensee an exclusive, irrevocable
(subject to full payment of license fees and compliance with the terms of
this Agreement), non‐transferable license to make, use, distribute,
market, dispose of, offer for disposal or otherwise deal with the Licensed
Products using the Patent Rights and the Know How in the Contract
Territory under the conditions that will be set forth in this Agreement.
(2) The Licensor will neither itself nor through other licensees produce or
let produce, distribute or let distribute the Licensed Products in the
Contract Territory.
oppure:
During the term of this Agreement, the Licensor shall not license the
Patent Rights to any other licensee in the Contract Territory (sole license)
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In dettaglio
Determinazione del Know‐How
 "Background Know‐How" is generated before the R&D collaboration,
 “Foreground Know‐How" is generated during the R&D collaboration,
Know‐How which are created after the signature of the Research and
Development Agreement (i) in carrying out the Work; or (ii) otherwise in
performance of the Project
 “Postground Know‐How" is generated in a certain time span after the
collaboration, and
 “Sideground Know‐How" is generated during the collaboration phase but
in not‐project related activities
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Rapporto committente (Aerospace) e fornitore (Supplier)
Uncontrolled Know‐how: Foreground IP which constitutes an individual
person’s skill and judgement and is not capable of being written down.
‐> Background Know‐How (rimane in capo al Fornitore) ma
‐> Supplier shall disclose to Aerospace all Foreground IP that is
Uncontrolled Know‐How and support Aerospace in learning how to
understand and use it (“Foreground Know How
Support”).
Foreground IP Ownership del Committente
 Foreground IP shall vest in and be owned absolutely by Aerospace.
 Accordingly to the extent that any Foreground IP vests by operation of law
in the Supplier:
Supplier hereby assigns to Aerospace all its present and future
right
in Foreground IP created by or on behalf of Supplier.
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…Segue
 Territorio: Vengono individuati i territori in cui è concessa la licenza. Spesso il
Licenziante opera nel proprio territorio nazionale e concede la licenza a società operanti
in altri paesi o in diversi settori merceologici.
 Perfezionamenti: Si definisce cosa si intende per perfezionamento e cosa per nuova
tecnologia.
• Il LICENZIATARIO potrebbe richiedere il diritto di sfruttare i perfezionamenti sviluppati
dal LICENZIANTE e viceversa
• Il LICENZIANTE potrebbe richiedere l’accesso a perfezionamenti successivi realizzati dal
LICENZIATARIO
unrestricted / irrevocable / non‐exclusive / non‐transferable/ worldwide / royalty‐free /
unlimited in time
 Corrispettivo:
• royalty commisurata al risultato ottenuto dal licenziatario (% del fatturato);
• corrispettivo forfetario: lump‐sum iniziale o canone periodico;
• misto: canone forfetario + royalty
29
…Segue
Royalties
• normalmente una % delle vendite
realizzate dal LICENZIATARIO
• Somma
unica
pagata
alla
sottoscrizione del Contratto di Licenza
(fully paid up license)
Royalties variabili
• Canone periodico o somma da pagare • possono aumentare all’aumentare
delle vendite
in occasione di determinati eventi
(basati su milestone, modalità di • la Royalty minima garantita può
crescere per ogni anno di Licenza
esecuzione, efficienza)
• la Royalty minima garantita può
considerarsi
“pagata”
al
raggiungimento di specifici risultati
ad es. di fatturato
Lump Sum
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Clausole «accessorie»
 Controlli contabili:
«.1 La Licenziante avrà diritto di controllare o far controllare da un esperto contabile o
tecnico di sua fiducia, i libri e la documentazione fiscale e contabile relativa ai Prodotti
venduti e comunque idonea a consentire l'accertamento dell'ammontare delle royalties
dovute.
2 Le modalità di controllo saranno concordate tra le parti in modo da non incidere sul
regolare svolgimento delle attività e nel rispetto della disciplina in materia di
riservatezza»
 Standard di qualità
«1. La Licenziataria si impegna a fabbricare i Prodotti secondo gli standard qualitativi
della Licenziante identificati nellÁllegato A.»
31
…segue
 Canale di distribuzione
 Garanzie del licenziante e regola del best knowledge oppure
«La Licenziante non fornisce garanzie in ordine alla validità del Brevetto, né che l’uso
dello stesso non violi preesistenti diritti di terzi; in ogni caso dichiara che per quanto di
sua conoscenza il brevetto non viola diritti esclusivi e non sussistono cause di nullità del
Brevetto»
 Eventuali sub licenze e divieto di cessione
Il Licenziatario potrebbe voler concedere sub‐licenze nel proprio territorio.
Approvazione scritta del Licenziante per:
 la concessione di qualsivoglia sub‐licenza
 la scelta del sub‐licenziatario
 condizioni alle quali la sub‐licenza può venire concessa.
32
…segue
§ 3 Transfer and Sub‐Licensing
 (1) Neither party shall be entitled to transfer this Agreement or part of this
Agreement or any rights granted hereunder without the other party’s prior written
consent.
 (2) The Licensee shall have the right to grant sub‐licenses within the Contract
Territory if the Licensor has approved in writing such sub‐licenses prior to their
conclusion.
 (3) The Licensee shall be liable for the acts and omissions of any sub‐licensee or
sub‐contractor as if they were the acts or omissions of the Licensee (including, but
not limited to, the payment of royalties by the sub‐licensee), and shall at all times
indemnify and keep indemnified the Licensor from all costs, claims, losses,
damages or expenses incurred by the Licensor as a result of default or negligence
of any sub‐licensee or sub‐contractor.
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Clausole finali
 Durata
Subordinata all’oggetto della Licenza:
‐ La licenza di brevetto può terminare allo scadere della privativa brevettuale.
‐ La licenza di know‐how può essere concessa per periodi determinati di tempo e
automaticamente rinnovata per identici periodi salvo risoluzione anticipata
comunicabile in forma scritta da una Parte.
 Obblighi del licenziante e del licenziatario
Le Parti devono chiarire le proprie incombenze per il raggiungimento degli obiettivi
comuni.
‐ Il LICENZIANTE dovrà fornire ogni informativa e documento necessario per consentire
unéfficiente fabbricazione dei PRODOTTI, inclusi le Specifiche Tecniche di cui
allÁllegato B, l’assistenza etc...
‐ Il LICENZIATARIO dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie per fabbricare e
commercializzare con successo I PRODOTTI nel TERRITORIO.
34
…segue
 Condizione risolutiva
«X.1Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, mediante
comunicazione da effettuarsi per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, in caso di inadempimento essenziale della controparte.
X.2. È considerato inadempimento essenziale la violazione degli articoli ____
(esclusiva), (riservatezza), (divieto di cessione e sublicenza), (pagamento delle royalty),
(errata indicazione dei prodotti venduti superiore a X %), ….»
 Forza maggiore
Indicazione degli accadimenti che impediscono l’esecuzione delle obbligazioni
contrattuali per cause non imputabili alle Parti: mancata o ritardata fornitura di
materie prime, prodotti o lavorazioni di terzi…..
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FRAND Terms
Per i cd. «standard‐essential patents» (SEP’s), ossia brevetti per invenzioni che devono
rispondere a determinati standard stabiliti da organizzazioni quali SSO (Standard
Setting organisation) o dalla ESTI (European Telecomunications Standard Insitute)
Le licenze devono essere concesse a condizioni « fair, reasonable and non‐
discriminatory » (« FRAND »).
 Quando un licenziatario accetta di acquisire una licenza secondo termini
« FRAND » al titolare del brevetto SEP è vietato agire con una inibitoria contro il
licenziatario altrimenti si verificherebbe un abuso di posizione dominante
(E.Commission 29 April 2014 in Motorola/Samsung v. Apple).
Ulteriori condizioni che individuano un abuso di posizione dominante sono state
elaborate dalla Corte d Giustizia UE in Huawei/ZTE (C‐170/13, July 2015).
N.B: Uno smartphone comprende ca. 250.000 brevetti
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Technology transfer & Concorrenza
Gli Accordi e le pratiche restrittive della concorrenza che possono pregiudicare il
commercio tra Stati membri sono in principio vietate ai sensi dell’art. 101 TFUE
 Art 101(1) TFUE (divieto)
Vieta gli accordi tra imprese e tutte le pratiche concordate che abbiano per oggetto o
per effetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza
Fissazione diretta o indiretta dei prezzi di vendita
es
Ripartizione dei mercati e delle fonti di approviggionamento
Applicazione di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti
Controllo della produzione, degli sbocchi, dello svilippo tecnico o investimenti
 Art 101(2) TFUE Gli accordi e le decisioni vietate sono nulli di pieno diritto
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 Articolo 101(3) TFUE (esenzioni)

Le esenzioni sono concesse al verificarsi di 4 condizioni cumulative:
 Miglioramento della produzione/distribuzione dei prodotti e promozione del progresso tecnico ed economico
 Congrua parte dell’utile riservata agli utilizzatori
 Non richiedono restrizioni non indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi
 Non possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti
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EU‐Reg.316/2014
NON si applica:
 alla concessione in licenza nel contesto degli accordi R&D contemplati dal regolamento
(UE) n. 1217/2010 della Commissione
 alla concessione in licenza nel contesto degli accordi di specializzazione contemplati dal
regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione
 ad accordi che abbiano come finalità la semplice riproduzione e distribuzione di
prodotti di software protetti dal diritto d’autore, (tali accordi non riguardano la
concessione in licenza di una tecnologia finalizzata alla produzione, ma sono più simili
ad accordi di distribuzione).
 Ad accordi finalizzati alla costituzione di pool tecnologici, (accordi volti a mettere in
comune le tecnologie al fine di concederle in licenza a terzi)
 Ad accordi in cui la tecnologia messa in comune è concessa in licenza a tali terzi.
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EU‐Reg.316/2014
 Esenzione
Conformemente all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, e salvo il disposto del
presente regolamento, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli
accordi di trasferimento di tecnologia.
 Soglie relative alla quota di mercato
• Imprese parti dell’accordo SONO imprese concorrenti, l’esenzione si applica se la
quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti  < 20 % sui mercati
rilevanti.
• Imprese parti dell’accordo NON SONO imprese concorrenti, l’esenzione si applica
se la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti  < 30 % sui mercati
rilevanti.
•
Difficoltà di individuare il MERCATO RILEVANTE
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EU‐Reg.316/2014 (TTBER)
relativo allápplicazione dellárt. 101, par. 3, a categorie di accordi di trasferimento di
tecnologia
RESTRIZIONI FONDAMENTALI VIETATE (art. 4)
L'esenzione non si applica agli accordi tra imprese concorrenti che hanno per oggetto:
a) la restrizione della facoltà di una parte di determinare i prezzi;
b) la limitazione della produzione;
c) la ripartizione dei mercati o della clientela, ma ammissibili in caso di licenze per
tecnologie non concorrenti:
> i) in caso di licenza esclusiva, la restrizione delle vendite attive e passive del licenziatario nel
territorio esclusivo di altro licenziatario;
> ii) l’obbligo imposto al licenziatario di produrre i prodotti contrattuali esclusivamente per il
proprio uso (salva la vendita quali pezzi di ricambio);
> iii) l’obbligo imposto al licenziatario di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato
cliente, qualora la licenza sia stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento
alternativa per quel cliente.
d) la restrizione della facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o di svolgere attività di ricerca e sviluppo. Copyright © 2016 – All Rights Reserved
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EU‐Reg.316/2014 (TTBER) Per le imprese non concorrenti sono vietate :
a)
b)
la restrizione di determinare i prezzi, fatta salva la possibilità di imporre un
prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita
la restrizione delle vendite passive, eccetto:
> i) in un territorio esclusivo o a un gruppo di clienti esclusivo riservati al licenziante;
> ii) l’obbligo di produrre esclusivamente per il proprio uso, a condizione che il licenziatario non
sia soggetto a restrizioni per vendita attiva e passiva dei prodotti contrattuali come pezzi di
ricambio per i propri prodotti;
> iii) l’obbligo di produrre solo per un determinato cliente, quando la licenza sia stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente;
> iv) la restrizione delle vendite agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario operante al livello del commercio all’ingrosso;
> v) la restrizione delle vendite a distributori non autorizzati da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva;
c) la restrizione delle vendite attive o passive agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario membro di un sistema di distribuzione selettiva e operante nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire di svolgere láttività in un luogo di stabilimento non autorizzato.
42
…segue
Restrizioni escluse (= vietate) dallésenzione di cui al Regolamento 316/2014
relativo allápplicazione dellárt. 101, par. 3, a categorie di accordi di
trasferimento di tecnologia
1) l’obbligo del licenziatario di concedere una licenza esclusiva o di cedere diritti al
licenziante per i perfezionamenti o per le nuove applicazioni della tecnologia
sotto licenza realizzati dal licenziatario (cosiddette “grant‐back clauses”): rimane
invece lecito lóbbligo di concedere una licenza non esclusiva al licenziante.
2) l’obbligo di una delle parti di non contestare la validità dei diritti di proprietà di
beni immateriali che l’altra parte detiene nell’Unione, fatta salva la possibilità, in
caso di licenza esclusiva, di recedere dall’accordo di trasferimento di tecnologia
qualora il licenziatario contesti la validità di uno qualsiasi dei diritti tecnologici
sotto licenza (cosiddette “no‐challege clauses”).
43
Grazie per l’attenzione
Rechtsanwalt / Avvocato Mattia Dalla Costa
[email protected]
www.cbalex.com
München – Milano – Padova – Roma ‐ Venezia
44

Gli accordi di licenza e di technology transfer

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