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Sentenza n. 7026/2015 pubbl. il 09/06/2015
RG n. 40250/2012
Repert. n. 5933/2015 del 09/06/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Paola Maria Gandolfi
Presidente relatore
Dott. Silvia Giani
Relatore
Dott. Alima Zana
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 40250/2012 R.G. promossa da:
NESTLE’ ITALIANA SPA (c.f. 00777280157 ), con il patrocinio degli avv. TESTA
PAOLINA INES e DE SANTIS MASSIMILIANO (DSNMSM78L25M089L) Via
Lattuada, 20 20135 MILANO; COTTAFAVI PIERLUIGI (CTTPLG56B11F205C) Via
Lattuada, 20 20135 MILANO; ,
ATTRICE
contro:
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REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 7026/2015 pubbl. il 09/06/2015
RG n. 40250/2012
Repert. n. 5933/2015 del 09/06/2015
WAL-COR-CORSANINI SNC (C.F. 00735160194 ), con il patrocinio dell’avv. DI
SANTO GIAN PAOLO e
CONVENUTA
L’attrice precisa come segue le proprie
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
così
- GIUDICARE –
1) – accertare e dichiarare che l’uso da parte della convenuta della denominazione
CIOCOLAK per contraddistinguere i prodotti per cui è causa costituisce contraffazione
dei marchi internazionali estesi all’Italia n. 302.926, n. 572.181, n. 561.447, n. 912.137,
tutti aventi ad oggetto o contenenti la parola GALAK, di cui l’attrice è licenziataria
esclusiva per l’Italia, e ciò ai sensi dell’art. 20 co. 1 lett. b) c.p.i.;
2) – accertare e dichiarare che la commercializzazione da parte della convenuta
dell’uovo di cioccolato denominato CIOCOLAK nelle confezioni e con le modalità
descritte nella narrativa dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio
costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 e n. 2 c.c. nei confronti
dell’attrice;
3) – accertare e dichiarare che la commercializzazione da parte della convenuta delle
uova di cioccolato denominate CIOCOLAK, delle uova di cioccolato caratterizzate dal
personaggio di fantasia Winnie the Pooh, nonché delle uova di cioccolato caratterizzate
dai personaggi di fantasia di Topolino, Minnie e Paperino costituisce atto di concorrenza
sleale parassitaria ex art. 2598 n. 3 c.c. nei confronti dell’attrice;
4) – come conseguenza della declaratoria di cui al capo 1) che precede, inibire alla
convenuta ogni e qualsiasi ulteriore utilizzazione della denominazione CIOCOLAK per
contraddistinguere prodotti della classe 30;
5) - come conseguenza della declaratoria di cui al capo 2) che precede, inibire alla
convenuta ogni ulteriore atto di commercializzazione e promozione delle uova di
cioccolato CIOCOLAK con la denominazione, nelle confezioni e con le modalità
descritte nella narrativa di citazione;
6) – come conseguenza della declaratoria di cui al capo 3) che precede, inibire alla
convenuta ogni ulteriore condotta parassitaria di imitazione costante e pedissequa delle
iniziative dell’attrice, come quelle richiamate nella narrativa di citazione, e per l’effetto
inibire alla convenuta ogni ulteriore atto di commercializzazione e promozione delle
uova di cioccolato CIOCOLAK, ove non coperto dalla inibitoria di cui al capo 5) che
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Conclusioni delle parti:
precede, delle uova di cioccolato caratterizzate dal personaggio di fantasia Winnie the
Pooh, nonché delle uova di cioccolato caratterizzate dai personaggi di fantasia di
Topolino, Minnie e Paperino;
7) – fissare in Euro 50.000,00 la penale dovuta per ogni eventuale inadempienza o
giorno di ritardo nell’esecuzione della predetta inibitoria ed ordine di distruzione;
8) – condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall’attrice per effetto
degli illeciti tutti commessi dalla convenuta stessa, danni da liquidarsi in via equitativa;
9) – come conseguenza della declaratoria di cui al capo 1), condannare altresì la
convenuta alla restituzione a favore dell’attrice, ai sensi dell’art. 125, comma 3 c.p.i.,
degli utili derivanti dalla commercializzazione del prodotto denominato CIOCOLAK,
nella misura in cui essi eccedano la somma che verrà liquidata a titolo di risarcimento
del danno da mancato guadagno specificamente relativo alla commercializzazione di tale
prodotto;
10) – ordinare la pubblicazione dell’epigrafe e del dispositivo dell’emananda sentenza,
con caratteri di dimensioni doppie rispetto al normale, sulle pagine nazionali dei
quotidiani “Corriere della Sera” e “La Repubblica”, per almeno una volta ed in giorni
feriali, a cura dell’attrice ed a spese delle convenute;
11) – dichiarare l’inammissibilità della domanda di accertamento incidentale della
invalidità del modello comunitario multiplo n. 000795281 in data 15 ottobre 2007 di cui
è titolare la Société des Produits Nestlé S.A. e/o il difetto di legittimazione passiva di
Nestlé Italiana in ordine a tale domanda, e comunque respingerla nel merito in quanto
infondata in fatto e in diritto;
12) – In via istruttoria:
A) ammettersi occorrendo prova testimoniale sulle circostanze di seguito capitolate:
1) Vero che nel corso degli anni 2006 e 2007 l’agenzia pubblicitaria Visual Art Group
s.r.l. ha ideato e messo a punto su incarico di Nestlé Italiana S.p.A. il personaggio
“goccina umanizzata”, ricevendo dalla stessa per la cessione dei diritti derivanti dalla
creazione del personaggio il compenso di euro 12.000,00, come da documenti 59, 60 e
61 che si rammostrano;
2) – Vero che la goccina umanizzata è stata utilizzata da Nestlé Italiana S.p.A. sulle
confezioni delle tavolette di cioccolato “Galak” e sul relativo materiale espositivo e
promozionale negli anni 2009 (come da doc. 20 e 21), 2010 (come da doc. 22, 23 e 24),
2011 (come da doc. 25, 26, 27 e 28), 2012 (come da doc. 11, 29, 30 e 62), ed è tuttora
utilizzata.
3) – Vero che la goccina umanizzata è stata utilizzata da Nestlé Italiana S.p.A. sulle
confezioni degli ovetti di cioccolato “Galak” negli anni 2010 (come da doc. 31 e 32) e
2011 (come da doc. 33, 34 e 35), ed è tuttora utilizzata.
4) – Vero che l’uovo di cioccolato “Galak” di cui al doc. 36 è stato commercializzato e
pubblicizzato da Nestlé Italiana in occasione della Pasqua 2011, come risulta dalle
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fatture prodotte a titolo esemplificativo come doc. 37, e dai cataloghi prodotti come doc.
38 e 39.
5) – Vero che l’uovo di cioccolato “Galak” di cui al doc. 40 è stato commercializzato e
pubblicizzato da Nestlé Italiana in occasione della Pasqua 2012, come risulta dalle
fatture prodotte a titolo esemplificativo come doc. 43 e 44, e dal catalogo prodotto come
doc. 41. Vero che detto prodotto era venduto al pubblico ad un prezzo consigliato di
euro 13,50, come risulta dal doc. 40.
6) – Vero che in data 24 gennaio 2012 il signor Daniele Cati, addetto alle vendite di
Nestlé Italiana S.p.A., si è visto rifiutare dal responsabile acquisti della catena della
grande distribuzione Agorà Gruppo ESD le uova Galak, e che tale rifiuto è stato
giustificato con la motivazione che la catena aveva optato per le uova “Ciocolak”.
7) – Vero che in data 1° febbraio 2012 il signor Corrado Pellegrini, addetto agli acquisti
della catena della grande distribuzione Billa, ha comunicato al signor Costantino
Petroccia, addetto alle vendite di Nestlé Italiana S.p.A., che detta catena non avrebbe
acquistato le uova Galak, perché per quanto riguarda la categoria uova di cioccolato
bianco – segmento bimbi aveva optato per il prodotto Ciocolak di Walcor.
8) – Vero che il doc. 71 corrisponde a una pagina del volantino pubblicitario distribuito
dalla catena della grande distribuzione Billa in occasione della Pasqua 2012.
9) Vero che il grafico di cui al doc. 63 è stato realizzato sulla base dei dati di vendita
rilevati dalla società di ricerche di mercato Nielsen negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
10) Vero che il doc. 64 riporta i dati di vendita delle uova di cioccolato ivi indicate
rilevati da Nielsen nel canale della distribuzione moderna negli anni 2011 e 2012.
11) – Vero che nel 2012 il fatturato relativo all’ uovo di cioccolato “Galak” è diminuito
di euro 320.881 rispetto al fatturato dello stesso prodotto nel 2011.
12) – Vero che il margine di contribuzione di Nestlé Italiana sull’ uovo di cioccolato
“Galak” è stato pari nel 2012 al 18% del fatturato, come da doc. 66.
13) – Vero che nel corso dell’anno 2012 i costi sopportati da Nestlé Italiana per il ritiro
dai punti di vendita e alla conseguente distruzione delle uova di cioccolato “Galak”
rimaste invendute al termine del periodo pasquale sono stati pari a euro 66.806, come da
doc. 67.
14) – Vero che nel corso dell’anno 2012 i costi sopportati da Nestlé Italiana per
l’acquisto e la successiva distruzione di materiale di confezionamento delle uova di
cioccolato “Galak” rimasto inutilizzato sono stati pari a euro 3.256, come da doc. 68.
15) – Vero che i personaggi di Minnie e Topolino sono stati utilizzati da Nestlé Italiana
sul materiale di confezionamento, pubblicitario e promozionale della linea di uova di
cioccolato “Disney Club House” negli anni 2011 (come da doc. 38 e 55) e 2012 (come
da doc. 41).
16) – Vero che nel 2012 il fatturato relativo all’ uovo di cioccolato “Disney Club
House” è diminuito di euro 1.294.297 rispetto al fatturato dello stesso prodotto nel 2011.
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17) – Vero che il margine di contribuzione di Nestlé Italiana sull’ uovo di cioccolato
“Disney Club House” è stato pari nel 2012 al 16% del fatturato, come da doc. 66.
18) – Vero che nel corso dell’anno 2012 i costi sopportati da Nestlé Italiana per il ritiro
dai punti di vendita e alla conseguente distruzione delle uova di cioccolato “Disney Club
House” rimaste invendute al termine del periodo pasquale sono stati pari a euro 37.090,
come da doc. 67.
19) – Vero che nel corso dell’anno 2012 i costi sopportati da Nestlé Italiana per
l’acquisto e la successiva distruzione di materiale di confezionamento delle uova di
cioccolato “Disney Club House” rimasto inutilizzato sono stati pari a euro 3.256, come
da doc. 68.
20) - Vero che il personaggio Winnie the Pooh è stato utilizzato da Nestlé Italiana sul
materiale di confezionamento, pubblicitario e promozionale di una sua linea di uova di
cioccolato negli anni 2010 (come da doc. 51), 2011 (come da doc. 38, 52 e 53) e 2012
(come da doc. 41).
21) – Vero che nel 2012 il fatturato relativo all’ uovo di cioccolato “Winnie the Pooh” è
diminuito di euro 924.199 rispetto al fatturato dello stesso prodotto nel 2011.
22) – Vero che il margine di contribuzione di Nestlé Italiana sull’ uovo di cioccolato
“Winnie the Pooh” è stato pari nel 2012 al 9% del fatturato, come da doc. 66.
23) – Vero che nel corso dell’anno 2012 i costi sopportati da Nestlé Italiana per il ritiro
dai punti di vendita e alla conseguente distruzione delle uova di cioccolato “Winnie the
Pooh” rimaste invendute al termine del periodo pasquale sono stati pari a euro 80.079,
come da doc. 67.
24) – Vero che nel corso dell’anno 2012 i costi sopportati da Nestlé Italiana per
l’acquisto e la successiva distruzione di materiale di confezionamento delle uova di
cioccolato “Winnie the Pooh” rimasto inutilizzato sono stati pari a euro 67.102, come da
doc. 68.
Si indicano a testi:
- sui capitoli 1) e 2), i signori Gianni Manca e Marco Bonfanti, presso Visual Art Group
S.r.l., Via Lodovico il Moro 17, Milano;
- sui capitoli 3), 4), 5), 9), 10), 15) e 20) la dott.ssa Susanna Fiorucci, presso Nestlé
Italiana S.p.A.;
- sui capitoli 11), 16) e 21 le dott.sse Susanna Fiorucci e Alessandra Gaspari, entrambe
presso Nestlé Italiana S.p.A.;
- sui capitoli 12), 13), 14), 17), 18), 19), 22), 23) e 24) la dott.ssa Alessandra Gaspari,
presso Nestlé Italiana S.p.A.;
- sui capitoli 6) e 8) il signor Daniele Cati, presso Nestlé Italiana S.p.A.;
- sul capitolo 7) il signor Costantino Petroccia, presso Nestlé Italiana S.p.A.
B) per il caso di ammissione della prova per testi dedotta da parte convenuta, ammettersi
l’attrice a prova contraria sulle medesime circostanze;
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13) - Concedere all’attrice il favore integrale di spese, competenze e onorari del
giudizio.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale Illustrissimo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
respinta, così giudicare:
1. In via principale, nel merito
- Respingere le domande tutte della attrice, assolvendone la convenuta con la
miglior formula siccome infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in
corso di causa;
2. In via di accertamento incidentale
- Accertare e dichiarare la invalidità del modello comunitario multiplo n.
000795281 in data 15 ottobre 2007 di titolarità della società Societè de Produits
Nestlè S.A..
3. In via istruttoria
Si chiede l’ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che Wal Cor ha operato come licenziataria diretta dei personaggi Walt
Disney a far data dall’anno 2008 e continuativamente per i successivi cinque anni”
2. “Vero che in data 1 settembre 2008 Wal Cor ha stipulato un contratto di licenza con
The Walt Disney Company Italia s.r.l. avente ad oggetto l’utilizzo dei seguenti
personaggi: Winnie the Pooh, High School Musical, High School Musical 3.”
3. “Vero che il contratto di cui al capitolo 2 che precede si riferiva all’utilizzo dei
personaggi Walt Disney su calendari dell’avvento con durata dal 1 luglio 2008 al 30
giugno 2009 e validità territoriale in Italia, Città del Vaticano e San Marino.”
4. Vero che in data 16 giugno 2009 Wal Cor ha stipulato un contratto di licenza con
The Walt Disney Company Italia s.r.l. avente ad oggetto l’utilizzo dei seguenti
personaggi:Winnie The Pooh, Hanna Montana, Hanna Montana the Movie, Cars
Disney Pixar, Ariel, Biancaneve, Cenerentola, Aurora, Jasmine Belle, Mulan e
Pocahontas, Wizard of Waverly Place.”
5. Vero che il contratto di cui al capitolo 4 che precede si riferiva all’utilizzo dei
personaggi Walt Disney su calendari dell’avvento, calze della befana, sfere di
cioccolato appendibili e uova di pasqua sfere di cioccolato con durata dal 1 luglio
2009 al 30 giugno 2010 e validità territoriale in Italia, Città del Vaticano e San
Marino.”
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Per la convenuta:
6. “Vero che in data 25 maggio 2010 Wal Cor ha stipulato un contratto di licenza con
The Walt Disney Company Italia s.r.l. avente ad oggetto l’utilizzo dei seguenti
personaggi: Cars di Disney/Pixar; Toy Story; Buzz Lightyear, Woody, Hamm, Rex,
Bo Peep, Alieni, Soldati, Sid e i suoi Mutant Toyys, Mr. Speel, Erre C. e Rocky,
Gibraltar; Ariel; Biancaneve; Aurora; Jasmine; Belle; Mulan; Pocahontas, Winnie
the Pooh, Christopeher Robin, Pimpi, Tappo, Eeyore, Tigro, Owl, Gopher, Kanga e
Roo.”
7. Vero che il contratto di cui al capitolo 6 che precede si riferiva all’utilizzo dei
personaggi Walt Disney su calendari dell’avvento e sfere di cioccolato con durata
dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2011 e validità territoriale in Italia, Città del
Vaticano e San Marino.”
8. Vero che il contratto di cui ai capi 6 e 7 che precedono è stato poi esteso ai
personaggi Walt Disney “alla ricerca di Nemo” per uova pasquali con integrazione
sottoscritta dalle parti in data 29 settembre 2010.”
9. “Vero che in data 4 aprile 2011 Wal Cor ha stipulato un contratto di licenza con
The Walt Disney Company Italia s.r.l. avente ad oggetto l’utilizzo dei seguenti
personaggi: Topolino, Minnie, Paperino, Paperina, Puto e Pippo e relativi
personaggi standard (p.es. Gambadilegno, Clarabella, Orazio, Nonna Papera,
Gastone, Archimede, Amelia, Banda Bassotti, Zio Paperone, Cip e Ciop, Qui Quo
Qua, I tre porcellini, Lupo Ezechiele, Tip e Tap; Cars2 di Disney/Pixar; Ariel;
Biancaneve; Aurora; Jasmine; Belle; Mulan; Pocahontas, Winnie the Pooh,
Christopeher Robin, Pimpi, Tappo, Eeyore, Tigro, Owl, Gopher, Kanga e Roo.”
10.“Vero che il contratto di cui al capitolo 9 che precede si riferiva all’utilizzo dei
personaggi Walt Disney su Monete di Cioccolato Natalizie e calendari dell’avvento
con durata dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2012 e validità territoriale in Italia, Città
del Vaticano e San Marino.”
11.“Vero che la società Teepee Creative Limited hanno stipula con The Walt Disney
Company Limited un contratto di licenza valido sul territorio dell’Unione Europea
avente ad oggetto i maggiori personaggi Disney come da doc. 17 che mi si
rammostra”.
12.“Vero che in relazione all’utilizzo dei personaggi Walt Disney “Winnie the Pooh;
Mickey Mouse e Minnie” per le uova pasquali nella stagione 2012 la società WalCor venne contattata direttamente dalla licenziataria di Walt Disney Company
Limited, ossia la società Teepee Creative Limited.”
13.“Vero che in relazione alla stagione pasquale 2012 è stata la società Teepee
Creative Limited a chiedere a Wal-Cor di produrre e distribuire sul mercato italiano
prodotti recanti i personaggi Disney “Mickey Mouse”, “Minnie” e “Winnie the
Pooh”, avendo altresì ottenuto l’espressa autorizzazione del direttore Sviluppo
Prodotto di Walt Disney Company Limited.”
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14.“Vero che il direttore Sviluppo Prodotto di Walt Disney approvò già nel mese di
ottobre 2011 a livello globale le soluzioni grafiche poi applicate sui packaging delle
uova Wal-Cor recanti i personaggi Winnie The Pooh; Topolino e Minnie come da
Online product approval che mi si rammostra sub docc. nn. 15 e 16.”
15.“Vero che la scelta riguardo ai personaggi Disney da utilizzare sulle uova pasquali
2012 di Wal-Cor è stata assunta da Teepee Creative Limited, su indicazione ed
espressa autorizzazione di Walt Disney Company Limited ed utilizzando le soluzioni
grafiche e di confezionamento già approvate nel 2011 come da capitolo 14 che
precede.”
16.“Vero che nel corso dell’anno 2012 il comparto delle uova pasquali di cioccolato ha
subito una flessione complessiva nel mercato italiano nell’ordine dell’8/10% e ciò
sia con riferimento alla quota valore sia con riferimento alla quota volume.”
17.“Vero che il prezzo delle uova pasquali Nestlè nell’anno 2012 era sensibilmente
superiore (nell’ordine del 50%) a quello delle uova di Wal-cor.”
Si indicano quali testi sulle circostanze sopra trascritte da n. 1 a n. 17 i signori:
1. Sig.ra Nicoletta Savino, ex responsabile marketing di Wal-Cor, c/o Wal-Cor in
Pozzaglio ed Uniti (CR) Via Bongiovanni;
2. Sig. Doadi Sesena, direttore commerciale di Wal-Cor , c/o Wal-Cor in Pozzaglio
ed Uniti (CR) Via Bongiovanni;
3. Marlies De Koenig, responsabile ufficio estero Wal-Cor, c/o Wal-Cor in
Pozzaglio ed Uniti (CR) Via Bongiovanni;
4. Elisa Pelizzoli, responsabile licenze WAl-Cor c/o Wal-Cor in Pozzaglio ed Uniti
(CR) Via Bongiovanni;
5. Roberto Fossa c/o Wal-Cor in Pozzaglio ed Uniti (CR) Via Bongiovanni;
6. Pauline Howarth, Licensing & Design Director Bon Bon Buddies, C/O Bon Bo
Buddies – One Foxes Lane – Okdale Business park, Blackwood, NP 12 4AB
(UK);
7. Patricia Turner Product Development Director The Walt Disney Company Ltd.
c/o The Walt Disney Company Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith,
London (UK);
8. Manuela Brundu, The Walt Disney Company Italia, Category manger c/o The
Walt Disney Company s.r.l., via Sandro Sandri 1, 20121 Milano (MI);
9. Attilia Pavarini - The Walt Disney Company Italia, Direttore DCP Food, Health,
Beauty & Pets Disney Consumer Products Licensing c/o The Walt Disney
Company s.r.l., via Sandro Sandri 1, 20121 Milano (MI);
10.Christopher Stuart Howart, c/o Bon Bo Buddies – One Foxes Lane – Okdale
Business park, Blackwood, NP 12 4AB (UK);
11.Patrick Vandingenen, Head of Food Health Beauty and Pets licensing program area EMEA c/o The Walt Disney Company Limited 3 Queen Caroline Street,
Hammersmith, London (UK);
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12.Paul McGarry, Head Toy licensing program – c/o The Walt Disney Company
Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London (UK).
In caso di ammissione delle prove testimoniale della attrice, si insiste per l’ammissione
alla prova contraria sulle medesime circostanze. Spese e onorari di causa interamente
rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione notificato il 30/5/12 Nestlè Italiana s.p.a. chiamava in giudizio
Wal-Cor Corsanini di Carlo Santini &C. s.n.c. per sentire accertare e dichiarare che
l’uso da parte della convenuta del segno “CIOCOLAK” rappresenta contraffazione dei
marchi internazionali estesi all’Italia contenenti la parola “GALAK”, di cui l’attrice è
licenziataria, oltre che la commissione di illeciti concorrenziali ex art. 2598 n. 1 e 2 c.c.
Inoltre l’attrice chiedeva accertare che la commercializzazione di uova di cioccolato
caratterizzate dei personaggi Disney costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n.
3 c.c. Di conseguenza, Nestlè chiedeva di pronunciare inibitoria, con fissazione di
penale, risarcimento dei danni, restituzione degli utili, pubblicazione della sentenza.
Allegava l’attrice di essere licenziataria di varie registrazioni di marchio, di titolarità di
Société des Produits Nestlé S.A., aventi ad oggetto il termine “galak”, anche
accompagnate dal altre espressioni e figurativamente inserito in un’impronta di latte
(docc. 6-9). Il marchio originariamente contraddistingueva tavolette di cioccolato
bianco, poi la linea si era ampliata comprendendo barrette e soprattutto uova di Pasqua.
Inoltre, all’ esito di ricerche di mercato, era stato individuato un personaggio simbolo
del prodotto, costituito da una goccia di latte umanizzata, denominata “Pluff”, destinata
ad identificare i prodotti Galak e pure oggetto di registrazione comunitaria (n. 6.346.308
del 18/9/08, doc. 13) quale marchio figurativo. Dal 2008-2009 la goccina Pluff compare
su tutti i prodotti Galak e sul relativo materiale promozionale. Considerato il ruolo
assegnatole, la goccina umanizzata era stata registrata, in vari atteggiamenti e contesti,
come disegno comunitario (docc. 14-19). Dal 2010 la goccina è comparsa anche sulle
confezioni di ovetti di Pasqua (i primi cioccolato bianco ad essere commercializzati) e
dal 2011 anche sulle uova pasquali, caratterizzate anche dalla confezione di colore
giallino-ocra.
Per la campagna pasquale del 2012, la convenuta aveva lanciato sul mercato, sotto il
segno “Ciocolak”, un uovo che riproduceva pedissequamente le caratteristiche ed i
segni distintivi dell’ uovo Galak, pure presentanti una goccina, denominata “Lak”, così
determinando un pesante effetto confusorio e con modalità tali da determinare un
indebito agganciamento ai pregi ed alle caratteristiche del prodotto Nestlè. Aggiungeva
l’attrice che, nel 2010 e 2011 le uova Galak si erano presentate al pubblico anche nella
versione “Winnie the Pooh”. A sua volta, Val-Cor per la Pasqua 2012 aveva proposto al
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pubblico un suo uovo “Winnie the Pooh”. Analoga condotta era stata tenuta dalla
convenuta per altri personaggi Disney, Topolino, Minnie e Paperino, che già avevano
caratterizzato le uova pasquali di Nestlè nella stagione precedente.
Ritenendo che la condotta della resistente integrasse gli estremi della violazione dei
marchi e dell’ illecito concorrenziale, per imitazione servile confusoria, appropriazione
di pregi e parassitarietà, Nestlè iniziava un procedimento cautelare, che si concludeva
con l’inibitoria a carico di Val-Cor.
All’esito (ed aggiungendo l’episodio confusorio-imitativo relativo agli altri personaggi
Disney), Nestlè promuoveva il presente giudizio, svolgendo le pretese sopra sintetizzate.
Nessuna domanda di contraffazione delle privative per disegno veniva invece svolta.
Si costituiva Val-Cor, ricostruendo la sua storia ormai sessantennale, nel settore della
pasticceria e contestando recisamente le condotte addebitatele. In via riconvenzionale, la
convenuta chiedeva dichiararsi la nullità del disegno comunitario, domanda poi mutata
nelle conclusioni definitive in quella di accertamento incidentale della invalidità dello
stesso.
Il G.I. assegnava i termini di cui all’art. 183 c.p.c., quindi, ritenute superflue le prove
orali dedotte, ordinava a Val-Cor l’esibizione del registro IVA vendite relativo ai
prodotti Ciokolak, differenziando quelli con la goccina “Lak da quelli diversi.
All’esito, all’udienza del 20/1/15 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che, anche in relazione alle acquisizioni della presente fase di merito,
possano essere integralmente riprese le conclusioni e le motivazioni già espresse dal
G.Des. in sede cautelare.
Innanzitutto pare possa escludersi la contraffazione dei marchi di titolarità della
ricorrente, all’esito del raffronto con quelli in concreto utilizzati dalla resistente.
Innanzitutto, il segno denominativo di titolarità di Nestlè appare connotato da una certa
qual espressività, evocando, con ricorso al termine greco “gala”, la caratteristica della
preminenza del latte nel cioccolato.
A sua volta, il segno utilizzato da Val-Cor, si concentra, dal punto di vista espressivo,
sul cioccolato in quanto tale.
Se concettualmente appaiono differenti, esaminati in via unitaria e sintetica, i due loghi
non hanno alcuna somiglianza verbale e scarsissima assonanza fonetica, affidata solo
alla “k” finale, elemento effettivamente arbitrario, sul quale però non può concentrarsi
tutta la forza distintiva del segno. Anche dal punto di vista grafico i caratteri utilizzati
sono differenti, pur non potendo sfuggire un qualche richiamo, sia nei colori che nello
sfondo, in entrambi rappresentato da uno schizzo di latte.
Anche per quello che riguarda la goccina di latte, oggetto dir registrazione da parte di
Nestlè, il segno grafico di cui la titolare ha chiesto la protezione appare
significativamente differente da quello utilizzato dalla resistente.
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Sentenza n. 7026/2015 pubbl. il 09/06/2015
RG n. 40250/2012
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Infatti, Pluff risulta connotata da una forma effettivamente e tipicamente a goccia (con la
parte apicale sottile e schizzettto di latte) antropomorfizzata con braccia e gambe e tale
viene protetta nel marchio comunitario, per di più in una particolare postura, mentre
salta con le braccia e le gambe sollevate. Anche le registrazioni per disegni comunitari,
riguardano Pluff che svolge una serie di sport, sempre con tale conformazione.
Invece la goccia utilizzata da Val-Cor ha una forma esclusivamente tondeggiante,
accompagnata da sole mani staccate dal “corpo”, evocante piuttosto uno “smile” oppure
la particella di sodio di una nota pubblicità.
La scarsa somiglianza tra i segni in conflitto, sia grafici che denominativi, pure a fonte
di una identità di prodotti contrassegnati, deve far propendere nel senso di escludere la
potenziale confondibilità circa la provenienza imprenditoriale delle uova pasquali in
questione, anche sotto il profilo del rischio di associazione.
In proposito, anche presenza sulle confezioni del marchio Val-Cor, cui è data
significativa rilevanza grafica, contribuisce ad escludere il rischio di confusione, anche
in ordine all’esistenza di rapporti contrattuali con la multinazionale titolare del più noto
marchio Galak.
Potendosi negare la contraffazione del marchio, come accennato nessuna domanda è
stata proposta dall’attrice in forza delle privative comunitarie per disegno e modello di
cui è licenziataria l’attrice.
Ed invero, Nestlè neppure allega che gli elementi decorativi -che rappresentano Pluff,
come già detto nella sua forma tipicamente a goccia (con la parte apicale sottile e
schizzettto di latte) antropomorfizzata con braccia e gambe, sia nella particolare postura,
mentre salta con le braccia e le gambe sollevate, già oggetto di registrazione come
marchio (doc. 19 att.) che mentre palleggia a basket (doc. 14), assume una posizione da
judoka (doc. 15), corre sullo skate (doc. 16) o sui pattini a rotelle (doc. 17), ed infine
mentre si tuffa con maschera e pinne (doc. 18)- siano stati ripresi nelle confezioni della
convenuta.
Pertanto, la domanda di nullità di modello registrato, non proposta in via
riconvenzionale in procedimento di contraffazione, sarebbe inammissibile (e peraltro
rivolta nei confronti di soggetto non legittimato passivamente.
Come accennato, la convenuta ha abbandonato la domanda di nullità, chiedendo
accertarsi l’invalidità della registrazione, richiesta da intendersi quale mero argomento
difensivo, la cui rilevanza appare tuttavia ignota, in relazione al mancato accertamento
di contraffazione.
In ogni caso, nessun dubbio ha il Tribunale in ordine alla validità della stessa, non
trattandosi di tutelare la creatività di un fumetto nel suo complesso (in tutte le sue
possibili espressioni e coniugazione) bensì semplici elementi decorativi, destinati ad
essere utilizzati sulle confezioni dei prodotti della titolare.
Neppure risulta seriamente contestata, poi, la presenza dei requisiti di proteggibilità
della novità e del carattere individuale.
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Sentenza n. 7026/2015 pubbl. il 09/06/2015
RG n. 40250/2012
Repert. n. 5933/2015 del 09/06/2015
Come è noto, il primo requisito è di non identità rispetto alle anteriorità rilevanti, da
considerarsi l’una isolatamente dall’altra e confrontare con la privativa azionata, per
valutare se sussista un’ oggettiva identità di forme, essendo sufficiente anche un
modesto gradiente di differenziazione per la sussistenza del requisito.
A sua volta, il “carattere individuale” presuppone che la forma o il disegno sia
distinguibile sul mercato per l’ utilizzatore informato, e che sia tale non solo da attirare
l’ attenzione del consumatore, ma anche da costituire motivo di preferenza per l’
acquisto.
Spetterebbe -a chi sia convenuto in contraffazione- la rigorosa prova della carenza di
entrambi requisiti, offrendo al giudice un panorama dei modelli e prodotti presenti sul
mercato, per consentire un’ adeguata valutazione della privativa e comunque la
definizione dei suoi confini. Val-Cor non ha comunque ritenuto di adempiere ad un
onere siffatto (che peraltro l’avrebbe gravata di attività processuali non utili ai fini della
decisione).
Chiusa la parentesi relativa alle privative per disegno (esaminata in ragione del ribadito
argomento difensivo della convenuta), pare anche al Collegio che la condotta di Val-Cor
debba essere più puntualmente apprezzata sotto il diverso profilo dell’illecito
concorrenziale.
Non può infatti sfuggire l’ impressionante messe di somiglianze e rimandi concettuali ai
più noti prodotti della ricorrente presenti nella confezione e modalità di presentazione al
mercato delle uova Ciocolak di Val-Cor.
Può anche prescindersi dal colore base dell’incarto -giustificato dalla natura di
cioccolato bianco del componente principale e probabilmente standardizzato- e dalla
riproduzione del marchio di fabbrica nella fascia superiore, ma non appare certo
irrilevante che la confezione sia, al pari di quella di Nestlè, dominata dalla ripetizione
dell’ immagine della goccina di latte umanizzata (sia pure graficamente differente) che
emerge da (“salta su”) uno schizzo di latte. La goccia risulta poi ripresa ed assume
posizione centrale e preminente nell’ etichetta ovale di cartone, che copre, da un lato,
buona parte della superficie dell’ uovo, esattamente come nella confezione di Galak.
Tali somiglianze cromatiche e figurative, che coprono tutti gli elementi caratterizzanti
della confezione, si accompagnano anche una certa qual assonanza letterale del marchio
di prodotto, che se non è, come detto, sufficiente a far ritenere la contraffazione del
marchio denominativo, contribuisce alla definizione di un aspetto di insieme dei due
prodotti ed alla loro potenziale confondibilità.
Pertanto le doglianze della ricorrente appaiono fondate, innanzitutto sotto il profilo dell’
illecito concorrenziale per imitazione servile. Come è noto, “in tema di concorrenza
sleale per imitazione servile, la tutela offerta dall'art. 2598, n. 1, cod. civ. concerne le
forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri
simili, non essendo, tuttavia, compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei
prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica
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funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto
ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa. Ed
invero, l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti
costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi
requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa. Il relativo onere
probatorio incombe, quindi, su chi agisce in contraffazione, mentre incombe sul
convenuto in contraffazione l'onere di provare la mancanza di novità del prodotto
dell'attore o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi
dell'altrui diritto” (Cass. 29522/08).
La protezione concorrenziale, riguardando gli elementi esterni ed appariscenti, si
estende, oltre che alla forma del prodotto in sè, certo qui non rilevante, anche –e
soprattutto- alla sua confezione, nella sua funzione distintiva di collegamento dei
prodotti (ivi contenuti) ad una determinata impresa.
Le sopra ricordate caratteristiche di insieme nel loro complesso -e particolarmente nella
scelta, quale “testimonial” e contemporaneamente “sorpresa”, di una goccia di latte
umanizzata- si discostano ampiamente dal panorama generale delle confezioni di uova
di Pasqua, anche ove non caratterizzate dal ricorso ai toni del rosa e dell’ azzurro (per
distinguere i piccoli destinatari secondo l’ appartenenza di genere). Le differenze tra le
due confezioni risultano così pressochè impercettibili ad un esame di insieme e,
soprattutto, ad una comparazione non contestuale tra i due prodotti.
Anche ove, per la –assunta- diversità di collocazione nelle scaffalature della GO e per la
rinomanza del segno della ricorrente -che potenzialmente è tale, anche in prodotti a
basso prezzo, da escludere o limitare a casi residuali un rischio di confusione in fase di
acquisto- accanto al rischio di confondibilità che caratterizza l’ ipotesi di concorrenza
sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. può sicuramente prospettarsi anche un effetto parassitario
della rinomanza e dei pregi della cioccolata bianca della ricorrente, illecito sotto l’
ulteriore profilo dell’ art. 2598 n. 2 c.c.
E’ opinione anche del Collegio che la resistente ha inteso collocarsi nel settore delle
uova pasquali in cioccolato bianco, dominato dai prodotti Galak, appropriandosi della
caratteristiche di qualità e apprezzabilità (anche sotto il profilo della particolarità della
“sorpresa”) conquistate dalla Nestlè, con l’evidente intenzione di sovrapporsi tout court
in una fetta del relativo mercato, senza neppure tentare di accreditarsi autonomamente,
affrontando i relativi costi di “start up”.
In linea generale, anche in assenza di rischi confusori ex art. 2598 n. 1 c.c. una
imitazione non confusoria, ma pedissequa e integrale, dei prodotti altrui consente infatti
di appropriarsi parassitariamente e senza alcun costo degli investimenti che altri abbiano
fatto per l’ immissione sul mercato di beni dotati di originalità e di inflazionare il
mercato di prodotti –a costi ridotti- che godono dell’ accreditamento commerciale già
raggiunto negli anni dai prodotti del soggetto imitato ed al contempo ne riducono l’
appetibilità concorrenziale.
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Non può sfuggire come siffatta scelta imprenditoriale risulti in radicale contrasto con il
canone generale di correttezza imposto dall’ art. 41 Cost. e sanzionato dall’ art. 2598 n.
3 c.c. ed altresì consenta di appropriarsi indebitamente dei pregi della produzione altrui e
dei relativi vantaggi concorrenziali
A tale proposito, può essere apprezzata anche l’ ulteriore circostanza per cui, oltre ad
imitare la confezione ed il pupazzo-simbolo della ricorrente, Val-Cor ha anche stipulato
un contratto di licenza con la medesima società che rappresenta il noto orsetto Winnie
the Pooh, così ponendosi sui passi della ricorrente, pure con l’ effetto di acquisirne parte
dell’ accreditamento e sovrapporsi parzialmente alla fascia di mercato, senza altro sforzo
di marketing che quello di pagare le royalties.
La condotta parassitaria si è altresì estesa mediante l’utilizzazione, quali elementi
decorativi e veri e propri “testimonial” delle uova di Pasqua 2012 di Val-Cor, di altri
celeberrimi personaggi Disney, quali Topolino, Minnie e Paperino, già utilizzati da
Nestlè per le uova di Pasqua della precedente stagione (doc. 38 att.).
Certamente, in assenza di licenze esclusive, l’ operazione è lecita in sé, ma pare curioso
che, nella miriade di personaggi di storie e cartoon potenzialmente licenziabili per le
uova di Pasqua, la scelta di Val- Cor sia caduta proprio sull’ orsetto che aveva
caratterizzato nelle due annate precedenti parte delle uova Galak, nonchè sugli stessi
personaggi della saga Disney originaria.
Pare anche al Collegio che, nel caso concreto, ci si trovi di fronte ad un’ipotesi di scuola
di concorrenza parassitaria sincronica, caratterizzata dalla riproduzione di tutte le
iniziative della più accreditata concorrente .
Come è noto, prima la dottrina poi la giurisprudenza (cfr. Cass. 5852/84) hanno da
tempo evidenziato la scorrettezza concorrenziale di condotte che, pur consistendo in atti
in sè leciti ove singolarmente considerati, se riguardate nel loro complesso possono
risultare contrarie ai principi della correttezza, in quanto finalizzate ad approfittare
parassitariamente degli sforzi di accreditamento commerciale del concorrente. L’
imitazione di quasi tutto quello che fa un concorrente, specie se “sincronica”, cioè
attuata in un unico momento, pressochè in contemporanea, anche ove non produca
effetti confusori sull’ origine imprenditoriale dei beni, amplia le potenzialità dell’
imitatore di approfittare, senza alcuno sforzo di studio di marketing e costo di pubblicità,
delle onerose attività compiute dall’ imitato per conquistare una fetta di mercato ai
propri prodotti.
In conclusione la condotta di Val-Cor nella vicenda oggetto di causa risulta illecita sotto
tutti e tre i profili di cui all’ art. 2598 c.c.
Di conseguenza, può innanzitutto essere ribadita l’inibitoria ex art. 2599 c.c. (già
concessa in via anticipatoria ex art. 700 c.p.c.), alla Val-Cor di Carlo Santini & C. s.n.c.
di ogni ulteriore promozione e commercializzazione di uova di Pasqua con la confezione
caratterizzata dalla ripetizione dell’ immagine della goccina di latte umanizzata che
emerge da uno schizzo di latte, ripresa in misura centrale e preminente nell’ etichetta
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ovale di cartone, accompagnata dal segno Ciokolak e dalla utilizzazione della goccia
come “sorpresa”; nonché di ogni ulteriore condotta parassitaria di imitazione costante e
pedissequa delle iniziative della Nestlè quale quelle richiamate in motivazione, il tutto
assistito da penale di euro 100,00 per ogni ulteriore uovo di Pasqua così caratterizzato
che venga ulteriormente messo in commercio dalla Convenuta. Peraltro, dopo
l’inibitoria cautelare dell’aprile 2012, non risulta che nelle more del presente giudizio la
convenuta abbia tenuto ai danni della Nestlè analoghe condotte parassitarie.
Può altresì pronunciarsi la condanna di Val-Cor al risarcimento del danno, ex art. 2600
c.c.
Ora, non essendo stata riconosciuta la violazione di privative industriali, non può farsi
ricorso ai particolari criteri di cui all’art. 125 CPI, e, per prima cosa, non può ordinarsi la
retroversione degli utili ex art. 125,III CPI, dovendo applicarsi i generali principi
codicistici.
Quanto ai presupposti del risarcimento del danno, dal punto di vista soggettivo non
sussistono dubbi in relazione alla qualificazione della condotta della convenuta
quantomeno come gravissimamente colposa.
Dal punto di vista oggettivo, quale lucro cessante le attrici chiedono di valutare la
perdita di quote di mercato, conseguente allo sviamento di clientela.
Siffatta prospettazione imporrebbe una valutazione “controfattuale” sui maggiori profitti
che le attrici avrebbero potuto conseguire in assenza della violazione, innanzitutto
stabilendo se gli acquirenti che hanno acquistato il prodotto delle convenute si sarebbero
rivolti a quello delle attrici.
Appare invece altamente improbabile che le vendite realizzate dalle convenute si siano
direttamente riverberate negativamente su quelle di Nestlè, trovando la contrazione del
mercato probabilmente ben altre ragioni nella generale crisi economica.
Naturalmente la presenza di altri competitori sul terreno delle uova di cioccolato
“bianco”, per di più di fascia di prezzo inferiore, può avere certamente inciso sul
monopolio di fatto della Nestlè, ma restava a carico dell’attrice il rigoroso onere di
provare il nesso causale tra le sue diminuzioni di fatturato e le particolari condotte
imitative e parassitarie della convenuta.
Può infatti ragionevolmente escludersi che, ove l’autore della violazione fosse stato sul
mercato con modalità di presentazione non evocative della iniziative pubblicitarie
dell’attrice, gli acquirenti si sarebbero rivolti univocamente a Nestlè, per soddisfare le
proprie esigenze (anche di risparmio).
Se può negarsi che vi sia stata una perdita di avviamento o di immagine commerciale
delle uova pasquali attoree a causa dell’illecito di cui si controverte, deve invece
considerarsi l’effetto di traino parassitario degli investimenti pubblicitari dell’attrice
rispetto alle vendite della convenuta.
A fronte di beni probabilmente surrogabili per qualità e a fascia di prezzo ridotta, risulta
invero più che probabile che le potenzialità evocative veicolate dalle condotte
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parassitario-imitative in contestazione abbiano fortemente concorso ad orientare le scelte
dei consumatori che hanno acquistato le uova “Ciokolak”, contribuendo in via se non
esclusiva, quantomeno maggioritaria, al loro accreditamento sul mercato (eventualmente
ai danni anche di terzi concorrenti).
L’alterazione dei fattori di mercato causato dall’illecito compiuto dalla convenuta può
ragionevolmente avere inciso almeno per il 70% nella generazione dell’utile
complessivamente conseguito, considerato anche l’effetto di ulteriore traino che le
condotte censurate possono avere avuto anche sulla merce poi sostituita, nell’imminenza
della festività pasquale, con le confezioni non imitative.
Ora, all’esito dell’ordine di esibizione, la convenuta ha indicato un venduto netto
(dedotti i resi) per euro 260.000,00. Il Tribunale ritiene di considerare sullo stesso un
margine operativo lordo del 40%, non avendo dovuto la convenuta sostenere gli ingenti
costi, anche pubblicitari, della fase di ingresso sul mercato di un prodotto nuovo e
godendo di riflesso di quelli di controparte.
In conclusione, il Tribunale, facendo ricorso ai suoi poteri di liquidazione equitativa ex
art. 1226 c.c. (non potendo l’esatto danno essere quantificato con riferimento a parametri
maggiormente obbiettivi) ritiene che la convenuta debba essere condannata a rifondere
all’attrice l’importo di euro 70.000,00 in moneta attuale e comprensiva di interessi ad
oggi, su cui decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza
al saldo.
Non pare invece al Tribunale che, considerata la cessazione dell’illecito sin dalla fase
cautelare, sussistano gli estremi per concedere anche il risarcimento in forma specifica
rappresentato dalla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e quindi Val-Cor deve essere condannata a rifondere
a Nestlè l’importo di euro 17.319,75 (comprensivi di 15% spese forfettarie), di cui euro
14.645,00 per competenze ed euro 478,00 per spese, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione
notificato il 30/5/12 da Nestlè Italiana s.p.a. nei confronti di Wal-Cor Corsanini di Carlo
Santini &C. s.n.c., ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
A) accerta che la condotta della convenuta integra l’illecito concorrenziale di cui all’art.
2598 n. 1, 2 e 3 c.c.;
B) inibisce ex art. 2599 c.c. alla Val-Cor di Carlo Santini & C. s.n.c. di ogni ulteriore
promozione e commercializzazione di uova di Pasqua con la confezione
caratterizzata dalla ripetizione dell’ immagine della goccina di latte umanizzata che
emerge da uno schizzo di latte, ripresa in misura centrale e preminente nell’ etichetta
ovale di cartone, accompagnata dal segno Ciokolak e dalla utilizzazione della goccia
come “sorpresa”; nonché di ogni ulteriore condotta parassitaria di imitazione
costante e pedissequa delle iniziative della Nestlè quale quelle richiamate in
motivazione, il tutto assistito da penale di euro 100,00 per ogni ulteriore uovo di
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Repert. n. 5933/2015 del 09/06/2015
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Dott. Paola Gandolfi
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Pasqua così caratterizzato che venga ulteriormente messo in commercio dalla
Convenuta;
C) condanna la convenuta a risarcire all’attrice i danni, come sopra liquidati in euro
70.000,00, in moneta attuale e comprensivi di interessi ad oggi, su cui decorreranno
gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
D) condanna Val-Cor a rifondere a Nestlè le spese di lite, come sopra liquidate in euro
17.319,75, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio del 23/4/15.