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N.R.G. 2014/70786
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 70786/2014 promosso
da:
R&D
S.R.L.,
con
il
patrocinio
dell’avv.
BERNARDINI
MATTIA
e
dell’avv. DOMENICO CAPRA
DOMENICO CAPRA
RICORRENTI
contro
BEATRICE MEZZANOTTE, con il patrocinio degli avv.ti MERGATI MARCO
CARLO LUIGI, dell’avv. GHIDINI GUSTAVO e SIGNORINI CLAUDIA
RESISTENTI
Il Giudice dott. Alima Zana,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 15/04/2015,
OSSERVA
1.Le vicende processuali
Con ricorso ex art. 131 c.p.i. depositato in data
21.11.2014
titolare
Alberto
del
Fassi
marchio
e
R&D
S.R.L.–
figurativo
il
primo
nazionale
e
comunitario “legami” nonché amministratore e legale
rappresentante di R&D, la seconda licenziataria del
segno
ed
articoli
attiva
per
cautelare
nel
settore
ufficio-
urgente
nei
hanno
della
cartoleria
invocato
confronti
di
la
e
tutela
Beatrice
Mezzanotte per pretesa contraffazione delle proprie
prerogative.
In
particolare,
i
ricorrenti
hanno
ricordato che i prodotti di R&D contraddistinti dal
Pagina 1
http://bit.ly/1UEnkz6
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
ALBERTO FASSI, con il patrocinio degli avv.ti BERNARDINI MATTIA e
logo azionato sono distribuiti sia attraverso aziende
nel
settore
Feltrinelli,
Librerie
Rinascente
etc.-
distribuzione
campagna
mass
e
cartolario-
Mondadori,
sia
e
attraverso
sono
sostenuti
quali
Giunti,
propri
da
La
punti
una
di
importante
pubblicitaria attraverso i più importanti
media.
registrato
Premesso
anche
afferente
per
ai
che
la
a
logo
classe
della
dal
segno
in
sede
registrato
“legami”
merceologica
hanno
cura
contraddistinti
preziosi”,
il
gioielli,
commercializzazione,
monili
librario
n.
è
14
lamentato
la
resistente,
di
“BeA
legami
nazionale
e
pubblicizzato anche mediante l’omonimo sito internet
www.bealegamipreziosi.it. interferente con il proprio
marchio. Quanto al periculum, hanno sottolineato la
partecipazione
della
fieristiche
nazionali
Conseguentemente
resistente
ed
hanno
assistita
da
penale,
prodotti
contraffatti
ad
esposizioni
internazionali.
richiesto
il
ritiro
e
dal
la
l’inibitoria
commercio
pubblicazione
dei
del
provvedimento.
Instaurato il contraddittorio, parte resistente –in
passato designer di gioielli di alcune note griffes
nazionali ed internazionali ed ora impegnata con una
propria
alla
linea
mamma
di
ed
dell’ordine
preziosi
al
bambino-
inibitorio
in
prevalenza
ha
invocato
per
destinata
il
insussistenza
rigetto
sia
del
eccepito,
tra
fumus sia del periculum.
In
particolare,
parte
l’altro,
la
parziale
nullità
per
carenza
settore
dei
descrittiva
resistente
decadenza
di
gioielli,
del
termine
ha
per
carattere
la
non
distintivo
spiccata
litigioso,
uso,
la
la
nel
attitudine
carenza
di
legittimazione attiva di R&D ad azionare il marchio
comunitario, tra l’altro per mancata iscrizione dello
Pagina 2
leader
stesso nel Registro CTM ai sensi dell’art. 17, 21 e
23 RMC, l’insussistenza della contraffazione attese
le
differenze
dei
l’insussistenza
due
del
marchi
litigiosi
periculum,
alla
ed
infine
luce
della
tolleranza manifestata a lungo da controparte.
All’esito del tentativo di conciliazione non andato a
buon fine, all’udienza del 15.4.2015 il giudice si è
riservato.
2.Quanto al fumus
2.1. le eccezioni preliminari
La censura relativa alla carenza di legittimazione
marchio comunitario alla luce dell’art. 23 Re (CE)
207/2009 (la cui applicabilità ai conflitti –non tra
cessionari ma- tra cessionario e contraffattore non è
peraltro
pacifica)
non
consente
di
arrestare
il
procedimento con una pronuncia in rito.
Infatti, anche adottando la soluzione più favorevole
alla
tesi
della
resistente
e,
dunque,
ritenendo
applicabile tale disposizione al caso in esame, va
osservato che il procedimento è promosso a tutela non
solo
del
italiano,
marchio
per
comunitario
il
quale
dell’opponibilità
ma
altresì
è
prevista
non
ai
terzi
da
di
quello
-ai
parte
fini
del
licenziatario- la registrazione nei pubblici registri
del contratto di licenza. Inoltre l’azione cautelare
è promossa non soltanto dalla licenziataria R&D ma
altresì dal titolare delle due privative azionate Alberto Fassi- peraltro socio unico ed amministratore
unico
di
legittimato
R&D
ad
e,
agire
quindi,
a
soggetto
tutela
di
certamente
entrambe
le
registrazioni (docc. 1, 2 e 51 parte ricorrente). Il
procedimento non può dunque arrestarsi per ritenuta
carenza, anche solo in parte, di una delle condizioni
Pagina 3
attiva della società ricorrente R&D con riguardo al
dell’azione, comunque sussistente in capo ad uno dei
due ricorrenti per entrambe le privative.
Anche
la
della
doglianza
causa
relativa
petendi
alla
operata
pretesa
dalla
modifica
difesa
della
ricorrente va disattesa: le diverse ipotesi di cui
all’art. 20 c.p.i., anche ove lamentate nel giudizio
ordinario
primo,
negli
paiono
scritti
difensivi
concretare
solo
successivi
un’ipotesi
al
-non
di
mutatio bensì- di emendatio libelli. A fortiori tale
deve
ritenersi
cautelare,
a
rispettato
il
avvenuto
forma
ammessa
c.d.
caso
in
procedimento
destrutturata,
principio
nel
nel
del
esame
purché
contraddittorio,
ove
la
sia
come
resistente
ha
articolato le proprie difese anche rispetto a tale
prospettazione.
3. Nel merito: il segno "Legami".
3.1. Il marchio della ricorrente.
Come
accennato,
i
ricorrenti
sono
titolari
del
marchio "legami" registrato in sede italiana in data
13.9.2007
(la
domanda
risale
al
29.4.2003)
e
comunitaria in data 8.12.2005 (cfr. docc. 1 e 2 di
parte ricorrente).
Il
segno
è
caratterizzato
dalla
scritta
“legami”,
declinabile quale parola sia sdrucciola (légami) sia
piana (legàmi), nel primo caso da intendere come voce
verbale
imperativa
nel
secondo
quale
depositate
agli
sostantivo
plurale.
Nelle
registrazioni
raffigurazione
del
logo
presenta
stampatello
maiuscolo
fortemente
mentre
descrizione
del
nella
rivendicato
dimensione”.
su
La
segno
“qualsiasi
tutela
non
un
la
font
in
caratterizzato
il
colore,
è
atti
dunque
monopolio
carattere
limitata
è
e
al
prevalente utilizzo concreto che ne è fatto, che si
articola
in
una
parte
figurativa
composta
da
un
Pagina 4
facoltà
rettangolo smussato agli angoli, di colore rosso, con
all’interno la parola “legami”, in lettere maiuscole
di
colore
bianco
accompagnate
fortemente
da
altre
stilizzata,
scritte
talvolta
bianche
(talora
ripetendo la parola “legami” in minuscolo corsivo,
talaltra impiegando il nome “Milano”, cfr. doc. 6 di
parte ricorrente).
L’esame del segno consente di apprezzarne un’autonoma
capacità
classe
distintiva
merceologica
in
primo
della
luogo
rispetto
cartolibreria,
alla
accentuata
da una forte penetrazione sul mercato, sorretta da
autonoma
altresì
investimenti,
capacità
in
anche
promozionali.
individualizzante
relazione
alla
classe
si
Tale
mantiene
merceologica
dei
gioielli, seppure in questo settore, in una delle due
declinazioni lessicali (legàmi) possa essere ritenuta
evocativa della sfera degli affetti e dei sentimenti,
spesso
espressi
tuttavia
attraverso
sconfinare
caratteristiche
monili:
nella
qualitative
e
ciò
descrittività
dei
prodotti.
senza
delle
Inoltre,
ancorché parte resistente abbia provato l’utilizzo da
parte di alcune Case, il logo non può essere ritenuto
d’uso
comune
commerciali,
nel
linguaggio
tenuto
conto
corrente
che
o
alcuni
negli
di
usi
questi
utilizzi sono stati contestati dalla ricorrente e non
sono quindi pacifici.
Quanto alla pretesa (parziale) decadenza della cui
prova è onerata la resistente, va premesso che l’uso
non evita la decadenza anche per prodotti affini a
quelli per i quali è utilizzato: in altri termini la
decadenza parziale per non uso può essere pronunciata
solo
per
prodotti
contraddistinti
sul
distanti
mercato
rispetto
dal
marchio
a
quelli
attaccato
(cfr. tra gli altri, Trib. Milano, 2 aprile 2001;
Trib. Firenze, 16.6.2002, App. Milano 22.5.1998). Nel
Pagina 5
importanti
caso in esame, la difesa dei ricorrenti allo stato
sembrerebbe
avere
dell'utilizzo
fornito
entro
registrazione.
Sono
il
stati
sufficienti
indizi
quinquennio
dalla
versati
infatti
gli
estratti di depliants di R&D relativi alle collezioni
degli anni 2010-2014 (doc. 34 parte ricorrente, cfr,
altresì copia del Corriere della Sera del 11.11.2006
e
12.5.2007,
nonché
le
docc.
5
fatture
e
36
di
emesse
parte
nei
ricorrente),
confronti
dei
rivenditori (docc. 40, 42, 44, 46 e 48) relative a
portachiavi ed a ciondoli (in argento rodiato, cfr.
realizzati in materiali più poveri rispetto a quelli
normativamente
prescritti
per
poterli
qualificare
gioielli- per lo meno affini alla classe n. 14, in
relazione alla quale si chiede la decadenza del logo
azionato. Tali elementi consentono in questa sede a
cognizione necessariamente sommaria di esprimere un
giudizio positivo della presenza sul mercato italiano
del brand delle ricorrenti per prodotti affini alla
classe
n.
14,
con
conseguente
insussistenza
della
fattispecie estintiva.
In via incidentale, va dunque ritenuta allo stato la
validità del segno delle ricorrenti.
3.2.il marchio della resistente.
Parte resistente ha depositato in data 19.11.2001 il
marchio complesso denominativo e figurativo “B e A
Legami preziosi”.
La
parte
denominativa
è
riprodotta
in
carattere
stampatello minuscolo ad eccezione delle lettere “B”
ed “A” della prima parola, la quale assume un duplice
significato
Beatrice
semantico
ovvero
lettere
(abbreviazione
del
nome
dell’alfabeto
unite
dalla
congiunzione “e”) e fonetico (“Bea” o “BieA”).
Pagina 6
doc. 4 ultima pagina), ossia a prodotti –per quanto
Segue la locuzione “legami preziosi”, ove la parola
litigiosa
perde
la
propria
ambivalenza
lessicale
assumendo la sola natura di sostantivo quale sorta di
specificazione
del
scivolano,
senza
l’attenzione
del
primo
termine,
soffermarsi,
lettore.
La
sulla
quale
l’accento
parola
e
maggiormente
attrattiva sembra dunque proprio la parola “B e A”,
tanto da essere utilizzata talvolta in via autonoma
dalla titolare rispetto all’altra parte del marchio
ed accostata al altre parole (ad esempio “gioielli,
cfr. doc. 16, 17, 18, 20 di parte resistente).
un
cuore,
descritto
solo
dalla
linea
sottile
del
contorno, leggermente asimmetrico più alto a destra
che a sinistra, ove nei due riccioli del cuore si
leggono due figure che si guardano. Il cuore è posto
in alto in posizione centrale (cfr. doc. 3 di parte
ricorrente).
4. Il giudizio di contraffazione
Salve
diverse
valutazioni
da
compiere
in
sede
di
cognizione piena, il segno dei ricorrente non sembra
interferito da quello dei resistenti.
In
limine:
allo
extramerceologica,
stato
in
va
esclusa
mancanza
di
la
tutela
stringenti
prove
della celebrità del segno della ricorrente.
Lo scrutinio va qui compiuto non già alla luce della
lettera
a)
l'identità
dell'art.
dei
marchi
20
c.p.i.,
in
non
sussistendo
conflitto,
considerata
l'interpretazione restrittiva offerta sul punto anche
dalla
giurisprudenza
comunitaria.
Quest'ultima
specifica che la nozione di identità implica che i
due elementi oggetto di confronto siano in tutti i
punti
gli
aggiunte
marchio
stessi,
tutti
ovvero
gli
riprendendo
elementi
contenga
senza
che
modifiche
costituiscono
differenze
o
il
talmente
Pagina 7
La parte figurativa è composta invece dalla figura di
insignificanti
da
poter
passare
inosservate
agli
occhi del consumatore medio (Corte di Giustizia CE
20.3.2003 in causa C 291/99. E nel caso in esame
l'identità
sembra
esclusa
considerato
che
parte
resistente riproduce una parte figurativa e una parte
denominativa non presente nel segno di controparte di
controparte.
In
questa
sede,
dell'articolo
elemento
20
viene
in
c.p.i.,
costituito
rilievo
che
il
punto
contempla
della
b)
quale
fattispecie
la
confondibilità, giudizio che si modula attraverso una
implica una interdipendenza fra i fattori presi in
considerazione, ed in particolare la somiglianza tra
i marchi e l’affinità dei prodotti. Cosicché un tenue
grado
di
somiglianza
compensato
da
un
tra
elevato
i
marchi
grado
di
può
essere
affinità
tra
i
prodotti e viceversa (cfr. in sede europea Corte di
Giustizia, 29.9.1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki
Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer Inc., punto 17).
In particolare:
a)quanto
allo
prodotti,
occorre
pertinenti
medesimi
scrutinio
che
e,
destinazione,
sul
tenere
grado
conto
caratterizzano
quindi,
il
interscambiabilità
la
loro
e
di
impiego
loro
affinità
tutti
la
loro
la
di
i
tra
fattori
relazione
tra
i
natura,
la
loro
nonchè
la
loro
complementarietà
in
relazione al bisogno che sono diretti a soddisfare ed
infine la clientela alla quale sono diretti (Cass.
4.5.2009
n.
10218).
Altri
fattori
da
considerare
includono l'origine dei prodotti e la loro rete di
distribuzione
(cfr.
Trib.
CE
11
luglio
2007
T-
443/05).
Pagina 8
valutazione globale del rischio di associazione. Essa
Ciò
premesso,
indicati
l'esame
consente
congiunto
qui
di
dei
criteri
compiere
le
sopra
seguenti
valutazioni:
-quanto alla natura, i gioielli della ricorrente sono
portachiavi
argento
e
collanine
silicone;
con
anche
ciondolo,
quelli
della
anche
in
resistente
consistono in gioie e si articolano in più tipologie:
dai braccialetti alle collanine, dagli orecchini ai
ciondoli anche in argento rodiato o placato oro (doc.
19
di
parte
resistente).
Tali
monili
spesso
sono
realizzati in coppia, in versione grande e piccolo,
a
mamma
bambino
e
con
possibili
personalizzazioni (doc. 8 di parte ricorrente e 17
resistente);
- i canali di distribuzione dei prodotti litigiosi
sono
sostanzialmente
provato
la
diversi:
distribuzione
la
ricorrente
prevalentemente
ha
attraverso
cartolerie e cartolibrerie, attraverso cioè i canali
mediante i quali colloca i suoi prodotti di maggior
punta
(agende
distribuiti
ecc.);
in
quelli
gioiellerie
della
e
resistente
negozi
sono
dedicati
ai
diretti
a
bambini;
-quanto
al
soddisfare,
bisogno
i
al
quale
sono
gioielli
della
resistente
sono
accessori per lo più destinati alla mamma ed al bebè,
quelli
della
ricorrente
sembrano
guardar
ad
un
pubblico giovane (si pensi alle locuzioni con i quali
sono
pubblicizzati
–tra
l’altro,
“legami
segreti”,
“legami trasgressivi”, “legami capricciosi”, doc.4 di
parte ricorrente);
-quanto
alla
loro
sostituibilità
ed
alla
loro
complementarietà, ancorché si possa ritenere che tali
beni siano ricercati ed acquistati dal pubblico in
forza
di
dirsi
che
motivazioni
essi
tra
soddisfino
loro
collegate,
esattamente
la
non
può
medesima
Pagina 9
destinati
esigenza
dell’acquirente,
consumatore
ovvero
si
rivolga
all’altro,
nel
senso
che
indiscriminatamente
tenuto
conto
sia
il
all’uno
del
prezzi
generalmente più alti dei monili della resistente sia
delle
considerazioni
espresse
al
punto
precedente
(cfr., sul punto Corte di Cass. 27.9.2006, n.21013);
b)passando allo scrutinio dei segni, viene in rilievo
una certa distanza dei due brand sia sotto il profilo
semantico e fonetico (quello azionato è composto da
una
sola
parola,
ambivalente
nel
significato
semantico, quella della resistente da tre parole ove,
accennato,
appunta
sulla
carattere
l’attenzione
prima
“B
e
del
A”
individualizzante)
consumatore
dotata
sia
di
sotto
si
maggiore
il
profilo
visivo, giacché il logo della resistente si articola
anche in una importante parte grafica (la forma a
cuore)
che
per
l’attenzione
peculiarità
del
pubblico,
cattura
in
pari
stemperando
la
misura
capacità
attrattiva dello specifico termine contestato.
Sembra
dunque
considerato
escluso
che
seppure
il
i
rischio
due
segni
confusorio,
in
conflitto
contengano il medesimo elemento denominativo e siano
utilizzati
per
resistente
si
prodotti
simili,
caratterizza
il
anche
marchio
per
una
della
autonoma
componente sia denominativa figurativa quantomeno di
pari
rilevanza
elaboratezza
per
-il
originalità
cuore-
(cfr.
-B
sul
e
punto
ATrib.
ed
CE
22.6.2005, in proc. T. 34/04).
La pretesa della ricorrente, diretta a monopolizzare
il
termine
“legami”
settore
della
giacché
finalizzata
brand
che,
pur
-ove
gioielleriaad
esteso
va
impedire
riprendendo
la
nel
dunque
particolare
disattesa,
l’utilizzo
stessa
di
un
parola,
si
caratterizza per altra via, grafica e denominativa,
mentre al contempo l’utilizzo della parola litigiosa
Pagina 10
come
nella locuzione “legami preziosi” ne garantisce una
maggiore
aderenza
concettuale
ai
prodotti
da
esso
contraddistinti: come già accennato, nel segmento dei
gioielli il sostantivo “legàmi” ha una valenza anche
evocativa,
giacché
espressione
sia
l’oggetto
del
mondo
prezioso
dei
è
spesso
sentimenti,
quale
appunto “legame effettivo” sia dell’unione di leghe
preziose e manca per di più l’ambivalenza lessicale
insita nel marchio della ricorrente (parola piana e
non sdrucciola, in funzione di nome e non predicato
verbale).
allo
stato
il
rischio
insussistente
tenuto
spesso
ricorrente
parte
conto,
confusorio
come
declina
sembra
accennato,
in
concreto
che
il
proprio logo attraverso un’originale carattere delle
lettere
diverso
dai
font
standardizzati
ed
un
rappresentazione figurativa composta, come accennato,
da una macchia di colore rosso a forma di rettangolo
sopra la quale è apposta con colore bianco e con
scrittura stampatello in font particolare.
5.Quanto al periculum
La carenza del fumus assorbe la necessità di indagare
il periculum, tenuto comunque conto che la resistente
commercializza
sul
territorio
nazionale
i
prodotti
litigiosi con il proprio logo registrato da oltre 4
anni, e senza che di recente appaiono poste in essere
particolari e più invasive attività rispetto a quelle
al più recente passato.
6.Il comando cautelare
Il ricorso va dunque rigettato: l’incertezza della
fattispecie consiglia l’integrale compensazione delle
spese,
alla
luce
del
dettato
di
cui
all’art.
92
c.p.c. ante novella, ancora applicabile al caso in
esame.
P.Q.M.
Pagina 11
Infine:
1)rigetta il ricorso;
2)compensa integralmente le spese di lite
Si comunichi
Milano, 14 maggio 2015
Il giudice designato
dott.ssa Alima Zana
Pagina 12

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