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Sentenza n. 4352/2015 pubbl. il 08/04/2015
RG n. 28620/2013
Repert. n. 3647/2015 del 08/04/2015
RG N. 28620/13 e 34890/13
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A
Composto dai signori magistrati:
dott.ssa Marina TAVASSI
presidente est.
dott.ssa Paola GANDOLFI
giudice
dott.ssa Alima ZANA
giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: brevetti per invenzioni industriali, validità, contraffazione e concorrenza sleale.
Nelle cause riunite, la prima iscritta al numero di ruolo generale 28620/13, promossa con
atto di citazione notificato il 9.4.2013
DA
GIMA s.p.a. (C.F. 02506731203), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
patrocinio degli avv.ti Mario Franzosi, Federica Santonocito, Agata Sobol e Maria Lucia
Sireci; elettivamente domiciliato in Via Brera, 5, 20121, Milano presso lo studio del
difensore avv. Mario Franzosi, in forza di procura in atti;
I.M.A. Industria Macchine Automatiche s.p.a. (C.F. 00307140376), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Mario Franzosi, Federica
Santonocito, Agata Sobol e Maria Lucia Sireci; elettivamente domiciliata in Via Brera, 5,
20121, Milano presso lo studio del difensore avv. Mario Franzosi, in forza di procura in
atti;
- ATTRICI CONTRO
1
http://bit.ly/1jSX2va
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RG n. 28620/2013
Repert. n. 3647/2015 del 08/04/2015
CAMA 1 s.p.a (C.F. 06097510157), in persona del legale rappresentante pro tempore, con
il patrocinio degli avv.ti Cesare Galli, Mariangela Bogni e Debora Brambilla; elettivamente
domiciliato in Via Lamarmora, 40, 20122, Milano presso lo studio del difensore avv.
Cesare Galli, in forza di procura in atti;
- CONVENUTA -
notificato il 29.4.2013
DA
CAMA 1 s.p.a (C.F. 06097510157), in persona del legale rappresentante pro tempore, con
il patrocinio degli avv.ti Cesare Galli, Mariangela Bogni e Debora Brambilla; elettivamente
domiciliato in Via Lamarmora, 40, 20122, Milano presso lo studio del difensore avv.
Cesare Galli, in forza di procura in atti;
- ATTRICE CONTRO
GIMA s.p.a. (C.F. 02506731203), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
patrocinio degli avv.ti Mario Franzosi, Federica Santonocito, Agata Sobol e Maria Lucia
Sireci; elettivamente domiciliato in Via Brera, 5, 20121, Milano presso lo studio del
difensore avv. Mario Franzosi, in forza di procura in atti;
I.M.A. Industria Macchine Automatiche s.p.a. (C.F. 00307140376), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Mario Franzosi, Federica
Santonocito, Agata Sobol e Maria Lucia Sireci; elettivamente domiciliato in Via Brera, 5,
20121, Milano presso lo studio del difensore avv. Mario Franzosi, in forza di procura in
atti;
I.M.A. Industries s.r.l. (C.F. 02789441207), in persona del legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio degli avv.ti Mario Franzosi, Federica Santonocito, Agata Sobol e
Maria Lucia Sireci; elettivamente domiciliato in Via Brera, 5, 20121, Milano presso lo
studio del difensore avv. Mario Franzosi, in forza di procura in atti.
- CONVENUTE -
Conclusioni delle parti: come da fogli allegati al verbale dell‟udienza del 3.12.2014.
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la seconda iscritta al numero di ruolo generale 34890/13, promossa con atto di citazione
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1 - Svolgimento del processo
Le società del gruppo Cama (di cui Cama 1 s.p.a. è parte) e le società del gruppo I.M.A.
(riferendosi in tal modo alle due attrici del primo procedimento accorpato ed alla I.M.A.
Industries s.r.l.) sono leader a livello internazionale nel settore delle macchine per il
packaging, in particolare di prodotti alimentari e farmaceutici. Per quel che concerne la
confezionamento di capsule per caffè (le c.d. cialde per le macchine da caffè) denominate
astucciatrici, e competono sul medesimo mercato.
In data 24.1.2013 Cama presentava un ricorso per sequestro e inibitoria nei confronti di
Gima e due società del gruppo I.M.A., lamentando la violazione del brevetto EP 2287076
(“EP „076”) e delle domande di brevetto EP 2497612 (“EP „612”) e EP 2500151 (“EP
„151”) da parte della macchina FTB549, prodotta e commercializzata da Gima. In sintesi, le
riferite privative rivendicavano rispettivamente una macchina per l‟imballaggio di prodotti
in scatole, una testa di presa per un robot di macchina per imballaggio e una macchina per
imballaggio comprendente un dispositivo configuratore. Il giudice delegato autorizzava la
descrizione inaudita altera parte l‟1 febbraio 2013. Successivamente, si costituivano le
resistenti; nel corso del procedimento interveniva spontaneamente la società canadese
Mother Parkers, in virtù dell‟acquisto di 8 macchine della Gima che la stessa aveva
perfezionato. Cama e Mother Parkers trovavano in seguito una soluzione transattiva
riguardante i riferiti prodotti acquistati da quest‟ultima. In data 27.3.2013, il G.I.
confermava la descrizione già concessa, ma rigettava le altre istanze cautelari, in quanto
persistevano perplessità in merito alla validità delle tre privative di Cama ed alla loro
opponibilità alle resistenti. L‟11.4.2013, Cama presentava quindi reclamo avverso tale
ordinanza, reclamo che veniva rigettato dal Collegio con ordinanza depositata in data
21.6.2013.
All‟esito del procedimento cautelare, Gima e I.M.A. instauravano con atto di citazione
notificato il 9 aprile 2013 un giudizio di merito chiedendo l‟accertamento d‟invalidità dei
tre brevetti azionati da Cama. Parallelamente, in data 29.4.2013, anche Cama instaurava un
giudizio di merito, chiedendo l‟accertamento degli illeciti di contraffazione dei propri
brevetti e di concorrenza sleale cosiddetta “dipendente” e per appropriazione di pregi e
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causa di specie, Cama e Gima producono e commercializzano macchine finalizzate al
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mendacio a carico di Gima, I.M.A. e I.M.A. Industries. Le parti tutte, costituendosi nei
procedimenti in cui erano chiamate in causa, chiedevano la riunione dei procedimenti ai
sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c..
Entrambe le cause venivano chiamate all‟udienza dell'8 ottobre 2013, durante la quale il
Giudice le riuniva e dava i termini per le memorie istruttorie. In seguito, all‟esito
dell‟udienza del 15 gennaio 2014 veniva disposta una consulenza tecnica d‟ufficio sulla
udienza del 18 febbraio 2014 all'ing. Emanuele Concone. Le operazioni peritali del
consulente si aprivano il 25.2.2014 presso lo studio dello stesso e dopo il loro espletamento
in contraddittorio con i consulenti di parte si concludevano con il deposito della relazione
avvenuto il 26.6.2014.
All‟udienza dell‟8.7.2014 le parti discutevano gli esiti della consulenza tecnica d‟ufficio e
delle rispettive istanze istruttorie, sulle quali il G.I. si riservava di decidere. Tale riserva
veniva sciolta con ordinanza dell‟1.8.2014, con la quale il giudice non ammetteva i capitoli
di prova e rinviava la causa all‟udienza di precisazione delle conclusioni. Durante
quest‟ultima, il 3 dicembre 2014, Cama dava atto dell‟avvenuta concessione del brevetto
EP „151 producendo la relativa documentazione. Gima e I.M.A. segnalavano che la
concessione era avvenuta con un ambito di tutela limitato e diverso rispetto a quello
analizzato dal CTU, chiedendo pertanto la disposizione di un supplemento di perizia sul
punto. Inoltre davano atto che il 22.10.2014 I.M.A. Industries si era fusa per incorporazione
nella IMA. Il Giudice, ritenendo opportuno rimettere al Collegio ogni decisione circa la
disposizione del richiesto supplemento di relazione, concedeva quindi i termini di legge per
il deposito degli scritti conclusivi.
2 - Eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva di I.M.A. Industries
I.M.A. Industries ha sollevato eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva,
affermando che manchino i presupposti per la sua chiamata in causa da parte di Cama.
Come rilevato da Cama stessa, l‟eccezione è ormai priva d‟interesse, dal momento che,
come riferito dalla difesa Gima/IMA in sede di precisazione delle conclusioni, I.M.A.
Industries è stata fusa per incorporazione in I.M.A. Industria Macchine Automatiche s.p.a.,
altra parte del presente giudizio. In ogni caso, si può rilevare che nelle pagine Internet nelle
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validità dei brevetti e sulla loro contraffazione, la quale veniva assegnata alla successiva
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quali il macchinario contestato era pubblicizzato - pagine che tra l‟altro utilizzavano la
ragione sociale della I.M.A. Industries come indirizzo URL (www.ima-industries.com) - vi
era in calce un riferimento alla medesima società, accompagnato dall'indirizzo della sede
legale, numero di partita iva ed altri dati (vedi documento n. 12 di Cama). Sembra
indiscutibile, pertanto, che il sito internet contente la contestata pubblicizzazione sia
ricollegabile alla I.M.A. Industries, senza che la circostanza che il sito internet sia registrato
Infine, i rilievi della difesa Gima/IMA sulla non adducibilità di nessuna condotta
contraffattoria in capo a I.M.A. Industries, sono neutralizzati dalla circostanza che Cama
abbia chiesto l‟accertamento anche per l‟illecito di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., il
quale anzi sembra l‟addebito principale svolto nei confronti della I.M.A. Industries.
Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, è evidente che I.M.A. Industries (ormai
incorporata) abbia i presupposti di legittimazione passiva per essere parte nel presente
processo.
3 - Il brevetto EP ’076
La prima privativa di cui è causa è la frazione italiana del brevetto EP‟076, depositato il
21.5.2010, concesso il 19.9.2012 e convalidato in Italia il 19.11.2012 con prot. n.
30778BE/2012 (documenti n. 3 e 3-bis di Cama e documenti 3A e 3B di Gima/IMA).
Come spiegato dal CTU nella sua relazione alle pagine 6 e 7, si tratta di una macchina per
imballaggio di prodotti in scatole di cartone che attraverso l‟utilizzo di un sistema di
traslazione multiplo permette di sincronizzare un primo dispositivo di traslazione con il
robot di carico ed un secondo dispositivo di traslazione con la sezione di chiusura, i singoli
dispositivi di traslazione, carico e chiusura essendo comunque realizzati con strutture di per
sé note. Questo tipo di struttura, permetterebbe all‟invenzione di superare la limitata
velocità massima che avevano le macchine dell‟arte nota, che era determinata dalla ridotta
velocità della macchina più lenta, solitamente il robot da carico.
Nel procedimento di merito, Cama ha riproposto la domanda di accertamento della
contraffazione del riferito brevetto ad opera della macchina Gima, mentre la difesa
Gima/IMA ha formulato domanda di accertamento di nullità dello stesso.
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sotto il nome della I.M.A. s.p.a. (documento n. 14 di Cama) possa provare il contrario.
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La relazione dell'ing. Concone ha trovato le domande relative a questo brevetto di facile
soluzione. Infatti, a prescindere dall‟ammissibilità o meno della predivulgazione Caffita e
dell‟anteriorità Polypack di cui si parlerà in seguito, il consulente ha giustamente concluso
che questo brevetto sia interamente valido e non violato dalla macchina Gima.
3.1 - Validità
Gima/IMA, nonché gli argomenti della difesa di queste ultime, si concentrano sull‟asserita
carenza di attività inventiva della rivendicazione indipendente n. 1, affermando che il
problema tecnico risolto sarebbe ovvio dalla combinazione delle invenzioni descritte nei
documenti T1 e D1 (una tradizionale macchina avente un sistema di traslazione ad un solo
motore) con quella descritta nel documento D2 (un sistema di traslazione multiplo a
dispositivi indipendenti). Il CTU (pagine 9 e 10 della relazione di CTU), aderendo alle
considerazioni già svolte dall‟esaminatore in sede EPO, ritiene invece che tale argomento
non sia condivisibile, poiché il D2 non affronta il problema tecnico risolto dall‟invenzione,
e cioè che la chiuditrice mantenga la stessa velocità di produzione delle sezioni più a
monte. Il consulente ritiene che anche le rivendicazioni da 2 a 10, in quanto dipendenti
dalla prima, siano valide. A giudizio del Collegio, le conclusioni dell‟ing. Concone sul
punto sono convincenti.
3.2 - Contraffazione
Sulla contraffazione il CTU afferma che, come concordato anche dai consulenti di parte, la
macchina Gima non comprende un sistema di traslazione formato da una pluralità di
dispositivi con movimento indipendente, né quindi un rispettivo sistema di controllo.
Pertanto, conclude l'ing. Concone, tale macchina non presenta le caratteristiche rivendicate
dal brevetto EP „076 e non si pone in contraffazione. Queste affermazioni appaiono al
Collegio chiare e condivisibili. La difesa Cama, dando per accertata la validità del brevetto,
richiede l‟accertamento della contraffazione nell'assunto che la macchina avversaria non sia
mai stata vista in funzione, essendo - a suo dire - la stessa strutturata in modo da renderla in
contraffazione con una semplice modifica.
Il Collegio non ritiene di accogliere tale istanza, considerato che non vi sono sufficienti
elementi per supportare il sospetto formulato dalla difesa Cama; infatti, è convincente il
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Per quanto riguarda il tema della validità, le doglianze del consulente di parte di
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rilievo formulato in proposito dal CTU (pag. 9), secondo il quale l'eventuale
predisposizione per il montaggio di un secondo motore non supera la constatazione in fatto
che tale secondo motore non sia effettivamente esistente e che una simile integrazione
richiederebbe anche il relativo sistema di controllo per la gestione separata dei due motori
in sincronia con le sezioni di carico e di chiusura, sistema del tutto mancante. Il Collegio,
dunque, aderendo alle conclusioni del consulente d‟ufficio, ritiene che la porzione italiana
Gima.
4 - Il brevetto EP’612
La seconda privativa di cui è causa è la frazione italiana del brevetto EP „612 depositato in
data 11.3.2011, concesso il 1° maggio 2013 e convalidato in Italia il 20 maggio 2013 con
prot. n. 23661NE/2013 (documenti n. 4 e 4-bis di Cama e documenti 4A e 4B Gima/IMA
per la domanda e documenti 31 e 32 Cama per il brevetto). Come spiegato nella relazione
di CTU alle pagine da 11 a 13, che richiama a sua volta la descrizione ed il sommario del
brevetto, l‟invenzione riguarda la testa di presa per un robot o manipolatore utilizzabile in
una macchina di imballaggio e più specificamente per l‟imballaggio secondario di articoli
di forma rastremata alternando un articolo dritto con un articolo ribaltato di 180°
(annidamento) in modo da guadagnare spazio ed ottimizzare lo sfruttamento dello spazio
all‟interno delle scatole. Dunque scopo della stessa è superare l‟arte nota che non sarebbe in
grado di operare un annidamento di prodotti all‟interno di singole file, ovvero
longitudinalmente, in modo semplice ed efficiente e di risolvere il problema di produrre
scatole con più strati di articoli in cui questi si alternano complementarmente tra uno strato
e l‟altro.
L‟analisi del CTU si è concentrata anche qui sulle rispettive domande di contraffazione e di
invalidità del brevetto formulate dalle diverse parti.
4.1 - La predivulgazione Caffita e l’anteriorità Polypack
Prima di procedere all‟analisi delle risultanze della relazione Concone, è necessario
risolvere la questione della opponibilità della predivulgazione Caffita e dell‟anteriorità
Polypack. Infatti, l‟opponibilità o meno di queste avrebbe un impatto rilevante sulla validità
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del brevetto EP „076 sia integralmente valida e non possa dirsi contraffatta dalla macchina
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delle rivendicazioni del brevetto EP „612 (e EP „151), e deve dunque essere
preliminarmente affrontata.
4.1.1 - La predivulgazione Caffita riguarda una presunta divulgazione della macchina
Cama, avvenuta il 25 agosto 2010, quindi prima del deposito delle domande di brevetto da
parte di Cama. In tale data, i sig.ri Grassilli e Tosarelli (due dipendenti della I.M.A. s.p.a.)
Accursi, ha mostrato loro un impianto automatico di confezionamento capsule ed
incassaggio di Caffita composto anche da una macchina della Cama. I due riferiti
dipendenti hanno fornito delle dichiarazioni scritte (allegate come documenti D01 e D02
alla prima memoria del CTP Gima/IMA, e cui il CTU fa riferimento come T01 e T02), in
cui questi affermano di aver visionato una macchina astucciatrice della Cama senza alcun
vincolo di riservatezza. Le dichiarazioni contengono anche un'identica descrizione della
macchina (corredata da un disegno) da questi visionata, che secondo il CTU anticiperebbe
(o farebbe venire meno il livello inventivo) le rivendicazioni nn. 1-4, 7 e 13-19 del brevetto
EP „612.
La difesa di Cama sostiene che queste dichiarazioni siano inopponibili a causa dei patti di
riservatezza che intercorrevano tra Cama e Caffita e tra Caffita e Gima (prodotti da Cama
sub documenti 28 e 29) e che comunque mancherebbe il requisito della accessibilità delle
informazioni divulgate ai terzi. A questo rilievo la difesa Gima/IMA controbatte sostenendo
che i patti di riservatezza vincolassero solo le relative parti, e dunque non anche la I.M.A.
s.p.a. ed i propri dipendenti, e che comunque fossero troppo generici. Aggiunge, inoltre,
che la predivulgazione si perfeziona non appena entra nella potenzialità conoscitiva del
destinatario. Gima/IMA sostengono da ultimo che il documento n. 28 prodotto da Cama
non possa essere preso in considerazione perché formato da due diversi documenti.
Con riguardo a quest‟ultimo rilievo, il Collegio ritiene invece che si tratti di un mero errore
materiale e che il documento debba essere preso in considerazione, dal momento che il
numero di conferma d‟ordine e le parti del contratto coincidono nella prima pagina e nelle
intestazioni delle pagine successive. Le clausole di riservatezza ivi contenute e richiamate
dalle parti (clausola VII.8 del contratto sub doc. 28 e clausola 8 del contratto sub doc. 29 di
Cama) sono clausole di portata generale che non possono ritenersi generiche, recitando la
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si sono recati presso la Caffita System s.p.a., la quale, tramite il suo dipendente sig.
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prima che “l’Acquirente e il Venditore si impegnano a rispettare un accordo di reciproca
segretezza concernente tutti gli aspetti della materia del contratto. Senza autorizzazione
della controparte, a nessuna delle parti è concesso di divulgare a terzi disegni,
informazioni, documenti o altro relativo al contratto in oggetto” (clausola VII.8 del
contratto tra Cama e Caffita sub doc. 28 Cama), e la seconda che “qualunque tipo di
documentazione o informazione tecnica o di materiale che la CAFFITA SYSTEM S.P.A.
stessa, potranno essere usati soltanto per l’esecuzione dell’ordine e non potranno essere
rivelati o ceduti a terzi, senza l’autorizzazione scritta della CAFFITA SYSTEM S.P.A.”
(clausola 8 del contratto tra Gima e Caffita sub doc. 29 Cama). Come dall‟ultimo testo
sopra riportato, la parte finale della clausola di riservatezza contenuta nel contratto tra
Caffita e Gima prevede la possibilità di una deroga a tale regime di segretezza, previa
un‟autorizzazione scritta della Caffita; tuttavia, come provato dalla e-mail mandata a
I.M.A. s.p.a. dall‟amministratore delegato Caffita, dott. Clementini, (prodotta da Cama sub
doc. 39 e da Gima/IMA sub doc. 30) in risposta ad una richiesta in tal senso di Gima
(documento n. 29 di Gima/IMA), tale autorizzazione non è stata concessa ed anzi il vincolo
di segretezza è stato ribadito dalla Caffita. Con riguardo all‟argomento che il contratto tra
Caffita e Gima non vincolerebbe la I.M.A. s.p.a. bisogna svolgere alcune considerazioni.
Innanzitutto, occorre rilevare che le due società facciano parte del medesimo gruppo
(I.M.A. s.p.a. è azionista di maggioranza di Gima con il 65% delle quote azionarie) e
abbiano un forte intreccio nei vertici societari. Infatti, come è possibile constatare dalle
visure camerali delle due società (prodotto da queste ai documenti nn. 1 e 2), queste, oltre
al medesimo presidente del consiglio di amministrazione, il sig. Alberto Vacchi, hanno
altre figure in comune, come Massimo Feriori, membro del CdA Gima e procuratore di
I.M.A. s.p.a., Giacomo Giovanardi, sindaco effettivo di entrambe le società e Baldani,
procuratore sempre di entrambe le società. Inoltre, pur prescindendo dai legami
obiettivamente esistenti fra le due società, di non secondaria importanza appare il motivo
della visita dei due dipendenti della I.M.A. s.p.a.. Gli stessi hanno infatti dichiarato che
hanno visionato la macchina astucciatrice di Cama integrata con una macchina riempitrice
di Gima, presumibilmente quella del contratto sub doc. 29 di Cama. Dunque, appare
verosimile la ricostruzione di Cama che i due riferiti soggetti si siano recati da Caffita, se
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metta a disposizione del Fornitore, resteranno di proprietà della CAFFITA SYSTEM S.P.A.
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non su incarico ed interesse di Gima, in virtù proprio del rapporto tra quest‟ultima e la
Caffita sancito dal suddetto contratto. Entrambe le circostanze, dunque, inducono il
Collegio a ritenere che i dipendenti di I.M.A. s.p.a. nella predetta circostanza fossero
vincolati dal patto di segretezza in corso tra Caffita e Gima.
In ogni caso, l‟episodio della macchina Caffita non integra una divulgazione: le
caratteristiche della macchina non erano visibili da coloro che avevano semplice accesso ai
visione più dettaglia ed in tale operazione era da considerare gli obblighi di riservatezza di
cui sopra. Dunque, le caratteristiche non erano subito evidenti da una visione generale
d‟insieme, tanto vero che a fronte del solo disegno allegato alle dichiarazioni dei sigg.
Grassilli e Tosarelli, si può concludere che tali caratteristiche sono state desunte dalla difesa
di Gima/IMA.
Date le conclusioni di cui sopra, e seguendo la giurisprudenza maggioritaria in tema di
predivulgazione d‟informazioni sotto regime di segretezza (ex multis le citate Cass., 19
aprile 2010, n. 9291; App. Milano, 22 maggio 1992, n. 893) si deve concludere che
l'episodio riferito non sia indicativo di una situazione di divulgazione generalizzata ed
aperta a qualsiasi interessato o al vasto pubblico. Il Collegio dunque ritiene che i fatti
raccontati dalle dichiarazioni dei sig.ri Grassilli e Tosarelli non costituiscano una
predivulgazione e siano inopponibili ai fini della valutazione sulla novità e sul carattere
inventivo dell‟invenzione protetta dal brevetto EP „612 (la stessa conclusione vale per il
brevetto EP „151).
4.1.2 - La seconda anteriorità richiamata dalla difesa Gima/IMA è quella relativa a due
video (documenti T04 e T05) caricati sulla pagina internet www.youtube.com e sul sito
internet della Polypack, in cui viene mostrata una macchina della società Polypack Inc. in
azione. I due video mostrano lo stesso tipo di macchina (“Tube Series”) ed il medesimo
metodo di funzionamento. In particolare, il passaggio più rilevante dei video mostra la testa
di presa della macchina Polypack nel momento in cui preleva degli articoli dalla pista di
alimentazione per il trasferimento al nastro trasportatore. L‟ing. Concone ritiene (pagg. 1923 della relazione) che tale anteriorità, qualora ammessa, sarebbe lesiva della novità delle
rivendicazioni 1-4, 6 e 13-15 del brevetto EP „612.
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locali ove la macchina si trovava, ma era necessario essere espressamente ammessi ad una
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La difesa di Cama sostiene che tale anteriorità non possa ritenersi parte dello stato della
tecnica rilevante, essendo stata divulgata al pubblico solo attraverso la rete Internet.
Richiama la decisione del Board of Appeal EPO nel caso T1552/06, sostenendo che la
suddetta circostanza (divulgazione solo attraverso la rete) renderebbe l‟anteriorità
inopponibile poiché l‟accessibilità al pubblico sarebbe stata meramente teorica, mancando
una concreta reperibilità, preclusa dal fatto che la stessa non fosse richiamabile con l‟uso di
manchi anche prova certa circa la datazione dei due video.
La difesa Gima/IMA, invece, chiede l‟ammissione di tale anteriorità. Rileva che,
contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di Cama, la diffusione della macchina non
sarebbe limitata alla rete internet, avendo prodotto una dichiarazione scritta resa il 26
novembre 2013 dal vicedirettore delle vendite e marketing della Polypack, sig. Emmanuel
Cerf (documento n. 33), il quale ha affermato che tale macchina è stata progettata e
prodotta dalla sua azienda sin dal 2007. Inoltre, contesta anche gli ulteriori argomenti
avversari circa la necessità che la divulgazione su internet sia effettivamente reperibile e
non solo genericamente accessibile al pubblico e che l‟ammissibilità della anteriorità
Polypack sarebbe contraria al case law dell‟EPO; riguardo al primo argomento sostiene che
tale distinzione non sia prevista dall‟art. 46 c.p.i., mentre sul secondo rileva che nel caso
citato dalla difesa di Cama le informazioni fossero rintracciabili solo conoscendo
l‟indirizzo URL esatto, laddove nel caso di specie i video siano reperibili utilizzando
semplici parole chiave sui motori di ricerca. Sostiene, infine, che la datazione
dell‟anteriorità sia provata dalla dichiarazione Polypack allegata (suddetto documento n.
33), dall‟estratto della pagina dell‟archivio internet del sito www.polypack.com (allegato 3,
documento n. 33 Gima/IMA) e dalla pagina internet di YouTube in cui è mostrato il video
(prodotta in formato di immagine sub documento 32 Gima/IMA e raffigurata nella
dichiarazione scritta sub documento 33 Gima/IMA).
Il Collegio ritiene sul punto convincenti le argomentazioni di Gima/IMA. Sebbene la
dichiarazione del legale rappresentante di Polypack non sia sufficiente a provare la
datazione dei due video, i riferimenti temporali presenti rispettivamente nella pagina di
YouTube (sub doc. 32 e raffigurata anche sub doc. 33 Gima/IMA), nel quale viene indicato
che il video è stato caricato in data 28 aprile 2008, e nella pagina web d‟archivio del sito
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parole chiave relative agli aspetti salienti del contenuto del documento. Infine afferma che
RG n. 28620/2013
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Polypack che indica la data del 9 maggio 2008 (allegato 3 del doc. 33 Gima/IMA), sono
sufficientemente chiari per provare la circostanza. Non pare condivisibile che la citata
decisione del Board of Appeal EPO nel caso T1552/06 faccia propendere per la non
accessibilità al pubblico dei suddetti video. Infatti, sebbene il Board of Appeal sostenga che
la circostanza che un documento presente nella rete internet possa essere reperito attraverso
l‟utilizzo di chiavi di ricerca in motori di ricerca pubblici non sia sempre sufficiente per
document stored on the World Wide Web could be found by entering keywords in a public
web search engine before the priority or filing date of the patent or patent application is
not always sufficient for reaching the conclusion that "direct and unambiguous access" to
the document was possible”), subito dopo lo stesso continua affermando che ciò potrebbe
essere vero nella maggior parte dei casi, sebbene in presenza di circostanze inusuali vi
possa essere una diversa conclusione (“that conclusion may be correct in most cases but,
under certain (unusual) circumstances, it may not be”). Successivamente, ed in maniera
ancora più rilevante per il caso di specie, la decisione propone un test per verificare
l‟accessibilità di un documento presente sulla rete. Il test prevede la verifica che (1) il
documento possa essere reperito tramite motori di ricerca, utilizzando una o più parole
chiave collegate con l‟essenza o il contenuto del medesimo documento e (2) che il
documento rimanga accessibile al medesimo URL (indirizzo web) per un periodo
sufficientemente lungo da permettere un accesso diretto allo stesso da parte di un membro
del pubblico. Nel caso entrambe le condizioni siano soddisfatte, si può concludere che il
documento era accessibile al pubblico. In caso contrario, e soprattutto quando la condizione
non soddisfatta sia la prima, come sostenuto da Cama, il Board of Appeal afferma che si
deve procedere ad una valutazione caso per caso (“it must be examined on a case-by-case
basis”), fornendo poi una lista aperta di elementi utili a tal fine. Senonché nel caso di
specie è assolutamente dirimente la circostanza che, come indicato nell' immagine della
pagina web di YouTube prodotta sub doc. 32 da Gima/IMA, il video abbia ricevuto ben
205.027 visualizzazioni, un numero che è indicativo della piena accessibilità al pubblico di
quel video.
12
raggiungere la conclusione che il documento sia accessibile al pubblico (“the fact that a
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Repert. n. 3647/2015 del 08/04/2015
Alla luce delle valutazioni appena svolte, il Collegio ritiene di tenere in considerazione
l‟anteriorità Polypack nella valutazione circa la validità delle rivendicazioni della porzione
italiana del brevetto EP „612 (la stessa conclusione vale per il brevetto EP „151).
4.2 - Validità
La difesa di Gima/IMA chiede, tramite le proprie memorie difensive e le memorie del
insufficienza descrittiva, della predivulgazione Caffita, della mancanza di novità rispetto
all‟anteriorità Polypack e per mancanza di novità/livello inventivo rispetto alla
documentazione brevettuale citata. In risposta la difesa di Cama contesta tutti gli argomenti
di Gima/IMA, sostiene l‟inopponibilità della predivulgazione Caffita, l‟inopponibilità e
comunque irrilevanza dell‟anteriorità Polypack, e comunque chiede che il brevetto sia
ritenuto integramente valido.
Accertata la non opponibilità della predivulgazione Caffita e l‟opponibilità dell‟anteriorità
Polypack, occorre analizzare l‟impatto di quest‟ultima e delle altre doglianze Gima/IMA
sulla validità del brevetto. Il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte nella
relazione del consulente d‟ufficio, nella cui esposizione il consulente analizza prima la
validità della rivendicazione 1 (pagg. 17-26), poi delle rivendicazioni da 2 a 15 (pagg. 2628) ed infine delle rivendicazioni da 16 a 19 (pagg. 28-30).
4.2.1 - L‟ing. Concone esclude che la rivendicazione 1 sia inficiata da insufficienza
descrittiva, come sostenuto dal CT Gima/IMA nelle sezioni 7.1 della prima memoria e 3.1
della seconda memoria. In particolare, il CTU ritiene che non risulti necessario che la
rivendicazione 1 reciti anche mezzi per la variazione del passo longitudinale degli articoli
dopo la rotazione degli organi di presa, dato che il brevetto non prevede che la testa di presa
abbia anche tale funzione. Questa conclusione è raggiunta dal CTU considerando errata la
definizione che il CTP Gima/IMA attribuisce al termine “annidamento” (“nested”).
Quest‟ultimo, infatti, ritiene necessaria una fase di avvicinamento degli articoli in direzione
longitudinale dopo la fase di rotazione del sottoinsieme d‟indice pari o dispari, mentre il
CTU ritiene che la definizione corretta non richieda alcun successivo avvicinamento in
senso longitudinale, ma solamente una disposizione alternata di articoli diritti e ribaltati
all‟interno di ciascuna fila, come si ricava dalla lettura del testo e dalla figura 6 del brevetto
13
proprio consulente tecnico, l‟accertamento della nullità del brevetto EP „612 in virtù di
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Repert. n. 3647/2015 del 08/04/2015
ed in particolare dal confronto tra le figure 6A (pre-annidamento) e 6B e 6C (postannidamento). L‟Ing. Conconi esclude, poi, che sia necessario integrare le rivendicazioni 7
o 12 nella 1 – tali rivendicazioni infatti descrivono solo mezzi per ottenere lo spazio
richiesto per la rotazione degli organi di presa qualora fossero troppo vicini, ma tale
condizione non si verifica necessariamente – e chiarisce che i termini “almeno” nella
rivendicazione 1 (in particolare la frase contestata era la seguente “almeno un sottoinsieme
necessarie per conseguire lo scopo dell‟invenzione, utilizzando un caratteristico linguaggio
brevettuale.
Il CTU analizza altresì gli effetti che le anteriorità da D3 a D6 hanno sulla novità e/o sul
livello inventivo della rivendicazione 1. L‟anteriorità D3 è costituita da un brevetto
statunitense (brevetto US 4658575) su una macchina tessile. Il consulente incaricato rileva
che D3 ha delle differenze significative con la rivendicazione 1 che escludono qualsiasi tipo
di anticipazione, concludendo che un esperto del ramo non avrebbe potuto ricavare da esso
nessuna indicazione utile a risolvere il problema affrontato nel brevetto in esame. La stessa
conclusione è raggiunta con riguardo a D4 (costituita dal brevetto giapponese JP 11254367), anche in questo caso per una serie di differenze che escludono qualsiasi effetto
anticipatorio. Il documento D5 (brevetto giapponese JP 06-142881 che descrive una testa di
presa) è richiamato dal consulente di parte Gima/IMA in combinato disposto con
(eliminando le anteriorità accertate non opponibili) D3, D4, e l‟anteriorità Polypack. Il
CTU afferma che D5 non aggiunga nulla rispetto alle anteriorità con le quali si richiede la
combinazione, rimandando pertanto all‟analisi svolta sulle stesse, con eccezione della
combinazione con D4, che tuttavia non è sufficiente al raggiungimento di una diversa
conclusione. L‟ultimo documento citato dal CT Gima/IMA è il D6 (brevetto DE 3513507),
che però è considerato dall‟Ing. Concone sostanzialmente corrispondente a D5.
Le osservazioni svolte dal CTU sulle anteriorità riportate appaiono al Collegio convincenti,
logicamente motivate, riscontrate dai rilievi diretti compiuti dal Collegio sui documenti
citati e quindi in conclusione pienamente condivisibili.
Resta, infine, da esaminare l‟impatto dell‟anteriorità Polypack. Come già riferito, i due
video della macchina Polypack (documenti T4 e T5) mostrano lo stesso tipo di macchina
con lo stesso metodo di funzionamento, cosicché è possibile procedere ad un‟analisi
14
di detti organi di presa sono rotanti di almeno 180 gradi”) definiscano le condizioni minime
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Repert. n. 3647/2015 del 08/04/2015
congiunta dei due. La macchina Polypack ha una struttura con una testa di presa
comprendente tre organi di presa disposti in fila longitudinale; nel filmato si vede
chiaramente che questi hanno la caratteristica di ruotare di almeno 180° e di essere
suddivisi in due sottoinsiemi di indice pari e dispari. Il CTU rileva che, a prima vista,
questa testa di presa appare differente rispetto a quella descritta e rivendicata in EP „612,
poiché le due ventose di prelievo di ogni organo di presa della macchina Polypack
conclude che tale differenza riguarda solo la modalità di funzionamento della testa di presa,
mentre da un punto di vista strutturale la testa di presa della macchina Polypack mostra
tutte le caratteristiche elencate nella rivendicazione 1 di EP „612. La difesa di Gima/IMA
aderisce a tale ultima considerazione, mentre la difesa di Cama la contesta, sostenendo che
il prelievo di due articoli affiancati da parte della testa di presa rivendicata non è il risultato
del funzionamento della stessa, ma una caratteristica strutturale di quest‟ultima. Il Collegio
ritiene che le considerazioni espresse sul punto dal CTU siano corrette. Infatti, l‟ing.
Concone stesso poi spiega che la rivendicazione 1 di EP „612 non specifica se il piano di
mezzeria debba essere longitudinale o trasversale, e che quindi gli articoli potrebbero essere
affiancati in entrambi i sensi, non richiedendo questo alcuna modifica strutturale. Il CTU
inoltre rileva che non sia decisiva la circostanza che nella macchina Polypack la
disposizione degli organi di presa in una fila longitudinale si ha solo nella fase di prelievo
degli articoli dalla pista di alimentazione, in quanto la caratteristica della rivendicazione 1
“organi di presa disposti in almeno un fila longitudinale” è presente perlomeno nella fase di
prelievo, che è poi quella considerata più rilevante per il confronto. Parimenti superabile è
il fatto che le due ventose degli organi di prelievo nella macchina Polypack siano utilizzate
per prelevare un solo articolo, dato che tali ventose potrebbero benissimo manipolare due
oggetti più piccoli invece che uno più grande come nel filmato. Il Collegio ritiene quindi
che - alla luce dei rilievi espressi - si debba concludere che l‟anteriorità Polypack anticipa
la rivendicazione 1 della porzione italiana del brevetto EP „612, facendo venire a mancare il
requisito della novità e rendendola quindi nulla.
4.2.2 - La CTU analizza separatamente la validità delle rivendicazioni 2-15 (relazione CTU
pagg. 26-28). Il consulente esamina tutti gli argomenti Gima/IMA e disattende in
15
prelevano un solo tubetto e sono allineate longitudinalmente. Tuttavia, il consulente
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Repert. n. 3647/2015 del 08/04/2015
particolare l‟opinione che D3 e D4 siano lesivi della novità e/o del livello inventivo delle
rivendicazioni 2, 4 e 14, l‟obiezione alle rivendicazioni 3 e 5 basata sull‟art. 123, comma
secondo, CBE, l‟obiezione alle rivendicazioni 5 e 6 per mancanza di novità e livello
inventivo sulla base dei contenuti della sezione 7.2 della prima memoria Gima/IMA,
l‟opinione che la rivendicazione 12 sia inficiata da insufficienza descrittiva ed infine la tesi
che D4 anticipi la rivendicazione 15. L‟ing. Concone ritiene però che l‟anteriorità Polypack
rivendicazioni 2-4, 6 e 13-15 (relazione CTU pag. 23). Il Collegio, dunque, riesaminando i
passaggi dell'analisi condotta sulla macchina Polypack reputa di condividere anche la
valutazione circa la nullità delle rivendicazioni 2-4, 6 e 13-15 della porzione italiana del
brevetto EP „612. Rimangono pertanto valide le rivendicazioni 5 e 7-12 dello stesso.
4.2.3 - Infine, la relazione del consulente analizza le rivendicazioni di procedimento 16-19
(relazione CTU pagg. 29 e 30). Il CTU rigetta l‟obiezione di carenza di livello inventivo
della rivendicazione 16 rispetto all‟anteriorità Polypack formulata da Gima/IMA. Spiega
infatti che la macchina Polypack in azione nei filmati T04 e T05 è programmata per gestire
una singola fila di articoli disposti longitudinalmente ed orientati tutti nello stesso senso,
trasformandola in una serie di file trasversali in cui gli articoli sono orientati
alternativamente. Dunque, anche se gli articoli fossero alimentati su due file longitudinali
invece che una sola, essi sarebbero sempre orientati tutti nello stesso senso cosicché la testa
di presa dovrebbe prevedere due file parallele di organi di presa per ottenere la disposizione
alternata richiesta nelle file trasversali. Viceversa, se le due file longitudinali fossero
costituite rispettivamente da articoli orientati in un senso e in senso opposto e ciascun
organo di presa prelevasse due articoli affiancati, come nella rivendicazione 16, non ci
sarebbe bisogno di ruotare gli organi di presa pari o dispari perché in ciascuna fila
trasversale gli articoli risulterebbero già alternati. Tuttavia occorrerebbe ruotare tutti gli
organi di presa nel successivo ciclo di funzionamento per ottenere una fila trasversale
complementare alla precedente. Il Collegio ritiene corretta la valutazione del consulente che
tali ultime differenze non possano considerarsi ovvie, in particolare attraverso un esame che
non cada nel tranello dell‟analisi ex post facto.
16
sia lesiva non solo della novità della rivendicazione 1, ma anche di quella delle
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L‟ultimo rilievo riguarda la rivendicazione 18, al cui proposito il CTP Gima/IMA ha citato
l‟anteriorità D7 (il brevetto giapponese JP 11-157508), la quale illustra, nella figura 5, una
disposizione di articoli su due strati sovrapposti con alternanza di articoli diritti e ribaltati
nelle tre dimensioni, ovvero in senso longitudinale, trasversale e verticale. L‟ing. Concone
tuttavia nota che tale disposizione sia già nota e riconosciuta come tale anche nel brevetto
EP „612, laddove la rivendicazione 18 è relativa al metodo utilizzato per ottenerla, metodo
convincente. Egli spiega che la rivendicazione 18 (dipendendo dalla 17 che a sua volta
dipende dalla 16) utilizza un procedimento che parte da due file longitudinali parallele di
articoli rispettivamente diritti e ribaltati, che vengono poi annidati anche in senso
longitudinale e successivamente sovrapposti in due matrici complementari. Nell‟anteriorità
D7, invece, vengono utilizzate non due ma tre file longitudinali parallele di articoli e
ciascuna fila presenta una alternanza di coppie di articoli diritti e ribaltati, con la fila
centrale sfalsata di due posizioni rispetto a quelle esterne in modo da ottenere un'alternanza
a coppie anche in senso trasversale. Dunque in D7 non viene eseguita alcuna rotazione
degli articoli, ma vengono prelevate coppie di file trasversali con alternanza degli articoli in
senso longitudinale.
Il Collegio, alla luce delle suddette valutazioni, ritiene pertanto che le rivendicazioni 16-19
siano tutte valide.
In via preliminare, è opportuno fare chiarezza sulle traduzioni utilizzate nella porzione
italiana del brevetto per i termini inglesi “adjacent” e “nested”, che ha sollevato un ampio
contraddittorio tra le parti, in particolare tra i CTP. Per quanto riguarda il termine “nested”,
si rimanda alle valutazioni già svolte nel paragrafo 4.2.1. La traduzione del termine
“adjacent” è stata eseguita utilizzando il termine italiano “affiancate”. Il CTU, alle cui
considerazioni ha aderito la difesa di Cama, concorda con tale traduzione, mentre la difesa
Gima/IMA la contesta, suggerendone una più restrittiva: “strettamente vicino e a contatto”.
Quest‟ultima, in particolare, sostiene che tra le diverse possibili traduzioni tale significato
sia il più appropriato nel contesto della descrizione e alla luce dei disegni ed inoltre che lo
stesso escluderebbe la contraffazione, poiché gli articoli alimentati nella macchina Gima
17
che è diverso da quello illustrato in D7. Anche in questo caso, l‟analisi del CTU è chiara e
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non si toccano tra loro, ma sono ad una distanza reciproca. Gli argomenti Gima/IMA sul
punto, tuttavia, non appaiono convincenti. Il Collegio reputa di aderire con l‟interpretazione
fornita dal CTU, dal momento che tra i diversi significati attribuibili al termine “adjacent”
(in particolare il dizionario Merriam-Webster, citato da Gima/IMA e poi utilizzato dal
CTU, ne indica tre) quello più coerente alla luce della descrizione e dei disegni del brevetto
è proprio quello già indicato dalla porzione italiana del brevetto e ritenuto corretto dal
utilizzano il termine “adjacent” per definire le due file parallele di articoli diritti e ribaltati
che sono ottenute con i sistemi di trasporto noti e che sono raffigurate nella figura 6A
(quella relativa alla fase di pre-annidamento) come appunto affiancate, ma non a contatto.
L‟analisi relativa alla contraffazione delle singole rivendicazioni sarà compiuta solo con
riguardo alle rivendicazioni accertate valide del brevetto EP „612, in particolare le nn. 5, 712 e 16-19. Tra queste rivendicazioni, il CTU ha ritenuto che vi sia contraffazione delle
rivendicazioni di metodo 16-19. Infatti, l‟ing. Concone spiega che la macchina Gima
applica il metodo descritto in tali rivendicazioni ed agisce su capsule da caffè diritte e
ribaltate, disposte su due file parallele, ruotando selettivamente i due sottoinsiemi di indice
pari e dispari. Ciò servirebbe per generare, in due cicli di lavoro consecutivi, due matrici
complementari di articoli che vengono poi sovrapposte nella scatola. La difesa di
Gima/IMA afferma che le violazioni di tali rivendicazioni (analogo argomento è stato speso
per le rivendicazioni di procedimento 10-13 del brevetto EP‟ 151, di cui si discuterà nel
proseguo della decisione) sarebbero da escludere, poiché le macchine non sono mai state
messe in funzione in Italia ma solo negli U.S.A. o in Canada, dove i brevetti non estendono
la loro efficacia. Tale rilievo, tuttavia, non appare risolutivo, poiché la realizzazione di un
prodotto idoneo ad attuare un altrui brevetto di procedimento integra di per sé una
contraffazione (c.d. contraffazione indiretta o contributory infringement) di quest‟ultimo,
come riconosciuto da numerose pronunce della giurisprudenza di merito (Tribunale di
Milano, sentenza n. 10573 del 1.9.2014; Tribunale di Torino, sentenza del 10.3.2009;
Tribunale di Torino, ordinanza del 10.11.2004).
Per completezza si menziona che il CTU ha considerato contraffatte anche le rivendicazioni
nulle 1-4, 6 e 14-15 (vedi relazione CTU pagina 14), anche se la ritenuta nullità assorbe in
tale sede ogni altra considerazione.
18
CTU. Particolarmente convincente appare il confronto tra i paragrafi [0006] e [0008] che
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In conclusione, il Collegio ritiene che la macchina Gima integri una contraffazione delle
rivendicazioni 16-19 del brevetto EP „612.
5 - Il brevetto EP’151
La terza ed ultima privativa di cui è causa è la frazione italiana del brevetto EP „151, la cui
domanda è stata depositata in data 16.3.2011 e pubblicata il 19 settembre 2012, con
n. 5 e 5-bis di Cama e documenti 5A e 5B Gima/IMA). Come già riferito, tale brevetto è
stato concesso dall‟EPO in data 19.11.2014 e convalidato in Italia presso l‟UIBM il
28.11.2014 (documenti I, II e III di Cama). Si deve segnalare fin da subito, come rilevato
anche da entrambe le parti, che il testo delle rivendicazioni del brevetto concesso è diverso
rispetto a quello analizzato dal CTU.
L‟invenzione (come descritto dall‟ing. Concone alle pagine 31-33 della relazione) riguarda
una macchina d‟imballaggio e un relativo metodo per l‟imballaggio secondario di articoli di
forma rastremata alternando un articolo diritto con un articolo ribaltato di 180°
(annidamento), in modo da guadagnare spazio ed ottimizzare lo sfruttamento dello spazio
all‟interno delle scatole. Lo scopo dell‟invenzione è superare i limiti della tecnica nota
utilizzando un dispositivo ausiliario (configuratore) che funge da interfaccia tra l‟area
d‟ingresso degli articoli e l‟area di caricamento degli articoli nelle scatole. Tale dispositivo
configuratore comprende quindi una matrice di sedi per gli articoli, detta matrice essendo
formata da file parallele che sono motorizzate e controllate per variare la loro distanza
trasversale. Questo meccanismo consentirebbe di operare in modo semplice ed efficiente un
annidamento dei prodotti all‟interno delle singole file, ovvero longitudinalmente.
5.1 - Validità
Come riferito, in sede di concessione EPO le rivendicazioni del brevetto EP „151 sono state
modificate. In particolare, la rivendicazione 1 è ora composta dalle precedenti
rivendicazioni 1 e 3 e dall‟aggiunta di un frase finale tratta dalla descrizione: “le sedi di un
primo tipo essendo per articoli diritti e le sedi di un secondo tipo essendo per articoli
ribaltati”. Le altre rivendicazioni (tranne la nuova rivendicazione 8, a cui è stata aggiunta
un‟ulteriore caratteristica vi) sono rimaste invariate, senonché essendo la precedente
rivendicazione 3 stata incorporata nella nuova rivendicazione 1, tutte le precedenti
19
traduzione depositata in Italia il 19 novembre 2012 con prot. n. 19034DE/2012 (documenti
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Repert. n. 3647/2015 del 08/04/2015
rivendicazioni 4-13 sono scalate indietro di un numero, e parimenti i riferimenti operati
dalle rivendicazioni dipendenti. Con riferimento alle rivendicazioni come analizzate, il
CTU conclude – nell‟eventualità dell‟inopponibilità della predivulgazione Caffita e
dell‟opponibilità dell‟anteriorità di fatto Polypack – che le uniche rivendicazioni valide
siano la 3 e le 10-13.
La difesa di Cama afferma che il brevetto EP „151 come concesso dall‟EPO abbia il
rivendicazione dipendente n. 3 trasposta nella rivendicazione n. 1 del testo rilasciato
dall‟EPO. Aderisce alle considerazioni svolte dal consulente d‟ufficio con riguardo alla
validità della rivendicazione 3, in particolare sui requisiti di novità ed attività inventiva.
Sostiene che nel brevetto ora concesso siano valide anche le rivendicazioni nn. 2-7
(originarie 2 e 4-8), dal momento che sono reputate invalide dal CTU poiché dipendenti
dall‟originaria rivendicazione n. 1, che ora però è stata integrata dalla rivendicazione 3,
ritenuta invece valida. Le medesime considerazioni sono svolte per la nuova rivendicazione
di metodo n. 8 (originaria n. 9) concessa dall‟EPO, seppur in modo limitato. Infine, rileva
che la difesa di Gima/IMA abbia ampliato l‟ambito di applicazione dell‟allegazione relativa
alla predivulgazione Caffita a questo brevetto solo in sede di memorie istruttorie e non
nell‟atto di citazione o nella comparsa di risposta alla citazione fatta da Cama, in modo
pertanto tardivo ed inammissibile.
La difesa di Gima/IMA, invece, chiede che siano effettuati ulteriori accertamenti tecnici
poiché il brevetto EP ‟151 è stato concesso in forma diversa da quello analizzato e perché il
CTU non ha direttamente visionato la predivulgazione Caffita. Afferma che l‟integrazione
della nuova rivendicazione 1 con una frase tratta dalla descrizione significherebbe che
l‟EPO non considerava sufficientemente limitata la rivendicazione 3, e che quindi le
considerazioni del CTU al riguardo siano immotivate. La difesa Gima/IMA aggiunge poi
che l‟EPO non abbia considerato l‟anteriorità olandese NL 321 (doc. D11), ritenuta la più
rilevante dal CTU e che quindi anche le considerazioni dell‟EPO non possano essere prese
come unico punto di riferimento. Inoltre, sostiene che vi sia nullità anche per carenza di
attività inventiva e che la predivulgazione Caffita renda nulle le rivendicazioni 3, 8 e 10-13.
Non concorda sull‟eccezione avversaria che tale predivulgazione non sia utilizzabile con
riferimento alla validità del brevetto EP „151 poiché si tratterebbe di una nuova causa
20
medesimo ambito di protezione reputato proteggibile dall‟ing. Concone, essendo la
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petendi, rilevando che nella cause di nullità brevettuali la causa petendi non sia costituita
da una specifica anteriorità, ma dalla sua allegazione.
5.1.1 - L‟analisi sulla validità del brevetto EP „151 deve tener conto delle modifiche che
esso ha subito in fase di concessione EPO. Il Collegio reputa tuttavia che non sia necessario
integrare la CTU svolta dall‟ing. Concone e rigetta la relativa domanda formulata dalla
dettaglio delle sue valutazioni sulle singole rivendicazioni, permetta di svolgere una
completa analisi anche rispetto al nuovo testo. Le modifiche che sono state compiute,
infatti, riguardano l‟incorporazione delle vecchie rivendicazioni 1 e 3 (il cui risultato
coincide quindi con la precedente rivendicazione 3) con l‟aggiunta di una frase tratta dalla
descrizione (sulla quale il Collegio è perfettamente in grado di compiere le sue valutazioni),
l‟inserimento di una ulteriore caratteristica alla nuova rivendicazione 8 (parimenti già
inserita nella rivendicazione 3) ed infine la circostanza che tutte le rivendicazioni
dipendenti dipendano ora dalla nuova rivendicazione 1. Anche per tale aspetto la relazione
del consulente fornisce tutti gli elementi necessari per un‟analisi completa. Per procedere
con chiarezza in tal senso, saranno dapprima prese in considerazioni le analisi del CTU
sulle vecchie rivendicazioni; tali analisi saranno poi applicate alla nuova riformulazione.
Il Collegio ritiene inoltre che la questione della tardività o meno dell‟allegazione
riguardante la predivulgazione Caffita ed il brevetto qui in esame sia assorbita dalla non
opponibilità della prima, come accertato al paragrafo 4.1.1.
5.1.2 - L‟ing. Concone ha diviso l‟esame delle rivendicazioni del brevetto EP „151 tra la
rivendicazione 1, le rivendicazioni 2-8 e infine le rivendicazioni 9-13. Tralasciando la
predivulgazione non opponibile, le anteriorità analizzate dal CTU sono quelle allegate da
D8 a D14. L‟anteriorità D8 (brevetto US 5704195) descrive una macchina per
l‟imballaggio di lattine o tubi che risolve il problema tecnico di utilizzare la stessa
apparecchiatura per articoli cilindrici di differenti diametri con il minimo sforzo di
adattamento. Tale soluzione è raggiunta attraverso il dimensionamento del nastro
trasportatore d‟ingresso e della testa di presa per il diametro massimo degli articoli;
pertanto solo gli elementi di supporto della stazione di consegna devono essere cambiati,
mentre la loro mobilità longitudinale consente di minimizzare il passo longitudinale degli
21
difesa di Gima/IMA. Infatti, si ritiene che la relazione del consulente, ed in particolare il
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articoli prima che siano imballati a prescindere dal loro diametro. Il consulente d‟ufficio
reputa che D8 non sia lesivo della novità della rivendicazione 1, poiché non implementa la
caratteristica f), ovvero un dispositivo configuratore formato da file di sedi per accogliere
gli articoli, le quali sono mobili in direzione trasversale. La stazione di consegna di D8 –
che è ritenuta corrispondente al configuratore di EP „151 –, infatti, comprende una sola fila
di sedi che sono mobili solo in direzione longitudinale, e non trasversale come in EP „151.
non affronta in alcun modo il problema tecnico affrontato in EP „151, ossia quello relativo
alla variazione della distanza trasversale tra due o più file longitudinali disposte in una
matrice di sedi. Tale analisi, che ricalca le considerazioni già svolte dal CT di Cama, appare
corretta.
L‟anteriorità D9 (DE 2757516) riguarda un compattatore di bottiglie; il CTU rileva che
esso non apporta alcun insegnamento utile concernente la rivendicazione 1, dal momento
che non presenta alcuna delle caratteristiche a) - f) della stessa.
Stesso discorso è svolto per l‟anteriorità D10 (JP 2008-150184), che anzi secondo
l‟opinione dell‟ing. Concone si allontana dalla soluzione esposta in EP „151. Il CT
Gima/IMA sostiene che D10 descrive una macchina comprendente un buffer avente la
capacità di adattare il passo trasversale tra gli articoli come il configuratore della privativa
di cui è causa. Tuttavia, il CTU rileva che il buffer descritto in D10 non sia composto da
file di sedi mobili, ma sia un elemento unico mobile solo nel suo insieme e solo in
direzione longitudinale; inoltre il passo tra gli articoli che vengono trasferiti dai carrelli di
ingresso al buffer è variato ad opera del primo robot, che li deposita sul buffer già col passo
richiesto per il trasferimento sui carrelli di uscita ad opera del secondo robot.
Il CTU esclude anche la rilevanza rispetto alla rivendicazione 1 delle anteriorità brevettuali
D12 (US 2009-050448), D13 (EP 2228327) e D14 (US 2010-051417). Infatti, D12 e D13
rivendicano macchine relative a settori diversi rispetto a quello dell‟imballaggio – D12
riguarda la sottoposizione a test di funzionamento dei dispositivi a semiconduttore e D13 la
sottoposizione dei blister ad un controllo di qualità e l‟eliminazione di quelli difettosi - e
D14 descrive una macchina per il trasporto di articoli su una pluralità di file longitudinali,
ma non definisce un‟area di ingresso ed una di caricamento e neppure un primo e un
secondo robot di trasferimento.
22
L‟ing. Concone ritiene quindi che D8 non sia lesivo neanche dell‟attività inventiva, poiché
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Repert. n. 3647/2015 del 08/04/2015
Il CTU ritiene invece che l‟anteriorità D11 (brevetto olandese NL 8105321) sia pertinente e
lesiva del livello inventivo della rivendicazione 1. Tale anteriorità descrive una macchina
per imballaggio con una struttura molto simile a quella della macchina EP „151, con poche
secondarie differenze che però non salvano l‟attività inventiva ma possono solo escludere
che D11 sia lesivo anche del requisito della novità. In particolare il consulente rileva che il
configuratore di D11 non preveda solo un compattamento in direzione longitudinale, ma
scopo di aumentare la flessibilità nella configurazione d‟imballaggio degli articoli come in
EP „151.
Il consulente reputa parimenti che D11 sia lesivo del livello inventivo della rivendicazione
2, delle rivendicazioni 4 e 5 (implicite nella caratteristica f della rivendicazione 1) e della
rivendicazione indipendente di metodo 9 (il metodo proposto da D11 è sostanzialmente
analogo).
La rivendicazione 3 è considerata invece valida dall‟ing. Concone, che disattende gli
argomenti del CT Gima/IMA sul punto, evidenziando che il problema risolto dalla
rivendicazione non sia stato affrontato da nessun documento citato.
Le rivendicazioni 6-8 sono tutte ritenute nulle dal CTU. La rivendicazione 6 non aggiunge
niente alle rivendicazioni 4 e 5 da cui dipende, poiché la soluzione da essa proposta è
anticipata da D8 e D13; la rivendicazione 7 prevede l‟uso di un trasportatore lineare ad una
o due file quale mezzo di alimentazione degli articoli all‟area di ingresso, ma tale soluzione
risulta ben nota nel settore e priva di novità ed inventività; la rivendicazione 8 è anticipata
dall‟anteriorità T4-T5, poiché rivendica l‟utilizzo nel primo robot di una testa di presa come
quella già descritta nella rivendicazione 1 di EP „612.
Infine le rivendicazioni 10-13 sono considerate valide dal CTU: queste sono relative alla
specifica applicazione del metodo d‟imballaggio di capsule per caffè su due file diritte e
ribaltate. Non considerando la predivulgazione Caffita già ritenuta inopponibile, le
rivendicazioni non risultano anticipate da nessun documento citato; in particolare sono
nuove ed inventive rispetto a D11 (che non prevede alcun annidamento longitudinale degli
articoli né la sovrapposizione di strati complementari) e a D7 (per lo stesso motivo sopra
esposto per cui D7 non anticipa la rivendicazione 1).
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anche la possibilità della variazione della distanza trasversale, variazione che ha lo stesso
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La relazione del consulente tecnico d‟ufficio ha dunque esaminato dettagliatamente le
opposte anteriorità ed ha fornito per ciascuna un‟analisi puntuale ed articolata degli
elementi di differenza e le caratteristiche mancanti rispetto alle soluzioni del brevetto in
esame. Il Collegio aderisce alle sue conclusioni.
5.1.3 - A questo punto è necessario analizzare il brevetto nella versione concessa. Le
rivendicazione 1 dell‟inciso “le sedi di un primo tipo essendo per articoli diritti e le sedi di
un secondo tipo essendo per articoli ribaltati”. Tale inciso è stato tratto in particolare dal
punto [0005] della descrizione (vedi la versione inglese della domanda di brevetto al
documento 5 di Cama). Il Collegio aderisce all‟argomento di Cama, ritenendo che si tratti
di una mera precisazione che non altera la valutazione circa la validità della rivendicazione
stessa. La nuova rivendicazione 1, dunque, è valida, coincidendo con la vecchia
rivendicazione 3 considerata valida dal CTU.
Di conseguenza, tutte le rivendicazioni dipendenti dalla nuova rivendicazione 1, ed in
particolare le nuove rivendicazioni 2-7 (corrispondenti alle vecchie 2 e 4-8) devono
ritenersi valide. D'altra parte la difesa di Gima/IMA non ha portato specifici argomenti a
tale riguardo, tali da indurre a discostarsi dalle conclusioni indicate dal consulente Ing.
Concone.
La nuova rivendicazione 8 (vecchia rivendicazione 9) è stata ulteriormente limitata con
l‟aggiunta della caratteristica vi), che equivale alla caratteristica delle vecchia
rivendicazione 3. L‟originaria rivendicazione 9 è stata ritenuta invalida dal CTU perché il
metodo rivendicato era corrispondente a quello di D11, ma dato il carattere inventivo della
caratteristica della vecchia rivendicazione 3, la nuova rivendicazione 8 deve ritenersi
valida.
Le nuove rivendicazioni 9-12 sono valide, essendo corrispondenti alle vecchie 10-13 già
ritenute valide dal consulente tecnico.
Il Collegio, dunque, conclude che la porzione italiana del brevetto EP „151, così come
concessa, deve ritenersi integralmente valida.
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contestazioni della difesa IMA/Gima si concentrano sull‟aggiunta nella nuova
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La relazione dell‟ing. Concone stabilisce che la macchina Gima si pone in violazione di
tutte le rivendicazioni del brevetto EP „151, tranne la rivendicazione 6.
La difesa di Gima/IMA non concorda con la relazione e sostiene che non vi sia
contraffazione. Afferma che il CTU non ha valutato il brevetto EP ‟151 di Cama nella sua
formulazione finale e non abbia altresì propriamente considerato l‟argomento di Gima/IMA
ma un dispositivo di “re-pitching”.
La difesa di Cama afferma il brevetto EP „151 sia stato contraffatto dalla macchina Gima,
sostenendo che la precisazione inclusa in sede di concessione nella nuova rivendicazione 1
non cambi questa conclusione. Aderisce alle considerazioni del CTU sugli argomenti di
controparte, in particolare sulla questione del significato da dare ai termini “dispositivo
configuratore” e “dispositivo di re-pitching”, considerata una disquisizione semantica non
rilevante.
Le conclusioni del CTU appaiono corrette e sono condivise dal Collegio. Il consulente
spiega che la macchina Gima riporta tutte le caratteristiche a) - f) della vecchia
rivendicazione 1 e quindi interferisce con tale privativa. Aggiunge che l‟interferenza si
estende a quasi tutte le rivendicazioni dipendenti, in particolare alle vecchie rivendicazioni
2-5 e 7-8 (pagina 34 della Relazione). L‟originaria rivendicazione 6 invece non risulta
violata poiché la macchina Gima non comprende attuatori lineari a cilindro e pistone (nella
descrizione giudiziale si menziona un sistema di trasmissione a cinghia).
Le vecchie rivendicazioni 9-13 risultano parimente violate, dal momento che la macchina
Gima applica il metodo descritto in tali rivendicazioni ed agisce su capsule da caffè diritte e
ribaltate disposte su due file parallele e che dal filmano sul funzionamento della macchina
si ricava anche la sovrapposizione di due matrici complementari ad opera del secondo robot
che effettua l‟inscatolamento.
Il CTU disattende le contestazioni del consulente di Gima/IMA, in particolare quella
concernente la corretta definizione da attribuire ai termini “dispositivo configuratore” e
“dispositivo di re-pitching”. Infatti - come già si è detto - l‟ing. Concone chiarisce che si
tratta di una mera disquisizione semantica e che la macchina Gima presenta comunque la
stessa struttura recitata nell‟originaria rivendicazione 1.
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secondo cui il dispositivo presente nella macchina contestata non sarebbe un configuratore,
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Repert. n. 3647/2015 del 08/04/2015
Il Collegio concorda con il CTU nelle sue valutazioni, dovendo altresì disattendere
l‟ulteriore argomento della difesa Gima/IMA relativo all'impossibilità della contraffazione
delle rivendicazioni di procedimento per mancato utilizzo della macchina in base alle
medesime considerazioni già svolte con riguardo alle rivendicazioni di procedimento del
brevetto EP „612.
Inoltre, il Collegio ritiene che le suddette valutazioni sulla contraffazione debbano essere
rivendicazioni 1-4 e 6-12 risultano pertanto violate dalla macchina Gima.
6 - Le accuse di concorrenza sleale
La difesa di Cama afferma che Gima/IMA sia responsabile anche dell‟illecito di
concorrenza sleale c.d. dipendente ai sensi dell‟art. 2598 n. 3 c.c. per la contraffazione dei
brevetti EP '612 e '151. Sostiene che anche la pubblicazione sul sito Internet www.imaindustries.com (documento 12 di Cama) della descrizione, schemi, disegni e immagini del
macchinario contraffattorio, che viene ivi presentato come frutto della propria creazione
innovativa, integri un'ipotesi di appropriazione di pregi ex art. 2598 n. 2 c.c.. La difesa
Gima/IMA afferma che non ci sia concorrenza sleale dipendente ex art. 2598 n. 3 c.c.,
poiché Cama non ha provato i suoi requisiti, dandola per scontata nell‟allegazione della
contraffazione brevettuale, in spregio a giurisprudenza che nega la possibilità di cumulo
automatico tra le due condotte. Contesta anche l‟allegazione di appropriazione dei pregi ex
art. 2598 n. 2 c.c., affermando che sia generica e non argomentata.
Il Collegio ritiene di escludere entrambi i profili di concorrenza sleale. Per quanto concerne
la concorrenza sleale c.d. dipendente ai sensi dell‟art. 2598 n. 3 c.c., i fatti dedotti risultano
pienamente ed esclusivamente coincidenti con i fatti contraffattivi qui sanzionati, non
avendo la difesa di Cama provato, ed a ben vedere neppure allegato, profili ulteriori
valutabili autonomamente. Anche la contestazione per appropriazione di pregi deve essere
rigettata poiché gli elementi forniti dalla difesa di Cama non risultano sufficienti per
provare l‟esistenza di un comportamento anticoncorrenziale autonomamente sanzionabile.
7 - Le domande di risarcimento del danno e dei provvedimenti accessori e la richiesta
di rimessione della causa in istruttoria
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considerate corrette anche con riguardo alla nuova versione del brevetto, le cui
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La difesa di Cama chiede che siano disposte l‟inibitoria, il ritiro dal commercio e
l‟assegnazione in proprietà a Cama, o in subordine la distruzione, dei macchinari
contraffattori, o in ulteriore subordine la distruzione dei mezzi per la loro fabbricazione e
dei materiali pubblicitari, la fissazione di una penale, la pubblicazione dell‟emendata
sentenza e la condanna al risarcimento del danno e alla retroversione degli utili, nella
misura eccedente il lucro cessante. Chiede inoltre la rimessione della causa in istruttoria per
contabile percipiente) o in subordine per ordinare l'esibizione delle scritture contabili e
commerciali di Gima/IMA. Cama chiede infine il rigetto delle domande risarcitorie
formulate dalla difesa avversaria. In relazione alla domanda per lite temeraria formulata nei
suoi confronti afferma che la presunzione di validità brevettuale e gli indizi di
contraffazione costituissero base sufficiente per intraprendere un procedimento cautelare.
La difesa Gima/IMA afferma che, anche qualora la contraffazione sia accertata, manchino i
presupposti per il risarcimento del danno richiesto da Cama, poiché i contratti stipulati da
Gima sono precedenti alla concessione dei brevetti EP „612 e EP „151. Per quest‟ultimo
rileva che gli effetti della limitazione eseguita in sede di concessione EPO decorrano solo
dalla sua pubblicazione, anche con riferimento alla presenza dell‟elemento soggettivo.
Contesta i criteri per la quantificazione del danno proposti da Cama e rileva che, come
affermato da Mother Parkers nella sua costituzione nel procedimento cautelare, Cama non
poteva aggiudicarsi la commessa di questa a causa di accordi contrattuali che la stessa
Cama aveva con soggetti terzi. Sostiene poi che a Cama non spetti alcun risarcimento, dal
momento che le macchine contestate sono state vendute solo nel numero di 8 prodotti a
Mother Parkers e che Cama ha già ricevuto da questa un risarcimento in sede transattiva
pari ad Euro 288.000,00. La difesa Gima/IMA chiede il rigetto anche di tutte le altre
domande di Cama, comprese l‟inibitoria sul macchinario – dal momento che questa
dovrebbe al massimo inibire le funzioni di questo che violano i brevetti – l‟inibitoria
sull‟utilizzo di macchinari indeterminati (essendo la causa solo istruita con riferimento alla
macchina FTB549), la domanda di ritiro dal commercio delle macchine, non essendovene
altre al di fuori delle otto riferite, e si oppone alla analoga domanda riguardante i mezzi per
la fabbricazione delle suddette macchine, poiché questi servono per fabbricare anche altre
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assumere i capitoli di prova richiesti, disporre la descrizione (anche nella forma di CTU
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Repert. n. 3647/2015 del 08/04/2015
macchine. Si oppone, infine, alla domanda di pubblicazione, stante la natura risarcitoria
della sanzione.
Infine, la difesa di Gima/IMA chiede che Cama sia condannata al risarcimento del danno ai
sensi dell‟art. 96 c.p.c.. Il danno lamentato sarebbe sia patrimoniale che non patrimoniale e
dovrebbe avere riguardo anche alla rifusione che ha dovuto esercitare nei confronti di
Mother Parkers e delle modifiche che ha dovuto apportare alle macchine.
risarcimento del danno formulate da Gima/IMA.
Quanto ai provvedimenti da assumere nei confronti degli atti contraffattivi accertati, il
Collegio ritiene di dovere in primo luogo rilevare che la tesi di parte Gima/IMA circa la
carenza dell'elemento soggettivo non può essere condivisa. Infatti, l‟art. 56 c.p.i. non
esclude che la limitazione abbia efficacia ex tunc, e nel caso di specie si deve rilevare che le
rivendicazioni emendate contengono la stessa materia di quelle precedenti se non per un
inciso che però era già presente nella descrizione della domanda originaria e per una
caratteristica ben evidente anche dai disegni originari, cosicché non può certo considerarsi
“addittivo”. In tale situazione il contraffattore non può sottrarsi alle conseguenze del
comportamento che ha posto in essere consapevolmente o con la consapevolezza che
avrebbe potuto avere usando l'ordinaria diligenza.
La successione degli accadimenti del caso di specie comporta tuttavia che tre delle otto
macchine FTB549 siano state consegnate a Mother Parkers prima della pubblicazione delle
domande dei brevetti „612 e „151 in Italia. Le altre cinque macchine sono state prodotte
(sono state trovate ancora in costruzione durante le operazioni di descrizione del febbraio
2013 disposte nel procedimento cautelare) ed esportate (risulta pacifico che queste
macchine siano state spedite tra aprile e agosto 2013) dopo la pubblicazione delle riferite
domande di brevetto, e dunque rientrano nella sfera temporale della loro protezione.
L'inibitoria va disposta nei confronti delle macchine FTB549 e di ogni altra macchina che
implementi le caratteristiche ed i metodi rivendicati nelle privative ritenute contraffatte.
L'inibitoria deve riguardare la produzione, commercializzazione, importazione /
esportazione, pubblicizzazione, anche a mezzo della rete internet, e vendita della riferita
macchina. Riguardo all‟inibitoria, viene fissata una penale quantificata nel dispositivo,
tenendo conto del valore delle macchine e della portata delle contraffazioni, relativa ad ogni
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Il Collegio, alla luce degli accertamenti sulle contraffazioni già svolti, rigetta le domande di
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futura violazione e ad ogni giorno di ritardo nella cessazione delle condotte illecite (in
particolare la pubblicizzazione della macchina).
Gli ordini di ritiro dal commercio e/o distruzione della macchina Gima e dei mezzi di
costruzione, nonché di assegnazione in proprietà a Cama, non devono invece essere
disposti, sempre perché non vi è prova dell'immissione sul mercato (neppure in via
potenziale) di macchine diverse rispetto a quelle destinate a Mother Parkers (che sono le
mezzi univocamente diretti alla realizzazione dei predetti macchinari.
In relazione al risarcimento del danno, va considerato che i contratti tra Gima/IMA e
Mother Parkers prevedevano l‟acquisto di tutta la linea di packaging di cui l‟astucciatrice
era solo una parte. Inoltre, bisogna tenere conto di quanto riferito da Mother Parkers, sia
nella sua costituzione nel procedimento cautelare, sia nelle affermazioni del sig. Paynter,
allegate come documento 12 nella memoria difensiva Mother Parkers e riportate nella
memoria di replica Gima/IMA. La società canadese ha riferito che Cama non avrebbe
potuto fornirle alcuna astucciatrice in virtù di accordi contrattuali che Cama aveva con la
società Keurig Incorporated che le impedivano di fornire aziende concorrenti che volessero
offrire capsule compatibili con macchine Kuerig, come la Mother Parkers. Questa
circostanza, secondo quanto riferito dal sig. Paynter, sarebbe stata confermata dalla stessa
Cama nei colloqui avvenuti nell‟anno 2011 con Mother Parkers. Quindi si deve ritenere che
Cama non avrebbe potuto vendere la sua astucciatrice alla società canadese, con la
conseguenza che il risarcimento domandato non possa che essere commisurato alla sola
royalty ragionevole su quei brevetti che si può ritenere essere stati contraffatti dalla
macchina di Gima.
Per la quantificazione della royalty ragionevole e dell‟eventuale "danno morale" richiesto
in via equitativa, il Collegio ritiene necessario rimettere la causa in istruttoria per avvalersi
della consulenza di un esperto contabile.
Riserva all'esito la regolamentazione delle spese legali e la decisione circa la richiesta di
pubblicazione del provvedimento, anche in considerazione del carattere risarcitorio di tale
provvedimento.
P.Q.M.
Il Collegio della Sezione Specializzata Impresa “A” del Tribunale di Milano, decidendo in
29
uniche reperite nelle operazioni di descrizione) e perché non vi è prova dell‟esistenza di
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via non definitiva, nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva di I.M.A. Industries
s.r.l., oggi incorporata in IMA Industria Macchine Automatiche S.p.a.;
- accerta che la porzione italiana del brevetto europeo EP 2287076 è integralmente valida;
- accerta la nullità delle rivendicazioni 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14 e 15 della porzione italiana del
10, 11, 12, 16, 17, 18 e 19;
- ritenuto di non dover disporre l'integrazione della consulenza tecnica d’ufficio
relativamente al testo limitato della porzione italiana del brevetto EP 2500151, accerta
che la porzione italiana del brevetto EP 2500151 nell'ultima versione come concessa
dall’EPO è integralmente valida;
- accerta che la macchina FTB549 della società Gima s.p.a. non viola la porzione italiana
del brevetto europeo EP 2287076;
- accerta che la macchina FTB549 della società Gima s.p.a. viola le rivendicazioni 16, 17,
18 e 19 della porzione italiana del brevetto europeo EP 2497612;
- accerta che la macchina FTB549 della società Gima s.p.a. viola le rivendicazioni 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della porzione italiana del brevetto europeo EP 2500151;
- dispone l’inibitoria della prosecuzione e della ripetizione della produzione e/o
commercializzazione e/o importazione e/o esportazione e/o pubblicizzazione, anche a
mezzo della rete internet, e/o vendita della macchina FTB549 della società Gima s.p.a. e
di ogni altro macchinario, commercializzato anche con diversa sigla, che implementi le
caratteristiche delle rivendicazioni contraffatte;
- fissa la penale in Euro 10.000,00 per ogni successiva violazione e per ogni giorno di
ritardo nella cessazione delle condotte illecite a partire dal decimo giorno dopo il
deposito della sentenza;
- rigetta le domande di ordine di ritiro dal commercio e/o di distruzione del macchinario
contestato e dei mezzi di produzione, nonché la domanda di l’assegnazione in proprietà
a Cama dei macchinari;
30
brevetto europeo EP 2497612, mentre accerta la validità delle rivendicazioni 5, 7, 8, 9,
RG n. 28620/2013
Repert. n. 3647/2015 del 08/04/2015
- rigetta la domanda di ispezione, ai sensi dell’art. 118 c.p.c., delle macchine astucciatrici
presenti presso la società Caffita System s.p.a., nonché della esibizione della relativa
documentazione tecnica e commerciale;
- rigetta le domande di concorrenza sleale proposte da Cama1 s.p.a.;
- rigetta le domande per lite temeraria formulate da Gima/Ima;
- riserva all'esito ogni altra decisione, compresa la regolamentazione delle spese
processuali anche della fase cautelare;
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 marzo 2015.
Il Presidente estensore
(Dott.ssa Marina Anna Tavassi)
31

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