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Sentenza n. 11544/2016 pubbl. il 20/10/2016
RG n. 41454/2012
Repert. n. 9568/2016 del 20/10/2016
N.R.G. 41454/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D‟IMPRESA
-SEZIONE AIl
Tribunale,
in
composizione
collegiale,
nelle
persone
dei
seguenti
magistrati:
dott.ssa Paola Maria Gandolfi
Presidente
dott.ssa Anna Bellesi
Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 41454/2012 promossa da:
THERMOROSSI S.P.A., con il patrocinio dell‟avv. FELTRINELLI SECONDO ANDREA
e dell‟avv. BAGGIO VERONICA
ATTORE
contro
SHOPAMICO S.R.L., con il patrocinio dell‟avv. TESTA PAOLINA INES
LA NORDICA S.P.A., con il patrocinio dell‟avv. GUGLIELMETTI GIOVANNI
EXTRAFLAME S.P.A., con il patrocinio dell‟avv. GUGLIELMETTI GIOVANNI
pagina
http://bit.ly/2jN2DXt
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Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
TRIBUNALE di MILANO
DAL ZOTTO S.P.A., con il
RG n. 41454/2012
Repert.
n. 9568/2016
patrocinio dell‟avv.
GUGLIELMETTI
GIOVANNI del 20/10/2016
ATTILIO TAGLIETTI, con il patrocinio dell‟avv. LANELLA CESARE MARIA
CADEL
S.R.L.,
con
il
patrocinio
dell‟avv.
LAZZARINI
LUCIO
EMILIO
e
dell‟avv. DARIO ANNA
PVG ITALY S.R.L., con il patrocinio dell‟avv. BENATO BARBARA e dell‟avv.
DONATTI GIANFRANCO
VELOR S.R.L., con il patrocinio dell‟avv. D‟IPPOLITO FABIO GIACOMO
MARINELLA ROSSI, con il patrocinio dell‟avv. CANEVA DANIELE
AGENZIA LASCIOLI S.R.L., con il patrocinio dell‟avv. VIZZA LEONARDO e
dell‟avv. MERLO ALBERTO CARLO e dell‟avv.to MASSABO‟ FRANCESCO
COLA
S.R.L.,
con
il
patrocinio
dell‟avv.
VEREA
SILVIO
e
dell‟avv.
BALESTRIERO MARIA
ES TECNOLOGY DI SALVATORE ERRICO contumace
CONVENUTI
FERRAMENTA F.LLI SACCO S.N.C. contumace
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: domanda di accertamento della contraffazione di brevetto per
invenzione,
domanda
di
riformulazione
ex
art.
79,
comma
3,
c.p.i.
risarcimento dei danni; domanda riconvenzionale di nullità
CONCLUSIONI:
all‟udienza
le
di
parti
hanno
precisazione
concluso
delle
come
conclusioni
da
in
allegati
data
richiamati
1.3.2016,
qui
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integralmente richiamati
LORIS MANDELLI, con il patrocinio dell‟avv. MEAZZA FABIO
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RG n. 41454/2012
Repert. n. 9568/2016 del 20/10/2016
RG n. 41454/2012
Repert. n. 9568/2016 del 20/10/2016
1.Le vicende processuali
La presente controversia ha ad oggetto la frazione italiana del brevetto
stufe
a
pellets”)
di
titolarità
dell‟attrice,
Thermorossi
s.p.a.
(di
seguito solo Thermorossi).
Al
Tribunale
sono
dell‟attrice,
conseguenti
la
state
domanda
pronunce
sottoposte
di
in
accertamento
risarcitorie,
via
della
inibitorie
principale,
da
contraffazione
e,
tra
parte
con
l‟altro,
le
di
pubblicazione e da parte di alcune convenute (La Nordica, Extraflame, dal
Zotto, Cola, Cadel, Caminetti Montegrappa e Dial Group) quella, svolta in
via riconvenzionale, di nullità del titolo.
Il processo si è già estinto, per rinunce reciproche, quanto ai rapporti
processuali tra Thermorossi da un lato e le convenute, Dial Group s.r.l. e
Caminetti Montegrappa, dall‟altro (cfr. ordinanza resa a verbale d‟udienza
in data 14.4.2016).
Con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., parte attrice ha
chiesto in via subordinata- nel caso di mancato riconoscimento del proprio
titolo quale brevetto per invenzione- l‟accertamento in via incidentale
della validità del titolo, previa eventuale sua conversione in modello di
utilità ex art. 76, comma 3, c.p.i. o l‟eventuale riformulazione delle
rivendicazioni
ai
sensi
dell‟art.
138
della
Convenzione
sul
Brevetto
Europeo.
Nel corso del giudizio è stato dato corso ad un‟articolata indagine tecnica
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europeo EP n. 2083221 (“apparecchi da riscaldamento quali stufe e termo
brevettuale, all‟esito della quale
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Repert.
n. 9568/2016
del 20/10/2016
il Giudice
istruttore
sulla precisazione
delle conclusioni rassegnate in data 1.3.2016 ha rimesso la causa al
Collegio, riservando allo stesso eventuali ulteriori valutazioni tecniche.
La causa è stata discussa oralmente innanzi al Collegio in data 30.6.2016.
2. L‟eccezioni di incompetenza territoriale
trovando a sua dire applicazione nel caso in esame il criterio di cui
all‟art. 33 c.p.c. e mancando quindi qualunque radicamento territoriale
della controversia nei suoi confronti presso l‟ufficio meneghino.
L‟eccezione,
seppure
ritualmente
formulata
sotto
tutti
i
profili
alternativi di competenza, è infondata.
Va premesso che, come chiarito dalla Corte di legittimità, l‟art. 33 c.p.c.
non trova applicazione nei giudizi di proprietà industriale giacché:
1.l‟art. 120 c.p.i. è norma speciale rispetto al genus rappresentato dagli
artt. 18 e 19 c.p.c., i quali ultimi soltanto legittimano la deroga per
ragioni di connessione alle condizioni di cui all‟art. 33 c.p.c..
2) l‟art. 120 c.p.i., oltre ai criteri di collegamento modellati sugli
artt. 18 e 19 c.p.c., stabilisce l‟ulteriore criterio di collegamento nel
luogo della commissione del fatto senza richiamare l‟art. 33 c.p.c.;
3)l‟applicazione dell‟art.33 c.p.c. depotenzierebbe la disciplina speciale
dell‟art. 120 c.p.i., rendendo residuale il criterio del giudice del luogo
di
commissione
del
fatto
(cfr.
Cass.
21192/0211,
le
cui
più
ampie
motivazioni debbono intendersi qui richiamate).
La Corte nell'occasione ha dunque concluso che in materia di proprietà
industriale
chiamati
a
per
radicare
rispondere
la
del
competenza
fatto
-nell'ipotesi
illecito-
occorre
di
più
soggetti
avere
riguardo
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Cadel ha eccepito l‟incompetenza territoriale del Tribunale milanese, non
esclusivamente
al
fatto
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del 20/10/2016
lesivo, indipendentemente
dal criterio,
non
richiamato, dell'art. 33 c.p.c., che consente di proporre la controversia
innanzi al foro generale di uno dei convenuti, derogando al foro generale
degli altri.
Tale orientamento è del resto in linea con l'orientamento consolidatosi sin
dalla fine degli anni '80 nella materia industriale, e ribadito anche di
condotta censurata posta in essere nella circoscrizione territoriale del
giudice adito (ovvero anche il danno lamentato) deve essere riferibile
necessariamente
al
soggetto
chiamato
in
giudizio
(eventualmente
anche
unitamente agli altri).
Ciò
premesso,
qui
alcune
condotte
sindacate
a
carico
di
Cadel
sono
asseritamente state realizzate nel distretto di Corte d‟Appello di Milano,
in concorso con alcuni altri convenuti, ossia PVG Italy e Velor s.r.l..
Queste ultime non solo hanno sede nel distretto di Milano ma, secondo la
prospettazione dell‟attrice, avrebbero posto in essere l‟offerta in vendita
nel territorio milanese, attraverso internet, di alcuni modelli di stufa
realizzati da Cadel.
Nell‟atto
di
citazione
l‟attrice
ha
infatti
prospettato
la
commercializzazione nel distretto meneghino di stufe prodotte da Cadel ed
offerte in vendita da PVG Italy e da Velor s.r.l., entrambe con sede nel
Distretto milanese (cfr. pag. 12 dell‟atto di citazione e documenti 31 bis
e pag. 9 , e doc 22 allegato).
Dunque, secondo la prospettazione non artificiosa dell‟attrice quantomeno
uno dei fatti qui contestati oggetto di indagine è stato commesso nel
distretto di Corte d‟Appello di Milano con il concorso di Cadel.
In virtù del principio del forum commissi delicti, quindi, è giustificato
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recente nella giurisprudenza di merito, secondo il quale la frazione della
il cumulo soggettivo dei diversi
RG n. 41454/2012
n. 9568/2016 del 20/10/2016
concorrentiRepert.
nell‟illecito.
3. Le vicende in sede europea di EP „221
Il brevetto di cui si discute è stato oggetto di una prima riformulazione
da
parte
della
titolare
in
fase
di
concessione
europea,
avendo
EPO
inizialmente espresso parere negativo sulla sua brevettabilità alla luce
inserire alcune caratteristiche (ed in particolare quelle di cui alla
lettera c) ed f) del testo qui indagato): in tale forma emendata il
brevetto è stato concesso dall‟Ufficio, reso poi efficace in Italia ed è
stato infine oggetto di indagine tecnica in questa sede.
EP „221, una volta concesso, è stato infine contestato in sede europea:
all‟udienza di precisazione delle conclusioni Thermorossi ha dichiarato che
la Divisione di Opposizione di EPO ha confermato il titolo, seppure in
forma più limitata. La relativa motivazione è tuttavia stata depositata
successivamente alla precisazione delle conclusioni, così come si apprende
dalla comparsa conclusionale dell‟attrice.
Sempre
successivamente
alla
precisazione
delle
conclusioni
(in
data
29.4.2016) Thermorossi ha provveduto a depositare la traduzione del nuovo
testo (doc.83 bis di parte attrice).
4. Sull‟ammissibilità della riformulazione ex art. 79, comma 3, c.p.i. e
degli
ulteriori
depositi
documentali
successivamente
alla
precisazione
delle conclusioni
Preliminarmente, osserva il Tribunale che le nuove vicende prospettate
dall‟attrice dopo precisazione delle conclusioni - con importanti riflessi
anche sostanziali sul diritto soggettivo azionato a seguito della decisione
in sede europea -non possano entrare nel perimetro oggettivo della lite,
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del relativo rapporto di ricerca. La titolare ha quindi provveduto ad
che resta insensibile a tali
RG n. 41454/2012
Repert. n. 9568/2016 del 20/10/2016
questioni.
In sede di precisazione delle conclusioni l‟attrice aveva dichiarato che
l‟opposizione in sede europea formulata da alcune convenute era stata
rigettata e che tuttavia la decisione non era ancora nota.
In
sede
scritti
difensivi
finali,
Thermorossi
ha
proceduto
“alla
sensi dell‟art. 138 della Convenzione sul brevetto europeo e dell‟art. 79,
comma 3, c.p.i., secondo il testo accolto dalla decisione della Divisione
di Opposizione dell‟Ufficio Brevetti Europeo il 21.3.2016” (cfr. pag. 6
della comparsa conclusionale dell‟attrice).
Osserva il Collegio che l‟udienza di precisazione delle conclusioni, ove è
stato definitivamente cristallizzato il thema decidendum, è stata celebrata
in data 1.3.2016. Per ragioni cronologiche, tra le conclusioni rassegnate
da Thermorossi non era evidentemente richiamata quella sopra riportata, che
richiama infatti un provvedimento reso in sede amministrativa in data
successiva (21.3.2016).
In proposito, va operata un‟interpretazione costituzionalmente orientata
del dettato di cui all‟art. 79, comma 3, c.p.i. che consente al titolare di
riformulare il proprio brevetto “in ogni stato e grado del processo”. Alla
luce
dalle
regola
della
ragionevole
durata
del
processo
presidiata
dall‟art. 111, comma 1, della Carta, tale facoltà, per ciascun grado, non
può comunque essere spesa successivamente all‟udienza di precisazione delle
conclusioni. Pena infatti il regresso del giudizio, ormai concluso, alle
precedenti
fasi
riformulazione
del
-anche
istruttorie-
brevetto
il
per
necessario
consentire
anche
contraddittorio,
non
sulla
solo
tecnico.
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riformulazione delle rivendicazioni del brevetto europeo n. EP 2 083 221 ai
Analoghe considerazioni valgono
RG n. 41454/2012
Repert.compiute
n. 9568/2016
del 20/10/2016
per le produzioni
da Thermorossi
negli scritti difensivi finali. Si fa riferimento ai documenti depositati
unitamente alla comparsa conclusionale, in occasione della quale sono stati
irritualmente depositati i documenti da 82 ad 87, ed in particolare:
-la decisione resa dalla Divisione di Opposizione in data 21.3.2016 e
relativa sintesi delle argomentazioni espresse (depositata sub. docc. 86/1-
-il
verbale
dell‟udienza
di
discussione
orale
avanti
la
Divisione
di
Opposizione e di deposizione del teste (docc. 85 e 86);
-il nuovo testo delle rivendicazioni di EP „221 all‟esito della discussione
e con la relativa traduzione in lingua italiana depositata dalla titolare
(docc. 83 e 83 bis);
-la relazione tecnica depositata dall‟attrice nel giudizio di Opposizione
(docc. 87/1-3).
Con la memoria di replica è stato infine depositato uno schema esplicativo
della contraffazione.
Di tale documentazione il Collegio non può tenere conto.
Non risulta del resto che parte attrice abbia invocato la remissione in
termini ovvero la remissione della causa sul ruolo: dunque dal thema
decidendum e probandum, alla luce del principio del contraddittorio e della
ragionevole
durata
del
processo
(a
presidio
costituzionale),
restano
estranei i fatti e le vicende sottoposte al Collegio per la prima volta
negli scritti difensivi finali.
5.Il titolo azionato
Il
Tribunale
ritiene
invalido
il
titolo
azionato
quale
brevetto
pagina
per
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2 e 84/1-2);
invenzione industriale secondo la
RG n. 41454/2012
Repert.
n. 9568/2016
formulazione
cristallizzata
in del
fase20/10/2016
di
concessione del titolo, estesa in Italia con il deposito della relativa
traduzione in data 3.2.2012 (cfr. docc. 5-7 bis di Thermorossi) e, come
accennato, oggetto di indagine tecnica in questa sede.
In
particolare,
il
titolo
è
stato
depositato
in
data
3.12.2008,
con
priorità nazionale del 23.1.2008: pubblicato il 29.7.2009, esso è stato
titolo: “Apparecchi da riscaldamento quali stufe e termo stufe a pellets”.
L‟invenzione ha lo scopo di realizzare stufe in pellets che sfruttino nel
miglior modo possibile lo spazio disponibile e che risultino esteticamente
diverse
rispetto
a
quelle
di
tipo
noto,
che
possano
cioè
essere
agevolmente disposte in ambienti ristretti, quali i corridoi. Un altro
scopo dichiarato nella descrizione è quello di facilitare l‟accesso ai
componenti interni della stufa.
L‟obiettivo del titolo afferisce insomma ad un migliore sfruttamento degli
spazi ed alla riduzione dei relativi ingombri, con una disposizione delle
parti e degli elementi presenti in ciascun comparto che renda possibile una
profondità del prodotto notevolmente inferiore rispetto all‟altezza e alla
larghezza.
Secondo
il
claim
n.
1,
lo
scopo
è
raggiunto
attraverso
una
stufa
comprendente una carenatura di forma sostanzialmente a parallelepipedo,
composta:
-quanto alla parte precaratterizzante, da tre vani allineati in senso
orizzontale ed in particolare: un vano centrale (A) e due vani laterali (B
e C) che comprendono: un comparto di caricamento combustibile, un comparto
camera di combustione ed un comparto aspiratore dei fumi;
–quanto alla parte caratterizzante da:
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concesso il successivo 7.3.2012. Nella traduzione italiana esso reca il
-un vano centrale (A) ove
RG n. 41454/2012
Repert. camera
n. 9568/2016
del 20/10/2016
alloggia il comparto
di combustione,
comprendente una camera di combustione con una passaggio principale di
fumi, una cassetto di raccolta delle ceneri, uno scambiatore di calore e
aperture di ispezione;
-un
vano
laterale
(B),
ove
alloggia
un
comparto
di
caricamento
del
combustibile, comprendente un‟apertura per il caricamento ed un dispositivo
-un vano laterale (C), ove è collocato il comparto aspiratore fumi che
comprende un aspiratore fumi, completo del suo supporto, ed un condotto di
passaggio dei fumi provenienti dalla camera di combustione,
per cui l‟apparecchio presenta una dimensione dell‟ingombro nel quale la
dimensione
(K)
della
profondità
risulta
notevolmente
inferiore
alle
dimensioni della larghezza e dell‟altezza dell‟apparecchio.
EP 221 si compone di altre 2 rivendicazioni, dipendenti, delle quali la
prima afferisce alla collocazione delle apparecchiature (quali le valvole,
le pompe ed altri dispositivi entro il vano C) mentre la seconda prevede la
possibilità di posizionare la stufa in modo sospeso.
Nell‟arte
nota,
secondo
quanto
indicato
nella
descrizione,
sono
già
conosciute stufe dotate di singoli componenti indicati nella rivendicazione
n.1 ossia: una camera di combustione, un sistema di aspirazione dei fumi,
un elettroventilatore per il raffreddamento del corpo della stufa, un
serbatoio
combustibile,
un
sistema
elettronico
di
controllo
per
il
funzionamento che gestisce i vari componenti.
I
vari
componenti
sono
associati
ai
rispettivi
comparti,
solitamente
disposti in senso verticale.
Tuttavia la novità del brevetto esaminato non risiede, ed il fatto è
pacifico, nella dislocazione in direzione orizzontale dei vani, collocata
infatti nel testo brevettuale nella parte precaratterizzante.
pagina
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di trasporto dei pellets nel focolare;
5.2.Quanto all‟estensione
RG n. 41454/2012
Repert. n.del
9568/2016
20/10/2016
dell‟ambito di protezione
brevetto del
europeo
oltre il contenuto della domanda.
Le convenute hanno contestato la nullità ex art. 76, comma 1, c.p.i.,
essendo stato esteso l‟ambito di protezione del brevetto europeo oltre il
contenuto della domanda.
In proposito va ricordato che la rivendicazione n. 1, come concessa, è
queste ultime dipendevano dalla n. 2, non presente nel claim n. 1.
Secondo le convenute l‟esclusione del claim n. 2 avrebbe dunque comportato
l‟estensione della protezione oltre il contenuto della domanda.
L‟eccezione è infondata: gli originari claim nn. 2 e 3 vertevano su due
alternative
forme
realizzative
dell‟apparecchiatura,
che
non
potevano
simultaneamente coesistere nella stessa forma inventiva.
Dunque
la
precedente
rivendicazione
n.
2,
ma
n.
era
3
dalla
non
poteva
stessa
del
correttamente
tutto
dipendere
autonoma,
così
dal
come
accertato dall‟Ufficio: il rapporto di dipendenza era solo frutto di un
mero errore di formulazione.
Il testo così come concesso non estendeva dunque la protezione oltre il
contenuto della domanda.
5.3.Quanto alla sufficiente descrizione
Il CTU ha rilevato che molti elementi enunciati nelle rivendicazioni del
brevetto non sono esplicitamente descritti nel testo e nei disegni, “così
che riesce difficile distinguerli e comprendere esattamente come essi siano
fatti” (cfr. pag. 46 della CTU).
Ad esempio:
-
mancano
spiegazioni
o
raffigurazioni
grafiche
dello
scambiatore
di
calore, dell‟aspiratore dei fumi e del dispositivo di alimentazione dei
pellets. Con la conseguenza che tale elemento deve essere considerato da un
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frutto di una combinazione delle originarie rivendicazioni nn. 1, 3 e 4:
punto di vista strutturale alla
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stregua diRepert.
un qualunque
scambiatore
già
noto all‟esperto;
- l‟impiego del termine “comparti” -alloggiati dentro i vani “A”, “B” e
“C”- appare una scelta ambigua, giacché da un lato tale sostantivo è
sinonimo di suddivisione strutturale di un spazio più ampio (e, dunque, in
questo senso da intendersi come parte del vano “A”) e, dall‟altro, allude
- la profondità della stufa è descritta attraverso una locuzione assai
generica (ossia: “notevolmente inferiore” rispetto alla sua larghezza ed
alla sua altezza).
Quest‟ultima questione è stata ritenuta superabile dal CTU solo ricorrendo
ad un articolato ragionamento induttivo (pag. 80 della relazione peritale):
il perito dell‟Ufficio ha ricordato che nella descrizione si spiega come le
stufe tipiche presentino una pianta quadrata con lato di 50 cm. Inoltre si
precisa che, grazie all‟invenzione, una delle tre dimensioni (la profondità
K) della stufa è notevolmente inferiore, ad esempio pari a 250 mm. Con la
conseguenza che il termine “notevolmente” può essere quantificato nel senso
che la stufa è dotata di una profondità ridotta nell‟ordine del 50%
rispetto alle stufe a piante quadrate, note alla tecnica.
Il ragionamento induttivo utilizzato dal CTU appare al Collegio tuttavia
non conforme agli indirizzi della Corte di legittimità la quale ricorda
che: “ove difetti il requisito formale della descrizione chiara e completa
del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione
nuova,
non
potendo
tale
carenza
essere
colmata
ex
post
in
forza
di
deduzioni di parte o di indagini tecniche d‟ufficio” (..) ne deriva la
nullità del trovato” (Cass. 21835/2009).
Il
Tribunale
osserva
comunque
che,
ove
superata
l‟eccezione
di
insufficiente descrizione, in ogni caso la particolare concisione della
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ad una caratteristica funzionale;
descrizione brevettuale ha reso
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Repert.
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particolarmente
complesso
il sindacato
sul
requisito di novità e soprattutto di altezza inventiva, requisito ritenuto
insussistente, come a breve.
5.4.Quanto alla novità
Va di nuovo ricordato che, seppure normalmente i vari comparti della stufa
siano disposti in senso verticale, la novità del brevetto esaminato non
infatti indicata nel claim n.1 nella parte pre-caratterizzante.
Nessuna delle anteriorità opposte e più vicine è distruttiva di EP „221.
Ed in particolare:
-il brevetto statunitense US 5105797, pur prevedendo una stufa a forma di
parallelepipedo con tre vani disposti orizzontalmente e pur collocando nel
vano centrale la camera di combustione ed uno scambiatore di calore che si
estende al di sopra della camera di combustione, nel vano laterale presenta
mezzi di ventilazione forzata e non invece un aspiratore di fumi, a
differenza del brevetto azionato;
-il brevetto statunitense US n. 2002/083944 non presenta uno scambiatore di
calore, in quanto i fumi di combustione vengono mescolati insieme all‟aria
che
entra
nella
camera
del
bruciatore,
per
essere
espulsi
insieme
all‟ambiente circostante;
-il brevetto statunitense US n. 4.702.179 si compone di cinque vani (e non
tre) ed ha dimensione considerevoli, dunque la stufa realizzata con i suoi
insegnamenti è inidonea ad usi domestici. Inoltre, si tratta di una stufa
ove l‟aria è soffiata nella camera di combustione (e non è aspirata). Lo
scambiatore è invece collocato nell‟ultimo comparto della stufa, lontano
dal bruciatore e separato da stadi intermedi, ove le polveri rilasciate
dalla combustione urtano le pareti, perdendo energia cinetica e ricadendo
verso il basso per essere in quella sede raccolte.
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risiede nella loro dislocazione in direzione orizzontale: tale soluzione è
EP „221 è dunque dotato del
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n. 9568/2016
requisito della Repert.
c.d. novità
estrinseca. del 20/10/2016
5.5.Quanto all‟altezza inventiva
Il perito dell‟Ufficio ha ritenuto il trovato valido anche sotto questo
profilo, ma non come invenzione industriale, bensì solo quale modello di
utilità.
Richiama
in
proposito,
quali
effetti
vantaggiosi
dell‟invenzione,
la
termico offerte dal modello di stufa rivendicato (pag. 82 della CTU).
La motivazione del CTU, da condividere quanto alla non validità del titolo
quale brevetto per invenzione, non è tuttavia convincente e va disattesa
quanto alla minore portata del titolo stesso quale modello di utilità, come
di seguito al punti sub 5.6.
In primo luogo, l‟estrema essenzialità della descrizione e dei disegni già
sopra censurata ha imposto al Consulente dell‟Ufficio di ricorrere al già
citato
“ragionamento
induttivo”
per
individuare
gli
effetti
tecnici
derivanti dalle caratteristiche della stufa.
Il CTU ha rilevato che le caratteristiche della stufa rivendicata sono
tutte di per sé note e presenti nelle varie anteriorità, anche se non
simultaneamente (sono infatti elementi presenti in tutte le stufe: il
cassetto di raccolta delle ceneri sotto al bruciatore, il dispositivo di
alimentazione
dei
pellets,
lo
scambiatore
di
calore,
l‟apertura
di
ispezione, il condotto di passaggio dei fumi ecc.).
Ha poi aggiunto che non vi è alcuna correlazione diretta tra tutte le
caratteristiche rivendicate in EP „221 e la minore profondità della stufa
rivendicata (cfr. pag. 78 della CTU).
Data tale premessa, tuttavia il CTU ha ritenuto che:
a) la scelta di introdurre un aspiratore di fumi avrebbe un impatto sulla
struttura della stufa, in quanto la soluzione consente di realizzare una
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riduzione degli ingombri e le migliori prestazioni dal punto di vista
camera di combustione in
RG n. 41454/2012
Repert. n.una
9568/2016
del 20/10/2016
depressione (non richiedendo
tenuta stagna,
la
camera di combustione può essere realizzata in modo semplice e leggero.
Tale vantaggio non è presente invece nelle stufe ove l‟aria è soffiata
nella
camera
di
combustione,
giacché
quest‟ultima
risulta
in
sovrappressione rispetto all‟ambiente esterno e per impedire che i fumi
fuoriescano dalla stessa è necessario che la stessa sia a tenuta stagna,
b) poiché in EP „221 l‟aspiratore dei fumi si trova nel comparto a fianco
di quello centrale dove è alloggiata la camera di combustione alla quale è
collegato da un passaggio di fumi, tale stufa sarebbe adatta a scaldare
l‟aria
nello
dall‟aspiratore;
scambiatore,
ciò
facendolo
consentirebbe
di
lambire
dai
fumi
aspirati
conseguire
un
migliore
effetto
termico.
Osserva tuttavia il Tribunale che, quanto al punto sub b, le migliori
prestazioni termiche richiamato dal CTU non rientrano tra gli scopi del
brevetto e, dunque, non sono qui da considerare.
Quanto allo scopo di riduzione degli ingombri di cui al punto sub a, il
Collegio rileva che:
- l‟intero testo brevettuale lascia intendere che il posizionamento dei
singoli componenti all‟interno dei comparti sia irrilevante (si vedano
in proposito i paragrafi 14-15 ove si precisa che è “interscambiabile
il posizionamento in ciascun vano”);
- -i
singoli
elementi,
all‟interno
dei
comparti,
non
sono
tutti
illustrati nei disegni, a riprova della non essenzialità di tale
profilo per la titolare.
In ogni caso l‟esame delle anteriorità conduce a ritenere ovvia l‟unica
soluzione per la quale il trovato è stato ritenuto dotato di altezza
inventiva -ossia la scelta di inserire nel vano laterale un aspiratore
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quindi con modalità costruttive più complesse);
di
fumi,
che
consentirebbe
RG n. 41454/2012
Repert.
9568/2016
del 20/10/2016
di realizzare
gli n.scopi
dichiarati
nel
brevetto- costituisce tuttavia una differenza che non le conferisce
alcuna residua validità al brevetto.
Come
correttamente
sottolineato
dalla
difesa
di
alcune
convenute
la
soluzione rivendicata appare ovvia:
a.
alla luce della combinazione del brevetto americano US 5.105.797 con
Infatti US 797 –che descrive un apparecchio da riscaldamento, quale
stufa
o
una
termo-stufa
a
pellet
–rivendica
anch‟esso
tre
vani
allineati in senso orizzontale. Esso colloca nel vano centrale il
comparto camera di combustione, in un primo vano laterale il comparto
di
caricamento
del
combustibile
e
nel
secondo
vano
laterale
un
comparto di ventilazione, atto ad inviare aria all‟interno della
camera di combustione, creando quindi un effetto di aspiratore dei
fumi-colonna (5, righe 33-38 e 44-46).
Per il tecnico del ramo, partendo da US „797, e dovendo limitare gli
ingombro
e
mantenendo
la
camera
di
combustione
in
depressione
rispetto all‟ambiente circostante, sarebbe stato ovvio sostituire i
mezzi di ventilazione forzata con mezzi di aspirazione dei fumi
provenienti dalla camera di combustione; infatti uno qualsiasi dei
brevetti JP „634, US „963, US‟431 e US „179 prevede un aspiratore di
fumi adiacente alla camera di combustione in direzione orizzontale;
b. alla luce degli insegnamenti derivanti dalla predivulgazione della
stufa Miki, prodotta e commercializzata dalla convenuta Cadel dal
2006
(oltre
a
collocare
i
tre
vani
affiancati
in
direzione
orizzontale).
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uno qualsiasi dei brevetti JP „634, US „963, US‟431 e US „179.
Le parti hanno discusso a
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Repert. n. 9568/2016
del 20/10/2016
lungo sull‟anteriorità
di tale prodotto
e,
dunque, sulla sua opponibilità, a fini invalidanti, nei confronti di
EP „221.
Va ricordato preliminarmente che il giudizio di invalidità del titolo
non si fonda unicamente sull‟esame della stufa Miki, in virtù delle
considerazioni sopra espresse.
delle considerazioni espresse al punto sub 4- dei nuovi elementi
probatori
offerti
dalla
difesa
dell‟attrice
in
sede
di
scritti
difensivi finali, relativi alle conclusioni raggiunte sul punto in
sede europea (sulla ritenuta non opponibilità di tale prodotto), in
ogni caso non vincolanti per l‟autorità giudiziaria.
Ritiene
il
Collegio
che
gli
elementi
documentali
depositati
consentano di inferire la predivulgazione, con effetto invalidante,
della stufa Miki e delle sue soluzioni tecniche all‟attrice.
L‟accessibilità al pubblico delle soluzioni dell‟apparecchiatura di
riscaldamento di Cadel si deduce in particolare:
-dal catalogo 2007 di Cadel, che include l‟offerta in vendita e la
riproduzione grafica della stufa Miki (cfr. doc. 1 della difesa
Cadel);
-dai disegni tecnici di tale prodotto risalenti al 15.1.2007 (cfr.
doc. 3 di parte Cadel);
-dalle fatture di vendita ed dai documenti di trasporto relativi
documenti di trasporto a partire dal 2006 (cfr. docc. 4-8 della
difesa Cadel);
-dalla dichiarazione del terzo (IMQ Primacontrol s.r.l., di consegna
di un modello Miki, con aspiratore di fumi sotto il livello della
camera di combustione (docc. 9 e 10 di parte Cadel).
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Ciò premesso, resta ferma l‟inammissibilità in questa sede- in virtù
Tali documenti univocamente
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del 20/10/2016
indicano-Repert.
attraverso
elementi indiziari
gravi, precisi e concordanti- non solo la realizzazione, ma anche
l‟offerta in vendita e la commercializzazione di tale prodotto in
data anteriore rispetto al brevetto azionato; essa fa dunque parte
dello stato della tecnica opponibile in quanto resa accessibile al
pubblico nel territorio italiano prima del deposito della domanda di
Tale anteriorità prevede già la collocazione dell‟aspiratore dei fumi
all‟interno dello stufa. Il vano centrale alloggia il comparto camera
di
combustione,
passaggio
di
comprendente
fumi,
un
una
cassetto
camera
di
di
raccolta
combustione
delle
con
ceneri,
un
uno
scambiatore di calore e un aspiratore di fumi.
Le uniche differenze della stufa Miki rispetto ad EP „221 consistono:
- nella sua collocazione nella parte inferiore del vano centrale invece che
nel vano laterale. Lo spostamento, compiuto in EP ‟221 dell‟aspiratore di
fumi nel vano laterale, appare tuttavia, per il tecnico del ramo, una
soluzione ovvia partendo dagli insegnamenti derivanti dalla stufa Miki ed
dovendo disporre i componenti all‟interno di tre vani orizzontali, in modo
da ridurre gli ingombri in profondità della stufa;
-nella circolazione dell‟aria attraverso un ventilatore intorno alla camera
di combustione, mentre nella stufa di EP 221 l‟aria non è ventilata ma si
riscalda perché lo scambiatore è lambito dai fumi aspirati dall‟aspiratore.
Quest‟ultima variazione non consente di ottenere una minore profondità: lo
spostamento nel vano laterale dell‟aspiratore di fumi e la rimozione del
ventilatore della stufa Miki appaiono ininfluenti rispetto alla profondità
della stufa stessa.
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brevetto (cfr. art. 46, comma 2, c.p.i.).
La ponderazione del materiale
invalido
il
titolo
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Repert.
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probatorio raccolto
conduce
quindi a del
ritenere
azionato
quale
invenzione
industriale,
conclusione
omogenea a quella del resto espressa dal CTU.
5.6.Quanto
alla
domanda
di
conversione
dell‟invenzione
in
modello
di
utilità.
Come già accennato, il CTU ha riconosciuto un -seppure minore- ambito di
Va ricordato che il requisito della novità intrinseca nel modello di
utilità viene ravvisata nella diversa configurazione di un meccanismo già
noto,
che
gli
consenta
di
fornire
una
nuova
utilità,
attraverso
accorgimenti o modifiche, che non siano cioè soluzioni talmente ovvie da
essere attuate da qualunque operatore provvisto di elementari cognizioni
tecniche
in
quel
determinato
settore
produttivo
o
commerciale
(Cass.
n.19175/2012). L‟orientamento espresso in proposito dalla Suprema Corte,
conformemente ad autorevole dottrina, sembra dunque quello di non intendere
questo requisito come meno intenso o di natura diversa rispetto a quello
delle invenzioni industriali: la differenza tra novità intrinseca richiesta
per le due privative viene cioè rinvenuta nel suo oggetto (ossia nella
forma innovativa che attribuisce una particolare utilità di applicazione) e
non nel suo livello
Ciò premesso, il CTU ha ravvisato un ambito di residua validità del
brevetto,
appunto
scambiatore
di
quale
calore
modello
percorso
di
da
utilità,
fumi
nella
aspirati
presenza
di
dall‟aspiratore.
uno
In
proposito l‟esperto dell‟ufficio ha sottolineato che, trattandosi di una
stufa di tipo statico, non è prevista alcuna ventola di circolazione
forzata dell‟aria ambiente, dunque il calore si trasmette per convenzione
naturale
e
per
irraggiamento
e
l‟aspiratore
di
fumi
consente
pagina
la
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validità del titolo, quale modello di utilità.
circolazione
forzata
del
RG n. 41454/2012
n. 9568/2016
delviene
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fluido, mentre Repert.
lo scambiatore
di fumi
percorso dai fumi per poter riscaldare l‟aria.
Il Tribunale non ritiene di condividere le conclusioni del CTU, osservando
che la caratteristica sopra menzionata afferisce ad un problema tecnico
diverso, relativo alla maggiore efficacia termica della stufa.
Nulla si può inferire invece in relazione alla più ridotta dimensione della
ridotte sembra da riconoscere “perché i componenti sono allocati in tre
vani allineati orizzontalmente”, caratteristica tuttavia già nota.
Infine,la rivendicazione n. 3, che descrive una stufa che può essere
posizionata sospesa a una parete introduce solo una variazione progettuale,
che può essere introdotta senza alcuno sforzo inventivo.
In
conclusione
descrizione,
la
il
Collegio
ritiene
rivendicazione
di
che
le
soluzioni
carenze
tecniche
ravvisate
non
nella
chiaramente
simmetriche rispetto allo scopo del brevetto e comunque ovvie rispetto allo
stato della tecnica, non consentano di conferire al titolo alcuno spazio di
validità, neppure come modello di utilità.
Resta quindi assorbita la domanda di contraffazione.
7.Quanto alla domanda di concorrenza sleale ex art. 2598, n.3 c.c..
La
domanda
di
concorrenza
sleale
per
contrarietà
alla
correttezza
professionale svolta dall‟attrice non sottopone al vaglio del Tribunale
condotte
ulteriori
e
diverse
rispetto
a
quelle
della
ritenuta
contraffazione.
Del resto, la genericità della doglianza non consente del resto di indagare
ulteriormente la domanda.
La stessa va dunque disattesa.
8.Il comando giudiziale ed il governo delle spese
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21 di 23
stufa: nuovamente, la minor profondità della struttura con dimensioni
In
accoglimento
delle
RG n. 41454/2012
Repert.svolte
n. 9568/2016
deldelle
20/10/2016
riconvenzionali
da alcune
domande
convenute, il titolo azionato va ritenuto nullo per le ragioni indicate in
narrativa.
Restano assorbite la domanda svolta dall‟attrice di contraffazione e le
conseguenti domande accessorie; va infine rigettata altresì la domanda di
concorrenza sleale di Thermorossi per le ragioni sopra indicate.
carico dell‟attrice.
Quanto
invece
alle
spese
di
lite,
tenuto
conto
dell‟incertezza
sulla
validità del titolo (come si evince dalle vicende amministrative e come
emerge anche dalla relazione del CTU, rispetto alle cui conclusioni in
punto di validità quale modello di utilità del brevetto il Tribunale è
andato di diverso avviso) e della novità del caso (la riformulazione del
titolo è avvenuta dopo la precisazione delle conclusioni, a seguito della
decisione in sede di opposizione europea) appare consigliabile disporre
l‟integrale compensazione tra l‟attrice e tutte le convenute.
Quanto al rapporto processuale tra Cadel è la terza chiamata –Ferramenta
F.lli
Sacco
s.n.c.
-
non
si
provvede
sulle
stesse
non
essendosi
quest‟ultima costituita.
P.Q.M.
Il
Tribunale,
definitivamente
pronunciando,
sulle
domande
svolte
da
Thermorossi s.p.a. con atto di citazione notificato in data 8.6.2012 contro
Agenzia Lascioli s.r.l., Shopamico s.r.l., la Nordica s.p.a., Extraflame
s.p.a., Dal Zotto s.p.a., Stylkamin di Taglietti geom. Attilio, Cadel
s.r.l., PVG Italy s.r.l., Mandelli Loris, Velor s.r.l., Rossi Marinella,
Cola
s.r.l.,
E.S.
Tecnology
di
Errico
Salvatore
nonché
sulle
domande
riconvenzionali svolte dai convenuti, ogni altra istanza ed eccezione
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22 di 23
Le spese di CTU seguono il principio della soccombenza e vengono poste a
disattesa o assorbita, così
RG n. 41454/2012
Repert. n. 9568/2016 del 20/10/2016
dispone:
1.dichiara la nullità della frazione italiana del brevetto europeo EP 2 083
221
di
titolarità
di
Thermorossi
s.p.a.
per
le
ragioni
indicate
in
narrativa;
2.rigetta tutte le domande svolte dall‟attrice per le ragioni indicate in
narrativa;
convenute;
3.pone definitivamente le spese di CTU già liquidate in corso di causa a
carico dell‟attrice;
4.incarica la Cancelleria delle comunicazioni ad UIBM.
Così deciso in Milano, 30 giugno 2016
Il Presidente
dott.ssa
Paola Gandolfi
Il giudice istruttore
dott.ssa
Alima Zana
pagina
23 di 23
2. compensa integralmente le spese di lite tra l‟attrice e tutte le

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