7 Come tutelare l`innovazione e gli elementi intangibili

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innoSkills – Innovation Skills for SME´s
7 Come tutelare l’innovazione e gli elementi intangibili
7.1 Gli strumenti per la tutela della Proprietà Intellettuale
7.1
Gli strumenti per la tutela della Proprietà Intellettuale
Parole chiave
Proprietà Intellettuale, Accordo di riservatezza, Tutela, Invenzione, Bene immateriale,
Segreto industriale
Obiettivo di apprendimento
Dopo aver letto questa Unità, sarai in grado di spiegare quali sono i principali
strumenti per la tutela della proprietà intellettuale e cosa offrono alla Tua azienda;
vedrai in che modo essi possano essere utilizzati per rafforzare il potenziale
innovativo di una PMI. L’Unità spiega inoltre in che modo gli accordi di riservatezza
permettono di svelare le informazioni riservate. Il tempo necessario per leggere questa
Unità è di circa 45 minuti.
Introduzione
Tutti i prodotti o i servizi che utilizziamo sono il risultato della lunga catena
dell’innovazione, come per esempio un design nuovo che conferisce al prodotto un
aspetto nuovo o dei miglioramenti che ne ottimizzano l’utilizzo. L’innovazione è il motore
della nostra vita quotidiana, e per far sì che abbia successo nella nostra azienda, è
necessario capire chiaramente quali possibilità ci offre la proprietà intellettuale. Oltre alla
creatività ed all’inventiva umana, anche la proprietà intellettuale (PI) è un elemento
presente nella nostra quotidianità. A prescindere da quale sia il prodotto realizzato o il
servizio erogato dalla propria azienda, vengono utilizzate forme diverse di proprietà
intellettuale. Quindi è necessario prendere in considerazione in modo sistematico i passi
necessari per proteggere, gestire e rafforzare la proprietà intellettuale, in modo da
ricavarne i migliori risultati commerciali possibili 1 .
Ecco un esempio di quanto sia comune il processo della PI: se si guarda una scrivania,
sicuramente si vedrà una penna a sfera. Grazie alla straordinaria invenzione tutelata da un
brevetto dell’ungherese László Bíró, le penne a sfera si possono trovare dovunque e
possono contenere elementi che funzionano come un marchio registrato.
I lettori MP3 sono un altro esempio significativo. Il lettore è tutelato a vari livelli: il brevetto
ne tutela l’uso, i diritti del disegno industriale preservano il concept dell’oggetto, i diritti del
marchio registrato tutelano il marchio dell’oggetto e, ovviamente, la musica degli artisti è
soggetta al copyright e ai diritti ad esso collegati 2 .
1 Questo capitolo si basa sul documento dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/en/wipo_ip_mct_apr_04/wipo_ip_mct_apr_04_5.pdf
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Se Ti guardi intorno, riesci ad individuare tre prodotti che siano tutelati da un brevetto o da
un marchio registrato?
7.1.1
Gli strumenti per la tutela della Proprietà Intellettuale
Con la costituzione dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), le
regole del business sono cambiate 3 .
Le aziende di tutto il mondo hanno compiuto degli sforzi e realizzato degli
investimenti importanti, per costituire un quadro di riferimento particolare, che permetta ai
consumatori di determinare l’origine di un prodotto/servizio.
La Tabella 1 illustra il kit degli strumenti per la tutela della proprietà intellettuale. Ogni
strumento tutela un aspetto specifico della creazione intellettuale. Tranne che per il
copyright, regolato dalla Convenzione di Berna, i diritti della proprietà intellettuale sono
territoriali, ed è quindi necessario registrarli nel paese in cui si desidera farli valere.
Tuttavia, se combinati in modo strategico, gli strumenti di tutela aiutano a costruire delle
barriere di protezione formidabili, che godono di una forte applicabilità 4 .
Categoria della PI
Tipo di tutela della PI
Brevetto per invenzione, modello di utilità e
Prodotti e processi innovativi
segreto industriale
Opere culturali, artistiche e letterarie, software e
Copyright e diritti collegati
database
Design, incluso quello tessile
Modello industriale
Segni distintivi
Marchi registrati, marchi collettivi, marchio di
certificazione, indicazione geografica
Microchip
Topografie dei semiconduttori
Denominazione di qualità dei beni
Indicazione geografica
Informazioni aziendali riservate di tipo commerciale
Segreto industriale
o tecnico
Tabella 1: Strumenti per la tutela della proprietà intellettuale
4 Ibid.
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7.1.2
Perché tutelare la Proprietà Intellettuale
Prima o poi, molte piccole e medie aziende (PMI) saranno presenti in più di un mercato
per vendere prodotti/servizi, per concedere la licenza/franchising dei diritti della proprietà
intellettuale (PI) e il know-how al di là delle frontiere nazionali. I diritti della PI sono tuttavia
territoriali, ossia sono tutelati solo nello stato o nella regione in cui è stata richiesta e
conferita la tutela. La tutela della PI nei mercati d’esportazione è quindi cruciale per
beneficiare all’estero degli stessi vantaggi goduti nel mercato interno. È necessario
presentare la domanda per la tutela della PI con largo anticipo in tutti i paesi in cui
probabilmente si esporterà o si concederà la licenza del proprio prodotto o servizio nel
futuro immediato 5 .
A prescindere dal prodotto realizzato o dal servizio erogato dall’azienda, è possibile creare
ed utilizzare diverse forme di proprietà intellettuale. Si deve pertanto prendere
sistematicamente in considerazione i passi necessari per proteggere, gestire e rafforzare
la proprietà intellettuale, in modo da ricavarne i migliori risultati commerciali possibili.
Se si è adoperato l’ingegno ed è stato speso del denaro nello sviluppo di prodotti
innovativi, e si desidera evitare che altri approfittino dei frutti dei propri sforzi, allora è
necessario prendere in considerazione l’utilizzo degli strumenti per la tutela della proprietà
intellettuale 6 .
Prova a riflettere: quali sono i prodotti o i servizi della Tua azienda che devono
essere tutelati dalla PI? Prova ad individuare questi prodotti attraverso i seguenti
punti:
• è un’innovazione tecnologica;
• è un’innovazione culturale;
• può essere sviluppato ulteriormente;
• dopo che questo prodotto o servizio è stato venduto in mercati diversi, può creare
nuovi impieghi nella mia azienda;
• la mia azienda sarà presto presente nei mercati esteri;
• desiderio di aumentare la fiducia dei clienti.
Un sistema di tutela della Proprietà Intellettuale, efficiente ed equo, può aiutare tutti gli
stati a sviluppare il potenziale della proprietà intellettuale, intesa come uno strumento
potente per lo sviluppo economico ed il benessere socio-culturale. Il sistema della tutela
della proprietà intellettuale trova il giusto equilibrio tra gli interessi dell’innovatore e quelli
5 http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/ip_protection/international_protection.htm
6 www.wipo.int/sme/en/ip_business/importance/relevant.htm
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del pubblico, offrendo un ambiente in cui la creatività e l’inventiva possono prosperare, a
vantaggio di tutti 7 .
7.1.3
Quando utilizzare gli strumenti per la tutela della Proprietà Intellettuale
Dal momento in cui un’azienda possiede un’idea potenzialmente innovativa, è
indispensabile che l’idea o il concetto resti segreto. Questo significa che le informazioni
relative alla creazione dell’idea devono essere tutelate attentamente, in quanto
costituiscono un segreto industriale 8 .
Non tutte le idee, economicamente fattibili, possono o saranno brevettate, di qui
l’importanza di considerarle come segreti industriali, soprattutto nella fase iniziale.
Se un’idea porta a un’invenzione brevettabile, per tutelarla bisogna scegliere tra
la strada del segreto aziendale e quella della brevettazione. Questo tipo di decisione
dovrebbe essere una decisione aziendale strategica, da prendere nella fase finale dello
sviluppo, quando tutti i requisiti della brevettabilità sono soddisfatti. La scelta dipende dalla
natura dell’invenzione, dal potenziale di business, dalla concorrenza, da quanto sia facile
riprodurla e dalla capacità dei concorrenti di utilizzarla studiando il prodotto finale (reverse
enginnering). Qualunque sia la decisione finale, l’idea deve essere protetta inizialmente
come un segreto industriale, per riservarsi la possibilità di brevettarla in una fase
successiva. Persino dopo averla brevettata, parte di un’idea può restare un segreto
industriale 9 .
Prova a riflettere: gestisci in modo adeguato i Tuoi segreti industriali? In che
modo pensi che la strategia di marketing possa sostenere il segreto industriale e
l’innovazione?
Se utilizzata in modo efficace, la Proprietà Intellettuale è uno strumento
importante per creare nelle menti dei clienti attuali e di quelli potenziali,
un’immagine della propria attività, e per posizionare la propria azienda nel
mercato. I diritti della PI, associati ad altri strumenti di marketing, come per esempio la
pubblicità ed altre attività di promozione delle vendite, sono fondamentali per:
• differenziare i prodotti/servizi e renderli facilmente riconoscibili;
• promuovere i prodotti/servizi e creare una clientela fedele;
• diversificare la strategia del mercato in base ai diversi gruppi-target;
• promuovere e difendere i prodotti/servizi nei mercati esteri 10 .
7 http://www.wipo.int/about-ip/en/
8 www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/04/article_0002.html
9 Ibid.
10 InnoSupport: Supporting Innovations in SME. 7.1 Intellectual Property Protection Tools. 2005
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7.1.4
Come utilizzare gli strumenti per la tutela della Proprietà Intellettuale 11
Brevetti
12
Tutelano le invenzioni che sono nuove, non ovvie ed utili. I brevetti hanno una durata
ventennale dalla data in cui vengono presentate le specifiche complete.
Marchio registrato e
Tutelano i marchi distintivi, come le parole e i simboli, compresi i nomi di persona, le lettere,
marchio di servizio
i numeri, i loghi, i disegni in 2D o 3D o una combinazione di questi elementi, che servono a
distinguere i beni o i servizi che vengono commercializzati. In alcuni paesi, anche i suoni e
gli odori distintivi possono essere registrati come marchi. Questi marchi possono essere
rinnovati continuamente di volta in volta.
Registrazione dei
Tutela le caratteristiche nuove e non funzionali della forma, della configurazione, della
disegni e modelli
struttura, della decorazione o della composizione delle linee o dei colori applicati a qualsiasi
industriali
articolo, sia in forma bidimensionale che tridimensionale, o in entrambe le forme, da
qualsiasi processo o strumento industriale che sia manuale, meccanico o chimico, separato
o combinato. Nell’articolo finito vengono percepite e giudicate solamente a livello visivo.
Questa registrazione dura fino ad un massimo di 25 anni, rinnovabile ogni 5 anni.
Copyright ©
Tutela le opere creative di tipo musicale, letterario, artistico, le conferenze, le opere
televisive/radiofoniche/teatrali, le riproduzioni artistiche, i modelli, le fotografie, i software,
ecc. Dura finché l’artista è in vita e nei cinquanta anni successivi alla sua morte.
Topografie dei
La tutela dei microchip non comprende solo il circuito integrato, ma anche gli articoli in esso
semiconduttori
incorporati. Ha durata decennale.
Indicazione
Tutela i nomi tipici dei beni, la cui origine o produzione è riconducibile al territorio di un
geografica
paese, di una regione o di un’area geografica e per i quali una determinata qualità, la
notorietà o altre caratteristiche dipendono fondamentalmente dall'origine geografica.
Inizialmente ha una durata di dieci anni, che può essere rinnovata.
Segreti industriali e
La tutela delle persone e degli enti, relativa alle informazioni che secondo la legge sono in
informazioni riservate
loro possesso, affinché queste informazioni non vengano svelate, acquisite o utilizzate da
altri senza il loro consenso, in modo contrario alle pratiche commerciali. Finchè
l’informazione sarà riservata avrà un valore commerciale in quanto segreta.
Procedure
La tutela contro l’incorporazione delle clausole restrittive nelle licenze d’uso, come le
competitive in licenze
condizioni di cessione esclusiva, o le condizioni che ne ostacolano la validità e la coercitività
contrattuali
della licenza d’uso, ecc. Possono avere un impatto negativo sulle attività commerciali e
impedire il trasferimento tecnologico.
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Rifletti: quando utilizzi le conoscenze o i prodotti
adeguatamente gli strumenti della PI sopra elencati?
degli
altri,
rispetti
I costi degli strumenti della PI possono variare molto da paese a paese, ma
sostanzialmente si possono suddividere in quattro categorie:
• i costi relativi alle spese per presentare domanda, e altre tasse legali, pagate agli
uffici brevetti e marchi, regionali o nazionali;
• i costi relativi ai professionisti/legali, che prestano consulenza nella stesura della
domanda;
• i costi di traduzione, che sono necessari solo quando si cerca di tutelare la PI
all’estero, dove la lingua ufficiale è diversa da quella della domanda, che è stata
preparata, e che può dimostrarsi difficile, soprattutto se il linguaggio è estremamente
tecnico;
• i costi dovuti agli uffici brevetti, per conservare le domande ed i brevetti. Tali spese
vengono sostenute solitamente ad intervalli regolari (per esempio, annualmente o
con cadenza quinquennale), al fine di conservare la domanda o il brevetto 13 .
Una prospettiva aziendale della tutela della PI è essenziale e si devono prendere
in considerazione molti fattori per utilizzare il sistema in modo efficace. Questo
sistema si dovrebbe basare su una politica istituzionale della proprietà
intellettuale che sia solida e ben strutturata, e che sostenga e si integri nella mission del
business aziendale. Il sostegno istituzionale, in merito alle questioni relative alla tutela
della PI, e la consapevolezza dei singoli, sono imperativi per la gestione
dell’innovazione 14 .
I vari passi verso l’uso dei diritti connessi alla tutela della PI in azienda sono:
• la creazione di innovazioni dal valore aggiunto;
• l’individuazione di tali innovazioni;
• la tutela tempestiva attraverso l’uso di strumenti diversi.
Si possono utilizzare questi diritti della PI, nei vari paesi a cui l’azienda è interessata,
attraverso un uso migliore degli accordi internazionali 15 , sfruttando i diritti della tutela della
PI nei prodotti/processi/servizi, rafforzandoli di fronte alle contraffazioni e/o trasferendoli
attraverso le cessioni, creando i diritti attraverso la licenza d’uso, vendendo i segreti
aziendali come know-how ad un prezzo adeguato o persino scambiando i diritti attraverso
reciproche licenze (cross licensing) e, in molti casi, acquisendo i diritti da altri, per
rafforzare il proprio portfolio ed assicurarsi la libertà d’uso, ecc. La relazione tra la tutela
13 http://www.wipo.int/sme/en/faq/pat_faqs_q2.html
14 www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/en/wipo_ip_mct_apr_04/wipo_ip_mct_apr_04_5.doc
15 Per maggiori informazioni leggere il capitolo 7.2 di questa guida.
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strategica della PI e i ricavi di un’azienda è stata dimostrata soprattutto attraverso la
correlazione tra l’attività di brevettazione e il volume d’affari di varie aziende 16 .
I brevetti ed i marchi registrati sono diritti territoriali che sono conferiti in un paese
determinato, e che hanno una durata definita (per esempio venti anni),
contrariamente alla durata del copyright, che si protrae cinquanta anni dopo la
morte del suo autore.
Il design comunitario ed il marchio comunitario (amministrati dall’Ufficio per
l’Armonizzazione nel Mercato Interno, l’UAMI, con sede ad Alicante in Spagna) sono
tutelati, in tutti i paesi europei, attraverso una sola domanda. Per questa ragione, è più
economico proteggere un modello industriale in 27 paesi con una sola domanda (brevetto
comunitario), che depositare 27 domande diverse, in tutti gli stati membri dell’Unione
Europea.
7.1.5
Gli accordi di riservatezza
Ora esamineremo gli accordi di riservatezza che rappresentano un metodo formale per
tutelare i segreti industriali. Questo paragrafo è basato sui documenti dell’Organizzazione
mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) relativi agli accordi di riservatezza 17 .
La legge, che tutela le informazioni aziendali riservate (o segreti industriali) in tutto il
mondo, è molto variegata.
Cosa si può tutelare?
Tutte le aziende hanno dei segreti. Alcuni sono di natura tecnica, come le specifiche
dettagliate del processo di produzione, altri sono relativi all’azienda, come per esempio
l’elenco dei nominativi e degli indirizzi dei clienti, che potrebbero essere utili ad un
concorrente. Alcuni possiedono un valore immenso, come per esempio la ricetta della
Coca-Cola, mentre altri hanno un valore minore. Alcuni sono semplici o ridotti persino ad
una parola, come il nome dell’azienda-obiettivo da assorbire, altri sono complessi, come i
dettagli del piano di una campagna promozionale. Il fattore comune è che tutti possono
essere tutelati.
Negli ultimi anni, molti paesi hanno introdotto delle leggi sulla tutela delle informazioni
aziendali riservate, secondo le linee proposte dall’Accordo TRIPS (Accordo sui diritti di
Proprietà Intellettuale relativi al commercio), che stabilisce la tutela delle informazioni:
• le informazioni devono essere segrete, ossia non devono né essere diffuse, né
essere accessibili a persone non autorizzate;
• per essere segrete devono avere un valore commerciale;
16 www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/en/wipo_ip_mct_apr_04/wipo_ip_mct_apr_04_5
17 http://www.wipo.int/sme/en/documents/disclosing_inf.htm#P53_4509
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• il proprietario deve compiere i passi necessari per mantenerle segrete.
L’aspetto più importante per le PMI, è quello di avere una conoscenza di base e delle
regole interne pratiche, per far sì che le informazioni restino confidenziali e mantengano il
proprio valore.
Un fattore importante nella tutela è un controllo adeguato della gestione. I manager
dovrebbero limitare l’accesso ai segreti aziendali, solo al personale che ha bisogno di
conoscere queste informazioni. La perdita maggiore delle informazioni riservate, si verifica
quando un dipendente si trasferisce in un’altra azienda, appartenente allo stesso settore di
quella che ha lasciato. Se necessario, è importante anche contrassegnare i documenti con
una parola, come ad esempio “riservato”, ma bisogna evitare di commettere l’errore di
contrassegnare tutti i documenti, poiché in questo modo perderebbero il loro significato
reale e verrebbero ignorati. Possono essere necessari altri tipi di tutela, come per esempio
l’introduzione delle password per accedere alle informazioni.
PrendiTi 10 minuti per nominare i collaboratori della Tua azienda che verranno
coinvolti nella determinazione di un controllo di gestione adeguato. Perché
desideri coinvolgerli nella gestione delle informazioni riservate? AssicuraTi che
non tutte le informazioni siano a disposizione di tutti i collaboratori: per esempio, non
metterle sul server aziendale!
La condivisione di un segreto: l’accordo di riservatezza
In un’azienda normale, a volte è necessario condividere un segreto con un’altra azienda.
Un produttore potrà aver bisogno di realizzare su un prototipo dei test specializzati, e non
desidererà che i concorrenti conoscano i dettagli del nuovo prodotto. Un’azienda di
assemblaggio potrebbe voler sapere se un fornitore riesce a soddisfare le nuove
specifiche competitive, che gli consentiranno di avere un vantaggio commerciale
immediato, ma non vorrà che nessun altro utilizzi tali specifiche. In entrambi gli esempi, il
proprietario dovrà perdere l’esclusività sia del prototipo che della nuova specifica, ma
naturalmente desidererà mantenerne il controllo.
La soluzione consiste nel far firmare all’azienda alla quale verranno svelate le informazioni
segrete, un accordo di riservatezza, chiamato anche accordo di non divulgazione 18 .
Modelli di accordi di riservatezza
CLICCA qui per scaricare un esempio semplice di un accordo di riservatezza con
le relative istruzioni. Puoi anche utilizzarlo come modello.
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Accordi di riservatezza bidirezionali
A volte, il flusso delle informazioni è bidirezionale, in quanto entrambe le parti rivelano
informazioni riservate, come per esempio quando si costituisce una joint venture. Il
modello di riservatezza monodirezionale può essere utilizzato anche in questo caso con
alcuni piccoli cambiamenti.
Quando utilizzare gli accordi di riservatezza
Le aziende non dovrebbero utilizzare l’accordo di riservatezza troppo spesso. Il modo
migliore per mantenere il segreto, sarà sempre quello di non svelarlo a nessuno. Se è
davvero necessario condividere un segreto, bisogna svelare solo la parte necessaria per
raggiungere un obiettivo commerciale. A volte sono necessarie solo delle linee generali,
anche se per la valutazione tecnica dovranno essere esaminati tutti i dettagli del knowhow.
A volte, un accordo di riservatezza è valido per un determinato periodo di tempo, al
termine del quale le informazioni verranno svelate e l’accordo cesserà. Questo accordo è
utile per le questioni tecniche complesse nella fase di costituzione di una joint venture,
sebbene in questo caso potrebbe essere necessario un accordo a parte.
Inoltre è necessario scegliere attentamente il partner con cui fare l’accordo; sei sicuro di
riuscire a mantenere il segreto?
Uno dei punti deboli della tutela legale dei segreti è che, una volta che sono stati pubblicati
in qualsiasi forma, non possono ritornare ad essere segreti. Anche se il proprietario del
segreto si rivolge alla Corte, e riceve un risarcimento per il danno subito, non sarà mai
come mantenere le informazioni riservate. I concorrenti saranno liberi di utilizzare i segreti
che hanno acquisito con fatica. Quindi la best practice è di assicurarsi che innanzitutto il
segreto venga mantenuto.
Questo riepilogo sulle informazioni confidenziali, cosa sono e in che modo possono essere
tutelate, si basa sul diritto inglese. Tuttavia, i principi del diritto inglese in questo contesto
possono essere applicati positivamente in molti altri paesi 19 .
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7.1.6
Esempi di utilizzo degli strumenti per la tutela della proprietà intellettuale
Esempio 1
Trasformare una controversia sulla PI in un’opportunità di business 20
L’esempio, riportato sul sito dell’OMPI, descrive il caso di una piccola oreficeria a Chikpet,
presso Bangalore, nel sud dell’India, nello stato di Karnataka. Nel corso degli anni,
l’orefice, aiutato dal figlio, ha creato nuovi disegni, ha realizzato nuovi gioielli e li ha
venduti direttamente ai clienti. Un giorno, mentre stava percorrendo un’esclusiva strada
nel centro di Bangalore, si fermò davanti ad una famosa gioielleria di un grande gruppo
industriale indiano, e fu sorpreso nel vedere che i gioielli della vetrina si basavano su
alcuni dei suoi disegni originali.
L’orefice rimase pietrificato e non seppe cosa fare, mentre il figlio decise di agire e si
rivolse ad un legale di Bangalore, specializzato in tutela della proprietà intellettuale.
Sebbene l’orefice non avesse registrato i nuovi disegni, secondo la legge indiana che
regola la materia fu in grado di presentare all’avvocato una serie di fogli con gli schizzi e i
disegni, protetti automaticamente dal copyright, che aveva realizzato anteriormente
rispetto ai disegni in questione, e che indicavano in modo chiaro l’evoluzione di tali
disegni.
Una lettera di diffida fu spedita al grande gruppo industriale indiano, che in risposta
sostenne di non essere in malafede, e che i disegni erano stati creati dai propri dipendenti
senza copiare, e che il tutto era casuale.
Quando ricevette questa risposta, il figlio dell’orefice si recò al registro delle vendite. Qui fu
in grado di individuare i dettagli della vendita del grande gruppo industriale indiano, che
aveva acquistato da loro alcuni pezzi e li aveva distribuiti come regali per il nuovo anno.
Ciò si rivelò essere una prova schiacciante, e il grande gruppo industriale indiano si mise
d’accordo per risolvere la questione senza ricorrere alla corte. In quanto parte
dell’accordo, l’orefice ricevette un pagamento in un’unica soluzione. Fu anche stabilito che
il grande gruppo industriale dovesse smettere di produrre questo articolo e che per i
successivi cinque anni dovesse rifornirsi del prodotto dall’oreficeria.
Questo caso di studio offre una serie di spunti interessanti. Innanzitutto dimostra
l’importanza di conservare le prove utili di qualsiasi disegno, bozza e transizione
aziendale, che possa essere utilizzata come prova in futuro, in caso di una controversia
sulla PI. Bisogna ammettere che il caso sarebbe stato più semplice, se l’orefice avesse
registrato i propri disegni, secondo la legge indiana. Tuttavia, poiché l’orefice aveva
conservato i disegni dei gioielli in questione, in modo sistematico (datati, numerati, firmati
20 Il caso di studio è stato tratto da: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/en/wipo_ip_mct_apr_04/wipo_ip_mct_apr_04_5.pdf pag.910.
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e adeguatamente archiviati) e aveva registrato le vendite in modo adeguato nel registro
delle vendite, è stato possibile dimostrare che la grande azienda aveva acquistato in
passato gli articoli in questione e il caso si è dimostrato a favore dell’orefice. In secondo
luogo, il caso prova l’importanza dell’affidarsi ai consigli di un esperto in materia di PI.
Terzo, dimostra in che modo una controversia sulla PI possa trasformarsi in un’opportunità
aziendale, poiché la grande azienda è diventata cliente importante della piccola oreficeria.
Esempio 2
Provolone Valpadana 21
Il presente caso illustra come il Consorzio Provolone Valpadana, titolare del marchio
”Provolone Valpadana e Disegno” abbia avviato e concluso con successo la procedura di
registrazione relativa al proprio marchio figurativo in Argentina, nonostante alcuni ostacoli
incontrati nel corso del relativo iter.
Il Consorzio Provolone Valpadana è un'associazione che ha come scopo la gestione della
produzione, la commercializzazione, nonché la gestione delle scorte del formaggio
Provolone Valpadana, fornendo assistenza tecnica e legale e svolgendo attività di
sviluppo, organizzazione, promozione e informazione alle aziende produttrici associate e
consorziate. Il Consorzio gestisce, inoltre, la DOP Provolone Valpadana e svolge le attività
di promozione della predetta denominazione e dell’omonimo marchio.
Nel corso della procedura di registrazione del marchio, avviata con il deposito della
domanda di registrazione n. 2704250 del 28 settembre 2006 per prodotti rientranti nella
classe merceologica 29 (latte e prodotti derivati dal latte), è stata sollevata in data 15
gennaio 2007 l’opposizione n. 448925 da parte del Centro de la Industria Lechera, sul
presupposto che la denominazione oggetto di domanda avrebbe potuto indurre in errore i
consumatori con riguardo alla qualità dei prodotti (a causa, in particolare, della presenza
nella parte denominativa del marchio della parola PROVOLONE).
A seguito della suddetta opposizione si è aperta una fase negoziale nella quale, al fine di
ottenere la registrazione del marchio, il Consorzio ha manifestato alla controparte la
propria disponibilità ad accogliere eventuali opposte richieste. Il Centro de la Industria
Lechera ha chiesto che il Consorzio rinunciasse ad eventuali diritti di esclusiva sul termine
PROVOLONE (in quanto tale termine, a loro dire, non sarebbe monopolizzabile e
potrebbe indurre in confusione i consumatori).
Tale rinuncia è apparsa come l’unico possibile strumento per ottenere la registrazione del
marchio figurativo senza incorrere nella decadenza della domanda. Infatti, nel caso in cui
entro un anno dalla data di notifica dell’opposizione non viene trovato un accordo o non
viene avviata la causa di merito, la domanda relativa ad un marchio opposto decade
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automaticamente. In questo caso la notifica ufficiale della presentazione dell’opposizione
da parte del INPI è avvenuta in data 13 febbraio 2008.
Alla luce del fatto che il Consorzio aveva manifestato la propria disponibilità ad aderire alla
richiesta del Centro de la Industria Lechera, l’opponente ha formalizzato il ritiro
dell’opposizione nei tempi utili per evitare la decadenza della domanda. Successivamente
è stata presentata dal Consorzio una risposta alle osservazioni dell'INPI avente ad oggetto
le nuove specifiche e descrizioni necessarie per la registrazione del marchio. Il
procedimento di registrazione si è concluso con l’avvenuta registrazione, da parte
dell’INPI, del marchio PROVOLONE VALPADANA con numero 2234433 del 19 novembre
2008 (al quale seguirà il rilascio del relativo certificato di registrazione).
7.1.7
Riepilogo dei punti chiave
La Proprietà Intellettuale è uno strumento per lo sviluppo economico, sociale e culturale di
tutti i paesi. È di vitale importanza sapere come poterla utilizzare e tutelare in modo
efficace.
La Proprietà Intellettuale si riferisce alle creazioni dell’inventiva umana: le invenzioni, le
opere letterarie ed artistiche, i simboli, i nomi, le immagini e i disegni utilizzati in ambito
commerciale.
Per una PMI e per la sua innovazione, è fondamentale sia tutelare la PI, sia scegliere in
modo adeguato con quali dipendenti o partner condividere le innovazioni e i segreti
aziendali.
Se si desidera essere presenti nei mercati esteri, è necessario essere a conoscenza delle
norme internazionali e delle diverse norme che regolano la brevettazione.
In questa Unità, hai studiato in che modo utilizzare la PI come un bene aziendale,
e hai compreso in che modo la PI sia legata al business. Hai anche acquisito gli
strumenti più importanti per la tutela della Proprietà Intellettuale, che puoi
utilizzare nella Tua azienda. Per migliorare l’efficacia del Tuo business, hai anche appreso
in che modo è possibile utilizzare l’accordo di riservatezza per tutelare il segreto ed i
contatti aziendali.
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(2004)
http://www.wipo.int/about-ip/en/.
World
Intellectual
Property
Organization
(2004)
www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/04/article_0002.html. Consultato il 20 ottobre 2009.
http://www.worldip.net/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=125&la
ng=italian. Portale della Camera di Commercio Italo Argentina. Consultato il 1 dicembre
2009.
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Per approfondire
Yo Takagi, Larry Allman, Mpazi A. Sinjela (2008). Published by: World Intellectual Property
Organization, Cambridge Universtity Press: Teaching of Intellectual Property - Principles
and Methods.
Monica Plechero, Enzo Rullani, “L’innovatore della porta accanto. Creatività
imprenditoriale e innovazione a Treviso”. Ed. Unindustria Treviso, Camera di Commercio
di Treviso.
Fondazione Nord Est, “Passaggio a Nordest. Nuovi imprenditori tra giovinezza e maturità”.
Ed. Unindustria Treviso, Camera di Commercio di Treviso.
Siti web
www.european-patent-office.org. L’Ufficio europeo dei brevetti (in lingua inglese EPO,
European Patent Office) offre una procedura uniforme per la domanda, sia per i singoli
inventori che per le aziende che ricercano la tutela della brevettazione, in oltre 38 paesi
europei. È un braccio esecutivo dell’Organizzazione europea dei brevetti, ed è sovrintesa
dal Consiglio d’Amministrazione. Consultato il 20 ottobre 2009.
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do. L’ufficio dell’Unione europea per la
registrazione dei marchi e dei disegni. L’UAMI è l’agenzia dell’Unione europea che si
occupa della registrazione dei marchi e dei disegni/modelli ed è valida in tutti i 27 stati
membri della UE. Consultato il 20 ottobre 2009.
http://www.wipo.int/directory/en/. In questa pagina troverai i contatti di tutti gli stati membri
dell’Organizzazione mondiale per la Proprietà Intellettuale. Consultato il 20 ottobre 2009.
http://www.infomarchibrevetti.it/. InfoMarchi&Brevetti di Treviso Tecnologia. Consultato il
22 ottobre 2009.
http://www.innovazione.dintec.it/brevetti/default.php. Piattaforma Innovazione Imprese del
sistema delle Camere di Commercio. Consultato il 22 ottobre 2009.
http://ec.europa.eu/youreurope/business/competing-through-innovation/protectingintellectual-property/index_it.htm. Informazioni per la tutela delle Proprietà Intellettuale dal
sito della Commissione Europea. Consultato il 22 ottobre 2009.
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GLOSSARIO
Segreto industriale: strumento di tutela delle attività intellettuali (creative e inventive)
relative allo sviluppo di prodotti industriali. Rientra nella branca del diritto industriale e del
diritto della concorrenza. (Tratto da: http://it.wikipedia.org/wiki/Segreto_industriale ).
Modello di utilità: un modello di utilità è un monopolio legale concesso per un periodo di
tempo limitato in cambio della divulgazione degli insegnamenti necessari relativi
all’invenzione da parte dell’inventore, al fine di permettere ad altre persone di realizzare
l’invenzione. I diritti conferiti dalle leggi riguardanti il modello di utilità sono molto simili a
quelli conferiti dalle leggi sui brevetti, ma sono più adeguati a quelle che possono essere
considerate come delle “invenzioni incrementali”. Anche i termini quali “brevetto
secondario”, “brevetto di miglioramento”, “brevetto minore”, possono rientrare nella
definizione di “modello di utilità”. (Tratto da: http://en.wikipedia.org/wiki/Utility_model).
Proprietà Intellettuale o Proprietà Industriale: la legge sulla proprietà industriale è un
corpo di leggi più ampio, conosciuto con il nome di proprietà intellettuale. La proprietà
intellettuale si suddivide normalmente in due rami, ossia la proprietà industriale e il
copyright. La vasta applicazione del termine “industriale” è stata chiaramente stabilita dalla
Convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (Articolo 1 (3)): “La proprietà
industriale dovrebbe essere intesa nel suo senso più ampio e dovrebbe essere applicata
non solo in ambito industriale e commerciale, ma anche nel settore agricolo e in quello
estrattivo, nonchè a tutti i prodotti naturali o prodotti, come per esempio i vini, i cereali, le
foglie di tabacco, i frutti, il bestiame, i minerali, le acque minerali, la birra, i fiori e la farina”.
(Tratto da: http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf).
Brevetto comunitario: conosciuto anche come il Brevetto della Comunità Europea o
Brevetto comunitario europeo, abbreviato come COMPAT, è una misura di legge per i
brevetti discussa all’interno dell’Unione Europea, che consente agli individui e alle aziende
di ottenere un brevetto unico giuridicamente valido in tutta la UE. Il brevetto comunitario
non va confuso con i brevetti europei che vengono conferiti secondo la Convenzione
europea sui brevetti. I brevetti europei, una volta che sono stati conferiti, diventano
applicabili anche a livello nazionale, negli stati designati. Possono essere onerosi sia per il
detentore del brevetto, in quanto l’applicazione deve essere realizzata attraverso le corti
nazionali dei singoli stati, sia per i terzi, in quanto non possono essere revocati
centralmente una volta scaduti i nove mesi del periodo di contestazione.
(Tratto da: http://en.wikipedia.org/wiki/Community_patent).
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7 Come tutelare l`innovazione e gli elementi intangibili

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