REGOLAMENTO IN MATERIA DI BREVETTI (D. LGS. 10 FEBBRAIO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI BREVETTI
(D. LGS. 10 FEBBRAIO 2005 N. 30)
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
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Art. 2 - COMMISSIONE BREVETTI
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Titolo II - INVENZIONI REALIZZATE DAI DIPENDENTI NELL’AMBITO DELLA RICERCA
ISTITUZIONALE
Art. 3 - DIRITTI ED OBBLIGHI DELL’INVENTORE
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Art. 4 - MANCATA ATTUAZIONE DELL’INVENZIONE
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Art. 5 - CESSIONE ALLA FONDAZIONE
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Art. 6 - ESTENSIONE DEL BREVETTO ALL’ESTERO
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Art. 7 - RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI
DALLO SFRUTTAMENTO DEL BREVETTO
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Titolo III - INVENZIONI REALIZZATE NELL’AMBITO DI CONVENZIONI CONTO TERZI
Art. 8 - RAPPORTI CON TERZI COMMITTENTI
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Titolo IV - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 9 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEL RICERCATORE
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Art. 10 - INVENZIONI EFFETTUATE DA PERSONALE
NON DIPENDENTE
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Art. 11 - INVENZIONI IN COLLABORAZIONE CON DIPENDENTI
DI ALTRE STRUTTURE
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Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12 - AZIONI GIUDIZIARIE
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Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE
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Art. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
1) Le presenti norme disciplinano in armonia con il “Codice di Proprietà
Industriale” approvato con il D. Lgs. n. 30 del 10 Febbraio 2005:
a) tutte le invenzioni suscettibili di formare oggetto di brevetto, di privativa
industriale o di altro titolo assimilabile, conseguite nell'ambito di
un'attività di "ricerca istituzionale", ovvero di ricerca svolta dalla
Fondazione nell’assolvimento delle proprie finalità statutarie;
b) le invenzioni suscettibili di formare oggetto di brevetto, di privativa
industriale o di altro titolo assimilabile, conseguite da uno o più
ricercatori della Fondazione in base a ricerche finanziate o
commissionale alla Fondazione;
2) Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 45 del D.Lgs n. 30 del
10 Febbraio 2005 possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni
nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere
un’applicazione industriale.
3) Non sono invece considerate come invenzioni, ai sensi del comma 4
dell’articolo 45 del citato Decreto, i metodi di trattamento chirurgico o
terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al
corpo umano o animale.
Articolo 2 - Commissione Brevetti
1) Al fine di esaminare le richieste di brevettazione è costituita un’apposita
Commissione composta dal Direttore Scientifico, che svolge le funzioni di
Presidente, dal Direttore del Dipartimento ove lavora l’inventore e dal
Responsabile della Ricerca e Sviluppo Clinica della Fondazione.
2) Ai lavori della Commissione possono essere ammessi a partecipare, quali
membri senza diritto di voto, anche i responsabili dei Dipartimenti attinenti
alla ricerca.
3) La Commissione può essere integrata, temporaneamente o per singoli
casi, da altri membri con diritto di voto, scelti fra professionisti esterni per
esigenze connesse con la natura dell'invenzione di cui trattasi o per le
particolari caratteristiche del mercato della tecnologia al quale la stessa
va ascritta.
4) Rientrano fra i compiti primari della Commissione quelli di:
•
rendere il proprio parere sull'opportunità di sostenere i costi di
brevettazione di un'invenzione, qualora l'inventore decida di cedere i
propri diritti alla Fondazione, ai sensi dell'art. 5;
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•
indagare sulla convenienza di atti di disposizione del brevetto;
•
valutare l'opportunità, sentito anche il parere dell'inventore, di
estendere ad altri paesi, ai sensi delle convenzioni internazionali, la
protezione brevettale delle invenzioni delle quali la Fondazione è
titolare esclusivo, individuando le aree geografiche di maggiore
interesse;
•
individuare soggetti pubblici o privati interessati ai brevetti acquisiti
dalla Fondazione in via esclusiva o in comunione con altri soggetti;
•
valutare le clausole relative ai diritti di proprietà intellettuale contenute
in contratti di ricerca commissionata alla Fondazione o in contratti di
collaborazione scientifica oltre che su convenzioni aventi ad oggetto il
regolamento della comunione/condivisione di brevetto con altri
soggetti pubblici o privati; ed in genere ogni altra pattuizione avente
ad oggetto diritti di proprietà intellettuale su invenzioni.
TITOLO II - INVENZIONI REALIZZATE DAI DIPENDENTI
NELL’AMBITO DELLA RICERCA ISTITUZIONALE
Articolo 3 - Diritti ed obblighi dell'Inventore
1) Secondo quanto previsto dall’articolo 65 del citato decreto, rubricato
“Invenzioni di ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca”,
all’inventore spetta l'inalienabile diritto di essere riconosciuto autore.
2) L'inventore, cui spetta il diritto di paternità dell'invenzione, ha l'obbligo di
agire, nell'esercizio della propria attività di ricerca, con il dovuto scrupolo e
rigore nella tutela degli interessi della Fondazione e nel rispetto degli
obblighi di riservatezza di cui al successivo articolo 8.
3) L'inventore deve, in particolare, comunicare senza ritardo al Responsabile
dell’U.O di appartenenza, al Direttore Scientifico e all’Amministrazione,
mediante una esauriente relazione scientifica, ogni risultato inventivo
suscettibile, a suo giudizio, di essere oggetto dì brevetto (o titolo
assimilabile).
4) Qualora l'invenzione sia suscettibile di essere brevettata, l'inventore può
scegliere di:
•
depositare il brevetto a proprio nome;
•
cedere i diritti di cui all'invenzione alla Fondazione.
5) Qualora l'inventore decida di depositare il brevetto a proprio nome dovrà
procedere, entro venti giorni dall’avvenuto deposito, a darne
comunicazione scritta all’Amministrazione della Fondazione e a mettere a
disposizione
in
copia
tutta
la
relativa
documentazione.
Indipendentemente dal successivo sfruttamento economico, l’inventore è
altresì tenuto a rimborsare alla Fondazione tutti i costi (materiale,
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attrezzature, personale, etc.) sostenuti per giungere all’invenzione. La
quantificazione di tali costi verrà effettuata dall’Ufficio Controllo di
Gestione dell’Ente.
6) Nel caso di cui al precedente comma, l'inventore sarà tenuto a sostenere
autonomamente i costi di deposito e mantenimento del brevetto e a
riconoscere alla Fondazione, il diritto di utilizzo gratuito e a tempo
indeterminato dell'invenzione e, a fronte del brevetto licenziato, il 40% dei
compensi netti percepiti.
7) II ricercatore, titolare del brevetto, sarà inoltre tenuto a fornire alla
Fondazione completa e tempestiva informazione relativa alle eventuali
estensioni, ai contratti di licenza stipulati, ad ogni atto giuridicamente
rilevante nonché ad eventuali attività di sfruttamento economico diretto
dell'invenzione.
Articolo 4 - Mancata attuazione dell'invenzione
1) Nel caso in cui l'inventore abbia provveduto autonomamente al deposito
della domanda di brevetto e, qualora trascorsi cinque anni dalla data di
rilascio del brevetto, l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano
iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause
indipendenti
dalla
loro
volontà,
la
Fondazione
acquisisce
automaticamente e gratuitamente il diritto di sfruttamento economico
dell’invenzione, con facoltà di cessione e/o licenza in favore di terzi, salvo
il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
Articolo 5 - Cessione alla Fondazione
1) Qualora l'inventore decida di cedere i propri diritti alla Fondazione dovrà
darne tempestiva comunicazione scritta, formulando una proposta di
cessione del diritto al rilascio del brevetto e di ogni altra facoltà di
sfruttamento economico dell’invenzione. La Fondazione è tenuta ad
esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della
proposta, sentita la Commissione Brevetti, dandone tempestiva
comunicazione all'inventore.
2) In caso di accoglimento della proposta la Fondazione potrà provvedere
al deposito in Italia della domanda di brevetto, a proprio nome e spese. I
canoni e/o proventi derivanti dall’invenzione, al netto delle spese
sostenute dalla Fondazione per il deposito e il mantenimento del brevetto
e degli oneri derivanti dallo sfruttamento commerciale dell’invenzione,
vengono suddivisi come segue:
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•
35% alla Fondazione;
•
50% all’inventore;
•
10% alla Direzione Scientifica;
•
5% alla U.O. a cui appartiene l’inventore.
3) Della quota riservata alla Fondazione un parte potrà essere destinata,
previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, all’incremento dei fondi
di produttività.
4) La quota riservata alla Direzione Scientifica potrà essere utilizzata per
retribuire le attività di consulenza e/o supporto tecnico alla brevettazione
e commercializzazione dell’invenzione.
Articolo 6 - Estensione del brevetto all’estero
1) La richiesta di estensione del brevetto all’estero dovrà essere valutata
dalla Commissione Brevetti che esprimerà il suo motivato parere tenendo
in debita considerazione la possibilità di sfruttamento economico
dell’invenzione.
2) Gli oneri derivanti dall’estensione internazionale del brevetto saranno posti
a carico del Bilancio della Direzione Scientifica.
Articolo 7 - Ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto
1) In conformità a quanto stabilito al secondo comma dell'art. 65 del D. Lgs.
10 Febbraio 2005 n. 30 e nel caso di cui al comma 5 dell’articolo 3,
qualora l'inventore, esclusivo titolare del brevetto, conceda a terzi licenza
esclusiva o non esclusiva o altro diritto di godimento di un brevetto di
invenzione, compete alla Fondazione, secondo quanto previsto dal
comma 6 del medesimo articolo, una quota pari al 40% dei proventi netti
che il titolare del brevetto percepisce dai licenziatari.
2) La percentuale di cui al comma precedente, si riferisce anche allo
sfruttamento da parte di terzi dell'invenzione non brevettata, in regime di
segreto, e compete alla Fondazione anche sulle somme dovute
all'inventore a titolo di corrispettivo di cessione dell'invenzione del brevetto
a terzi.
3) Le quote dei corrispettivi spettanti alla Fondazione in base ai commi 1 e 2,
verranno ripartite come previsto dal comma 2 dell’articolo 5 del presente
regolamento.
4) Qualora la Fondazione, titolare del brevetto ai sensi dell’articolo 5 del
presente regolamento, conceda a terzi licenza esclusiva o non esclusiva o
altro diritto di godimento di un brevetto di invenzione, compete
all'inventore una quota non inferiore al 50% dei proventi che la Fondazione
titolare del brevetto, percepisce dai licenziatari.
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TITOLO III - INVENZIONI REALIZZATE NELL’AMBITO DI CONVENZIONI CONTO TERZI
Articolo 8 - Rapporti con terzi committenti
1) Secondo quanto prevede l’articolo 64 del D. Lgs n. 30 del 10 Febbraio
2005, qualora l’invenzione sia stata conseguita nell’ambito di attività di
ricerca o di consulenza per conto terzi, il regime giuridico ed economico
dell’invenzione viene stabilito in base ai termini del contratto.
2) I contratti per prestazioni a favore di terzi devono prevedere clausole
concernenti i diritti di titolarità o con titolarità degli eventuali brevetti,
ovvero lo sfruttamento dei diritti esclusivi che dovessero scaturire dalle
attività previste, fermo restando il riconoscimento all’inventore del diritto
morale alla paternità dell’idea inventiva.
3) Nei contratti è necessario prevedere che il committente dovrà
autonomamente regolare il diritto all’equo compenso spettante agli
inventori propri dipendenti collaboratori. Il committente deve inoltre
manlevare la Fondazione da eventuali richieste economiche da questi
avanzate.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 9 - Obbligo di riservatezza del ricercatore
1) In conformità a quanto previsto dagli articoli 98 e 99 del D.Lgs n. 30 del 10
Febbraio 2005, è fatto obbligo ad ogni soggetto impegnato in una ricerca
mirata o atta al conseguimento di risultati brevettabili, di osservare il
segreto sul progetto, sui risultati intermedi, sulle metodologie acquisite, su
tutti i dati e le conoscenze organizzati per il conseguimento degli obiettivi
programmati. II Responsabile della ricerca, previo assenso della
Commissione Brevetti, può autorizzare l'uso a scopo di pubblicazione
scientifica di informazioni la cui divulgazione non sia tale da pregiudicare il
requisito di novità dell’invenzione ai fini della sua brevettazione, nonché
concordare le eventuali modalità di divulgazione attraverso i sistemi di
comunicazione di massa.
2) II Responsabile della ricerca avrà cura di far sottoscrivere a tutti i soggetti
coinvolti nell'attività dì ricerca un impegno di segretezza e confidenzialità,
al fine di tutelare gli interessi della Fondazione e dell'inventore.
Articolo 10 - Invenzioni effettuate da personale non dipendente
1) La disciplina dettata dal presente regolamento si applica anche alle
invenzioni effettuate dai consulenti, che prestano la loro attività in Istituto,
dai borsisti nonché dai co.co.co., atteso che questi ultimi svolgono attività
clinico/diagnostica strumentale e/o sussidiaria rispetto all’attività di
ricerca.
2) Qualora venga avviata una nuova ricerca alla quale partecipano anche
soggetti diversi dal personale dipendente e/o parificato, questi soggetti
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dovranno rilasciare una dichiarazione di previa accettazione degli
obblighi e dei diritti inerenti al risultato inventivo di cui al presente
regolamento, con conseguente equiparazione degli stessi al personale
dipendente della Fondazione, sempreché il loro contributo non sia
meramente applicativo di regole d'arte o di altrui istruzioni e fatte salve in
ogni caso diverse clausole e previsioni del contratto di commissione o di
accordi collaterali fra la Fondazione, e gli Enti di appartenenza di tali
soggetti.
Articolo 11 - Invenzioni in collaborazione con dipendenti di altre strutture
1) Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di dipendenti di
altre istituzioni o imprese, italiane o straniere, è fatto obbligo agli inventori
di darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di
appartenenza, al fine di consentire agli stessi di giungere ad un accordo in
merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti.
2) Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di ricercatori
dipendenti da altri enti pubblici aventi tra i propri scopi istituzionali finalità
di ricerca, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo nel
caso in cui i ricercatori della Fondazione dichiarino di rinunciare alla
titolarità dei risultati.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12 - Azioni giudiziarie
1) Le controversie tra l’inventore e la Fondazione sono devolute alla esclusiva
competenza del foro di Milano.
Articolo 13 - Entrata in vigore
1) II presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo alla data di approvazione della relativa deliberazione.
2) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento deve intendersi
abrogata ogni precedente regolamentazione addotta in materia dalla
Fondazione.
Articolo 14 - Disposizioni transitorie
1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia
alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 30 del 10 Febbraio 2005.
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