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REGOLAMENTO DELL’UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
DISCIPLINANTE I BREVETTI AVENTI AD OGGETTO INVENZIONI INDUSTRIALI,
MODELLI DI UTILITA’, NUOVE VARIETA’ VEGETALI ED OGNI ALTRA
INNOVAZIONE TECNICA ASSIMILABILE, CONSEGUITI NELL’AMBITO
DELL’ATENEO
INDICE
ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE...........................................................................................................................1
ART. 2
DEFINIZIONI .....................................................................................................................................................2
ART. 3
ORGANI PREPOSTI ...........................................................................................................................................3
ART. 4
TITOLARITÀ DEL BREVETTO ......................................................................................................................3
ART. 5
PROCEDURA DI BREVETTAZIONE.............................................................................................................4
ART. 6
SPESE BREVETTUALI ......................................................................................................................................6
ART. 7
POLITICHE DI ATENEO IN MATERIA DI SFRUTTAMENTO DEL BREVETTO ..............................6
ART. 8
RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DEL BREVETTO ........7
ART. 9
ENTRATA IN VIGORE......................................................................................................................................8
ART. 10
NORME TRANSITORIE E FINALI ................................................................................................................8
Art. 1 Ambito di applicazione
1.1
1.1.1
Il presente Regolamento ha ad oggetto la disciplina della titolarità e delle modalità di sfruttamento
economico delle invenzioni realizzate a seguito di un’attività di ricerca, svolta da personale
interno dipendente durante il rapporto di lavoro, utilizzando strutture e/o mezzi finanziari
dell’Ateneo e i cui diritti sono attribuibili all’Ateneo stesso. Il presente Regolamento si applica a
tutte le invenzioni brevettabili conseguite successivamente all’entrata in vigore della Legge 18-102001 n.383 (in seguito modificata dal D.Lgs. 10-02-2005 n.30 c.d. Codice della proprietà
industriale).
Sono escluse le invenzioni realizzate durante lo svolgimento di attività commissionate da terzi,
nonché nel corso di attività di “ricerca finanziate in tutto o in parte da soggetti privati ovvero
nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da altri soggetti pubblici diversi
dall’Università”. Nel rispetto delle norme di legge in vigore, la disciplina di tali invenzioni sarà
quella stabilita da apposite convenzioni stipulate preventivamente tra l’Università ed i soggetti,
pubblici o privati, committenti o finanziatori.
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Art. 2 Definizioni
2.1
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Ai fini del presente Regolamento i seguenti termini assumono i sotto riportati significati:
Ateneo. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
ILO. Industrial Liaison Office.
Commissione Brevetti. Commissione consultiva per la brevettazione di Ateneo.
Invenzione. Ogni risultato utile della ricerca tecnica che abbia comunque un valore patrimoniale, e
così in particolare e tra l’altro anche le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni
ornamentali, il design, le novità vegetali, i progetti di lavoro dell’ingegneria, il know how.
Invenzione brevettabile. Ogni invenzione, conseguita da personale dipendente, utilizzando
strutture e/o mezzi finanziari dell’Ateneo, suscettibile di domanda di brevetto per invenzione, di
brevetto per modello di utilità, di brevetto per disegno e modello ornamentale, di registrazioni
relative alle topografie di semiconduttori, di brevetti e di registrazioni comunque denominati sulla
protezione giuridica dei disegni e dei modelli, di brevetti per novità vegetali, ed ogni altro titolo che
attribuisca comunque diritti esclusivi assimilabili per struttura a quelli connessi ai brevetti per
invenzione. Per invenzioni brevettabili si intendono inoltre in particolare quelle previste da
convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni
altro stato del mondo.
Inventore. L’autore di un’invenzione avente rapporto di lavoro dipendente con l’Ateneo.
All’inventore spettano in ogni caso i diritti morali relativi alla propria invenzione; l’appartenenza dei
diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione è invece regolata dagli articoli successivi del presente
Regolamento e dalle leggi di riferimento.
Diritti morali. Diritti spettanti all’autore, derivanti dalla mera paternità dell’opera/invenzione.
Diritti sull’invenzione. Ogni diritto patrimoniale sull’invenzione tutelato da convenzioni
internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del
mondo.
Personale dipendente. I lavoratori subordinati dell’Ateneo (Professore Ordinario, Professore
Associato, Ricercatore, Personale tecnico ed amministrativo).
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Art. 3 Organi preposti
3.1
L’Ateneo, al fine di sostenere l’inventore che richieda assistenza per la valorizzazione economica
della propria invenzione, in particolare attraverso il conseguimento e lo sfruttamento del relativo
brevetto, dispone di due organi particolari: ILO e Commissione Brevetti.
3.2
ILO. Struttura dell’Ateneo che dipende direttamente dal Rettorato, rappresenta l’ interlocutore
istituzionale interno ed esterno per la valorizzazione dei risultati della ricerca ed è competente
anche per le attività operative relative alla tutela della proprietà intellettuale. E’ coordinato da un
Consiglio Scientifico-Tecnico che ha potere esecutivo relativamente agli obiettivi di indirizzo che
sono definiti nel Regolamento dell’Ufficio stesso.
3.3
Commissione Brevetti. Organo specialistico dell’Ateneo che ha compiti consultivi e fornisce
pareri agli organi accademici sulle richieste di deposito e/o estensione all’estero di brevetti
presentate da inventori dell’Ateneo; sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei
brevetti; su criteri, linee guida, procedure in materia di brevettazione e trasferimento tecnologico.
3.3.1
La Commissione brevetti è composta da cinque membri, nominati dal Senato Accademico, il
quale decide anche sulla nomina del Presidente della Commissione stessa. Almeno un membro
della predetta Commissione brevetti deve far parte di ILO.
3.3.2
I componenti della Commissione Brevetti durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati nell’incarico.
3.3.3
La Commissione Brevetti per espletare al meglio i propri compiti può avvalersi della
collaborazione di uno o più esperti nazionali o esteri della specifica materia in cui si colloca
l’invenzione, nonché di consulenti brevettuali di propria fiducia cooptati sia nell’ambito
dell’Ateneo sia all’esterno.
Art. 4 Titolarità del brevetto
4.1
L’inventore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore. In
caso di più inventori i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo
diversa pattuizione.
4.2
L’inventore può presentare in proprio la domanda di brevetto, fatto salvo l’obbligo di
comunicare l’avvenuto deposito all’Ateneo entro 15 giorni dal deposito stesso, e di mettere a
disposizione dell’Ateneo tutto il materiale relativo al brevetto necessario alla valutazione della
regolazione dei rapporti economici tra Ateneo ed inventori.
4.3
In alternativa l’inventore può proporre all’Ateneo la cessione dei propri diritti sull’invenzione, ai
sensi del successivo art. 5.3 nelle forme descritte nel presente Regolamento. All’inventore spetta
in ogni caso il diritto alla proprietà intellettuale dell’invenzione e i diritti sui proventi secondo le
disposizioni dei successivi articoli.
4.4
Qualora un’invenzione sia conseguita con la partecipazione di ricercatori appartenenti ad altre
Università o Pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, aventi tra i propri scopi istituzionali
la ricerca, è fatto obbligo agli inventori di darne tempestiva comunicazione ai rispettivi Enti di
appartenenza, per addivenire tempestivamente con questi ad una regolamentazione
convenzionale in merito alla titolarità e al conseguente criterio di ripartizione delle spese.
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4.5
Qualora un’invenzione sia conseguita con la partecipazione anche di soggetti diversi da Università
o pubbliche amministrazioni non aventi tra i propri scopi istituzionali la ricerca, i diritti
patrimoniali di quest’ultimi saranno regolati dalle norme di legge in materia.
Art. 5 Procedura di brevettazione
5.1
E’ fatto sempre e comunque obbligo all’inventore di comunicare all’Ateneo l’invenzione che egli
abbia conseguito.
5.2
Se l’inventore decide di depositare la domanda di brevetto a proprio nome, gli è fatto obbligo di
comunicare all’Ateneo l’avvenuto deposito entro 15 giorni dalla data di deposito stesso,
indicandolo su apposito modulo reperibile direttamente presso ILO (sede dell’Ufficio o sito
web). ILO provvederà a informarne Rettore e Commissione Brevetti.
5.3
Se l’inventore intende cedere i diritti sull’invenzione all’Ateneo, deve formulare per iscritto,
utilizzando l’apposito modulo reperibile direttamente presso ILO (sede dell’ufficio o sito web),
una richiesta di valutazione dell’invenzione da cui risultino tra l’altro:
a) nome dell’inventore (o degli inventori), specificandone il rapporto con l’Ateneo;
b) titolo e contenuto dell’invenzione;
c) descrizione degli aspetti di novità, originalità, applicabilità industriale che connotano
l’invenzione rendendola suscettibile di brevetto;
d) potenzialità di sfruttamento economico dell’invenzione;
e) intenzione di cedere all’Ateneo i diritti sull’invenzione.
5.3.1
La comunicazione deve essere indirizzata al Rettore tramite ILO e, per conoscenza, al Direttore
del Dipartimento di afferenza dell’inventore; ILO provvederà a trasmetterla al Presidente della
Commissione Brevetti, al fine di consentire alla Commissione stessa di attivarsi nei termini
indicati nei commi seguenti del presente articolo. Il Rettore, tramite ILO, provvederà altresì a
confermare al Direttore del Dipartimento cui afferisce l’inventore l’avvio della procedura
dinnanzi alla Commissione citata.
5.3.2
In caso di invenzione realizzata da più soggetti, la comunicazione all’Ateneo può essere
presentata anche da un solo inventore, il quale deve tuttavia indicare anche i nomi dei
coinventori.
5.3.3
E’ fatto obbligo all’inventore di mantenere riservato il contenuto della comunicazione e
dell’eventuale integrazione.
5.3.4
Nelle ipotesi in cui possa apparire dubbia la natura di invenzione industriale brevettabile dei
risultati conseguiti (ad esempio sia incerto se si tratti di scoperta scientifica priva di immediata
applicabilità industriale), l’inventore è tenuto comunque a comunicare questi ultimi all’Ateneo,
affinché la Commissione Brevetti possa esprimere il proprio parere.
5.3.5
L’Ateneo, dopo aver esaminato la proposta di cessione dei diritti avanzata dall’inventore, può
accettare di depositare la domanda di brevetto a proprio nome, o declinare l’offerta.
5.3.6
Nel caso in cui l’Ateneo dichiari che non intende acquisire i diritti sull’invenzione come da
proposta dell’inventore, questi permangono all’inventore senza nessun ulteriore suo obbligo,
fatta salva la comunicazione dell’eventuale deposito della domanda di brevetto.
L’inventore sarà in tal caso libero di cedere, o concedere in licenza, a terzi il brevetto senza che
l’Ateneo possa far valere alcuna pretesa in proposito salvo il riconoscimento del compenso
spettante ad esso ai sensi dell’art. 8.1.
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5.3.7
Fino a che l’Ateneo non abbia deciso se assumere o meno la titolarità del brevetto, l’inventore è
tenuto a mantenere riservato il contenuto dell’invenzione e a non dare ad essa alcuna
divulgazione, anche alla comunità scientifica, onde non pregiudicare l’eventuale brevettazione
dell’invenzione stessa da parte dell’Ateneo.
5.3.8
Nel caso in cui l’Ateneo decida di procedere a chiedere il brevetto a propria titolarità, tale
obbligo di riservatezza permane in capo all’inventore fino a quando non sia stata depositata la
domanda di brevetto presso gli Uffici brevettuali competenti.
5.3.9
E’ facoltà della Commissione Brevetti chiedere che l’inventore proceda, entro un termine
ultimo fissato dalla Commissione stessa, all’integrazione del modulo, già depositato, qualora
questo sia considerato incompleto e/o impreciso.
5.3.10 La Commissione Brevetti può altresì avvalersi di tutte le risorse messe a disposizione
dall’Ateneo o da soggetti da essa delegati per l’ottenimento di informazioni utili alla decisione
circa l’opportunità di brevettare l’invenzione. ILO attiva le procedure per valutare l’opportunità
di acquisire la titolarità dell’invenzione e trasmette poi la documentazione raccolta alla
Commissione Brevetti.
5.3.11 I lavori della Commissione Brevetti si devono concludere entro 45 giorni dalla convocazione.
Ogni parere positivo o negativo assunto dalla suddetta Commissione viene dalla stessa, o
tramite ILO, comunicato per iscritto al Rettore e all’inventore.
5.3.12 La Commissione Brevetti delinea poi un accordo tra l’Ateneo e l’inventore sulla ripartizione dei
costi per l’ottenimento e il mantenimento del brevetto e sulla suddivisione degli eventuali
proventi di sfruttamento dello stesso.
5.3.13 Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver valutato il parere (obbligatorio ma non vincolante)
della Commissione Brevetti, delibera in merito all’acquisizione dei diritti sull’invenzione
brevettabile. Qualora decida di rinunciare ad acquisire i diritti sull’invenzione, ne verrà
tempestivamente data comunicazione all’inventore che potrà procedere personalmente
all’eventuale deposito della domanda di brevetto.
Qualora il Consiglio di Amministrazione decida invece di acquisire i diritti sull’invenzione, ne
autorizza la relativa spesa.
5.3.14 Nel caso di cui all’ultimo comma di cui al precedente punto 5.3.13, ILO attiverà la procedura
per la stipula di un contratto tra inventore e Ateneo per la chiusura della procedura di cessione
di titolarità dei diritti sull’invenzione.
5.3.15 In tutte le fasi di valutazione della proposta e di strutturazione della eventuale domanda di
brevetto, l’inventore è tenuto a fornire, ove richiesta, attiva collaborazione alla Commissione
Brevetti e a ILO, offrendo tutte le informazioni utili per la valutazione stessa e per l’eventuale
compilazione e presentazione della domanda di brevetto.
5.3.16 Per le procedure di deposito delle domande di brevetto, l’Ateneo si avvale, attraverso ILO e
mediante il ricorso a contratti stipulati secondo le norme e prassi vigenti, della collaborazione di
Studi di Consulenza Brevettuale abilitati di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e individuati sulla
base dei criteri di specifica professionalità, disponibilità, rotazione, speditezza e, per quanto
possibile, economicità.
5.3.17 Per gli anni successivi al primo la Commissione Brevetti, avvalendosi della collaborazione di
ILO e dell’inventore, valuta l’opportunità di mantenere in vita il brevetto, di estendere la
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copertura brevettuale e fornisce il proprio parere al Consiglio di Amministrazione, che ne
autorizza o meno la relativa spesa.
Art. 6 Spese brevettuali
6.1
Nel caso di brevettazione a nome dell’inventore, tutte le spese di deposito e mantenimento del
brevetto sono a carico dell’inventore stesso.
6.2
Nel caso di brevettazione a nome dell’Ateneo, le spese relative alla pratica di brevetto
(comprensive della preparazione del brevetto, del deposito della domanda di brevetto, delle spese
per la copertura di brevetto e delle eventuali estensioni internazionali) sono a carico dell’Ateneo
in una percentuale variabile tra l’80% ed il 100%, da definirsi in base ad accordi con l’inventore.
La percentuale potrà comunque essere diversamente definita in base ad accordi con l’inventore
stesso.
6.2.1
I costi eventualmente posti a carico dell’inventore vengono ripartiti tra i coinventori indicati
nella domanda di brevetto.
6.2.2
Qualora l’Ateneo decida di non continuare il pagamento delle tasse brevettuali, comunicherà
tempestivamente tramite ILO tale decisione all’inventore, il quale potrà a sua discrezione
rilevare il brevetto gratuitamente, mantenendolo a sue spese.
Art. 7 Politiche di Ateneo in materia di sfruttamento del brevetto
7.1
Fattore determinante nella valutazione in merito all’attivazione ed al mantenimento, con
eventuale rinnovo ed estensione all’estero, di un brevetto a titolarità dell’Ateneo è la potenzialità
di sfruttamento economico dello stesso, tale da produrre un utile per l’Ateneo stesso.
7.2
L’Ateneo adotta iniziative dirette allo sfruttamento dei brevetti a propria titolarità, sia sotto forma
di concessione di diritti di sfruttamento sia di cessione di brevetto, sia esso già concesso o allo
stato di domanda.
7.3
In particolare sarà data priorità alla cessione di brevetti o concessione di diritti di sfruttamento di
brevetti ad imprese e consorzi promossi dall’Ateneo.
7.4
ILO valuterà le procedure svolte e le trattative intraprese per la selezione degli Enti a cui cedere i
brevetti o il diritto di sfruttamento dei brevetti di proprietà dell’Ateneo alle migliori condizioni
economiche, e riferisce alla Commissione, che formulerà una proposta da presentare al Consiglio
di Amministrazione.
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Art. 8 Ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto
8.1
Nel caso di brevetto depositato dall’inventore a proprio nome, all’Ateneo compete il 30% dei
proventi o dei canoni di licenza dedotte le spese sostenute dall’inventore per il conseguimento del
brevetto ed il suo mantenimento in vigore.
8.2
Nel caso di brevetto di titolarità dell'Ateneo, i proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto
sono ripartiti tra l'Ateneo stesso e l'inventore. In questo caso è considerato inventore, qualora
abbia contribuito al processo inventivo, in modo evidente e riconosciuto dal proprio tutor, anche
l'individuo che esprime il proprio rapporto con l'Università attraverso una delle seguenti figure:
‚
Titolare di Contratto;
‚
Titolare di Assegno di Ricerca;
‚
Titolare di Borsa di Studio;
‚
Iscritto ad una Scuola di Dottorato;
‚
Iscritto ad un Corso di Dottorato;
‚
Iscritto ad una Scuola di Specializzazione;
‚
Iscritto ad un Corso di Laurea;
‚
Iscritto ad un Corso di Laurea Specialistica.
8.2.1
In particolare spetta all’inventore (in caso di più inventori, cumulativamente tra di loro), una
quota non inferiore al 50% dei proventi o dei canoni di licenza, o del corrispettivo per la
cessione a terzi del brevetto, da fissarsi tramite accordo con l’Ateneo, previa deduzione di una
quota di pari entità dei costi di brevettazione.
8.2.2
All’Ateneo spetta invece una quota non superiore al 50%, che viene così ripartita: il 30% al
Dipartimento di afferenza o comunque di riferimento dell’inventore e il restante 70% a
finanziamento del Fondo di Ateneo per la ricerca. Nel caso di più inventori afferenti a
dipartimenti differenti, la quota del 30% fissata per il Dipartimento viene ripartita tra i
Dipartimenti coinvolti in proporzione al numero degli inventori ad essi afferenti. Nel caso che
l’inventore non afferisca ad alcun Dipartimento, l’intera quota spettante all’Ateneo spetta al
Fondo di Ateneo per la ricerca.
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Art. 9 Entrata in vigore
9.1
Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
all’Albo dell’Università.
Art. 10 Norme transitorie e finali
10.1 Le decisioni relative alla tutela, anche giudiziale, dei brevetti dell’Ateneo sono assunte dall’Ateneo
stesso.
10.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente
in materia e alle disposizioni normative di Ateneo.
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