Diapositiva 1 - Unindustria Reggio Emilia

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INTERNET E LA TUTELA DEL
MARCHIO NEL WEB
I Pomeriggi della Proprietà Industriale
Avv. Angela Di Blasio
Dott.ssa Caterina Caizzone
UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 9 APRILE 2013
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Sommario
Di che cosa parleremo…
•
La violazione del marchio nel web
•
Pratiche di concorrenza sleale nel web
•
I siti web e la loro tutela
•
Internet e i social network
•
Principio dell’esaurimento comunitario e vendite on line
•
Azioni per prevenire la contraffazione in rete
•
Azioni per reprimere la contraffazione in rete
•
La giurisdizione in Internet
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LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
3
3
• Cos’è un “nome a dominio” (“domain
name”)?
è il nome che identifica un sito web ed è parte
di un indirizzo URL (indirizzo di una pagina Internet)
http://www.bugnion.it
Dominio di terzo
livello o
sottodominio
Protocollo livello
applicazione
Dominio di secondo
livello (Second Level
Domain – SLD)
Dominio di primo
livello (Top Level
Domain - TLD),
(ccTLD)
Lettura da destra a
sinistra
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• Cos’è un “marchio” (di impresa)?
è un segno che ha la funzione di
distinguere i prodotti o servizi di una certa
impresa dai prodotti o servizi della
concorrenza
• Cos’è il “brand”?
è uno stadio evolutivo del marchio: il
passaggio da semplice strumento di
differenziazione ad asset immateriale dotato
di autonomo valore economico
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5
Abbiamo individuato almeno 7 violazioni di marchio
realizzate in Internet e con Internet
Quali funzioni del marchio vengono
maggiormente violate?
• Funzione distintiva (identificazione della fonte di
provenienza del prodotto)  effetto: confusione
• Funzione suggestiva o pubblicitaria (marchio
notorio / di rinomanza / famoso)  conseguenza:
vantaggio indebito (“traffic diversion”) e/o danno alla
capacità distintiva / rinomanza
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1) Presenza all’interno di un sito web di
prodotti o servizi di terzi identici o affini,
recanti marchi identici o simili con
conseguente rischio di confusione
Il titolare del marchio ha il diritto di vietare al terzo (…) di usare
nell’attività economica (…) un segno identico o simile al marchio
registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i
prodotti o i servizi, possa determinarsi un rischio di confusione
per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione
fra i due segni (art. 20, co. 1, lett. b cpi)
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2) Nome a dominio contenente parola uguale o simile al
marchio anteriore altrui per identificare un sito con cui
viene svolta la stessa (o analoga) attività economica
alegrasucchi.it per vendita di succhi di frutta
E' vietato adottare come nome a dominio di un sito usato nell’attività
economica un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa
dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed
i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un
rischio di associazione fra i due segni (art. 22, co. 1 cpi)
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3) Nome a dominio contenente parola
identica o simile ad un marchio
anteriore altrui dotato di rinomanza,
per un sito con cui viene svolta una
diversa attività economica
Es: apple-shoes.com
Il divieto si estende all'adozione come nome a dominio di un sito usato
nell’attività economica, di un segno uguale o simile ad un marchio
registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di
rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
marchio o reca pregiudizio agli stessi (art. 22, co. 2 cpi)
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4) Registrazione in malafede
del dominio corrispondente
al marchio altrui
(“cybersquatting” o “domain
grabbing”)
Scopo della registrazione:
- impedire la registrazione del dominio da parte del concorrente;
- trarre un corrispettivo dalla vendita del dominio al titolare del marchio
Regole generali di correttezza e buona fede art. 1175 e 1375 c.c.,
art. 19, co. 2, cpi (registrazione del marchio in malafede)
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5) Uso del marchio altrui come metatag nell’ambito di un servizio di
ricerca Internet (es: Google)
I motori di ricerca utilizzano per l’indicizzazione dei siti:
•
•
•
•
•
•
•
il nome del sito
il titolo della pagina
i metatag description e keywords
il testo della pagina
frequenza e posizionamento delle parole chiave nel testo della pagina
i link
la “link popularity” (link presenti nella pagina e link ricevuti dalla pagina, c.d.
“google bombing”)
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Cosa sono i meta-tag?
I meta-tag sono “etichette nascoste” (tag ovvero
“marcatori”) all’interno del codice HTML, che
forniscono informazioni sul contenuto della pagina web
Scopo: facilitare l’indicizzazione del contenuto di una
pagina web da parte dei motori di ricerca che usano,
per tale scopo, programmi denominati “spiders”
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L’uso del marchio del
concorrente come metatag raramente ha lo
scopo di creare
confusione con l’attività
del sito del terzo
(confusione che comunque si
verifica nella fase “prevendita”)
Lo scopo principale è
di sviare traffico
internet dal sito del
marchio (notorio) altrui
al proprio aumentando
così il numero di
accessi al proprio
sito e il valore del sito
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L’uso del marchio altrui come
meta-tag può assumere rilievo
sotto un duplice profilo
contraffazione
di marchio
concorrenza
sleale (art. 2598 n. 3
c.c.)
(art. 20, co. 1, lett. b e
c cpi)
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6) Uso del marchio altrui come Internet keyword
nell’ambito del servizio di posizionamento dei motori di
ricerca (es. AdWords di Google)
Tale servizio (a pagamento) consente, mediante l’acquisto di parole chiave (key-words),
di far apparire il proprio annuncio come “link sponsorizzato” ogni volta che, attraverso
un motore di ricerca, si inizia una ricerca con quella parola chiave
Accanto e/o al di sopra dei risultati che compaiono in ordine di attinenza al contenuto o al
posizionamento di metatag, si visualizzano i risultati sponsorizzati (in una colonna diversa
o su di un livello superiore) che, di solito, recano, la dicitura “annunci”
Normalmente è l’inserzionista a stabilire il costo massimo -per-clic
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.. Un esempio di annunci pubblicitari con AdWord
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16
L’uso del marchio altrui come key-word
può assumere rilievo sotto un duplice
profilo
contraffazione
di marchio
concorrenza
sleale (art. 2598 n. 3
(art. 20, co. 1, lett. b e
c cpi)
c.c.)
Posizione prevalente della giurisprudenza concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3
c.c. in quanto, non potendo l’utente rendersi conto dell’uso del segno, la
contraffazione sarebbe invisibile.
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Sentenza del Tribunale di Milano del 11.03.2009
il caso ha visto coinvolte, come attrici, le società Avis e
Sixt, concorrenti nel settore del noleggio di auto, contro
la condotta di terzi che, nell’interesse ma all’insaputa di
Sixt, avevano utilizzato come keyword il marchio “Avis”
per l’attivazione del link sponsorizzato Sixt. “Avis”
compariva inoltre nell’annuncio stesso cliccando il
quale si veniva reindirizzati al sito di Sixt
È stata riconosciuta sia la contraffazione di
marchio (ex art 20 cpi) che la concorrenza
sleale (ex art 2598 n. 3 c.c.)
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Il caso Interflora vs Marks &
Spencer (CGE, sentenza 22.09.11, caso C323/09)
Vendita e consegna
di fiori a domicilio
Utilizzo di “Interflora” come
keyword per pubblicizzare il
proprio annuncio relativo a
vendita e consegna di fiori a
domicilio
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Interflora
affermava un diritto
quasi assoluto, da
parte del titolare del
marchio, ampio fino a
coprire tutte le
funzioni del marchio.
Marks & Spencer
affermava che il
diritto del titolare del
marchio a un uso
esclusivo non poteva
pregiudicare la libera
concorrenza e
diventare un modo
per impedire
l’ingresso di altri
soggetti in un
mercato
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Il caso Interflora vs Marks & Spencer (1)
Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un
concorrente l’uso del proprio marchio nell’ambito del “keyword advertising” quando tale uso è idoneo a violare una
delle funzioni del marchio.
Funzione di indicazione di origine
Viola la funzione di indicazione di origine quando la
pubblicità non consente (o consente solo difficilmente)
all’utente di sapere se i prodotti o servizi menzionati
nell’annuncio provengano dal titolare del marchio (o da
un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo)
oppure, al contrario, da un terzo.
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funzione di pubblicità del marchio.
La CG sembra quasi escludere che l’utilizzo da parte di un terzo soggetto
di una parola chiave che corrisponda ad un marchio di un concorrente
possa di per sé solo configurare una violazione funzione di pubblicità
funzione di investimento del marchio
qualora l’uso da parte di un terzo di una parola chiave che corrisponda ad
un marchio di un concorrente intralci, in modo sostanziale, l’utilizzo da
parte del titolare, del proprio marchio per acquisire o mantenere una
reputazione idonea ad attirare i consumatori e renderli a se fedeli, si deve
considerare che questo tipo di utilizzo viola la funzione d’investimento
del marchio
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Marchio che gode di notorietà
Il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di
vietare ad un concorrente l’uso del proprio marchio da parte di
un terzo nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet,
qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio
dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio
(parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio
a detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà
(corrosione).
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Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare,
annunci pubblicitari fatti comparire dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che
corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice imitazione dei
prodotti e dei servizi del titolare del marchio, senza provocare una diluizione o una
corrosione e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di
notorietà, un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio.
In effetti La CG ha cercato di trovare una soluzione che contemperasse gli interessi dei
titolari dei marchi, gli interessi dei concorrenti ad utilizzare tutte le possibili strategie di
marketing e l’interesse dei consumatori a ricevere informazioni veritiere e non ingannevoli
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7) Altri usi illeciti di utilizzo del marchio altrui
.. nel testo della pagina web
.. nelle didascalie di immagini
.. come link
.. come “username” per l’account (es: facebook.com/bugnion)
Scopo:
“traffic diversion”, ossia deviare / dirottare traffico
Internet
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8) Uso del marchio altrui a scopo di critica / condanna
all’interno di forum, blogs, siti il cui nome a dominio
comprende il marchio (“gripe site”, es: nikesucks.com)
Uso illecito?
Contemperamento di
opposti interessi
Libertà di espressione e
di libera manifestazione
del pensiero
Tutela del marchio e
della sua reputazione
(interesse privatistico)
(diritto costituzionalmente
garantito)
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PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE
NEL WEB
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PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB
Collegamento ipertestuale che consente di passare da
un sito ad un altro
In genere il “surface linking”, ossia il collegamento con
la home page di un altro sito, è lecito in quanto non
genera alcuna confusione.
Per contro, il “deep linking” (collegamento ad una
pagina interna del sito altrui) crea maggiori problemi:
per essere lecito, il cambio di sito deve essere
riconoscibile (ad esempio predisponendo l’apertura di una nuova
finestra del browser)
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FRAMING
Attraverso tale sistema, l'utente che si
collega ad un dato sito e su di esso utilizza
un link, verrà collegato ad una pagina di un
altro sito, ma detta pagina verrà
visualizzata all'interno della cornice
(frame) del primo sito: pertanto gli avvisi
pubblicitari posti su questo continueranno
a circondare la pagina agganciata ed ogni
pagina successiva che gli utenti
intenderanno visualizzare
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Il framing è una pratica tendenzialmente illecita sotto il
profilo della concorrenza sleale confusoria (art. 2598 n. 1
c.c.) in quanto induce gli utenti a ritenere sussistente un
associazione tra le due entità ed eventualmente a sviarli e
comporta altresì uno sfruttamento parassitario dell'attività
altrui
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Il Typosquatting è la registrazione di un nome di dominio
del tutto simile ad un marchio noto ma contenente un
refuso (in inglese, “typo”: refuso tipografico e “squatting”,
occupazione abusiva).
Lo scopo è quello di intercettare traffico internet derivante
da errori di battitura nell’URL (sfruttamento parassitario del
traffico internet dirottato)
Contraffazione di marchio
e concorrenza sleale
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Mousetrapping: apertura continua di pop-up (finestre)
anche quando si cerca di chiudere la pagina o di tornare
indietro.
Scopo: far sì che le pagine web siano visitate dal maggior
numero di persone; più il sito è visitato, più aumenta il
valore economico dello stesso in quanto maggiore è il
prezzo di vendita delle inserzioni pubblicitarie offerte per
quel sito
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Page-jacking: il page-jacker copia la pagina di un sito
web noto e lo inserisce in un nuovo sito web che sembra
autentico e, attraverso un sapiente uso dei meta-tag, cerca
di manovrare i motori di ricerca affinché tali siti vengano
raggiunti dal maggior numero di utenti che crederanno di
leggere le autentiche pagine web.
concorrenza sleale confusoria;
possibile violazione del diritto d’autore
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I SITI WEB E LA LORO TUTELA
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Un sito web può essere tutelato:
•
come opera dell’ingegno di carattere creativo
attraverso il diritto d’autore (L. 633/41)
•
attraverso l’art. 2598 c.c. che sanziona gli atti di
concorrenza sleale
•
come opera di design attraverso il disegno e
modello industriale (artt. 31 e ss. cpi)
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Un sito web può essere qualificato come
opera multimediale dinamica
Il diritto d’autore può avere ad oggetto:
1) i singoli contenuti della pagina (es: testi, fotografie,
disegni, ecc…);
2) l’opera collettiva derivante dalla scelta,
organizzazione / coordinamento degli elementi del punto 1);
3) Il c.d. “look&feel”, ossia la veste grafica del sito quale
risulta dall’insieme di colori, forme, linee, caratteri, ecc.. e
la struttura operativa del programma
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È tutelato il layout
esterno oppure il
codice sorgente
(l’insieme di comandi
che costituisce il
linguaggio di
programmazione, es:
html), o entrambi?
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Codice sorgente
Layout
Non esiste una corrispondenza biunivoca tra un dato layout
grafico e un dato codice sorgente  è possibile avere una
medesima pagina Internet partendo da codici sorgente diversi
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Se fosse tutelato solo il codice sorgente,
si arriverebbe all’assurdo di ritenere lecita la copia
pedissequa della pagina web che il terzo ha realizzato
utilizzando un codice sorgente diverso!!
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Risposta:
Oggetto di tutela è
senz’altro il layout
esterno / veste
grafica del sito,
(ossia ciò che è visibile
dall’utente fruitore
dell’opera) a
prescindere dal codice
sottostante a
condizione che abbia i
connotati di un’opera
dell’ingegno nuova e
originale ….
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Risposta:
… Anche la struttura del linguaggio di programmazione
(del codice sorgente di un sito web) è oggetto di tutela.
La riproduzione totale o di una parte sostanziale della forma
di espressione del linguaggio di programmazione può
costituire violazione del diritto d’autore
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Nessuna formalità per la costituzione del diritto
d’autore..
È sufficiente la creazione dell’opera perché nasca il diritto!
… però problemi di prova
per quanto concerne la paternità dell’opera, la data di creazione
dell’opera stessa
… e tutela limitata
La tutela riguarda la copia pedissequa
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La tutela del sito web può infine essere affidata all’art. 2598
c.c. che sanziona gli atti di concorrenza sleale idonei
a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un
concorrente (art. 2598 n. 1) oppure, in generale, contrari alla
correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui
azienda (art. 2598 n. 3)
Requisiti / limiti:
- qualità di imprenditore del soggetto attivo e passivo
dell’atto
-rapporto di concorrenza (anche potenziale)
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Il sito web può essere tutelato con l’istituto del disegno o
modello industriale
“l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in
particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori,
della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del
prodotto stesso ovvero del suo ornamento”
Per “prodotto” si intendono anche le “presentazioni” cui è assimilabile il
“look&feel”
Requisiti: Novità + Carattere individuale (impressione
generale suscitata nell’utilizzatore informato diversa da quella dei
disegni / modelli divulgati)
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Design comunitario n. 000834569-0009 e n. 000834569-0011 del 29.11.2007 a nome
Norland Managed Services Limited
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The London Organising Committee of the Olympic Games
and Paralympic Games Limited
design n. 000894522-0001 del 27/02/2008
design n. 000894522-0007 del 27/02/2008
design n. 000894522-0002 del 27/02/2008
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Deutsche Telekom AG reg. no. 001100598 da 1 a 14, (classe 14.04) Pagine di internet, Homepage, Estratti di progettazioni web
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Design comunitario registrato:
• data certa da cui decorre la tutela;
• presunzione di validità del design
• tutela massima di 25 anni
• tutela che si estende alla imitazione (non solo copia pedissequa)
Design comunitario non registrato o “di fatto”
• tutela limitata a 3 anni dalla data di prima divulgazione (data di prima
visualizzazione della pagina web)
• tutela condizionata alla prova della: notorietà del design tra gli ambienti
interessati, anteriorità del proprio diritto (data di prima divulgazione),
malafede del terzo
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CONCLUSIONE:
La tutela del disegno industriale
registrato è preferibile rispetto alla
tutela derivante dal diritto d’autore e
dalla concorrenza sleale
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USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL
NETWORK
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USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK
• I Social network hanno rivoluzionato Internet, con una
partecipazione sempre più forte di milioni di persone in
tutto il mondo.
• Nuove reti sociali che condividono pensieri ed emozioni,
musica, foto e video, amicizie e lavoro.
• Oggi i Social network sono divenuti una grande opportunità
per tutte le aziende.
• Assieme ai vantaggi che i social network offrono per la
costruzione del brand e per il consolidamento dello stesso vi
sono anche grandi rischi: dirottatori di marchi, imitatori e
soggetti che tentano di offuscare i marchi dei concorrenti.
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USO DI MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK
• Quanto è diffuso l’uso di marchi sui social?
È sufficiente provare a condurre una ricerca
su Facebook utilizzando un marchio noto: il
risultato è di decine di pagine incentrate su
quel determinato marchio, alcune delle quali
prendono solo il nome del marchio e ne
riportano anche la grafica. Su ciascuna di
queste pagine discutono spesso migliaia di
persone.
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L’uso dei social network ai fini promozionali e
commerciali è divenuta una questione di primo piano
per le aziende:
Una buona strategia implica:
1. conoscere gli obiettivi da raggiungere,
2. formulare un piano di marketing su misura per i
Social network,
3. non dimenticare che il monitoraggio deve essere
parte integrante di tale piano!
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• Importante sapere che
L’uso da parte delle imprese del proprio
marchio sui social NETWORK ed il numero di
soggetti che conoscono o che indicano una
preferenza per l‘impresa in questione può
aiutare a dimostrare la diffusione del marchio
e dell’impresa presso il pubblico.
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•
http://www.go-gulf.com/blog/social-networking-user/
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Facebook è ad oggi il social network che genera più
contatti al mondo
• Molte aziende e brand, sono attivi su Facebook e
parlano ai propri clienti attraverso le Fan Page
Ufficiale o pagine create ad hoc per promuovere
nuovi servizi e iniziative.
• Ma non sempre le pagine relative ad un
determinato marchio nascono con il consenso del
proprietario dello stesso, ingenerando il rischio che
un utente creda di essere in una pagina ufficiale della
società.
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Consigli per un strategia di marketing sui social network:
-Account con logo ufficiale e informazioni di identificazione nei
social network di interesse.
-Sito web ufficiale che elenchi tutti i canali ufficiali dove il brand
è presente con relativo link.
-Monitorare le possibili violazioni del marchio per evitare che
possano diffondersi informazioni errate a danno della
reputazione del proprio brand.
-Agire prontamente attraverso gli strumenti messi a disposizione
dai social network, una volta individuate le violazioni.
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I SOCIAL NETWORK METTONO A DISPOSIZIONE DEGLI
UTENTI DEGLI STRUMENTI DI SEGNALAZIONE DELLE
VIOLAZIONI A SEGUITO DELLE QUALI LE PAGINE DOVE
VENGONO USATI I NOMI DEI BRAND
IMPROPRIAMENTE VENGONO RIMOSSE
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http://www.facebook.com/legal/terms
Protezione dei diritti di terzi
Facebook rispetta i diritti di terzi e si aspetta che l'utente faccia lo stesso.
1. È vietato pubblicare o eseguire azioni su Facebook che costituiscano
violazione dei diritti di terzi o delle leggi vigenti in alcun modo.
2. Ci riserviamo il diritto di rimuovere tutti i contenuti o le informazioni che gli
utenti pubblicano su Facebook, nei casi in cui si ritenga che violino la
presente Dichiarazione o le nostre normative.
3. Facebook fornirà gli strumenti necessari alla protezione dei diritti di
proprietà intellettuale dell'utente. Per ulteriori informazioni, visitare la
pagina Come segnalare una violazione della proprietà intellettuale.
4. Se abbiamo eliminato dei contenuti perché considerati in violazione del
copyright di terzi, e l'utente che li ha pubblicati ritiene che ci sia stato un
errore, ha la possibilità di presentare ricorso.
5. Se l'utente viola ripetutamente i diritti di proprietà intellettuale di terzi,
Facebook disabiliterà il suo account nei casi in cui lo riterrà opportuno.
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Segue…
5. L'utente non utilizzerà copyright o marchi di Facebook (compreso Facebook, i
logo Facebook ed F, FB, Face, Poke, Book e Wall) o simboli simili che possono
essere oggetto di confusione, salvo qualora espressamente consentito dalle
nostre Linee guida sull'uso dei marchi o dopo aver ottenuto il nostro consenso
scritto.
6. Se l'utente raccoglie informazioni da altri utenti, si impegna a: ottenere la
loro autorizzazione, specificare di essere lui/lei (e non Facebook) a raccogliere le
informazioni, e pubblicare una sua Normativa sulla privacy che spieghi quali
informazioni raccoglie e come le utilizza.
7. È vietato pubblicare documenti di identità o informazioni finanziarie sensibili
su Facebook.
8. È vietato taggare o inviare inviti via e-mail a persone che non sono utenti di
Facebook senza il loro consenso. Facebook offre strumenti di segnalazione
sociale per consentire agli utenti di inviare commenti sull'aggiunta dei tag.
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Responsabilità dei Social network
I social network potrebbero essere, in linea di massima,
assimilabili alla figura soggettiva dell'ISP — sub specie
dell'hosting provider — nei limiti in cui tali attività siano
svolte in modo esclusivamente automatico e passivo, in
quanto ``ospitano'' o rinviano tramite link a contenuti
forniti da terzi.
il c.d. “hosting” rappresenta il contratto atipico in base al quale un
soggetto — il prestatore di servizi — si obbliga nei confronti di un
altro:
. a locare uno spazio di memoria sul proprio server e
. a fornire servizi ad esso collegati di varia natura e durata
(assistenza tecnica, sviluppo software ecc.)
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Responsabilità dei Social network
Art. 16 del D.Lgs. 70/2003 (in attuazione della Direttiva 2000/31/CE)
1.
Il prestatore di servizi (hosting) non è responsabile delle informazioni memorizzate a
richiesta del destinatario del servizio, a condizione che il medesimo (ISP):
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e,
per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che
rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione;
c) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle Autorità compenti,
agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
Art. 17 del D.Lgs. 70/2003 (assenza di un obbligo generale di sorveglianza)
1.
Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è
assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o
memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che
indichino la presenza di attività illecite.
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Corte di Giustizia UE , sez. Grande, sentenza 12.07.2011 C-324/09
può essere ritenuto responsabile della
eventuale vendita di prodotti contraffatti ed essere
obbligato ad adottare delle misure che consentano
l'identificazione dei venditori.
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Responsabilità del gestore del mercato online
la CG chiarisce che l’esonero da responsabilità di cui all’Articolo 14 della Direttiva
2000/31 non è applicabile:
• se il prestatore, anziché limitarsi ad una fornitura neutra di un servizio, mediante
un trattamento puramente tecnico e automatico dei dati forniti dai suoi clienti,
svolge un ruolo attivo, prestando un’assistenza consistente segnatamente
nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi e nel
promuovere tali offerte;
• se il prestatore si sia limitato alla fornitura neutra di un servizio, ma sia stato al
corrente di fatti o di circostanze che rendevano manifesta l’illegalità dell’attività o
dell’informazione e non abbia agito immediatamente in conformità con l’art. 14
della Direttiva 2000/31 per rimuovere le informazioni o disabilitarne l’accesso.
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La CG chiarisce che se il gestore del mercato online non agisce di propria
iniziativa per sospendere l’utente che viola i diritti di proprietà intellettuale
in modo da impedire violazioni ulteriori, i Tribunali nazionali possono
ingiungere al gestore di un mercato online di adottare provvedimenti che
contribuiscano non solo a far cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli
utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa
natura. Tali ingiunzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e
non devono creare ostacoli al commercio legittimo.
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65
CONCLUSIONI:
- La disciplina disposta dal direttiva n. 2000/31/EC e le recenti
sentenze della CG mostrano un chiaro orientamento verso una
ampiamente riconosciuta responsabilità dei service provider
tutte le volte in cui essi siano stati messi a conoscenza
dell’illiceità di determinati contenuti e non si siano attivati per
porre fine all’illecito, nonostante l’assenza in capo agli stessi di
un obbligo di controllo preventivo e generalizzato dei contenuti
caricati dagli utenti.
- Sembra si stia andando oltre il sistema repressivo del «notice
and take down» verso un sistema sempre più di collaborazione
e regolamentazione capace non solo di rimuovere ma anche di
impedire future violazioni.
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Principio dell’esaurimento comunitario e
vendite on-line
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vendite on line
Esaurimento
Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n° 30 Codice della Proprietà
Industriale (Art. 5)
1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un
diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i
prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati
messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio
dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità
europea o dello Spazio Economico Europeo.
2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica
quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si
opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in
particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la
loro immissione in commercio.
68
68
vendite on line
Esaurimento
Reg. CE 207/2009 (Art.7)
Il diritto conferito dal marchio comunitario non permette al
titolare di impedirne l’uso per prodotti immessi in commercio
nella Comunità con tale marchio dal titolare stesso o con il
suo consenso.
Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi
legittimi perché il titolare si opponga alla successiva
immissione in commercio dei prodotti, in particolare quando
lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro
immissione in commercio.
69
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vendite on line
Il fenomeno delle importazioni parallele (c.d. grey
market) è direttamente collegato al principio
dell’esaurimento comunitario.
Fenomeno per cui operatori economici effettuano
importazioni di beni, al di fuori dei circuiti di
distribuzione conosciuti dal titolare del marchio o dal
licenziatario, allo scopo di trarre profitto dalle
differenze di prezzo tra il Paese dove il bene è
acquistato ed il Paese in cui questo verrà
commercializzato nuovamente.
70
70
vendite on line
Per i titolari di marchi diviene molto difficile controllare le vendite dei propri
prodotti sul mercato ed la situazione si è sicuramente complicata con l’uso di
Internet per la promozione e la vendita di prodotti di qualsiasi genere.
Sicuramente lo strumento contrattuale può costituire un valido supporto per
regolare i rapporti con i distributori seppur vi sono limitazioni imposte dal TFUE
che vietano determinate intese restrittive della concorrenza.
Fino a che punto e con quali modalità il titolare di un marchio è legittimato ad
impedire contrattualmente ai propri distributori di utilizzare Internet per vendere i
prodotti?
In linea di principio le intese volte ad impedire ad un distributore la
commercializzazione via internet sono contrarie all’ Articolo 101 TFUE (ex art. 81
TCE) non rientrando tra quelle esentate dall'articolo 101, paragrafo 3, TFUE (ex
articolo 81, paragrafo 3, del TCE), ma il Reg. CE 330/2010 contiene una esenzione
per categoria a favore degli accordi verticali dal divieto di intese di cui all’art. 101
del Trattato CE.
71
71
vendite on line
Reg. CE 330/2010
•ha ad oggetto i cosiddetti “accordi verticali”, e cioè, in linea di
massima, gli accordi tra operatori che si collocano a livelli
diversi della produzione e commercializzazione di beni o
servizi (accordi quali tipicamente sono quelli di distribuzione),
entrato in vigore il 1° giugno 2010, in sostituzione della
precedente disciplina di cui al Reg. CE 2790/1999, contiene una
esenzione per categoria a favore degli accordi verticali dal
divieto di intese di cui all’art. 101 del Trattato CE. (per il caso in
cui nessuna delle parti dell’accordo stesso abbia una quota di mercato
superiore al 30%).
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vendite on line
Reg. CE 330/2010
Tale esenzione contiene tuttavia delle eccezioni, di cui all’art. 4
del Reg. stesso, per clausole ritenute comunque svantaggiose per il regime di
concorrenza anche se inserite in accordi verticali come:
-la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, l’acquirente che è parte
contraente dell’accordo, fatta salva una restrizione relativa al suo luogo di stabilimento,
può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, eccettuate le seguenti:
..1)la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva
riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizione
non limiti le vendite da parte dei clienti dell’acquirente (…)”.
Viene fatta salva la legittimità di restrizioni delle “vendite attive”
nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore, ma
restano, invece, illegittime le restrizioni alle c.d. “vendite passive”, da intendersi
come “la risposta ad ordini non sollecitati di singoli clienti”.
73
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vendite on line
Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti
sulle restrizioni verticali” (2010/C 130/01).
Fornisce alcune risposte al tema del commercio elettronico ed alla possibilità
di limitare contrattualmente la possibilità di accesso a tale canale di vendita.
Punto 52 “in linea di principio a qualsiasi distributore deve
essere consentito utilizzare Internet per vendere i prodotti”.
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vendite on line
Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti sulle
restrizioni verticali” (2010/C 130/01).
Restrizioni fondamentali delle vendite passive non esonerate
Esempio:
•accordo con il quale il distributore esclusivo impedisce a clienti situati
in un altro territorio (esclusivo) di visualizzare il suo sito Internet o che
prevede sul proprio sito reinstradamento automatico dei clienti verso il
sito Internet del produttore o di altri distributori (esclusivi);
Restrizioni delle vendite attive esonerate
Esempio:
. “pubblicità on line specificamente indirizzata a determinati clienti”
. “banner che mostrino un collegamento territoriale su siti Internet di
terzi” che rappresentano una forma di vendita attiva sul territorio in cui
tali banner sono visibili .
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75
vendite on line
La Comunicazione della Commissione europea
“Orientamenti sulle restrizioni verticali” (2010/C 130/01).
Punto 54
Nel quadro dell’esenzione per categoria il fornitore può esigere
il rispetto di standard qualitativi in relazione all’uso di siti
Internet per la rivendita dei suoi beni, come può farlo in
relazione alla vendita via catalogo o all’attività pubblicitaria e
promozionale in generale.
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vendite on line
Rivendita on line dei prodotti: Sentenza della Corte di
giustizia C-439/09 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique
Caso di commercializzazione attraverso il canale elettronico
di cosmetici di marca da parte di farmacie, a fronte di
contratti di distribuzione che implicitamente precludevano
tale possibilità.
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vendite on line
giustizia C-439/09
La società attrice rivendicava la necessità di commercializzare i propri
prodotti in spazi fisici alla presenza obbligatoria di un farmacista
laureato per fornire una consulenza personalizzata al cliente e di
assicurare un utilizzo non corretto degli stessi.
Tale argomento non è stato accolto in quanto non ritenuto idoneo a
giustificare un divieto di vendita via Internet anche sulla base di
precedenti sentenze relative alla vendita di farmaci non soggetti a
prescrizione medica e di lenti a contatto.
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vendite on line
giustizia C-439/09
La CG ha respinto l’argomento invocato dal fornitore circa la “necessità di
preservare l’immagine di prestigio dei prodotti di cui trattasi”, affermando che
l’obiettivo di preservare l’immagine di prestigio non può rappresentare un
obiettivo legittimo per restringere la concorrenza e non può quindi giustificare
che una clausola contrattuale diretta ad un simile obiettivo non ricada nell’art.
101, n. 1, TFUE” (ex art. 81 TCE).
La CG ha affermato che Internet non può essere considerato un “luogo di
stabilimento non autorizzato” così come sostenuto dalla società produttrice dei
prodotti cosmetici ma andrebbe, piuttosto, qualificata come “modalità di
commercializzazione dei prodotti contrattuali”.
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vendite on line
Conclusioni
Alla luce delle recenti Sentenze della CORTE DI GIUSTIZIA Internet costituisce
una modalità di commercializzazione dei prodotti.
Precludere, dunque, l’uso di internet ai distributori costituisce una limitazione
della concorrenza atta a far perdere all’accordo il beneficio dell’esenzione
generale di categoria, salvo in particolari casi.
Pertanto, nella redazione di un accordo di distribuzione bisognerà tener
presenti tali limitazioni ed inserire solo quelle restrizioni quali, le vendite attive
e/o le modalità di vendita su Internet, che potranno tuttavia aiutare
l’imprenditore a limitare e a controllare meglio la propria rete distributiva.
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vendite on line
•Cosa è possibile fare se un soggetto promuove e commercializza via Internet
prodotti originali acquistati lecitamente, utilizzando il relativo marchio per
promuoverli, ma a prezzi al di sotto da quelli normalmente praticati e con modalità
non appropriate?
•Non è possibile impedire ad un soggetto la vendita dei prodotti ad un prezzo competitivo rispetto agli altri concorrenti
sul mercato, eccetto particolari casi, per il principio del c.d. esaurimento comunitario (stiamo parlando sempre di
prodotti venduti all’interno della comunità europea!).
•L’uso del marchio altrui ai fini di pubblicità commerciale di un prodotto acquistato regolarmente, è sostanzialmente
lecito in quanto le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta
che i prodotti siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato (principio del
c.d. esaurimento comunitario).
•Anche secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale degli articoli 5 e 7 della Direttiva 89/104/CE, il
rivenditore di prodotti acquistati lecitamente dal titolare del marchio ha, oltre alla facoltà di mettere in vendita i
prodotti, anche quella di usare il marchio per promuovere la vendita di questi ultimi (CG 4-11-1997, Dior, GADI 97,
1131).
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vendite on line
•Cosa è possibile fare se un soggetto promuove e commercializza via Internet
prodotti originali acquistati lecitamente, utilizzando il relativo marchio per
promuoverli, ma a prezzi al di sotto da quelli normalmente praticati e con modalità
non appropriate?
è possibile …
- Analisi del sito Internet di controparte per verificare se vengono attuate pratiche non consentite come
il “deep link” e/o la riproduzione di pagine di cataloghi originali e/o testi esplicativi degli stessi, senza
alcuna indicazione della provenienza di tali immagini, e/o un uso del marchio improprio tale da far
ritenere esservi un collegamento diretto tra la società titolare del marchio e retailer.
- Nel caso in cui si riscontrasse una di queste pratiche si verrebbe a configurare non solo un illecito
sotto il profilo della violazione dei diritti sulle fotografie riprodotte nei cataloghi originali, ai sensi della
disciplina sul diritto d’autore, ma anche sotto il profilo della concorrenza tra imprese quale attività
professionalmente scorretta, ai sensi dell’ultimo numero dell’art. 2598 c.c.
- Inviare alla controparte una diffida invitandola ad eliminare gli aspetti segnalati e a rendere
maggiormente evidente la Sua mera funzione di retailer dei prodotti originali e l’assenza di un reale
collegamento con la società titolare del marchio.
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AZIONI PER PREVENIRE LA
CONTRAFFAZIONE IN RETE
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83
AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
Una azienda che desidera essere competitiva sul mercato non
può non tenere in considerazione l’opportunità di assicurare il
proprio marchio/i registrando uno o più nomi a dominio.
In questo modo il sito della azienda sarà rintracciabile dagli
utenti internet attraverso la digitazione del marchio prescelto.
Si possono registrare diversi nomi a dominio con diverse
estensioni tra le quali il .it, .eu, .com, .net, .org, .us ,.biz.
e la scelta spesso dipende da come si vuole caratterizzare la
propria azienda su Internet e dal livello di tutela che si vuole
ottenere.
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84
Bloccando i domini con le estensioni più importanti
-si tutela il proprio brand online da eventuali utilizzi illeciti che tentano
di sfruttare notorietà di terzi per ottenere accessi da reindirizzare sui
propri siti web e/o di trarre profitto da trattative commerciali aventi ad
oggetto la vendita di nomi a dominio uguali o simili a marchi noti.
- si evita di sostenere successivamente spese legali e perdere tempo
per iniziare eventuali trattative per il trasferimento o procedure di
riassegnazione, come vedremo, dall’esito non scontato.
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85
Bloccare i domini con le estensioni più importanti
Oltre ai domini generici .com, .biz, .org, .info, .asia, e ai
domini nazionali .it e .eu, un’azienda italiana che opera all’
l’estero dovrebbe preoccuparsi di “bloccare” i domini:




dei paesi dove realizza i fatturati più consistenti,
dei paesi dove è prossima una espansione,
dei paesi dove dispone di un distributore,
dei paesi per i quali non è prevista la procedura di
riassegnazione (es: .ru, .com.tr, .by, .ge, .ar, .eg).
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86
Registrare possibili varianti
•
Registrazione dei domini frutto di “mistyping”
(errori di digitazione) nelle principali estensioni (es:
roccobaroco.com oltre al roccobaroco.com)
•
Registrazione dei domini “difensivi” (varianti del
dominio principale) nelle principali estensioni (es, a
fronte di imperialfashion, fashionimperial, fashion-imperial
e imperial-fashion).
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87
NUOVI NOMI A DOMINIO GENERICI
I nuovi nomi a dominio generici (es: .fashion, .cars, .tyres)
sono diventati realtà.
1) Registrare i domini di secondo livello nelle nuove
estensioni di interesse nella fase “sunrise” (riservata, per
l’appunto, ai titolari di marchi).
2) Impedire a terzi l’assegnazione di domini corrispondenti al
proprio marchio che potrebbero creare confusione nella rete.
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88
NUOVI NOMI A DOMINIO GENERICI
“Trademark Clearinghouse”
•
•
consente ai titolari di marchi registrati anche in un solo paese ed
utilizzati, di
accedere alla fase “sunrise” avendo la possibilità di registrare il
dominio di secondo livello (es: armani.fashion, toyota.cars,
pirelli.tyres) corrispondente al proprio marchio in preferenza rispetto
ai terzi;
essere tempestivamente informati qualora un terzo richieda la
registrazione di un domain name costituito da o contenente il marchio
di interesse, anche in aggiunta ad altri termini meramente descrittivi o
dispregiativi (es: armanimoda.fashion, MarchioSucks.fashion), avendo
quindi la possibilità di presentare un reclamo.
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89
social network
Prevenire la violazione dei marchi sui "social network"
- registrazione dello “user name” aziendale per l’account in
Facebook (es: www.facebook.com/furla) e Twitter (es: @furla) per
le proprie pagine personali, paragonabili a veri e propri siti Internet.
- In caso di violazioni, è possibile utilizzare gli strumenti creati dai
social network e dai siti di aste on-line per contrastare violazioni di
marchio e altri diritti di proprietà industriale.
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90
Segnalazione di una violazione su facebook
91
91
Segnalazione di una violazione su e-bay
Grande piattaforma online dove si possono effettuare
compravendite dirette.
eBay non verifica la legittimità delle vendite on line ma mette a
disposizione dei titolari di diritti di proprietà industriale un programma
di verifica dei diritti di proprietà (programma VeRO) che consente ai
titolari di un diritto di proprietà intellettuale di segnalare le inserzioni
che ne violano la proprietà intellettuale e di far rimuovere le inserzioni
che, tramite notifica di violazione del Programma VeRO, sono
segnalate come potenzialmente non conformi alle norme di legge.
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92
Programma VeRO
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93
E’, altresì, importante individuare i casi nomi di dominio identici o
confondibili con i propri marchi per verificare in che modo gli
stessi vengono utilizzati (rivendita autonoma di prodotti originali
oppure per la promozione di prodotti concorrenti o, addirittura,
contraffatti) e attivarsi prontamente per il loro recupero:
. Ricerca di identità e di similitudine
. Sorveglianza domini (domain watch) nei diversi registri
domini, sia gTLD che ccTLD
. Sorveglianza del marchio nel web (web watch)
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94
La sorveglianza domini (domain watch)
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95
La sorveglianza del marchio nel web (web watch)
Consente di venire a conoscenza periodicamente di usi non consentiti del
proprio marchio nella rete Internet quali:
uso improprio (es: quando il proprio marchio viene utilizzato in modo
generico o descrittivo),
brand identity / commenti dispregiativi (quando il marchio è citato in un
contesto positivo oppure è oggetto di critiche, giudizi negativi o commenti
offensivi all’interno di blogs o social networks),
uso non autorizzato (es: nel caso un terzo che senza essere licenziatario
mette in vendita prodotti recanti il marchio in questione),
marchi confondibili (esistenza di marchi simili nello stesso canale
commerciale).
96
96
TUTELA TECNICA: WATERMARKING
Inclusione di informazioni (nascoste) all'interno di un
file multimediale, che possono essere
successivamente rilevate o estratte per trarre
informazioni sulla sua origine e provenienza.
Applicabilità:
-documenti audio/video;
-immagini / fotografie
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97
Esempio di watermarking su una fotografia:
Alpha Photo S.r.l.
-
=
IMMAGINE CON
WATERMARK
Comparazione (sottrazione)
“Alpha Photo S.r.l.” : WATERMARK nella fotografia
NB: chi non possiede immagine originale e non conosce il
WATERMARK non può estrarlo né eliminarlo
IMMAGINE ORIGINALE
“Alpha Photo S.rl.” : WATERMARK estratto dalla fotografia
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98
Scopi:
dimostrare paternità del documento (Diritto di Autore);
dimostrare l'originalità di un documento non contraffatto;
evitare la distribuzione di copie non autorizzate;
marcare caratteristiche specifiche del documento
Tracciare il percorso di vendita del documento, utilizzando un
marcatore o chiave differente per ogni acquirente.
99
99
MONITORAGGIO ACCESSI (indirizzi IP)
Efficacia della prevenzione:
-copiatura del sito web
-Individuare accessi ripetuti di concorrenti (verifica se sito è “sottosorveglianza”)
Ulteriori vantaggi:
- Design non registrato: prova divulgazione negli ambienti specializzati
- analisi del posizionamento / traffico del sito (marketing)
100
100
MONITORAGGIO ACCESSI (indirizzi IP).
192.168.0.1  13/06/2012 12:00 Fastewb Bologna
162.155.2.122  13/06/2012 12:30  Telecom Italia Bari
Ciascun computer connesso ad internet è individuato da un indirizzo IP
IP addess: una dimensione fissa di 32 bit, ossia di quattro parti fra 0 e 255.
123.001.096.105
123.001.096.106
Sito web: www.bugnion.it
150.1.123.45
101
101
MONITORAGGIO ACCESSI (indirizzi IP).
Come eseguirlo?
- software dedicato sul sito  attenzione a normative privacy
- strumenti non proprietari:
102
102
IDENTIFICATIVO UTENTE account google
CODICE SORGENTE GOOGLE PER MONITORAGGIO ACCESSI
<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-29945587-1']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.googleanalytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>
103
103
104
104
105
105
Limitato a:
news
blogs
video
discussioni
libri
Frequenza: occasionale o setimanale
IMPOSTAZIONE DELLA STRATEGIA DI MONITORAGGIO (QUERY DI RICERCA): ammessi tutti gli operatori di ricerca (and, or,
“”)
106
106
ESEMPIO DI MONITORAGGIO SU GOOGLE ALERT: QUERY DI RICERCA “BUGNION”, TIPO DI RISULTATO: TUTTO
107
107
AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE
IN RETE
108
AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
DOMAIN NAME: principi fondamentali
Il sistema di assegnazione dei domain name è molto più
semplice e veloce rispetto al sistema di registrazione dei
marchi ed è basato su due principi fondamentali:

First come, first served (criterio di mera priorità cronologica)
Ogni dominio viene assegnato esclusivamente in base alla priorità cronologica
della richiesta

Principio di unicità del nome a dominio (non possono esistere due indirizzi
internet identici)
Una volta che viene assegnato un nome a dominio, nessun altro potrà
usufruirne.
109
109
Marchi e nomi a dominio
.
Dopo una fase iniziale nella quale il nome a dominio
era inquadrato come mero indirizzo telematico i Giudici
hanno dovuto prendere atto della enorme potenzialità
dello stesso.
. Con l’entrata in vigore del CPI è stata confermata la
centralità del ruolo del nome a dominio in rete,
conferendo allo stesso la tutela degli altri segni distintivi.
Art. 22 C.P.I. Unitarietà dei segni distintivi
Art. 12 C.P.I. Novità
Art.133 C.P.I. Tutela Cautelare
Art. 118 C.P.I. Tutela Ordinaria
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110
Differenze marchi e nomi a dominio

La registrazione dei marchi e l’assegnazione del nome a
dominio sono di competenza di due diverse autorità
completamente autonome ed indipendenti l’una
dall’altra;

Tale sistema rende possibile a chiunque registrare come
nome a dominio un marchio altrui;

Il principio di unicità del nome a dominio contrasta con il
principio di territorialità e di specialità dei marchi.
111
111
CYBERSQUATTING
fenomeno di accaparramento di nomi a dominio
corrispondenti a marchi/nomi altrui
• Finalità principale:  realizzazione di lucro sul trasferimento
del dominio a chi ne abbia interesse.
• Finalità alternativa:  concorrenza sleale, es. sviare la
clientela del concorrente sul proprio sito o
sui propri prodotti.
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112
Niki Grauso: 500.000 domini
Il fenomeno del cybersquatting dilaga.
Un certo Niki Grauso in brevissimo tempo registra circa
500.000 domini (di cui molti con suffisso .it), nel pieno
rispetto delle norme allora vigenti.
Fra i nomi registrati, compaiono numerosi marchi noti e
nomi di personaggi famosi.
Alcuni dei personaggi politici coinvolti intervengono a
stimolare una discussione che altrimenti difficilmente
sarebbe sorta.
113
113
Si tenta una soluzione
Si cerca il modo per consentire ai titolari di nomi e marchi
di “riconquistare” i corrispondenti nomi a dominio
sottratti, senza affrontare i tempi ed i costi connessi ad
una causa ordinaria.
114
114
L’ICANN: una soluzione possibile
l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) introduce
per i nomi a dominio con estensione .com, .net, e .org un procedimento
amministrativo di risoluzione delle dispute relative ai nomi a domino rapido
ed efficace (le c.d. MAP - Mandatory Administrative Proceedings).
115
115
115
DOMAIN GRABBING: POSSIBILI STRADE
PERCORRIBILI:
• Trattativa commerciale
• Procedura di riassegnazione
• Arbitrato Irrituale
• Ricorso alla procedura giudiziale
116
116
116
ITALIA: Gestione dei nomi a dominio .it
Registro del ccTDL .it
- responsabile dell’assegnazione dei nomi a dominio;
- responsabile della regolamentazione delle procedure di
riassegnazione
mediante la definizione delle regole di naming.
Principali regole
-
-
Obbligo di registrazione presso il registro.
Principio del first come first served.
Possibilità di registrazione di più domini, anche per i privati
sprovvisti di partita IVA, a differenza di quanto accadeva prima del
2004.
Possibilità di assegnazione del nome a dominio .it solo a soggetti
appartenenti ad un Paese membro dell’Unione Europea
Revocabilità del nome a dominio d’ufficio (mancanza requisiti o
documenti richiesti), su richiesta della autorità competente (a
seguito di un provvedimento giudiziario o altro provvedimento
emesso da una autorità competente).
117
117
117
Italia: procedura di riassegnazione
Procedura alternativa di risoluzione delle dispute (ADR Alternative
Dispute resolution) modellata sull’analogo procedimento previsto
dall’ICANN per i nomi a dominio registrati nel gTLD ed è disciplinato
dalle norme contenute nel Regolamento Dispute.
Il procedimento viene gestito da organizzazioni denominate
Prastatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD), presso
le quali sono costituite liste di esperti a cui spetta il compito di
verificare la titolarità dei nomi a dominio.
118
118
118
Scopo
• combattere l’accaparramento del nomi a dominio con
estensione .it e trasferire l’assegnazione del nome a
domino a chi ne ha il diritto.
Presupposti
• Nome a dominio deve essere oggetto di opposizione.
• Solo da soggetti comunitari.
119
119
119
IL PROCEDIMENTO
Ispirato a criteri di
 rapidità
 semplicità
 Il
Ricorrente inoltra reclamo presso un PSDR potendo stabilire se la
procedura verrà gestita da un collegio di tre arbitri o da un arbitro
unico.
 IL costo del procedimento è interamente sopportato dal Ricorrente e
deve essere versato in anticipo.
 Il PSDR riceve il ricorso via e-mail e in formato cartaceo
provvedendo all’invio al resistente.
120
120
120
I TEMPI
ENTRO 25 GIORNI
 il resistente può replicare
Decorso tale termine il PSDR nomina il
collegio/arbitro
ENTRO 15 GIORNI
(Salvo il caso, peraltro raro,
di nuove esigenze istruttorie)
 decisione
Entro 4 giorni il PSDR comunica la
decisione alle parti
121
121
121
Possibilità di ricorso presso il giudice
il Registro provvede al trasferimento del nome a dominio a meno che
non riceva, entro 15 giorni dalla data in cui le è pervenuta la decisione
del collegio, una comunicazione adeguatamente documentata da parte
del resistente di aver iniziato un procedimento giudiziario in relazione
al nome a dominio contestato.
L’introduzione di un tale giudizio blocca l’esecuzione della decisione
e la riassegnazione del nome a dominio.
Se invece nulla perviene al Registro entro tale periodo, il dominio
viene revocato al precedente assegnatario e riassegnato al vincitore.
122
122
122
Identità/Similitudine
Perchè una procedura di riassegnazione possa essere
considerata ammissibile è necessario, in primo luogo
che il nome a dominio sia identico o di similitudine tale
da indurre in confusione in relazione ad un marchio su
cui egli vanta dei diritti.
123
123
123
Valutazione del rischio di confusione
La componente verbale è prevalente
 Non
rileva il fatto che il marchio azionato non sia costituito dalla
sola denominazione corrispondente al nome a dominio ma anche
da una componente figurativa.
 La componente verbale è da ritenersi prevalente.
 Il fatto che il marchio sia stato depositato con una veste grafica
o presenti un elemento figurativo non esclude la pressoché
identità e la potenziale confusione con il nome a dominio
costituito da un espressione verbale identica o molto simile.
124
124
124
Valutazione del rischio di confusione
 Il marchio non deve essere identico – basta la similitudine
Il nome
a dominio
Warnervillage.it
è stato riassegnato sulla base dei diritti del ricorrente sul
diverso marchio registrato
Warner Bros
di sicura fama
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125
125
La procedura di riassegnazione
Diritti e legittimi interessi
L’assegnatario del nome a dominio non deve avere diritti
o legittimi interessi in relazione al suddetto dominio.
Il resistente, per poter evitare la soccombenza deve provare:

che “prima di avere avuto notizia della contestazione” in buona fede ha
usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un
nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi”.

di essere conosciuto, personalmente, come associazione o ente
commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato,
anche se non ha registrato il relativo marchio.

che sta facendo un uso non commerciale del nome a dominio, oppure
commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di
violarne il marchio registrato.
126
126
126
Tutela giuridica dei nomi a dominio
IL caso “TUTTOMOTO.IT”
Nella procedura di riassegnazione del nome di
dominio TUTTOMOTO.IT il resistente è un rivenditore
di motociclette, il ricorrente una nota casa editrice.
Il resistente vince dimostrando che:
- La sua officina è conosciuta come “tuttomoto”
- ll sito internet è attivo da molti mesi nel momento in cui la
procedure è stata avviata;
- l’offerta di è fatta in buona fede poiché manca ogni rapporto di
concorrenza con la richiedente.
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127
Circostanze di malafede
(Art. 3.7 Regolamento di risoluzione delle Dispute)
Il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di
vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire al ricorrente (che
sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o ad un suo
concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia
superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la
registrazione ed il mantenimento del nome a dominio.
Es. il resistente ha offerto di vendere il nome a dominio al
ricorrente con offerta scritta oppure è un cybersquatter abituale.
128
128
128
Il dominio è stato registrato dal resistente per impedire al
titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome
a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza
con quella del ricorrente.
Es. il nome a dominio corrisponde ad un marchio noto
nel settore dell’abbigliamento ma è utilizzato per
illustrare l’attività di un’altra impresa operante nel
medesimo settore
129
129
129
Il nome a dominio è stato registrato dal resistente con
lo scopo primario di danneggiare gli affari di un
concorrente o di usurpare nome e cognome del
ricorrente.
Es. il nome a dominio corrisponde al nome del
concorrente, il consumatore è convinto di trovare i
prodotti del concorrente ma trova notizie negative e
giudizi poco lusinghieri circa l’attività del concorrente
130
130
130
L’utilizzo per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet
creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente.
Es. il nome a dominio gucci.it viene registrato per un progetto di
e-commerce comprendente anche prodotti falsamente attribuiti a
Gucci.
Il collegio può comunque desumere la malafede nella registrazione e
nel mantenimento del nome a dominio da qualsiasi altra circostanza
emerga nel corso della procedura di riassegnazione.
131
131
131
Caratteristiche
ha natura giurisdizionale”, e come tale non preclude alle parti
il ricorso alla magistratura.
 "non
 non garantisce la piena liceità di un nome a dominio ma solo la
conformità ai criteri previsti dal regolamento e non al complesso
delle norme dell’ordinamento giuridico.
 non si possono disporre risarcimenti danni, né condannare il
resistente soccombente al rimborso al ricorrente delle spese della
procedura, né condannare il ricorrente soccombente al risarcimento
delle spese processuali di difesa incontrate dal resistente.
132
132
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IL CASO “MEDIASET”
Mediaset S.p.A., titolare di altri domain names come
“mediaset.it”, “mediaset.net” e “mediaset.info”,
dimentica di rinnovare la registrazione relativa a quello
www.mediaset.com
Il dominio finisce all’asta ed è regolarmente
acquistato dal sig. Didier Madiba, proprietario della
società Fenicius LLC of Wilmington (Delaware, USA),
che lo utilizza per vendere i propri prodotti (come
detto, dispositivi di elettronica ovvero media-sets).
133
133
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Mediaset si rivolge all’Arbitration and Mediation Centre della World
Intellectual Property Organization (WIPO) ed invocando l’applicazione
della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Case No.
D2011-1954: Mediaset S.p.A. v. Didier Madiba, Fenicius LLC).
Secondo la ricostruzione della fattispecie concreta offerta dai legali di
Mediaset S.p.A., il domain name “mediaset.com” è identico a marchi
registrati Mediaset, il sig. Didier Madiba non avrebbe avuto alcuno
specifico diritto sul nome a dominio e, soprattutto, avrebbe registrato ed
utilizzato lo stesso in mala fede.
134
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134
il Panel del WIPO ha ritenuto assolutamente insussistente il
presupposto della mala fede sottolineando in particolare come
Mediaset S.p.A. non sia riuscita a dimostrare in alcun modo la
presenza degli elementi di fatto (Evidence of Registration and
Use in Bad Faith”) che avrebbero dovuto far ritenere sussistente
la mala fede del sig. Didier Madiba.
Il Panel ha posto l’accento sull’acquisto legittimo del nome a
dominio all’asta e sulla genericità della dicitura “media set”,
indicante in lingua inglese proprio l’oggetto dell’attività d’impresa
di Mr. Madiba.
135
135
135
Ricorso cautelare
IL CASO “MADIASET”
Mediaset depsita ricorso cautelare dinnanzi alla
magistratura italiana
La nona sezione del Tribunale civile di Roma, con ordinanza
pronunciata nel procedimento d’urgenza n. 1193/12, riconosce
che la registrazione del dominio mediaset.com da parte della
Fenicius LLC “è stata compiuta con finalità di agganciamento del
noto marchio Mediaset” e, pertanto, risulta illecita in quanto
contraffattoria del medesimo.
Sulla base di tale presupposto, alla Fenicius LLC è stato ordinato
di cessare l’uso del dominio con fissazione di una penale di 1.000
euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
136
136
136
IL CASO “ARMANI”
Luca Armani, semplice artigiano lombardo, registra il dominio armani.it
corrispondente al suo cognome e ci pubblicizza la sua attività.
La Emporio Armani spa ricorre inizialmente alla procedura di
riassegnazione con esito negativo in quanto gli arbitri riconoscono
l'interesse legittimo nell'uso del dominio armani.com derivante dal nome
dell'assegnatario e l’assenza di una attività parassitaria e di mala fede.
La Emporio Armani inizia un procedimento ordinario, più lento e oneroso
rispetto alla procedura di riassegnazione, ma che da ragione al più
famoso Armani stilista basando le sue argomentazioni proprio sulla
notorietà del marchio.
137
137
137
IL CASO “BARBIE”
Il dominio www.barbie.it
È una delle più note bambole del mondo,
prodotta dalla Mattel con gli altri numerosi
prodotti regolarmente contraddistinti dal marchio
registrato, notorietà confermata in Italia anche
dal risalto che trova sulla stampa (gli viene
dedicato anche un libro).
Difficile ritenere che la resistente ne ignorasse
l’esistenza, al momento della registrazione. Sul
marchio, inoltre, la resistente stessa appare,
ictu oculi, non poter rivendicare alcun diritto.
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138
138
IL CASO “BARBIE”
- La documentazione prodotta dalla ricorrente rivela
la circostanza – verificabile su internet – che la
resistente ha registrato altri nomi a dominio in
nessun modo riferibili all’attività della stessa, ma
relativi a marchi e denominazioni di imprese famose
nel mondo (p. es.: philipmorris.it; toystories.it)
- Sul sito della resistente, inoltre, non appare essere
svolta alcuna attività: l’indirizzo www.barbie.it
corrisponde ad una pagina standard attestante
unicamente l’avvenuta registrazione del dominio da
parte della Alicom; esso, inoltre, è ancora vuoto.
- La registrazione ed il mantenimento del nome a
dominio in questione sono stati effettuati nell’ambito
di un più ampio disegno accaparratorio.
139
139
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IL CASO “Bruce Springsteen”
Il dominio www.brucespringsteen.com
La rock star Bruce Springsteen perde la procedura di
riassegnazione intentata contro un gruppo di fan per
ottenere l'uso del dominio.
Secondo l’arbitro, il Bruce Springsteen Club non ha
violato i diritti del musicista, registrandolo.
Il resistente ha dimostrato di avere un diritto/interesse
legittimo a mantenere il dominio, mentre il musicista non
è riuscito a dimostrare l’utilizzo del dominio in maniera
non corretta, o che il fan club abbia tentato di vendere il
nome.
140
140
140
Cenni sulla procedura arbitrale
A metà strada tra la procedura di riassegnazione e il
procedimento ordinario si colloca l’ARBITRATO.
“Il ricorso alla clausola arbitrale può essere esplicitato
al momento della registrazione di un nome a dominio,
ovvero successivamente…” (Art. 2.1 Regolamento
Dispute)
141
141
141
•
“Il
Collegio arbitrale ha facoltà di regolare lo svolgimento del
giudizio nel modo che ritiene più opportuno, purché sia
assicurato il rispetto del contraddittorio. È in ogni caso tenuto a
concedere alle parti un termine non minore di 10 (dieci) giorni
lavorativi per presentare le proprie difese, i propri documenti, e
un ulteriore termine non minore di 10 (dieci) giorni lavorativi per
le repliche, nonché a convocare personalmente le parti e
sentirle in contraddittorio qualora ciò sia richiesto anche da una
sola di esse…” (Art. 2.4 Regolamento Dispute).
142
142
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• “Ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti il Collegio
arbitrale ha facoltà di prendere provvedimenti cautelari relativi al
nome a dominio assegnato oggetto di opposizione. Tali
provvedimenti sono eseguiti dal Registro. Nel caso vi sia
necessità di istruttoria, il Collegio arbitrale può delegare gli atti di
istruzione ad uno solo degli arbitri. Il Registro è tenuto a fornire
al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste” (Art.
2.5 Regolamento Dispute).
• “Gli arbitri giudicano secondo equità, quali amichevoli
compositori, sulla base del presente “Regolamento dispute” e
delle norme dell'Ordinamento italiano…. La decisione del
Collegio arbitrale è inappellabile nel merito” (Art. 2.6
Regolamento Dispute).
143
143
143
Ciononostante il ricorso al citato arbitrato è statisticamente
assai modesto, soprattutto poiché si tratta di un
procedimento molto più costoso di una procedura di
riassegnazione.
144
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Trattative commerciali
Proprio il problema dei costi delle procedura per
ottenere il trasferimento di un dominio registrato
illegittimamente da altri rende spesso preferibile il
ricorso alla trattative commerciali anche in casi in
cui potrebbe ottenersi facilmente una sentenza o
una decisione favorevole.
145
145
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Procedura giudiziale
I presupposti per poter ricorrere alla procedura ordinaria sono quelli di cui
all’art. 19 comma 2 (mala fede) e 22 C.P.I. ( unitarietà dei segni distintivi) ai
sensi del quale un marchio di impresa non rinomato può essere di ostacolo
all’uso di un nome di dominio usato nell’attività economica se, a causa
dell’interferenza merceologica, può determinarsi un rischio di confusione,
che può consistere anche in un rischio di associazione
Se il marchio anteriore è rinomato, il divieto di uso vale anche in assenza di
interferenza merceologica, se indebito vantaggio o pregiudizio.
146
146
146
LA TUTELA
Art. 118, comma 6
Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione
di nome a dominio aziendale concessa in violazione
dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su
domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui
trasferita da parte dell'autorità' di registrazione. –
situazione di richiesta all’autorità giudiziaria che fa salva
l’applicabilità della procedura di riassegnazione.
147
147
La tutela cautelare
Art 133
Tutela cautelare dei nomi a dominio
“1. L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre
all'inibitoria dell'uso del nome a dominio dell’uso
nell’attività economica del nome a dominio
illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento
provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla
prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario
del provvedimento”.
148
148
Considerazioni
Nei casi esaminati abbiamo visto come la via giudiziaria porta a
risultati diversi da quella amministrativa (richiesta di
riassegnazione) e come non sempre gli esiti delle procedure di
riassegnazione sono così scontati.
I parametri a cui è ancorata la policy WIPO sono molto rigidi e,
pertanto, prima di procedere con l’attivazione di una procedura di
riasseganzione è importante valutare bene l’esistenza dei
presupposti prima individuati.
L’esito negativo di una procedura di riassegnazione non
impedisce, comunque, la instaurazione di un procedimento
ordinario che potrebbe avere, come nei casi trattati, esito
totalmente diverso.
149
149
149
GIURISDIZIONE IN INTERNET
150
150
globalità vs. territorialità
- INTERNET è per sua natura un
fenomeno globale
- Ogni comunicazione immessa su
INTERNET può essere vista da chiunque
in qualunque parte del mondo
- Il principio di territorialità dei marchi si
scontra con la dimensione universale di
INTERNET
151
151
PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’ (1)
Unicità del nome a dominio
Un nome a dominio identifica un indirizzo (IP) che deve
essere unico per garantire raggiungibilità e visibilità di
un sito a livello planetario
 Domain name antitesi del principio di territorialità
152
152
PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’ - teoria
Parte della dottrina sostiene che si potrebbe
applicare a Internet una distinzione territoriale
sfruttando la potenzialità del Domain Name
System
C.C.TLD: .it .fr .es .tr
verrebbero applicate norme e
giurisdizione degli Stati di riferimento
gTLD:
norma e giurisdizione statunitense
.com .net
153
153
non può funzionare:
-
La maggioranza dei siti internet sarebbe sottoposta a regole e
giurisdizione statunitense
-
Gli utenti che registrano gTLD per mezzo di provider potrebbero
ignorare a quale normativa devono rifarsi
-
Le pagine web sono comunque accessibili da chiunque, in qualsiasi
parte del mondo
Non è possibile riconoscere una territorialità all’interno della rete
sfruttando il sistema DNS
154
154
TEORIA CONTRAPPOSTA
Inapplicabilità del principio di
territorialità al sistema Internet
155
155
VIA MEDIANA
Per considerare l’evento dannoso
verificatosi sul sito Internet come
verificatosi in un determinato paese,
si richiede vi sia all’interno del sito
un’offerta commerciale o un
messaggio pubblicitario che permetta
di considerare quel sito come rivolto
ai navigatori di quel paese
156
156
PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’ - problema
Uno dei problemi da affrontare è
sicuramente la giurisdizione:
MARCHI
Diritti territoriali
INTERNET
Non presenta confini
Quel è la giurisdizione competente?
157
157
PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’ - problema
Innanzi a quale giudice, un soggetto
può iniziare un giudizio quando vede
che il suo diritto di privativa è stato
violato nel cyberspazio:
Problema: conciliare la dimensione mondiale di Internet con
il principio di territorialità dei marchi e di applicazione
della giurisdizione nel mondo reale.
158
158
GIURISDIZIONE NEL “MONDO REALE”
Regolamento CE 44/201 del Consiglio del 22 dicembre 2000
Competenza giurisdizionale – riconoscimento- esecuzione delle
decisioni giurisdizionali in materie civile e commerciale
ART. 2
Salve le disposizioni del presente regolamento, la persona
domiciliata nel territorio di un determinato stato membro sono
convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di
tale stato membro.
ART. 5.3
La persona domiciliata nel territorio di uno stato membro può essere
convenuta in un altro stato membro: […] in materia di illeciti civili e
colposi, davanti al giudice in cui l’evento dannoso è avvenuto o può
avvenire
159
159
Illeciti civili in generale.
Convenzione di Bruxelles
ART. 5, n. 3 Luogo in cui è avvenuto il fatto doloso
ART. 2
Giudice del domicilio del convenuto
160
160
Legge 218 del 1996
ART. 3
La giurisprudenza italiana sussiste
quando il convenuto è domiciliato o
residente in Italia…
ART. 62
[…] Il danneggiato può chiedere
l’applicazione della legge dello Stato in
cui si è verificato il fatto che ha causato
il danno.
161
161
Codice di proprietà industriale
120.2
120.6
Luogo in cui il convenuto ha la sua residenza o domicilio
e se questi sono sconosciuti, luogo in cui il convenuto
ha la sua dimora
Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi di […]
possono essere proposte anche dinanzi alle autorità
giudiziarie dotate di sezione specializzata nella cui
circoscrizione i fatti sono stati commessi
162
162
Forum REI
Forum commissi delicti
163
163
FORUM REI
Il problema è di facile soluzione
quando uno dei soggetti nei
confronti dei quali sono proposte
le domande abbia sede in Italia
- Forum Rei -
164
164
FORUM COMMISSI DELICTI
Il problema è più difficile da
esplorare quando il soggetto nei
confronti del quale è preposta la
domanda non abbia
sede/domicilio in Italia
- Forum commissi delicti -
165
165
Forum commissi delicti quello del luogo del fatto
generatore del danno.
oppure, in contrapposizione
Forum commissi delicti quello del luogo in cui il danno
conseguente al fatto illecito si è concretato.
Caso tipico: atto illecito perpretrato con mezzi di
(tele)comunicazione: giornali, tv, INTERNET
166
166
Sentenza SHEVILL causa C-62/93
La corte ha considerato che in caso di
diffamazione avvenuta mezzo stampa diffuso in
più contraenti, luogo in cui è avvenuto l’evento
dannoso si riferisce sia al luogo del fatto
generatore del danno sia a quello in cui il
danno si è concretato
Luogo ove è stabilito l’editore
(danno nella sua integralità)
Luogo in cui la pubblicazione è
stata diffusa (solo danni…in
tale stato)
167
167
Sentenza C-509/09 (Michael Iaselli)
Lesione di un diritto della personalità attraverso Internet
Differenza tra pubblicazione su Internet e mezzo stampa.
Difficoltà nell’individuazione del forum commissi delicti.
In caso di violazione della personalità mezzo Internet, la
persona lesa può esperire un’azione di risarcimento.
Giudici dello Stato membro in cui
è stabilito il soggetto cha ha
emesso dei contenuti (per
l’intero danno)
Giudici di ogni stato del quale sia
accessibile l’informazione
anche tramite FACEBOOK
(solo danno cagionato in
quello Stato)
168
168
Luogo dell’evento generatore del danno
Quando la domanda proposta nei confronti di soggetti stranieri ma il server sui
quali è localizzato il sito il cui contenuto sia contestato è nel nostro Paese, la
giurisdizione del Giudice Italiano può venire fondata sul FORUM COMMISSI
DELECTI come luogo in cui si è verificato l’evento generatore del danno
Tribunale di Lecce 16.1.2000
Tribunale di Verona 18.12.2000
169
169
Luogo in cui il danno si è concretato
Quando la domande giudiziali siano proposte nei confronti di
soggetti stranieri e il sito è localizzato su un server straniero, la
giurisdizione del giudice ITALIANO può essere fondata solo sul
fatto che nel nostro paese si è verificata una situazione
qualificabile come evento dannoso
170
170
Luogo in cui il danno si è concretato - Problema:
La semplice accessibilità ai navigatori italiani di un sito il cui nome
a dominio o il cui contenuto sia in violazione di un diritto IP in
ITALIA può essere considerato come evento dannoso verificatosi
in Italia per fondare la giurisprudenza dei giudici italiani?
171
171
Luogo in cui il danno si è concretato
Tribunale di Cagliari ord 28/02/2000
Ratio: dato che Internet è accessibile a tutti, il danno si
manifesta ovunque.
Tribunale di Verona ord 14/07/1999
Costituisce contraffazione in Italia l’uso confusorio di un
marchio italiano altrui nel contesto di un sito Internet
straniero e quale DOMAIN NAME del sito stesso le cui
pagine web siano scritte in lingua italiana e siano
chiaramente rivolte al mercato nazionale.
172
172
CASO PRATICO
Tribunale di Roma, ord. 02.02.2000 (ricorso)
LE PARTI
Carpoint S.p.A.(concess. Gruppo Ford) vs Microsoft Corp.
I FATTI
- Carpoint è titolare del marchio CARPOINT in classe 12(veicoli) e
37 (riparazioni) e del DN www.carpoint.it
- Microsoft registra e usa il DN www.carpoint.msn.com per vendere
e pubblicizzare autoveicoli
LE DOMANDE
Carpoint chiede che venga disposta l’inibitoria nei confronti di
Microsoft all’uso del dominio www.carpoint.msn.com
173
173
CASO PRATICO
Ordinanza del giudice:
Carenza di giurisdizione del giudice italiano
MOTIVI
Non è sufficiente la mera visibilità del DN sul territorio italiano, ma è
necessaria un’effettiva offerta di prodotti/servizi sul territorio italiano
Osservazioni
Il tribunale di Roma pretende un quid pluris rispetto ai trib. di Cagliari
 Effettiva offerta in vendita indicativa dell’avvio di una campagna pubblicitaria
 Esistenza di un contratto commerciale prodromico alla vendita
174
174
CASO PRATICO
Tribunale di Roma, ord. 09.03.2000 (reclamo)
-
-
Ordinanza del giudice:
Ammessa la competenza, a scelta dell’attore, del giudice del luogo
ove la lesione dell’interesse tutelato si è realizzata, vale a dire ove è
insorto il danno
Escluso il rischio di confusione/associazione: valutazione in concreto
che tiene conto del fatto che www.carpoint.msn.com è un sito rivolto a
consumatori U.S. per i seguenti motivi:
1. Scritto in lingua inglese;
2. prezzi in $;
3. Tasse, servizi assicurativi e finanziari si riferiscono agli U.S.A.;
4. Necessario indicare residenza e CAP statunitensi;
5. Possibilità di ritirare l’autovettura solo presso saloni US
175
175
CASO PRATICO
Osservazioni
Anche il tribunale di Roma ha applicato il criterio del domicilio del
soggetto danneggiato
-
- Discutibile la decisione di escludere il rischio di
confusione/associazione sulla base di una valutazione in
concreto
Probabilmente neppure richiesto un rischio di confusione: marchi
identici per prodotti/servizi identici!
-
Decisione corretta, ma motivazione da ricercarsi nel fatto che il
sito www.carpoint.msn.com non è idoneo a produrre effetti
commerciali in Italia.
176
176
Grazie per l’attenzione!
www.bugnion.it
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177

Diapositiva 1 - Unindustria Reggio Emilia

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