Diapositiva 1 - Camera di Commercio di Verona

SEGNI DISTINTIVI E
INTERNET
Camera di Commercio di Verona
18 Aprile 2012
Il nome di dominio: particolarità tecniche
Indirizzo IP: 147.123.147.58
Nome di dominio: bugnion.it
Il nome di dominio rappresenta la conversione in
caratteri alfanumerici dell’indirizzo IP, una
stringa di 4 gruppi di numeri che identifica ogni
computer collegato ad Internet.
Esso nasce dall’esigenza di facilitare la
navigazione in Internet
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Il nome di dominio: particolarità tecniche
• Parte di un indirizzo URL (indirizzo di una pagina Internet):
http://www.bugnion.it
http://www.bugnion.it
Sottodominio
Dominio di secondo livello
/ dns server di livello
inferiore
Dominio di primo livello
(TLD), (ccTLD) / root server
Protocollo livello
applicazione
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Il nome di dominio: particolarità tecniche
gTLD (generic Top Level Domain): sono 22 es:
.com, .org, .net, .biz, .asia, .coop, .aero
ccTLD (country code Top Level Domain): sono
oltre 240 es: .it, .de, .fr, .us
SLD (Second Level Domain): è l’elemento
individualizzante / distintivo in quanto è
l’espressione liberamente scelta
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Il nome di dominio: particolarità tecniche
New gTLD
Sono domini di primo livello generico che possono
consistere in qualunque nome, es: .shop, .london, .nike
Primo periodo di presentazione domande, dal 12.01.12 al
12.04.12
“Barriere all’ingresso”: alti costi (USD 185.000,00 per la
sola presentazione della domanda), complessità della
procedura e necessaria struttura tecnica
Cambiamenti sul modo di rintracciare le info e
sulle strategie commerciali delle aziende
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Il nome di dominio: particolarità tecniche
IDN (Internazionalized Domain Name)
Sono domini che contengono caratteri speciali e che
superano così i limiti dei caratteri dello standard ASCII
(sistema di codifica dei caratteri utilizzato per lo scambio di
informazioni)
.EU: dal 10.12.2009 è possibile la registrazione dei domini
IDN in tale estensione
I caratteri all’interno di uno stesso nome a dominio devono
appartenere allo stesso alfabeto
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Il nome di dominio: particolarità tecniche
• Domini “aperti” – es: .com, .org, .net
• Domini “chiusi” - requisito della presenza
locale
• p.l. totale (es: .cn registrabili solo da
società cinesi)
• p.l. parziale (es: .asia, sufficiente contatto
amministrativo o tecnico in Asia)
Principio del “first come first served”
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Il nome di dominio: disciplina giuridica
Il nome di dominio è, a tutti gli effetti, un segno
distintivo che ha pari dignità rispetto al marchio
di impresa (art. 1 cpi)
“nome a dominio di un sito usato nell’attività
economica” (prima: nome a dominio “aziendale”)
La mera registrazione del dominio non è
sufficiente per la sua qualifica come “segno
distintivo”
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Il nome di dominio: disciplina giuridica
Un nome di dominio (usato nell’attività economica)
“già noto” può privare di novità, e quindi
rendere nullo, un marchio successivo se, a
causa dell’identità o somiglianza fra i segni e
dell’interferenza merceologica, può determinarsi
un rischio di confusione, che può consistere
anche in un rischio di associazione
(art. 12, primo comma, lett. b, art. 25 cpi)
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Il nome di dominio: disciplina giuridica
Per converso, un marchio di impresa non rinomato
può essere di ostacolo all’uso di un nome di
dominio usato nell’attività economica se, a
causa dell’interferenza merceologica, può
determinarsi un rischio di confusione, che può
consistere anche in un rischio di associazione
Se il marchio anteriore è rinomato, il divieto di uso
vale anche in assenza di interferenza
merceologica, se indebito vantaggio o
pregiudizio
(art. 22 cpi – unitarietà dei segni distintivi)
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Il nome di dominio: disciplina giuridica
DOMAIN GRABBING / CYBERSQUATTING
Pratica contraffattoria (sanzionata dall’art. 22 cpi) che
consiste nella registrazione come nome a dominio di
marchi o segni distintivi altrui – normalmente celebri o
rinomati – al solo fine di appropriarsi della notorietà del
segno e di ottenere un ingiusto profitto (sviamento di
clientela) o recare danno al soggetto titolare del marchio
 REVOCA o TRASFERIMENTO del dominio (art. 118 cpi)
(caso “SOLATUBE”, sentenza del Tribunale di Milano del
20.02.2009)
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Confronto nome di dominio e marchio di impresa
Marchio di impresa
• → principio di territorialità: il marchio è
protetto nel territorio in cui risulta registrato
• → principio di specialità (relatività): il
marchio è protetto con riferimento (e
limitatamente) ai prodotti e ai servizi per i
quali risulta registrato (e quelli affini)
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Confronto nome di dominio e marchio di impresa
Corollario 1: due marchi identici (o simili) possono essere
registrati da soggetti diversi per gli stessi prodotti /
servizi (o affini) in paesi diversi (sussiste una
interferenza merceologica ma non una interferenza
territoriale).
Corollario 2: due marchi identici (o simili) riconducibili a
soggetti diversi possono coesistere nello stesso territorio
se identificano prodotti / servizi diversi (non affini)
(sussiste una interferenza territoriale ma non una
interferenza merceologica).
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Confronto nome di dominio e marchio di impresa
I principi di territorialità e di relatività
merceologica della tutela non sono
applicabili al mondo virtuale
Il nome di dominio è registrato a prescindere dal
collegamento ad un dato territorio ed è visibile
in tutto il mondo
Il nome a dominio viene registrato a prescindere
da un settore merceologico
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Il nome di dominio: disciplina giuridica
Due soggetti titolari di marchi identici (o simili) per prodotti
non affini sullo stesso territorio, possono essere
entrambi assegnatari di domini contenenti il proprio
marchio in quanto entrambi hanno un legittimo
interesse al dominio.
Parimenti, due soggetti titolari di marchi identici (o simili)
per prodotti identici (o affini) ma in territori diversi,
possono essere entrambi assegnatari di domini
contenenti il proprio marchio in quanto entrambi hanno
un legittimo interesse al dominio.
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Il nome di dominio: disciplina giuridica
Finchè non interviene una sovrapposizione di mercati /
clientela non si concretizza alcuna violazione di marchio
Trib. Roma, ord. 02.02.2000, Carpoint spa c. Microsoft Co.
Carpoint S.p.A. vendita di autovetture, marchio registrato " Carpoint " e
del domain name "carpoint.it “ v.
Microsoft titolare del sito con dominio carpoint.msn.com, stessa attività
È stato negato il rischio di confusione in quanto “Il sito carpoint.msn.com
è un sito esclusivamente in lingua inglese, con l'indicazione dei prezzi
in divisa USA, l'indicazione delle tasse da applicare in quel paese,
consigli sui servizi finanziari ed assicurativi americani, con la lista di
tutti gli uffici USA; per accedere alle informazioni sulle auto disponibili
occorre indicare una residenza ed il codice di avviamento postale
USA”.
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Il nome di dominio: disciplina giuridica
Secondo la prevalente giurisprudenza italiana,
anche la mera registrazione del dominio
(non accompagnata dall’attivazione del
sito) configura un uso illecito, confusorio
dell’altrui marchio anteriore (ancorchè non
rinomato!) perché costituisce già un uso
sul mercato di quel segno
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Attività di recupero dei domini di terzi
1. Ricerca approfondita sul titolare del dominio;
2. Contatti confidenziali (attraverso società fiduciarie
terze, per non destare sospetti) per accertare le
reali intenzioni (e per eventualmente ottenere una prova di
malafede);
3. Negoziazioni per il trasferimento del
dominio;
4. Lettera di diffida;
5. Procedura di riassegnazione
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La procedura di riassegnazione
Non è un procedimento giudiziario, bensì
amministrativo
ICANN, UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy)
La WIPO di Ginevra è il più importante UDRP provider
Vantaggi: velocità (in media occorrono 2 / 3 mesi per
arrivare alla decisione) e costi (circa dai 3.000 ai
6.000 euro)
Svantaggi: non è previsto un rimborso spese, né
tantomeno un risarcimento danni
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La procedura di riassegnazione
Tre condizioni da provare (art. 4 UDRP):
• il nome a dominio contestato identico o simile
al marchio anteriore del ricorrente;
•
•
il titolare del dominio (assegnatario) non deve
avere alcun diritto o titolo ad utilizzare il nome a
dominio contestato;
la registrazione del dominio deve essere avvenuta
in malafede.
Solo in presenza di tutti e tre i requisiti, si parla di
registrazione abusiva
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La procedura di riassegnazione
Prova della malafede:
1.
2.
3.
4.
scopo principale di vendere, licenziare o comunque
trasferire il dominio al titolare del marchio per una
cifra molto maggiore rispetto al costo diretto della
registrazione;
scopo di impedire al titolare del marchio registrare il
dominio corrispondente al proprio marchio;
scopo principale di danneggiare gli affari di un
concorrente;
scopo di attrarre, a scopo di lucro, gli utenti del web,
creando confusione con il marchio del ricorrente
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La procedura di riassegnazione
Decisione WIPO del 04.02.2012 n° D20111954, Mediaset Spa v. Didier Madiba LLC,
mediaset.com
Mediaset non aveva rinnovato in tempo il dominio
mediaset.com che, messo all’asta, era stato acquistato
dal resistente
Mediaset non è riuscita a provare la malafede in
quanto il dominio era stato acquistato legittimamente
all’asta, i termini “media” e “set” sono parole comuni,
Mediaset si è limitata a fornire asserzioni generiche e
non sufficienti
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Uso del marchio altrui come meta-tag
I meta-tag sono “etichette nascoste”
all’interno del codice HTML che compone
la pagina web, e che hanno come scopo
quello di facilitare l’indicizzazione del
contenuto di una pagina web da parte dei
motori di ricerca che usano, per tale
scopo, programmi denominati “spiders”
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Uso del marchio altrui come meta-tag
L’uso del marchio del concorrente come metatag non ha lo scopo di creare confusione
con l’attività del sito del terzo (confusione che
comunque si concretizza nella fase “pre-vendita”)
bensì semplicemente di aumentare il
traffico internet del proprio sito sfruttando
la notorietà di marchi o nomi commerciali
altrui e sviando traffico internet
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Uso del marchio altrui come meta-tag
L’uso del marchio altrui come meta-tag può
assumere rilievo sotto un duplice profilo
contraffazione
di marchio
concorrenza
sleale
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Uso del marchio altrui come key-word
Grazie al servizio di posizionamento “AdWords” di
Google è possibile, mediante la scelta di parole chiave
(key-words), far apparire il proprio sito come “link
sponsorizzato” ogni volta che, con il motore di ricerca,
si ricerca quella/e parola/e
Quid iuris in caso di uso non autorizzato del
marchio altrui?
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Uso del marchio altrui come key-word
Sentenza del Tribunale di Milano del 11.03.2009
il caso ha visto coinvolte, come attrici, le società Avis e
Sixt, concorrenti nel settore del noleggio di auto, contro
la condotta di terzi che, nell’interesse ma all’insaputa di
Sixt, avevano utilizzato come keyword il marchio “Avis”
per l’attivazione del link sponsorizzato Sixt. “Avis”
compariva inoltre nell’annuncio stesso cliccando il
quale si veniva reindirizzati al sito di Sixt
È stata riconosciuta sia la contraffazione di
marchio (ex art 22 cpi) che la concorrenza
sleale (ex art 2598 n. 3 c.c.)
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Uso del marchio altrui come key-word
Il caso Interflora vs Marks & Spencer
della CGE
Marks & Spencer si era riservata “INTERFLORA” come
parola chiave nell’ambito del servizio di posizionamento
in modo tale che, quando questa parola veniva ricercata
in Google, compariva, come “link sponsorizzato”, il sito di
M&S la quale annovera, tra i suoi servizi, la vendita e la
consegna di fiori a domicilio.
“Doppia identità”: uso dello stesso marchio per gli stessi
prodotti / servizi.
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Uso del marchio altrui come key-word
Il Caso “Interflora vs Marks & Spencer”
della CGE
Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un
concorrente l’uso del proprio marchio nell’ambito del
“key-word advertising” quando tale uso è idoneo a
violare una delle funzioni del marchio.
Viola la funzione di indicazione di origine quando la
pubblicità non consente (o consente solo difficilmente)
all’utente di sapere se i prodotti o servizi menzionati
nell’annuncio provengano dal titolare del marchio (o da
un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo)
oppure, al contrario, da un terzo.
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Uso del marchio altrui come key-word
Il Caso “Interflora vs Marks & Spencer”
della CGE
Siffatto uso non viola la funzione di pubblicità del
marchio.
Viola la funzione di investimento del marchio ove
intralci in modo sostanziale l’utilizzo, da parte del titolare
in questione, del proprio marchio per acquisire o
mantenere una reputazione idonea ad attirare i
consumatori e a renderli fedeli.
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Uso del marchio altrui come key-word
Il Caso “Interflora vs Marks & Spencer”
della CGE
Il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto
di vietare ad un concorrente l’uso del proprio marchio da
parte di un terzo nell’ambito di un servizio di
posizionamento su Internet, qualora detto concorrente
tragga così indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo)
oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a
detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà
(corrosione).
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Linking
Collegamento ipertestuale che consente di passare da
un sito ad un altro
In genere il “surface linking”, ossia il collegamento con
la home page di un altro sito, è lecito in quanto non
genera alcuna confusione.
Per contro, il “deep linking” (collegamento ad una
pagina interna del sito altrui) crea maggiori problemi:
per essere lecito, il cambio di sito deve essere
riconoscibile (ad esempio predisponendo l’apertura di una nuova
finestra del browser)
È consigliabile inserire nelle “avvertenze legali” del
proprio sito il divieto per i terzi di utilizzare le proprie
pagine web con la tecnica del “deep linking”
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Framing
Attraverso tale sistema, l'utente che si
collega ad un dato sito e su di esso
utilizza un link, verrà collegato ad una
pagina di un altro sito, ma detta pagina,
a differenza di quanto avviene nel
Linking, verrà visualizzata all'interno
della cornice (frame) del primo sito:
pertanto gli avvisi pubblicitari posti su
questo continueranno a circondare la
pagina agganciata ed ogni pagina
successiva che gli utenti intenderanno
visualizzare
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Framing
A differenza del HyperLinking, che è normalmente lecito, il
framing, che ne rappresenta una variante, è da
considerarsi tendenzialmente illecito sotto il profilo della
concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) in quanto induce gli
utenti a ritenere sussistente un associazione tra le due
entità ed eventualmente a sviarli e comporta altresì uno
sfruttamento parassitario dell'attività altrui
È opportuno inserire nelle note legali del proprio sito il
divieto di framing
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Typosquatting
Registrazione di un nome di dominio del tutto simile ad un
marchio noto ma contenente un refuso (in inglese, “typo”:
refuso tipografico e “squatting”, occupazione abusiva).
Lo scopo è quello di intercettare traffico internet derivante
da errori di battitura nell’URL (sfruttamento parassitario del
traffico internet dirottato)
Concorrenza sleale confusoria ex art.
2598 n. 1 c.c.
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Mousetrapping
apertura continua di pop-up (finestre) anche quando si
cerca di chiudere la pagina o di tornare indietro.
Scopo: far sì che le pagine web siano visitate dal maggior
numero di persone: più il sito è visitato, più aumenta il
valore economico dello stesso in quanto maggiore è il
prezzo di vendita delle inserzioni pubblicitarie offerte per
quel sito
In una procedura di riassegnazione del dominio
jagermeister.it la tecnica del “mousetrapping” utilizzata dal
resistente ha rappresentato un indizio di malafede
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Page-jacking
Il page-jacker copia la pagina di un sito web noto e lo
inserisce in un nuovo sito web che sembra autentico e,
attraverso un sapiente uso dei meta-tag, cerca di
manovrare i motori di ricerca affinché tali siti vengano
raggiunti dal maggior numero di utenti che crederanno di
leggere le autentiche pagine web.
concorrenza sleale confusoria;
possibile violazione del diritto d’autore
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Strategia di tutela (brand protection)
Oltre ai domini generici .com, .biz, .org, .info,
.asia, e ai domini nazionali .it e .eu, un’azienda
italiana che opera con l’estero dovrebbe
preoccuparsi di “bloccare” i domini:
 dei paesi dove realizza i fatturati più
consistenti,
 dei paesi dove è prossima una espansione
 e dei paesi dove dispone di un distributore
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Strategia di tutela (brand protection)
•
Registrazione dei domini frutto di “mistyping”
(errori di digitazione) nelle principali estensioni
(es: kerakol.com oltre al kerakoll.com)
•
Domini nazionali (ccTLD) per i quali non è
prevista la procedura di riassegnazione (es:
.ru, .com.tr, .by, .ge, .ar, .eg)
•
Domini “difensivi” (varianti del dominio
principale) nelle principali estensioni (es, a fronte
di imperialfashion, fashionimperial, fashion-imperial e
imperial-fashion)
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Strategia di tutela (brand protection)
Registrazione dello “user name” aziendale
per l’account in Facebook (es:
www.facebook.com/furla) e Twitter (es: @furla) per
le proprie pagine personali paragonabili a veri
e propri siti Internet
In caso di violazioni, utilizzo degli strumenti
creati dai social network e dai siti di aste online per contrastare violazioni di marchio e altri
diritti di proprietà industriale
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La sorveglianza domini (domain watch)
•
•
•
•
Sorveglianza annuale (rinnovabile)
Monitoraggio costante dei diversi registri
domini, sia gTLD che ccTLD
Ricerca di identità e di similitudine
Report mensili
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La sorveglianza domini (domain watch)
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La sorveglianza del marchio nel web
Consente di venire a conoscenza periodicamente di usi non
consentiti del proprio marchio nella rete Internet quali:
uso improprio (es: quando il proprio marchio viene utilizzato in
modo generico o descrittivo),
brand identity / commenti dispregiativi (quando il marchio è
citato in un contesto positivo oppure è oggetto di critiche, giudizi
negativi o commenti offensivi all’interno di blogs o social networks),
uso non autorizzato (es: nel caso un terzo senza essere
licenziatario mette in vendita prodotti recanti il marchio in
questione),
marchi confondibili (esistenza di marchi simili nello stesso canale
commerciale).
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La sorveglianza del marchio nel web
Copertura: siti Internet codificati da Google, strategie di
ricerca personalizzate (include anche le aste ed i social
networks)
Spedizione: on-line
Frequenza: mensile; bisettimanale per le aste on-line
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Paolo Di Mella
[email protected]