Newsletter marzo 2016

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Newsletter
Marzo 2016
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Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere
aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore
della Proprietà Industriale in generale e della nostra
struttura in particolare. Desideriamo garantire in
questo modo una visione più ampia degli strumenti che
il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni
e diritti connessi offre agli imprenditori, per
valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e
sviluppo di nuove soluzioni e idee.
Il marchio di posizione: un utile strumento per difendersi
dai concorrenti
Fig. 1
Fig. 2
La saga del marchio tre-strisce di Adidas si arricchisce di un
nuovo episodio. La Corte di Giustizia si è infatti pronunciata
con la decisione C-396/15 (ordinanza del 17/2/2016)
accogliendo le ragioni di Adidas e respingendo quelle delle
società Shoe Branding Europe BVBA.
Ma andiamo con ordine. I protagonisti di questa storia si
“scontrano” per la prima volta nel 2010 quando Adidas,
titolare del marchio figurativo comunitario a tre-strisce
(Fig.1) si oppone alla registrazione del marchio comunitario
per calzature depositato da Shoe Branding (Fig. 2).
L’opposizione viene rigettata dalla divisione di opposizione
dell’UAMI e il rigetto viene confermato dalla commissione
di ricorso. Secondo la divisione di opposizione e la
commissione ricorsi, il marchio di posizionamento di Adidas
tre-strisce sarebbe da considerarsi come un segno banale e,
quindi, proteggibile solo nel caso in cui venisse riprodotto in
modo pressoché identico. In particolare, è stato escluso il
rischio di confusione nonché l’indebito vantaggio a favore
del concorrente o il pregiudizio alla notorietà o al carattere
distintivo tre-strisce. Tutto ciò, molto sinteticamente, a fronte
delle differenze rilevate tra i due segni, ovvero: 1) numero
delle strisce; 2) posizionamento delle strisce; 3) inclinazione
delle strisce.
Adidas, non contenta ovviamente dell’esito del
procedimento, ha quindi impugnato la decisione della
Commissione di Ricorso avanti al Tribunale dell’Unione
Europea al fine di ottenerne l’annullamento e, questa volta,
le argomentazioni a difesa del marchio tre-strisce sono state
accolte. In particolare, il Tribunale partendo dall’assunto che
il consumatore medio non analizza i singoli elementi del
segno separatamente ma è, invece, influenzato
dall’impressione generale che i vari elementi del segno
generano complessivamente ha ritenuto che le differenze del
posizionamento e dell’inclinazione delle strisce non fossero
sufficienti per ritenere i segni dissimili. Inoltre, facendo leva
sugli elementi chiaramente comuni nei marchi in conflitto
(strisce parallele inclinate, equidistanti, della stessa
larghezza, in contrasto con il colore della scarpa e poste
all’esterno della stessa) è giunto alla conclusione che
l’impressione generale prodotta dai due marchi fosse la
stessa. L’impostazione del Tribunale è poi stata accolta e
condivisa anche dalla Corte di Giustizia alla quale Shoe
Branding si era rivolta per ribaltare la decisione emessa a suo
sfavore dal Tribunale.
La Corte di Giustizia, oltre a ritenere corretto il
ragionamento del Tribunale, ha altresì precisato che qualora
un marchio abbia un’elevata capacità distintiva
(eventualmente anche acquisita attraverso l’uso), la
protezione ad esso riconosciuta deve essere più estesa. La
Corte ha anche aggiunto che, in tal caso, il giudizio di
confondibilità dovrà essere elaborato tenendo conto sia della
capacità distintiva sia della rinomanza.
Una decisione di questo tenore è un buon segnale per i
titolari di marchi non convenzionali quali, come nel caso qui
in esame, quelli di posizionamento1.
Questi segni se adeguatamente registrati e protetti possono
infatti diventare un utile strumento per restringere il campo
d’azione di quei concorrenti che copiano o imitano il c.d.
trade dress dei prodotti altrui.
La tutela della proprietà intellettuale passa anche
attraverso il web.
E’ notizia recente che Moncler
abbia ottenuto il trasferimento a suo
nome di 50 nomi a dominio
registrati in Cina da soggetti non
autorizzati. Attraverso questi nomi a
dominio, l’utente veniva indirizzato
verso pagine web del tutto simili a
quelle presenti sul sito ufficiale
della nota società produttrice di capi di abbigliamento e,
attraverso questo canale, venivano venduti prodotti
contraffatti a marchio Moncler. I nomi erano stati registrati
da soggetti cinesi diversi, ma tuttavia apparentemente
collegati tra loro. Il successo ottenuto dalla società Moncler
attraverso la procedura di riassegnazione gestita
dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale di
Ginevra (“OMPI”) offre l’occasione per ricordare quanto la
tutela e la lotta alla contraffazione passi anche (o forse ai
giorni nostri si potrebbe dire soprattutto) attraverso il web.
E’ infatti bene ricordare che la genesi di un sito web di una
società comporta innanzitutto la necessità di scegliere
accuratamente il nome a dominio da registrare.
Il più delle volte, le aziende italiane optano per un nome a
dominio il cui second level domain (ovvero la parte a sinistra
1
Per marchio di posizionamento s’intende un marchio costituito
dalla forma di un disegno che appare sempre nella stessa posizione
e nelle stesse dimensioni, in un colore a contrasto con l’aspetto
del prodotto.
del punto) coincide con la parte denominativa del marchio
utilizzato per contraddistinguere i prodotti o servizi venduti
dall’azienda stessa. Il top level domain (ovvero la parte a
destra del punto) tende invece il più delle volte ad essere .it o
.com. Tuttavia, non andrebbe sottovalutata l’opportunità di
registrare la parte denominativa del proprio marchio anche
con top level domain meno comuni, onde evitare che terzi se
ne approprino.
Tempi difficili…per le bottiglie
Fig. 1
Fig. 2
Due recenti decisioni in tema di marchio di forma (o marchi
tridimensionali) ci ricordano che se, da un lato, è forte
l’esigenza imprenditoriale di veder tutelata la forma dei
propri prodotti a titolo di marchio, dall’altro lato questa
esigenza si scontra con una serie di requisiti normativi
difficili da soddisfare.
Le decisioni in questione sono state emesse dal Tribunale di
Torino2 e dal Tribunale UE3 e hanno avuto ad oggetto,
rispettivamente, la forma delle bottiglia dello champagne
Ruinart prodotto dalla società MHCS (figura a sinistra) e la
forma della bottiglia della Coca Cola (figura a destra) 4.
Possiamo dire fin d’ora che in entrambi i casi i giudici hanno
negato tutela alle forme esaminate. Va precisato tuttavia che
nella vertenza decisa dal Tribunale di Torino, la società
MHCS ha tentato di far valere la tutelabilità della forma
della bottiglia a titolo di marchio di fatto 5 nei confronti delle
società Farnese e Rabezzana produttrici dei vini imbottigliati
come da immagini che seguono:
aveva rigettato la domanda di registrazione della forma della
bottiglia.
Le due decisioni sono accomunate dal fatto che le forme
delle bottiglie esaminate sono state ritenute prive di capacità
distintiva e, pertanto, non proteggibili come marchi di
forma6.
In particolare, i giudici torinesi hanno ritenuto che la forma
della bottiglia di MHCS fosse assai diffusa tra i produttori
del settore e, pertanto, né originale, né inusuale.
Ragioni analoghe hanno condotto i giudici del Tribunale UE
alla conclusione che la domanda di registrazione del marchio
di forma della bottiglia Contour senza scanalature andasse
effettivamente respinta7. La bottiglia è stata infatti
considerata come una mera “variante” di una forma di
bottiglia che il consumatore non può percepire come segno
in grado di identificare la fonte di origine del prodotto
(ovvero, la Coca Cola Company). In particolare, nel caso
deciso dal Tribunale UE, i giudici hanno statuito che “il
marchio richiesto costituisce (…) solo una variante della
forma e della confezione dei prodotti interessati che non
consentirà al consumatore medio di distinguere i prodotti
interessati da quelli di altre imprese”.
Queste decisioni, come si diceva poc’anzi, rimarcano le
difficoltà che spesso si incontrano nell’ottenere tutela della
forma dei prodotti attraverso le disposizioni in materia di
marchi8. Tuttavia, va anche precisato che, nel caso in cui una
determinata forma di prodotto sia stata utilizzata prima di
depositare la domanda di registrazione di marchio e questa
stessa forma abbia acquisito carattere distintivo (e si possa
provarlo), l’ordinamento ne ammette la registrazione 9. In
questi casi, ci si potrà avvalere di prove quali sondaggi o
documenti che attestino gli investimenti in pubblicità e
comunicazione purché mettano in evidenza specificamente
l’uso della forma d’interesse e siano in grado di dimostrare
che il pubblico di riferimento riconosce, attraverso la forma,
la provenienza commerciale del prodotto.10
6
Invece, nel caso deciso dal Tribunale UE, la Coca Cola
Company ha tentato di ribaltare la decisione dell’UAMI che
2
Ordinanza del 17/04/2015.
Sentenza del 24/02/2016 (causa T-411/14).
4
Individuata nella decisione come “bottiglia Contour senza
scanalature”, ovvero una versione molto simile alla celebre forma
della bottiglia utilizzata dalla società americana.
5
Il marchio di fatto (ovvero un marchio utilizzato, ma non
registrato) è tutelato ai sensi dell’art. 2571 c.c. e 12, co.1, lett a)
c.p.i. ma limitatamente all’uso effettivamente posto in essere (e
quindi con forti limitazioni rispetto alla tutela invece prevista per i
marchi registrati).
3
Con riferimento all’ordinanza del Tribunale di Torino, per
completezza e chiarezza va aggiunto che la società MHCS era
titolare di tre registrazioni di marchio comunitario (due per marchi
tridimensionali e una per marchio figurativo). Tuttavia, nessuna di
queste aveva ad oggetto la forma integrale della bottiglia, bensì:
l’etichetta, il collarino, la capsula, lo stemma araldico, il colore e la
denominazione Ruinart.
7
La società Coca Cola Company aveva presentato domanda di
registrazione di marchio comunitario e la stessa è stata respinta
dall’UAMI ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, lettera (b), paragrafo (e)
del Regolamento 207/2009.
8
Impresa difficile, ma comunque non impossibile posto che sono,
ad esempio, registrati a titolo di marchio tridimensionale la
confezione del Toblerone, la pila Duracell e la bottiglia della
Perrier.
9
Così l’articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento n. 207/2009 sui
marchi comunitari che ammette la registrazione se (…) il marchio
ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la
registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è
stato fatto”. Analoga disposizione è altresì prevista dall’art. 13,
comma 2, del Codice della Proprietà Industriale valido per i marchi
nazionali.
10
Nel caso deciso dal Tribunale UE, la Coca Cola aveva fatto leva
proprio su questa argomentazione, ma le prove fornite non sono
state ritenute sufficienti.
Marchio Comunitario: dal 23 marzo entra in vigore il
Regolamento 2015/2424
Con la newsletter di gennaio avevamo
colto l’occasione per informare i nostri
lettori della riforma in corso in materia
di marchi.
La riforma in questione è diretta a
modificare due pilastri normativi del sistema, ovvero:
- la direttiva n. 2008/95/CE sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d’impresa modificata dalla Direttiva (UE) 2015/2436 del 16
dicembre 2015 (quest’ultima indicata d’ora in avanti
“Direttiva”); e
- il regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario
modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del 16 dicembre
2015 (quest’ultimo indicato d’ora in avanti “Regolamento”).
In questa sede e con esclusivo riferimento al Regolamento,
ricordiamo che con la sua entrata in vigore (23 marzo 2016)
non si parlerà più di “marchio comunitario”, bensì di
“marchio dell’Unione Europea” (marchio UE).
Il Regolamento porta con sé alcune novità e, tra queste, la
necessità di indicare in maniera specifica la lista dei prodotti
e dei servizi rivendicati escludendo quindi la possibilità di
citare il c.d. “titolo” della classe merceologica di interesse
per ottenere la protezione in tutta la classe. In quest’ottica, il
Regolamento (art. 28, paragrafo 8) dispone anche che:
“I titolari di marchi UE di cui è stata chiesta la registrazione
prima del 22 giugno 2012, registrati in relazione all’intero
titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono
dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era
di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli
coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché
i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino
nell’elenco alfabetico della classe della classificazione di
Nizza, nell’edizione in vigore alla data di deposito”.
Tale dichiarazione potrà essere presentata dal 23/03/2016 al
24/09/2016, dopodiché per i marchi depositati rivendicando
il titolo delle classi merceologiche si applicherà il criterio
dell’interpretazione letterale del titolo.
I titolari di Marchi UE depositati prima del 22 giugno 2012
sono quindi invitati a verificare con i propri consulenti se il
proprio titolo rientri o meno tra quelli che potrebbero
richiedere il deposito della dichiarazione sopra descritta.
Dal 2 marzo è possibile accedere alle agevolazioni Disegni
+3
Come indicato nelle nostra precedente newsletter di gennaio
2016, il MiSe ha emanato un bando per la concessione di
agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e
modelli.
Le risorse complessive ammontano a 4 milioni e 700 mila
Euro e le PMI possono presentare le domande già dal 2
marzo. Tali domande potranno essere presentate fino ad
esaurimento delle risorse allocate.
In questa sede, ricordiamo nuovamente che Disegni +3 è una
misura volta a supportare le PMI nella realizzazione di un
progetto
finalizzato
alla
valorizzazione
di
un
disegno/modello che può essere singolo o multiplo11.
Le spese che la misura può andare a coprire ineriscono tanto
la fase di produzione quanto quella di commercializzazione.
In particolare, con riguardo alla fase di commercializzazione,
ricordiamo che le PMI potranno ottenere l’ammissione
all’agevolazione anche per spese sostenute per:
- consulenza legale per redazione di accordi di
licenza o cessione di titolarità del diritto di privativa
industriale;
- consulenza legale per la negoziazione di accordi di
segretezza.
Per maggiori approfondimenti e per il reperimento del bando
si rinvia alla pagina
del sito del MiSe
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/
impresa/disegni
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Fino al 15 luglio 2016 sono aperte le iscrizioni al concorso
Premi Design Europa
Nell’ottica di segnalare le misure a
disposizione delle imprese che investono
nel design facendone uno strumento di
crescita economica, ricordiamo che fino al
15 luglio 2016 è possibile partecipare al
concorso indetto dall’UAMI e che porterà
quattro finalisti alla premiazione che si terrà a Milano il 30
novembre 2016.
Il concorso si rivolge ai titolari di design e modelli
comunitari registrati che corrispondano a una delle seguenti
tre categorie:
a) imprese con oltre 50 dipendenti e più di 10 milioni
di euro di fatturato/bilancio totale;
b) imprese con meno di 50 dipendenti e meno di 10
milioni di fatturato/bilancio; o imprese anche di
altra dimensione, ma costituite dal 1 gennaio 2013
in avanti;
c) progettisti che abbiano creato una serie significativa
di opere con valore estetico e impatto dimostrabile
sul mercato.
Come indicato nel bando, oltre alla copertura delle spese di
viaggio e soggiorno per partecipare al giorno premiazione, i
vincitori riceveranno un trofeo appositamente creato per
questa manifestazione, nonché un premio di “visibilità”
posto che i nomi dei vincitori compariranno nel materiale
promozionale destinato alla stampa dopo la cerimonia.
11
Il progetto dovrà riguardare un disegno/modello che sia stato registrato e
di cui l’impresa che presenta domanda di accesso al bando sia titolare o
licenziataria
www.interpatent.com
[email protected]
Members of FICPI and AIPPI
INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 – 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
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