CONVERSIONE DEL BREVETTO EUROPEO NULLO CBE

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO
Renato Amoroso,Giuseppe Buffone, Giuseppe Cernuto, Filippo D’Aquino, Fabrizio D’Arcangelo,
Francesca Fiecconi, Maria Grazia Fiori,Federico Rolfi, Adriano Scudieri
Brevetto di invenzione: un titolo a geometria variabile?
La modifica del brevetto e delle domande giudiziali
T14014 – Milano, 27-28 giugno 2014
Palazzo di Giustizia di Milano - Aula Magna “Emilio Alessandrini e Guido Galli”
I Sessione:
Le diverse problematiche connesse alla
limitazione del brevetto
Marina Tavassi
BREVETTO D’INVENZIONE
SUFFICIENTE DESCRIZIONE
Art. 83 C.B.E.
Art. 57 C.P.I.
Art. 57 comma II
- descrizione chiara e completa
- cosicché l’esperto del ramo possa attuarla
+ titolo corrispondente al suo oggetto
BREVETTO D’INVENZIONE
RIVENDICAZIONI
Art. 84 C.B.E.
Art. 52 C.P.I.
Art. 52
- Nelle rivendicazioni è indicato l’oggetto del brevetto
- I limiti della protezione sono determinati dalle
rivendicazioni
- La descrizione e i disegni servono ad interpretare le
rivendicazioni
- Va garantita un’equa protezione al titolare e al contempo
una ragionevole sicurezza ai terzi
- c. 3 bis (d.lgs. 131/2010): Per determinare l’ambito della
protezione si tiene nel dovuto conto ogni elemento
equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni
MODIFICHE AL BREVETTO
nel corso del procedimento di concessione
• Dopo il deposito della domanda e prima della
concessione (o prima della decisione della Commissione
dei ricorsi) il richiedente può “integrare, anche con
nuovi esempi, o limitare la descrizione, le rivendicazioni
o i disegni originariamente depositati” (art. 172.2 C.P.I.);
Limite: l’oggetto (o la protezione) del brevetto non
deve estendersi oltre il contenuto della domanda
iniziale (art. 76 1° c, modif. D.lgs. 131/10; art. 123.2
C.B.E.) (“correggere…negli aspetti non sostanziali”
art. 172.2 C.P.I.)
• Trasformazione della domanda di brevetto per
invenzione in domanda di modello di utilità e viceversa
(art. 84 C.P.I.)
MODIFICHE AL BREVETTO
dopo la concessione
• Limitazione dell’oggetto del brevetto su istanza del
titolare (art. 79)
• Limitazione giudiziale a seguito di sentenza di nullità
parziale (art. 76.2)
• Conversione del brevetto nullo in un diverso brevetto,
del quale contenga i requisiti di validità, che sarebbe
stato voluto dal richiedente qualora ne avesse
conosciuto la nullità (art.76.3)
• In caso di prolungamento della durata originaria i
licenziatari e gli investitori hanno diritto ad ottenere
licenza obbligatoria, gratuita, non esclusiva per il
periodo di maggior durata
CONVERSIONE DEL
BREVETTO EUROPEO NULLO
C.B.E. - Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973
• Nel corso della procedura davanti U.E.B. il
richiedente può modificare almeno una volta la
descrizione, le rivendicazioni e i disegni (art. 123.1
C.B.E.)
 Limite: l’oggetto del brevetto non deve estendersi oltre il
contenuto della domanda quale è stata depositata (art.
123.2 C.B.E.; art. 138.1 c C.B.E. per le cause di nullità)
• Trasformazione della domanda di brevetto europeo
in brevetto nazionale (artt. 135/137 C.B.E.; art. 58.1
C.P.I.)
• Conversione della domanda di brevetto europeo in
brevetto nazionale per modello di utilità (art. 58.2 e
3 C.P.I.)
CONVERSIONE DEL
BREVETTO EUROPEO NULLO
C.B.E. - Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973
• Dopo la concessione del brevetto e nel corso della
procedura di opposizione, il titolare può apportare
modifiche
• Se il brevetto e l’invenzione soddisfano le condizioni
della Convenzione, la Divisione di Opposizione
mantiene il brevetto modificato (art. 102.3 C.B.E.)
Limite: l’oggetto del brevetto non deve
estendersi oltre il contenuto della domanda
come depositata (art.123 C.B.E.)
PROBLEMI
 Di carattere sostanziale:
• Contenuto del concetto di limitazione
• Ammissibilità di limitazioni plurime, alternative e/o subordinate
• Possibilità di fare riferimento alla descrizione, agli esempi della descrizione,
ai disegni
ampliamento o limitazione ?
• Incidenza della limitazione del brevetto sulla responsabilità dell’asserito
contraffattore
• Incidenza della limitazione del brevetto sulla valutazione del fumus boni
iuris in fase cautelare
 Di carattere processuale:
• Limite temporale entro il quale presentare la limitazione (nello stesso
grado di giudizio / in ogni stato e grado)
• Proponibilità di limitazioni plurime, alternative e/o subordinate / “a
imbuto”, di limitazioni condizionate
• Aggravamento /rinnovazione dell’attività di consulenza
costi
• Proponibilità nell’ambito di un procedimento cautelare
 In relazione al deposito presso l’EPO e/o presso l’UIBM
 Problematiche inerenti al regime del deposito della traduzione
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Palazzo di Giustizia – Milano
Arch. Piacentini - 1920
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The Italian Supreme Court
in Rome
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