ufficio per l`armonizzazione nel mercato interno - euipo

UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
DIPARTIMENTO OPERAZIONI – SERVIZIO DISEGNI E MODELLI
DECISIONE DELLA
DIVISIONE ANNULLAMENTO
DEL 25/08/2014
NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ
DI UN DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO
DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO
ICD 000009258
0001161954-0001
LINGUA DEL PROCEDIMENTO
ITALIANO
RICHIEDENTE
BURBERRY LIMITED
HORSEFERRY HOUSE, H ORSEFERRY ROAD
LONDON SW1P 2AW
REGNO UNITO
RAPPRESENTANTE DELLA RICHIEDENTE
STUDIO LEGALE SIB
CORSO DEI T INTORI 25
50122 FIRENZE
ITALIA
TITOLARE
LOOK COMPANY DI PIETRO C ARFAGNA E C. S.N.C.
VIA LUIGI STURZO 4
46100 MANTOVA
ITALIA
RAPPRESENTANTE DELLA TITOLARE
MALGARINI LUCIA
V IA D IVISIONE ACQUI 8H
46044 GOITO (MANTOVA)
ITALIA
NUMERO DEL FASCICOLO
Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alicante • Spagna
Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344
La divisione Annullamento composta da Michele M. Benedetti Aloisi (relatore), Martin
Schlötelburg (membro) e Natalie Pasinato (membro) ha adottato in data 25/08/2014 la
seguente decisione:
1.
Il modello comunitario registrato n. 0001161954-0001 è dichiarato nullo.
2.
Il titolare sopporterà l’onere delle spese sostenute dalla richiedente.
I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI
(1)
Il disegno o modello comunitario n. 0001161954-0001 (in prosieguo: il “DMC
contestato”) è stato registrato in nome della titolare con data di deposito del 2
settembre 2009. Nel DMC contestato i prodotti sono indicati con il termine
“ornamento per tessuti” e l’oggetto del DMC è riprodotto nelle seguenti vedute,
pubblicate nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari
https://oami.europa.eu/eSearch/#details/designs/001161954-0001
(2)
In data 5 settembre 2013, la richiedente ha presentato una domanda di
dichiarazione di nullità (in prosieguo: la “domanda”), con cui contesta la validità
del DMC. La tassa relativa alla domanda è stata pagata mediante conto corrente
presso l’UAMI.
(3)
Avvalendosi del modulo dell’Ufficio, la richiedente ha indicato le seguenti cause
di nullità: “il disegno o modello comunitario impugnato non rispetta i requisiti di
cui agli artt. 4-9, RDC 1” e “altre, in conformità dell’art. 25, par. 1, lettere c), d), e),
f) o g), RDC”.
1
Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari
2
(4)
Nella motivazione della domanda, la richiedente fa riferimento ai propri marchi,
tra i quali un noto marchio figurativo “costituito da una peculiare combinazione di
linee (di colore nero e rosso) che, intersecate tra loro su fondo beige, formano
maglie quadrilatere che racchiudono finestre di colore beige più chiaro e bianco.
Il marchio in questione [...] è conosciuto in tutto il mondo come “Burberry Check”
e rappresenta, da oltre mezzo secolo, il simbolo dell’intera produzione della
Burberry, al punto da identificare non solo gli articoli appartenenti al tradizionale
“core business” dell’esponente quali impermeabili, sciarpe, borse e capi di
abbigliamento [...]” ma anche altri tipi di prodotti. A tal fine allega alcune prove
volte a corroborare la rinomanza del proprio marchio che verranno esaminate nel
prsieguo della presente decisione. La richiedente afferma inoltre che esiste
un’indubbia somiglianza tra il proprio marchio ed il DMC contestato e quindi
esiste un rischio di confusione. Ad abudantiam il richiedente, sottolinea come la
titolare avesse nel 2009 sottoscritto un accordo transattivo relativo all’uso di un
tessuto identico a quello oggetto del DMC e a tal fine allega copia del
menzionato accordo transattivo (doc 143 della memoria del richiedente).
(5)
Fra i diritti anteriori, la richiedente indica, fra gli altri, il proprio marchio
comunitario figurativo n. 377 580:
(6)
Il titolare replica in data 0471272014 che gli argomenti della richiedente sono
infondati e che il marchio sarebbe carente di carattere distintivo poiché vi sono
numerosi tessuti simili nel mercato. A tal fine allega alcune prove. Il richiedente
non avrebbe prodotto prove atte a corroborare l’accresciuta capacità distintiva
del proprio marchio come ad esempio un’indagine demoscopica, ma ha bensì
presentato esclusivamente rassegne stampa. Il titolare sostiene inoltre che la
scelta del DMC è la conseguenza di numerose indagini di mercato volte a trovare
un disegno capace di differenziarsi da quello della richiedente. Inoltre, il titolare
evidenzia come il fatto che la richiedente abbia atteso quattro anni per depositare
la presente azione di nullità è imputabile solo al fatto che la Procura di Varese
nel 2012 avrebbe dichiarato che il DMC oggetto della presente azione di nullità
non sarebbe lesivo dei diritti della richiedente. Il titolare sottolinea inoltre non vi
sarebbe alcun rischio di confusione poiché il DMC ed il marchio anteriore
presentano differenze più che evidenti. Si ritiene infine opportuno citare
l’argomentazione del titolare secondo cui “il ricordo imperfetto del consumatore”
(v. sentenza del 22 giugno 1999, C-342/97, “Lloyd Schuhfabrik”, punto 26) che
3
secondo la Corte è imputabile al fatto che il consumatore non ha la possibilità di
comparare i segni al momento dell’acquisto, sarebbe in realtà da ascriversi alla
circostanza che il marchio anteriore non sarebbe sufficientemente conosciuto,
poiché se fosse noto non esisterebbero dubbi.
(7)
La richiedente presenta un’ulteriore memoria in data 20/02/2014 che è agli atti.
(8)
Il titolare non ha ritenuto necessario presentare un’ulteriore memoria benché un
termine fosse stato fissato all’uopo dall’Ufficio.
(9)
In data 17/07/2014 la richiedente, dopo la chiusura della fase contradditoria del
procedimento presenta una ulteriore memoria, che riassume e riordina parte dell
prove presentate. Tale memoria vien inviata al titolare a titolo informativo.
(10)
Considerata sufficientemente esperita la fase del contradditorio, l’Ufficio ha
quindi comunicato alle parti che non sarebbero stati concessi ulteriori termini per
presentare osservazioni e sarebbe stata presa una decisione in relazione al
procedimento.
(11)
Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle
parti, si rinvia ai documenti del fascicolo.
(12)
L’Ufficio ritiene opportuno precisare sin da ora che il fatto che il titolare
accompagni il DMC con un marchio verbale e che la richiedente faccia altrettanto
sono questioni indifferenti ai fini della presente decisione poiché i segni debbono
essere comparati così come depositati.
(13)
Inoltre gli accordi scritti intercorsi fra le parti sono altresì irrilevanti e l’eventuale
mancata osservanza di quanto pattuito deve essere fatta valere in sede
giudiziale.
(14)
In fine, l’assoluzione del legale rappresentate del titolare nel procedimento
penale presso la Procura di Varese è assolutamente irrilevante ai fini del
presente procedimento poiché in questa sede non si valuta la responsabilità
penale del titolare, ma la validità del DMC oggetto della presente azione.
II. M OTIVAZIONE DELLA DECISIONE
A. Sull’ammissibilità
(15)
L’indicazione delle cause di nullità nel modulo dell’Ufficio costituisce una
dichiarazione dei motivi su cui si basa la domanda, ai sensi dell’articolo 28,
paragrafo 1, lettera b), primo comma, REDC 2 . Inoltre, la domanda di nullità
soddisfa i requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), sesto comma,
REDC, poiché l’allegato contiene un’indicazione dei fatti, delle prove e degli
argomenti presentati a sostegno di tali motivi. Sono anche soddisfatti gli altri
2
Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di
esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari.
4
requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, REDC. La domanda è pertanto
ammissibile.
B.1 Sulla divulgazione del disegno o modello anteriore
(16)
Il marchio n. 377 580 è un marchio comunitario ed è stato pubblicato nel
Bollettino dei Marchi Comunitari per la prima volta il 13 luglio 1998. Pertanto, la
pubblicazione è prova sufficiente che lo stesso è stato divulgato ai sensi
dell'articolo 7(1) RDC.
B.2 Segno distintivo
(17)
Ai sensi dell’articolo 25(1)(e) RDC, un DMC può essere dichiarato nullo “se in un
disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto
comunitario o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il
segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l’uso”.
(18)
Ai sensi dell’articolo 4 RMC 3 “possono costituire marchi comunitari tutti i segni
che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i
nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro
imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i
servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.“
(19)
Pertanto, se un segno è registrato come marchio comunitario ed il marchio è in
vigore, si presume che si tratti di un “segno distintivo” ai sensi dell’articolo
25(1)(e) RDC.
B.3 Diritto di vietarne l’uso
(20)
Ai sensi dell’articolo 9(1)(b) RMC, il titolare di un marchio comunitario ha il diritto
di vietare ai terzi di usare “un segno che a motivo della sua identità o somiglianza
col marchio comunitario e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi
contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio
di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di
associazione tra segno e marchio.”
(21)
Di conseguenza il titolare del marchio comunitario ha il diritto di vietare l’uso di
un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o similari al marchio
registrato per prodotti o servizi identici o similari, se questo segno può dare luogo
ad un rischio di confusione nella mente del pubblico.
B.4 Il segno usato nel disegno o modello comunitario
(22)
3
Si ritiene che il DMC usi un segno che è identico o simile al segno utilizzato in un
marchio anteriore, se le seguenti due condizioni sono soddisfatte: (1) Il DMC
contiene caratteristiche che sono percepite come un segno. (2) Questo segno è
Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario
5
identico o simile al segno contenuto nel marchio. Un elemento di un DMC non
può essere percepito come un segno se tale segno è privo di carattere distintivo.
(23)
Nel presente caso il DMC riproduce come si vedrà in seguito, alcuni elementi
presenti nel marchio anteriore, ma non ne riproduce altri. L’assenza nel DMC di
di righe orizzontali e l’uso di una tonalità di beige diversa, non impedisce che
questo elemento venga percepito come un segno; pertanto, il segno non è privo
di carattere distintivo.
B.5 Identità o somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi
(24)
Nel presente caso bisogna analizzare in dettaglio se gli elementi omessi o
aggiunti sono d’importanza secondaria o meno. Occorre pertanto procedere ad
un confronto tra i due segni:
(MC anteriore)
(25)
Come si può rilevare, i segni presentano le seguenti caratteristiche comuni:
-
(26)
sia il DMC contestato che il marchio comunitario anteriore usano il nero, il
bianco, nonché il beige e il rosso anche se in tonalità differenti ;
sia il DMC contestato che il marchio comunitario anteriore presentano la
sequenza di 5 linee nero/bianco/nero/bianco/nero e poi di una linea rossa
verticale su sfondo beige;
D’altro canto, i segni a confronto presentano le seguenti differenze:
-
(27)
(DMC contestato)
nel DMC non vi sono le linee orizzontali presenti invece nel marchio
comunitario anteriore che con il loro intersecarsi formano dei quadrati ;
nel DMC non vi è una linea rossa orizzontale presente invece nel marchio
comunitario anteriore;
Da un punto di vista fonetico non è possibile comparare i segni poiché non
contengono elementi verbali.
6
(28)
Dal punto di visita concettuale non è possibile comparare i segni poiché non
comunicano nessun concetto.
(29)
Da un punto di vista visivo i segni sono molto simili, infatti, entrambi i segni
rappresentano un tessuto, in cui la maggiore differenza è rappresentata dalla
mancanza di elementi orizzontali nel DMC;
(30)
Poiché il marchio anteriore è registrato, fra gli altri, per tessuti e prodotti tessili
non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavolo in classe 24 e il DMC è
registrato per ‘ornamenti per tessuti” i prodotti sono identici.
(31)
Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei
segni in conflitto deve basarsi sull'impressione generale da essi prodotta,
tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. I segni
oggetto della comparazione non contengono elementi che potrebbero essere
considerati chiaramente più distintivi rispetti ad altri. Inoltre, i segni oggetto della
comparazione non contengono elementi che potrebbero essere considerati
chiaramente più dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad
altri.
(32)
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere
conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
Ad avviso della richiedente, il marchio anteriore gode di notorietà (“conosciuto in
tutto il mondo”) per svariati prodotti e servizi, fra i quali si menzionano
espressamente, impermeabili, sciarpe, borse e capi di abbigliamento.
Tale rivendicazione deve essere adeguatamente valutata poiché il carattere
distintivo del marchio anteriore è un fattore che deve essere preso in
considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione. Invero, il rischio
di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del
marchio anteriore. Pertanto i marchi che possiedono un elevato carattere
distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia
rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (v. sentenza del 29/09/1998,
C-39/97, “Canon”, paragrafo 18).
L'opponente ha depositato, in particolare, le seguenti prove:
− sentenza n. 712/06 del Tribunale di Milano del 19 gennaio 2006 (cfr. doc. 115)
ove a pag. 8 si afferma “la tutelabilità del disegno di ispirazione scozzese
cosiddetto Burberry Check, costituito da riquadri a strisce nei colori beige, rosso,
bianco e nero, ormai notissimo, è divenuto nel tempo caratterizzante dell’intera
produzione dell’attrice”;
− sentenza n. 19459 del Tribunale di Roma dell’11-12 ottobre 1999 ( doc. 116) ove
a pag. 4 si afferma “occorre anche considerare la grande notorietà del marchio
in questione”;
7
− sentenza n. 4128/06 del Tribunale di Firenze del 1 dicembre 2006 (doc. 117)
dove a pag. 3 si afferma “si tratta di marchio … che gode di ampia notorietà a
livello internazionale, continuamente alimentata da rilevanti campagne
pubblicitarie” e a pag. 5 si statuisce “in ragione della rinomanza e notorietà del
marchio B. Check nella fattispecie in esame risultano sussistere anche i
presupposti per la tutela rafforzata di cui all’art. 1 lett. c) CPI (v. anche art. 9.1
lett. c) reg. CE n. 40/94). La norma configura tale tipo di tutela per il marchio
che gode di rinomanza nei confronti del marchio identico o simile per prodotti o
servizi non affini”;
− ordinanza del Tribunale di Firenze del 13 ottobre 2007 ( doc. 118) dove a pag. 6
si afferma “ritiene … il giudicante che, anche qualora volesse ritenersi che, nel
caso in esame, non sussista ‘un rischio di confusione per il pubblico’,
occorrerebbe comunque ritenere che sussista la contraffazione. Il titolare di un
marchio ‘rinomato’ può, infatti, vietare anche l’uso di esso per prodotti ‘anche
non affini’ se tale uso consente al contraffattore ‘di trarre indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca
pregiudizio agli stessi’”;
− ordinanza del Tribunale di Firenze del 14 dicembre 2006 (doc. 119) dove a pag.
3 si afferma “ritiene … il giudicante che, anche qualora volesse ritenersi che, nel
caso in esame, non sussista ‘un rischio di confusione per il pubblico’,
occorrerebbe comunque ritenere che sussista la contraffazione. Il titolare di un
marchio ‘rinomato’ può, infatti, vietare anche l’uso di esso per prodotti ‘anche
non affini’ se tale uso consente al contraffattore ‘di trarre indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca
pregiudizio agli stessi’”;
− sentenza n. D235 del Tribunale di Genova del 16 gennaio-30 gennaio 2008 (doc.
120) dove a pag. 5 si statuisce “una volta accertata la sussistenza dell’elemento
materiale del reato ex art. 474 c.p., appare agevole ritenere anche l’esistenza
dell’elemento psicologico di tale reato. La prevenuta esercita professionalmente
l’attività commerciale di vendita dei prodotti importati e, attesa la notorietà dei
marchi in questione e del fatto che le case produttrici costituitesi parte civile non
fabbricano i loro prodotti in Cina era certamente consapevole di importare
prodotti non originali contrassegnati da marchi contraffatti”;
− sentenza n. 426/2010 del Tribunale di Firenze del 26 gennaio 2010 (doc. 121)
dove a pag. 6 si afferma “inoltre non può ignorarsi che nell’ipotesi di messa in
vendita di merci con marchi contraffatti di case produttrici prestigiose quale
appunto la Burberry, …, trattasi di contraffazione di ‘marchi forti’ tali per cui la
celebrità del marchio aumenta il pericolo di confusione essendovi una tendenza
del marchio celebre all’acquisizione di un forte valore simbolico capace di
invertire i termini nei quali si estrinseca comunemente la funzionalità distintiva e
tale da rendere affini entro i limiti di una non rilevante distanza merceologica i
prodotti sui quali è apposto”;
− ordinanza del Tribunale di Firenze del 5 marzo 2002 (doc. 122) ove a pag. 1 si
afferma “che il disegno ‘Burberry Check’ ha assunto sul mercato un valore
8
distintivo e caratterizzante, nell’insieme delle linee e dei colori, i prodotti della
Burberry ed è tale da identificarsi con la produzione Burberry e con la sua
stessa denominazione”;
− sentenza n. 1720/10 del Tribunale di Nola del 24 novembre-9 dicembre 2010
(doc. 123) dove a pag. 4 si statuisce “tale requisito psicologico ricorreva
certamente nell’imputato, non solo perché era un esperto commerciante
operante nel settore da oltre 30 anni, non potendo pertanto non conoscere un
marchio celeberrimo (Burberry), noto anche ai non addetti ai lavori” e a pag. 5
si afferma “tale profilo (n.d.r. il prezzo esiguo dei prodotti) non solo non elideva in
nulla la sussistenza della contraffazione …, ma addirittura gravava il disvalore
oggettivo dell’imitazione e l’offesa arrecata alla Burberry, essendosi
strumentalizzato il prestigioso segno distintivo d’impresa per la distribuzione
di prodotti … di scarsissima qualità”;
− sentenza n. 854/09 del Tribunale di Udine del 24 settembre-4 novembre 2009
(doc. 124) dove a pag. 3 si afferma “il noto marchio registrato ‘Burberry Check’,
oggetto di tutela comunitaria, costituito da un tartan scozzese con linee nere e
rosse e quadrati bianchi incrociati su campo beige”;
− ordinanza del Tribunale di Firenze del 19 marzo 2012 (doc. 125) dove a pag. 1 si
afferma “il ‘BC’ è ormai da diversi anni marchio dotato di indubbia rinomanza e
notorietà internazionale”;
− ordinanza del Tribunale di Firenze del 10 dicembre 2012 (doc. 126) dove a pag.
5 si statuisce “il ‘Burberry Check’, oggetto dei marchi figurativi di cui la ricorrente
è titolare, deve ritenersi, per ragioni che è superfluo qui richiamare e che sono
state abbondantemente documentate dalla ricorrente, marchio di rinomanza …
differenze nel numero e nella frequenza delle linee e differenze di natura
cromatica impiegate dalla resistente … non appaiono, esaminato nel complesso
l’insieme di linee e colori, tali da evitare né l’associazione tra i segni né
soprattutto l’indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
marchio del marchio di titolarità di parte ricorrente o il pregiudizio a quest’ultimo,
costituito dal rischio di progressiva volgarizzazione”;
− ordinanza del Tribunale di Firenze del 21 dicembre 2013 (doc. 144) dove a pag.
5 si afferma “il ‘Burberry Check’, oggetto dei marchi figurativi di cui la ricorrente è
titolare, deve ritenersi, per ragioni che è superfluo qui richiamare e che sono
state abbondantemente documentate dalla ricorrente, marchio di rinomanza e
destinatario, quindi, della particolare disciplina di cui all’art. 20, comma 1 lett. c),
CPI (per la quale non è richiesto il requisito della confusione per il pubblico o
comunque del rischio di associazione tra i due segni di cui alla precedente lett.
b)”;
− estratto da “Women’s Wear Daily” del 24 settembre 1998 (doc. 102) in cui si
legge “Londra – a proposito di lifting facciale. Con il nuovo amministratore
delegato Rose Marie Bravo, Burberry è stata sottoposta ad alcuni cambiamenti
drammatici ed è pronta all’inaugurazione oggi. Oltre ai cambiamenti nella
distribuzione, nei negozi e nello staff, la linea ha un nuovo look, mescolando
9
modelli facili in tessuti nuovi con tradizionali elementi come l’House
Check …”;
− estratto da “International Herald Tribune” del 29 settembre del 1998 (doc. 103)
dove si legge “Compagno Check. Londra – … Menichetti, che vede il foulard
con il Check come ‘parte della mia memoria’ ha reso il brand nuovamente
desiderabile”;
− estratto da “British Vogue” dell’ottobre 1999 (doc. 104) dove si legge “Compagni
Check … Il Check è stato ripensato: su scala ridotta su una gonna attillata,
ingrandito su una gonna lunga fino alla caviglia, o utilizzato per una gamma di
accessori discreti. … Bravo (ndr. Rose Marie Bravo, il nuovo amministratore
delegato della Burberry) e il suo team fanno affidamento sull’impatto del cappotto
trench e sul classico disegno del Check. Uno dei prerequisiti in questi giorni è
l’articolo cult: Prada ha la borsa in nylon nero, Gucci il mocassino con morsetto e
Louis Vuitton la borsa in tela canvas col monogramma … sono le icone
Burberry’s ad essere essenziali se Bravo vuole fissare il brand nel mondo.”;
− estratto da “Vogue” del dicembre 1999 (doc. 105) dove si legge “Compagno
Check … Catherine Betts incontra l’uomo che sta rivisitando il plaid più famoso
al mondo”;
− estratto da “Tutto” del febbraio 2000 (doc. 106) dove si legge “Il quadro classico
firmato Burberry declinato in tutti gli accessori possibili … pioniere della
Burberry-mania sono Kate Moss, Patsy Kensit, Meg Mathews e Whitney
Houston, che esibisce un cappotto supergriffato nel clip di My Love Is Your Love.
Gary ne ha regalato uno al suo cane shitzu: Harry!”;
− estratto da “Woman’s Journal” del novembre 2000 (doc. 107) dove si legge
“Madonna indossava il suo trench Burberry sopra la sua pancia da donna incinta,
Zeta Jones usa il suo per mimetizzarsi in città, mentre Meg Mathews indossa il
suo abbottonato fino al collo con il colletto abbassato (sbagliato). Ci sono poi tutti
i modelli trendy che sostengono il famoso Check color cammello, rosso, nero
e bianco. … Allo stesso modo, il famoso Burberry Check era diventato un look
prettamente per turisti giapponesi … il famoso tessuto a fantasia scozzese,
che è stato creato come fodera per il cappotto trench, è stato introdotto nel 1924,
anche se è stato soltanto negli anni ’60 che è stato impiegato anche per gli
accessori”;
− estratto da “Vogue” del dicembre 2000 (doc. 108) dove si legge “Stile. bravo per
Burberry … pensate a Burberry oggi. E’ difficile non farlo quando Bond Street
pullula di turisti che brandiscono borse con il check … Estate 1997. Burberry si
piazza bene per qualità, e il suo cappotto trench e il suo check sono
immediatamente riconoscibili … 1998 Primavera Estate … Bravo vuole
enfatizzare il caratteristico check della Burberry e il trench”;
− estratto da rivista del 14 novembre 2000 (doc. 111) dove si legge “Lo chemisier
per l’inverno è in crepe di lana, in una classica fantasia scozzese su fondo
beige (Burberrys, L. 550000)”;
10
− estratto da “Famiglia Cristiana” n. 47/2000 (doc. 114) dove si legge “classica
fantasia tartan per i pantaloni indossati con il tradizionale trench e con il basco
negli stessi toni (Burberry)”;
La circostanza che il marchio sia definito da numerosi decisioni di tribunali italiani
come ‘famoso’ , ‘di indubbia rinomanza’ e che tali affermazioni dei tribunali
trovino rincontro in note riviste, permette di concludere che il marchio anteriore
ha acquisito un elevato carattere distintivo attraverso l'uso che ne è stato fatto
nel mercato.
Ad abudantiam , si sottolinea che sebbene l’ufficio debba limitarsi ad un esame
di fatti prove ed argomenti presentati dalle parti (Articolo 63 RDC), dall’altro, tale
esame fattuale non esclude che questo prenda in considerazione, oltre ai fatti
esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, fatti notori,
ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti
tramite mezzi generalmente accessibili.
Si deve infatti, considerare innanzi tutto il fatto che la norma giuridica enunciata
dall’art. 63, n. 1, in fine, del RDC costituisce un’eccezione rispetto al principio
dell’esame d’ufficio dei fatti sancito in limine dalla stessa disposizione. Pertanto,
tale eccezione deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva che definisca
la sua portata in modo tale da non eccedere quanto necessario per raggiungere
il suo scopo.
Se così, per quanto riguarda la norma giuridica enunciata dall’art. 63, n. 1, in
fine, del RDC, la ratio legis è di esonerare l’amministrazione dal compito di
procedere essa stessa all’istruzione dei fatti nell’ambito dei procedimenti inter
partes. Tale obiettivo non viene compromesso quando l’UAMI prende in
considerazione fatti notori (v. sentenza del 22 giugno 2004, T-185/02, “Picaro”,
punti 29, 30, 31).
Alla luce di quanto sopra non si puó negare, ad abundatiam, che la circostanza
che il “marchio anteriore sia un marchio notoriamente conosciuto” sia di per se,
un fatto notorio (decisione delle Commissioni di Ricorso del 17 de marzo de 2012
nel procedimento R 2227/2010-2 CHL(Fig) /DHL(Fig.) )
(33)
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore
medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali
prodotti o servizi. Nel presente caso, i prodotti, che risultano essere, identici sono
diretti al grande pubblico. Il livello di attenzione sarà medio.
(34)
Nel valutare il rischio di confusione i segni debbono essere comparati tramite una
valutazione globale basata sull’analisi della somiglianza visiva, fonetica e
concettuale in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v.
sentenza del 11 novembre 1997, C-251/95, “Sabèl”, punti 22 e ss.).
11
(35)
Inoltre, secondo il c.d. principio d’interdipendenza una maggiore somiglianza fra i
marchi può compensare una minore somiglianza fra i prodotti e servizi e
viceversa (Sentenza del 29 settembre 1988, C39/97 “Canon” punto 17).
(36)
Come in precedenza menzionato, occorre tener conto del fatto che il
consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto
diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che
ne ha mantenuto nella memoria (v. sentenza del 22 giugno 1999, C-342/97,
“Lloyd Schuhfabrik”, punto 26). L’argomentazione del titolare in relazione a tale
punto deve dunque essere rigettata poiché il ricordo imperfetto non è dovuto alla
non rinomanza del segno, ma al fatto che non ha la possibilità di comparare i
segni al momento dell’acquisto.
(37)
Il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere
distintivo del marchio anteriore. Pertanto i marchi che possiedono un elevato
carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono di una tutela
più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (v. sentenza del
29/09/1998, C 39/97, “Canon”, paragrafo 18).
(38)
Alla luce di quanto sopra in virtù dell’identità dei prodotti è ragionevole e del fatto
che al punto n. 32 della presente decisione la Divisone di Annullamento ha
riconosciuto la rinomanza del marchio anteriore in relazione ad alcuni prodotti
delle classi 18 e 25 concludere che il consumatore, confidando nel ricordo
imperfetto che ha mantenuto nella propria memoria, potrà non ricordare
completamente le differenze fra i segni a confronto pensando che si tratta dello
stesso segno o comunque, qualora fosse in grado di ricordare alcune delle
differenze potrà concludere che il DMC è una variazione del segno anteriore
avente in ogni caso la stessa origine imprenditoriale.
(39)
Infine, l’uso del segno contenuto nel DMC è un uso commerciale, dato che lo
scopo della registrazione di un disegno è il suo uso sul mercato.
C. Conclusione
(40)
Il modello comunitario contestato dev'essere dichiarato nullo in quanto non
soddisfa i requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC. Poiché
l’azione è accolta sulla base del marchio comunitario anteriore n. 377 580 non è
necessario analizzare il rischio di confusione in relazione agli altri marchi
anteriori invocati dalla richiedente. Non è inoltre necessario, analizzare gli altri
motivi di nullità indicati dalla richiedente, ovvero la mancanza di novità e di
carattere individuale, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b).
III. SPESE
(41)
Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1 REDC,
la titolare deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dalla
richiedente.
12
(42)
Le spese del procedimento che la titolare deve versare alla richiedente, ai sensi
dell’articolo 79, paragrafo 6 e paragrafo 7, (f)(i) REDC sono fissate a € 350,
corrispondenti alla tassa per la nullità, e a € 400 per le spese di rappresentanza,
per un totale di € 750.
IV. DIRITTO DI RICORSO
(43)
Contro la presente decisione può essere presentato ricorso. Il ricorso deve
essere presentato all’Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata
la presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è
stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla quale è stata
notificata la presente decisione, deve essere depositata una memoria scritta con
i motivi del ricorso (articolo 57 RDC).
LA
Michele M. Benedetti-Aloisi
DIVISIONE ANNULLAMENTO
Martin Schlötelburg
13
Mauro Buffolo