strategie in materia di proprietà intellettuale per le pmi del settore

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strategie in materia di proprietà intellettuale per le pmi del settore
STRATEGIE IN MATERIA DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE PER LE PMI DEL SETTORE
DELLE TECNOLOGIE PULITE IN CINA
WWW.CHINA-IPRHELPDESK.EU
1
2
3
4
Opportunità in Cina
Il rischio per la PI
La strategia per la PI
Costruire un portafoglio
azionario “cleantech”
di valore
5 Contratti e rapporti con
i partner
6 Marchi
7 Concessione di licenze
e vendita di PI
In breve
Caso di studio
Glossario*
Risorse Collegate
Per una consulenza
gratuita,
confidenziale e di
taglio operativo in
materia di DPI nel
giro di sette giorni
lavorativi, scrivete
all’indirizzo
[email protected]
1. Le opportunità legate alle
tecnologie pulite (c.d.
cleantech) in Cina
La Cina è il mercato con la crescita
più rapida per la produzione di energia
eolica e nucleare e sta compiendo
considerevoli investimenti nella ricerca di
fonti alternative, rinnovabili, per soddisfare
il suo immenso fabbisogno energetico.
La potenziale ampiezza del mercato
cinese delle cleantech e il forte sostegno
governativo per lo sviluppo e l’adozione
di tecnologie pulite, offrono grandi
opportunità alle PMI europee di questo
settore.
Con l’aumento della concorrenza in tale
mercato, tuttavia, diviene sempre più
importante gestire, proteggere a sfruttare
in modo strategico la propria PI. Non
comprendere l’importanza della proprietà
intellettuale nella strategia complessiva
dell’attività di impresa in Cina, potrebbe
portare a perdere delle opportunità e a
determinare un significativo indebolimento
della propria competitività. In questa guida
tratteremo alcune utili strategie utilizzate
dalle imprese del settore cleantech in
Cina per monetizzare, valutare il rischio
e proteggere la propria PI. Ulteriori
informazioni concernenti la protezione
della PI nell’ambito di trasferimenti di
tecnologie possono essere reperite
nelle altre pubblicazioni del China IPR
SME Helpdesk (vedi la sezione “risorse
collegate” al termine di questa guida).
Fondato da:
2. Trasferire tecnologie in Cina
per entrare nel mercato cinese
aumenta il rischio per la PI?
L’enorme potenziale del mercato cinese
delle cleantech fa sì che le imprese
© China IPR SME Helpdesk 2012
del settore non possano permettersi di
temporeggiare rischiando di perdere
uno strategico punto d’appoggio in Cina.
Le imprese cleantech che scelgono di
cominciare a lavorare con la Cina devono
capire che benché una buona esecuzione,
una gestione efficiente e l’accesso al
credito siano essenziali al mantenimento
di un vantaggio competitivo, proteggere
una buona tecnologia è un elemento
altrettanto critico. Sebbene i trasferimenti
di tecnologia possano essere strutturati in
modo tale da minimizzare i rischi per la PI,
per le imprese del settore con aspirazioni
cinesi potrebbe essere necessario
valutare una preparazione supplementare
e l’adozione di misure specifiche per il
sistema cinese della PI.
3. Cosa significa avere una
strategia in materia di PI?
Il settore delle tecnologie pulite è talmente
differenziato da risultare di difficile
definizione e non stupisce quindi che le
strategie di protezione della PI cambino
in modo sostanziale per le diverse
imprese che vi operano. Il modo in cui
la PI si integra nella strategia globale di
un’impresa, può variare a seconda che
si tratti di una start-up o di un’impresa in
espansione ed anche in considerazione
del fatto che la tecnologia sia nuova e mai
sperimentata sul mercato, oppure che si
tratti di una tecnologia datata e non più
coperta da brevetto. Le diverse imprese
utilizzeranno la PI per raggiungere obiettivi
economici differenti, come per esempio
massimizzare le entrate monetizzando
il proprio patrimonio di PI attraverso la
concessione di licenze, aumentando le
opportunità di partnership e lo scambio
di tecnologie, oppure limitare l’accesso di
nuovi soggetti nel mercato.
1
STRATEGIE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER LE PMI DEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE PULITE IN CINA
Un produttore di componenti per turbine eoliche, per
esempio, potrebbe voler concentrare sforzi e risorse
nell’ottenimento della protezione brevettuale per il
design dei suoi componenti, questo perchè un’eventuale
contraffazione sarebbe facilmente dimostrabile in un’aula
di tribunale. Potrebbe inoltre fare in modo di destinare fondi
sufficienti ad attività d’investigazione volte ad identificare
in modo attivo i contraffattori. D’altra parte, un’impresa del
settore che avesse sviluppato un sistema di generazione di
corrente in loco, attraverso lo sfruttamento delle biomasse,
destinato ad allevamenti di bestiame e intendesse
concedere in licenza la propria tecnologia alle aziende
agricole in Cina, potrebbe invece essere maggiormente
interessata a brevettare la propria invenzione, cercando
inoltre il modo di mettere in “scatola chiusa”* (cioè di
mantenere segrete) alcune componenti essenziali della
tecnologia. Ad esempio fornendo direttamente alcune
attrezzature apposite o affidandosi a un appaltatore di
fiducia per l’installazione, poiché la tecnologia dovrà
comunque essere spiegata e conosciuta dal licenziatario.
Una strategia di PI articolata e onnicomprensiva può
aiutare un’impresa cleantech a rispondere alle seguenti
domande:
• “Come può la PI aiutare la mia impresa a raggiungere
i propri obiettivi?”
• “A chi posso riferire determinate informazioni relative
alla mia impresa e alle mie invenzioni?”
• “Quanto dovrei spendere per sviluppare il mio
portafoglio di brevetti?”
• “Dovrei brevettare una nuova tecnologia che non fa
parte del mio core business?”
• “Dovrei proteggere una nuova invenzione attraverso
un brevetto (registrato) o come segreto commerciale
(non registrato)?”
• “Quale PI dovrei decidere di concedere in licenza e
quale dovrei vendere?”
• “Dovrei agire in giudizio contro un mio concorrente
per aver contraffatto la mia PI?”
Sviluppare una strategia per la PI
Lo sviluppo di una strategia di protezione della proprietà
intellettuale rende necessario interfacciarsi con le varie
componenti di un’impresa compresi i direttori operativi,
i consulenti legali e gli sviluppatori. Come primo passo
le imprese cleanteach dovrebbero svolgere una verifica
della propria PI (“IP Audit”) (consultate la sezione “risorse
collegate” al termine di questa guida), identificando e
catalogando tutti i diritti di proprietà intellettuale di cui
l’impresa è titolare. Il passaggio successivo è quello di
collegare ciascun DPI ad una fonte di reddito, prodotto,
obiettivo di sviluppo, rischio e/o obiettivo strategico. In
questa fase è necessario compiere una valutazione
approfondita del mercato e dei concorrenti. Le tecnologie
chiave devono essere identificate e si devono sviluppare
strategie per capire come sfruttarle al meglio. L’impresa
dovrebbe in seguito valutare come sia possibile “catturare”
e gestire questa PI e capire se sono necessari ulteriori
passaggi per metterla al sicuro e proteggerla (ciò include
risolvere eventuali problemi di titolarità e rivedere i
regolamenti interni con riferimento alla comunicazione
delle eventuali invenzioni ed al compenso per gli inventori).
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Dovrebbero inoltre essere sviluppate politiche interne per
la protezione dei segreti commerciali e delle informazioni
confidenziali e per i rapporti verso terze parti.
Lo sviluppo di una strategia per la PI è un processo
complicato al quale, per le PMI del settore cleantech, può
essere difficile allocare risorse. Una strategia utile può
essere quella di cominciare “in piccolo”. Redigendo un
elenco della PI di cui l’impresa è titolare che verrà mano a
mano arricchito con il tempo. Questa lista dovrebbe essere
integrata lentamente, con il contributo delle differenti
componenti dell’attività d’impresa.
4. Sviluppare un portafoglio brevetti cleantech
di valore
La protezione dei
Ricordate: le nuove
brevetti è forse la forma i n v e n z i o n i c h e s i a n o
più comune di proprietà diventate di pubblico dominio
intellettuale nel campo non sono più brevettabili.
delle tecnologie pulite.
Questo perché le tecnologie a basso impatto ambientale
sono ad alta intensità di capitale e ci vuole parecchio
tempo perché vengano recepite da parte del mercato,
in particolare per quelle che risultano troppo costose
perché siano attrattive dal punto di vista commerciale.
In conseguenza di ciò, gli investitori spesso ricorrono
alla protezione brevettuale in modo tale da assicurarsi
il monopolio sui profitti e raggiungere il ritorno previsto.
Essere in possesso di un portafoglio di tecnologie pulite
può portare altri vantaggi tangibili in termini di stabilità,
credibilità, aumento di valore, accesso agli investimenti e al
credito, disponibilità di strategie di tutela brevettuale (cioè
di registrare brevetti con l’intento di utilizzarli principalmente
per impedire ai concorrenti il ricorso a tecnologie simili),
opportunità di partnership e/o scambio di licenze, ecc.
L’abilità nello sfruttare i diritti esclusivi può influenzare le
decisioni strategiche e la direzione degli investimenti. Per
molte imprese del settore delle tecnologie pulite, investire
nello sviluppo di un consistente portafoglio brevetti può
essere una mossa intelligente se volta a raggiungere
specifici obiettivi commerciali.
Come sviluppare un portafoglio brevetti di valore nel
campo delle tecnologie pulite
Per costruire un portafoglio brevetti di qualità è necessario
incentivare nel modo giusto il proprio gruppo di ricerca
e sviluppo, mantenere aperte le linee di comunicazione
tra gli sviluppatori e i consulenti legali, implementare
politiche interne sulla divulgazione delle informazioni e
formare i dipendenti dell’azienda in modo da aumentarne
la consapevolezza riguardo alle invenzioni brevettabili,
migliorare lo scambio di informazioni e aiutarli a individuare
nuove invenzioni. Poiché le nuove invenzioni che
divengono di dominio pubblico, ad esempio, attraverso una
pubblicazione (anche se di proprietà dello stesso inventore)
non sono più brevettabili, è importantissimo assicurarsi che
i gruppi di sviluppo comunichino periodicamente ai manager
preposti le nuove invenzioni, mantengano la segretezza
delle invenzioni e non divulghino inavvertitamente
informazioni relative alle nuove tecnologie a persone
esterne all’impresa, prima che sia stata depositata una
domanda di brevetto. Le PMI del settore delle tecnologie
Strumenti gratuiti per la gestione dei vostri DPI in Cina
pulite devono inoltre tener conto della possibilità che
dipendenti in Cina apportino migliorie alle loro tecnologie;
è quindi essenziale poter disporre delle giuste clausole
contrattuali per i dipendenti-inventori* dell’area ricerca
e sviluppo. Potete trovare ulteriori informazioni su come
gestire le migliorie apportate in Cina a tecnologie esistenti
nelle altre pubblicazioni del China IPR SME Helpdesk (vedi
la sezione “risorse collegate” al termine di questa guida).
Che cosa proteggere
Le imprese del settore delle tecnologie pulite dovranno
decidere se proteggere le proprie invenzioni come brevetti
oppure mantenerle sotto forma di segreti commerciali e
know-how. Le invenzioni protette da brevetto divengono
di pubblico dominio, permettendo così ai concorrenti di
raffinare, riprodurre in modo similare o re-inventare la
tecnologia in modo che la stessa non sia più protetta
da brevetto. Per le invenzioni di questo settore con
un’aspettativa di vita superiore ai vent’anni vale la pena
di considerare la possibilità di una protezione sotto forma
di segreti commerciali, ma questo solo nel caso in cui
l’impresa confidi nella propria capacità di proteggere i propri
segreti commerciali (se è cioè in possesso di sufficiente
know-how, DPI, IT, risorse umane e supporto legale
dedicati a mantenere la sicurezza di segreti commerciali e
di informazioni sensibili).
In certi casi è preferibile dare priorità ai brevetti per
prodotto rispetto a quelli depositati per metodi o processi
che possono non essere immediatamente distinguibili.
Questo perché è più facile far valere un brevetto che può
essere identificato in un prodotto, rispetto a farne valere
uno relativo ad un metodo o ad un processo, dato che
per quest’ultimo sarebbe infatti necessario dimostrare e
provare che un dato prodotto è stato creato utilizzando quel
determinato metodo o processo. I metodi e processi con un
ampia applicabilità sono tuttavia adatti a essere brevettati
acquisendo in tal modo grande valore.
La gestione delle risorse
La costruzione di un ricco portafoglio brevetti nell’ambito
delle tecnologie pulite richiede l’allocazione di un
ammontare rilevante di risorse finanziarie e gestionali.
L’approccio “tutto in una volta” (che consiste nello stabilire
preventivamente un dato numero di brevetti e allocare un
ammontare di denaro predeterminato per ciascuno di essi)
riferito sia alla registrazione sia alla tutela dei brevetti può
risultare attrattivo per le imprese con un budget limitato,
ma purtroppo nella maggior parte dei casi non riesce a
garantire brevetti di qualità. Le nuove invenzioni devono
piuttosto essere valutate qualitativamente per i loro
meriti al fine di determinare la parte delle limitate risorse
dell’impresa che deve essere dedicata alle ricerche di
eventuali invenzioni caratterizzate dalla novità, alla stesura
delle domande*, al deposito e alla gestione delle stesse in
modo da ottenere un brevetto di qualità.
Quando depositare la domanda
Quale sia il momento migliore per depositare una domanda
di brevetto, è una domanda spinosa per le imprese di
questo settore. Quando una nuova invenzione viene
sviluppata, può risultare difficile predire in quale direzione si
svilupperà la tecnologia e come cambieranno gli andamenti
Strumenti gratuiti per la gestione dei vostri DPI in Cina
di mercato. Depositare la domanda troppo presto potrebbe
portare alla registrazione di un brevetto non orientato
nella direzione in cui la tecnologia si svilupperà negli anni
successivi. Se si deposita la domanda eccessivamente
tardi invece, si corre il rischio di essere preceduti da un
altro operatore, oppure che venga meno la brevettabilità
dell’invenzione a causa della perdita di segretezza della
stessa. La valutazione su quest’aspetto va condotta
caso per caso in relazione ai diversi brevetti. Questa
problematica è di particolare importanza in Cina giacché
si tratta di un sistema fondato sul principio del “deposito
antecedente”, e che rende quindi ancora più semplice
per soggetti esterni impedire a un’impresa di utilizzare la
propria tecnologia all’interno del paese registrandone la PI
prima che essa stessa possa farlo. Va anche sottolineato
che l’iter di registrazione è piuttosto lungo e che i brevetti
in Cina sono protetti solo al termine della procedura.
È possibile procedere, sia inizialmente sia in seguito
attraverso una domanda divisionale*, alla suddivisione
dell’invenzione in diverse domande di brevetto ampie e
specifiche. In alternativa, si può scegliere di combinare
brevetti per invenzione* e modelli di utilità* in modo da
godere di maggiore flessibilità.
Verifica e adeguamento
Spesso è facile credere che l’opera sia conclusa una
volta che un brevetto è stato rilasciato. In un settore in cui
le tecnologie si sviluppano e il mercato cambia in modo
estremamente rapido, tuttavia, è necessario verificare
periodicamente il proprio portafoglio brevetti, in quanto ciò
può servire a capire quali aggiustamenti devono essere
apportati, e a rispondere alle seguenti domande:
• “Le rivendicazioni di brevetto riflettono lo stato attuale
della tecnologia e degli andamenti di mercato?”
• “Devo essere più specifico nelle rivendicazioni così da
poter sfruttare al meglio il brevetto per bloccare i miei
concorrenti?”
Non vanno dimenticati i modelli di utilità
Sebbene alcune tecnologie pulite siano all’avanguardia,
molte di esse sono basate su tecnologie che esistono
da molti anni (c.d. “tecnologie ereditarie”). Il mondo delle
tecnologie pulite è, di conseguenza, caratterizzato in molte
aree da innovazioni incrementali e dalla convergenza
di tecnologie esistenti. È importante sapere che queste
tecnologie possono comunque essere protette, sia con un
brevetto per invenzione che con uno per modello di utilità,
e non dovrebbero essere ignorate dai gruppi di sviluppo
perché ritenute invenzioni insignificanti.
La Cina differisce da molte giurisdizioni occidentali
perché offre la tutela brevettuale ai modelli di utilità, che
proteggono la forma, la struttura, o la combinazione di
forma e struttura di prodotti fisici (i metodi e le composizioni
possono essere protetti unicamente attraverso un brevetto
per invenzione) per un periodo di dieci anni (rispetto ai
venti dei brevetti per invenzione). Ottenere un brevetto per
modello di utilità, chiamati a volte colloquialmente “mini
invenzioni”, richiede talvolta un minor grado di originalità
(cioè un minor grado d’innovazione rispetto alle tecnologie
conosciute) di quanto necessario per ottenere un brevetto
per invenzione. I modelli di utilità sono poco costosi e rapidi
da ottenere, in media 9-12 mesi, e sono particolarmente
adatti a proteggere prodotti con un ciclo di vita breve.
3
STRATEGIE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER LE PMI DEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE PULITE IN CINA
I modelli di utilità sono spesso visti come una forma debole
di DPI perché le domande di brevettazione per modello
di utilità non subiscono un esame di tipo sostanziale, e
sono spesso poco considerate dalle imprese straniere
che non hanno familiarità con questo istituto. Le imprese
cinesi traggono invece ampio vantaggio dai modelli di
utilità già da molti anni, e li hanno in molti casi utilizzati con
successo per bloccare concorrenti stranieri ed ottenere
profitti considerevoli. Nel noto caso Chint contro Schneider,
l’impresa cinese è stata in grado di transare la causa
per 23 milioni di dollari grazie ad un modello di utilità.
Combinare modelli di utilità e brevetti per invenzione può
essere un modo intelligente di gestire le tecnologie pulite
basate su tecnologie ereditarie.
circostanze speciali come nel caso in cui il marchio sia già
notorio. È importante tener presente che i consumatori
cinesi spesso trovano più semplice pronunciare e
ricordare un nome cinese piuttosto che un marchio
straniero. La versione cinese di un marchio può esserne
la traslitterazione o la traduzione, oppure l’azienda può
decidere un marchio distintivo cinese. A ciò si aggiunga che
il fenomeno c.d. di IP hijacking riguarda anche le versioni
cinesi di marchi stranieri. È perciò molto raccomandato che
le imprese registrino anche una versione cinese del proprio
marchio straniero. Potete trovare ulteriori informazioni sulla
registrazione e la tutela dei marchi nelle altre pubblicazioni
del China IPR SME Helpdesk (vedi la sezione “risorse
collegate” al termine di questa guida).
Potete trovare ulteriori informazioni sulla registrazione e
la tutela dei brevetti nelle altre pubblicazioni del China
IPR SME Helpdesk (vedi la sezione “risorse collegate” al
termine di questa guida).
7. Concessione in licenza e vendita della PI
5. Accordi, trattare con i partner e preparare la
tecnologia per il trasferimento
Proteggere la PI quando ci si trova a dover trattare con
appaltatori, soci, autorità e una moltitudine di altri soggetti
è una sfida continua per le imprese del settore. Oltre ai
brevetti, la fonte del vantaggio competitivo di molte imprese
del settore delle tecnologie pulite, è spesso sotto forma di
know-how, segreti commerciali e informazioni confidenziali
che devono essere protetti dal punto di vista contrattuale.
Gli accordi di riservatezza sono largamente riconosciuti dai
tribunali cinesi e dovrebbero essere utilizzati ogni volta che
un’impresa entra in contatto con un soggetto esterno, non
importa quanto grande o piccolo, compresi gli accordi di
subfornitura. Una documentazione accurata e la richiesta di
procedure rigide relative alla divulgazione e alla ricezione
d’informazioni confidenziali sono parimenti importanti
perché risulteranno essenziali per far rispettare l’accordo di
riservateza qualora qualcosa andasse storto.
La concessione di
licenza e la vendita Ricordate: le imprese che
intendano concedere DPI
di PI costituiscono i n l i c e n z a d e v o n o a v e r e a
u n a p o t e n z i a l e disposizione un budget tale
e l u c r a t i v a f o n t e da poter sostenere eventuali
d i l i q u i d i t à p e r contenziosi e negoziazioni
l e i m p r e s e n e l inerenti la concessione della
c a m p o d e l l e licenza, se necessario.
tecnologie pulite
che dispongono di DPI di alto valore. Molte piccole e medie
imprese sono tentate di concedere la propria tecnologia
in licenza anche nel loro stesso settore. La decisione di
monetizzare la PI attraverso la concessione in licenza
o la vendita deve essere presa solo dopo avere preso
attentamente in considerazione numerosi fattori importanti.
Le licenze di brevetto si dividono genericamente i due
categorie, le licenze “carota” e quelle “bastone”, di seguito
illustrate.
6. Marchi e branding
Licenze “carota”
Questo termine si riferisce alle licenze acquisite
volontariamente dal licenziatario senza che il titolare del
brevetto gli abbia fatto causa. Le imprese del settore in
possesso di buone tecnologie che soddisfano bisogni
impellenti saranno in grado di trovare partner e licenziatari
locali poiche’ in grado di offrire soluzioni in aree di nicchia
nelle quali le imprese cinesi non sono in grado produrre
autonomamente. La difficoltà maggiore nel trovare
potenziali licenziatari con cui negoziare è quella di riuscire
a dimostrare di avere solidi diritti su una tecnologia
credibile che richiede un know-how specifico per essere
realizzata. Un’impresa del settore delle tecnologie pulite
può avere successo in quest’approccio quando un brevetto
per invenzione è accompagnato da una licenza relativa
all’implementazione o all’utilizzo del proprio know-how.
I marchi sono importanti nel settore delle tecnologie pulite,
dato il ruolo unico che la percezione dell’opinione pubblica
gioca nell’adozione di nuove tecnologie e nell’influenzare
le politiche governative. Un marchio forte può essere uno
strumento per aggiudicarsi contratti pubblici e approvazioni
da parte delle autorità governative. Come in Europa, anche
quella cinese è una giurisdizione basata sul principio
del deposito antecedente, ciò significa che l’impresa o
l’individuo che per primo registra un marchio gode del
diritto esclusivo di utilizzarlo, a meno che non si applichino
Un altro modo di avviare una negoziazione per la
concessione di licenze è quello di tenere un’asta. Si può
fare inviando simultaneamente una lettera a un ampio
numero di potenziali licenziatari o semplicemente al
concorrente del licenziatario che si è preso come obiettivo.
Tale lettera dovrebbe essere redatta da un legale con molta
cautela per evitare di esporsi a un giudizio declaratorio, che
è un procedimento legale promosso dal destinatario della
lettera per chiedere al tribunale di dichiarare che il titolare
non sta utilizzando o violando diritti altrui con riferimento
Le imprese del settore delle tecnologie pulite e quelle ad
alta tecnologia utilizzano un’ampia varietà di strategie per
proteggere la propria PI quando la trasferiscono in Cina, tra
cui “scatola chiusa”, compartimentalizzazione, componenti
su misura, segregazione dei ruoli e strategie di fornitura
diversificata. Potete trovare ulteriori informazioni protezione
della PI nei trasferimenti di tecnologia e sulla protezione
dei segreti commerciali nelle altre pubblicazioni del China
IPR SME Helpdesk (vedi la sezione “risorse collegate” al
termine di questa guida).
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Strumenti gratuiti per la gestione dei vostri DPI in Cina
alla tecnologia in questione. Le negoziazioni relative
alla concessione di licenza dovrebbero avvenire sotto la
copertura di un accordo di riservatezza che contenga la
promessa che il potenziale licenziatario non avvierà un
giudizio declaratorio nel corso delle negoziazioni.
Licenze “bastone”
Le licenze “bastone” non sono l’opzione preferibile per i
licenzianti ma possono talvolta rendersi necessarie, ciò
avviene quando un soggetto terzo sta già utilizzando una
tecnologia senza aver acquistato alcuna licenza dal titolare
della PI, violandone di conseguenza i diritti. L’impresa avvia
un contenzioso per ottenere il pagamento delle royalties
da parte del convenuto dimostrando che la tecnologia
è protetta dalla propria PI, che il diritto è valido e che è
intenzionata ad avviare un procedimento per farlo valere.
Spesso il potenziale licenziatario non prende neanche in
considerazione la possibilità di pagare le royalties fintanto
che il diritto non verrà dimostrato.; in breve, molto spesso
è necessario fare causa o comunque minacciare di fare
causa. Sottoporre la propria PI al test di un processo
può tuttavia essere rischioso. Qualunque cosa accada la
validità della PI verrà messa in discussione e, se persa
e invalidata, l’impresa potrebbe non essere mai più in
grado di recuperare il proprio investimento e perdere una
componente chiave della propria competitività. Per questa
ragione molte non scelgono di concedere in licenza la
propria PI a meno che non abbiano fiducia nella forza dei
propri diritti o dispongano di altri mezzi per assicurare la
propria continua competitività. Le imprese che intendano
concedere DPI in licenza devono avere a disposizione
un budget tale da poter sostenere eventuali contenziosi e
negoziazioni, se necessarie.
Vendita di PI
Capita spesso che un’impresa del settore delle tecnologie
pulite sviluppi della PI che si colloca al di fuori del suo
core business ma che altre imprese potrebbero essere
interessate ad acquistare. Quando la PI non è più
collegata direttamente a un prodotto o a un aspetto chiave
dell’attività d’impresa, potrebbe essere più conveniente
vendere il proprio diritto piuttosto che continuare a
sopportare i costi derivanti dal suo mantenimento. Uno dei
benefici della vendita rispetto alla concessione in licenza è
che nel primo dei due casi l’azienda ottiene un immediato
flusso di liquidità, mentre nel secondo ci vogliono
tipicamente almeno due o tre anni prima che le royalties si
materializzino da quando il prodotto entra nel mercato.
Quando si deve decidere se vendere la PI, è importante
riconoscere che un potenziale compratore potrebbe
Strumenti gratuiti per la gestione dei vostri DPI in Cina
attribuire alla stessa un valore differente da quello del
venditore, semplicemente perché ha obiettivi commerciali
differenti. Per questa ragione, potrebbe essere una buona
idea ingaggiare un consulente esterno per determinare il
valore della PI prima di prendere la decisione di vendere.
Un modo per mettersi al riparo dal cosiddetto “pentimento
del venditore” (cioè dal rimpianto di avere venduto) è
quello di associare la vendita a una clausola di grantback. In questo tipo di accordi l’acquirente attribuisce una
licenza di utilizzo della tecnologia al venditore. Sarebbe
tuttavia ancora meglio negoziare il diritto di cedere in sublicenza quanto restituito, così da tenere aperto il maggior
numero di scelte. Potete trovare altre informazioni sulla
protezione della PI nei trasferimenti di tecnologia nelle altre
pubblicazioni del China IPR SME Helpdesk (vedi la sezione
“risorse collegate” al termine di questa guida).
In breve
Le PMI del settore delle tecnologie pulite devono
essere proattive nel comprendere ed implementare
misure tali da minimizzare il rischio per la PI quando
fanno affari in Cina. Spesso le PMI si lanciano in
opportunità che si presentano all’improvviso senza
indirizzare in modo adeguato le criticità legate alla PI.
Le imprese potrebbero evitare perdite incrementali di
competitività dovute a fughe di PI pensando in modo
strategico e seguendo queste indicazioni:
• Sviluppate una strategia di PI completa e ben
articolata indirizzata al raggiungimento degli obiettivi
commerciali.
• Pensate in modo strategico allo sviluppo di un
portafoglio brevetti e dedicate al raggiungimento di
quest’obiettivo risorse sufficienti.
• Valutate con attenzione come la cessione di licenze
si potrebbe integrare nella strategia globale d’impresa
e allocate risorse sufficienti per ottenere diritti di
proprietà intellettuale forti così da supportare questo
tipo d’iniziative.
• Compartimentalizzate o mettete in una “scatola
chiusa” le vostre tecnologie e stabilite punti di
controllo tali da assicurare che nessun soggetto da
solo abbia dimestichezza con l’intera tecnologia e
mantenete separate le tecnologie o le componenti
più critiche o importanti.
• Sviluppate una competenza sufficiente in materia
di proprietà intellettuale, cosi da includerla tra i
parametri di valutazione alla base delle scelte
d’impresa.
• Utilizzate sempre accordi di riservatezza con soggetti
esterni, società controllate e dipendenti.
• Ottenete la registrazione dei vostri diritti di proprietà
intellettuale (brevetti, copyright, marchi, ecc.) in Cina
prima di compiere un trasferimento.
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STRATEGIE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER LE PMI DEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE PULITE IN CINA
Caso di studio
Gli investitori di Perpetual Motion, una piccola impresa
tedesca specializzata nella produzione di trasmissioni
meccaniche intelligenti in grado di ridurre il consumo di
energia da parte dei macchinari industriali di oltre l’80%,
facevano pressioni perché l’impresa entrasse nel mercato
cinese. La Perpetual Motion era titolare di diversi brevetti
in Cina che coprivano il disegno delle trasmissioni, ma la
maggior parte dei procedimenti necessari per fabbricare
queste componenti a costi commercialmente accettabili
era sotto forma di know-how. In aggiunta, Perpetual
Motion utilizzava uno speciale software per controllare e
migliorare l’efficienza delle sue trasmissioni intelligenti.
Con l’intento di ottenere liquidità in tempi rapidi per coprire
crescenti necessità finanziarie, la Perpetual Motion scelse
di esplorare la possibilità di concedere in licenza la propria
tecnologia a imprese produttrici di macchinari industriali in
Cina. Dopo avere incontrato diverse imprese manifatturiere, la Guangdong Green Machinery Co., Ltd. (GGM) espresse
il proprio interesse a ottenere una licenza esclusiva. La Perpetual Motion accettò e le parti firmarono un accordo di
riservatezza. Come parte dell’accordo la Perpetual Motion propose alla GGM di concederle una licenza comprensiva
di tutti i propri brevetti e know-how con diritto di esclusiva per il mercato cinese. Nel corso delle negoziazioni la GGM
condusse una due diligence sui brevetti della Perpetual Motion. Le negoziazioni subirono tuttavia un arresto poiché le
parti non riuscirono a trovare un accordo sulle royalties.
Non lasciandosi scoraggiare, la Perpetual Motion decise quindi di cercare un partner cinese per commercializzare i
propri prodotti in Cina. Venne individuato il Sig. Liang, proprietario della Zhejiang Components Co., Ltd. (ZCC), una
piccola impresa produttrice di piccole componenti. Il Sig. Liang era un ingegnere con studi all’estero e la ZCC era titolare
di alcuni brevetti per procedimenti manifatturieri. La Perpetual Motion e la ZCC firmarono un accordo di riservatezza
e un contratto per servizi di produzione. Il Sig. Liang acconsentì a produrre le trasmissioni intelligenti sulla base delle
specifiche indicate dal cliente. La Perpetual Motion decise di mantenere la fase di progettazione in Germania e il Sig.
Liang creò un area di sicurezza all’interno del suo impianto. Come previsto dall’accordo la Perpetual Motion creò
appositi server protetti da misure di sicurezza attraverso i quali il Sig. Liang potesse accedere ai documenti sensibili
relativi agli specifici processi manifatturieri necessari per la produzione delle trasmissioni intelligenti. A ciascuno dei
dipendenti furono inoltre fatti firmare un accordo di riservatezza e uno di non concorrenza. I dipendenti vennero formati
ricevendo unicamente lo specifico know-how necessario alla fase di produzione in cui lavoravano.
Dopo un primo semestre di successo il Sig. Liang informò la Perpetual Motion che la GGM stava offrendo prodotti simili
a un prezzo minore, che non raggiungevano però i medesimi risultati dal punto di vista del risparmio energetico rispetto
a quelli della Perpetual Motion. A seguito di ulteriori investigazioni la Perpetual Motion iniziò a sospettare che la GGM
avesse violato i suoi brevetti relativi ai disegni delle trasmissioni intelligenti. Nonostante la Perpetual Motion avesse a
disposizione le risorse necessarie per intentare una causa, decise di non citare in giudizio la GGM per non rischiare
di vedere invalidati i propri brevetti. Sei mesi più tardi la Perpetual Motion sviluppò un nuovo processo produttivo in
grado di ridurre ulteriormente i costi di produzione e un nuovo software che incrementava ulteriormente l’efficienza delle
trasmissioni intelligenti.
Qual è la lezione?
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Bisogna sviluppare una strategia in materia di proprietà intellettuale a medio termine e determinate quali diritti
saranno inclusi nella strategia commerciale in Cina.
Potrebbe risultare difficile concedere una licenza e assicurarsi le relative royalties se non si può dimostrare che il
know-how non registrato è essenziale per rendere commercializzabile il prodotto.
La decisione di avviare un contenzioso e far valere un DPI non può prescindere da una valutazione che tenga conto
della solidità del brevetto, delle risorse necessarie a proseguire in giudizio fino alla sua conclusione e a difendersi
dalle probabili azioni di nullità del brevetto e della protezione degli aspetti chiave del vantaggio competitivo
dell’impresa.
La sottoscrizione di accordi di riservatezza è essenziale.
Ogni qualvolta vengono divulgate informazioni sensibili sulla proprietà intellettuale è importante documentare il fatto
e applicare procedure e politiche specifiche.
Si devono cercare partner validi che non abbiano interessi diretti in conflitto e che, almeno potenzialmente, possano
rispettare la proprietà intellettuale.
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Strumenti gratuiti per la gestione dei vostri DPI in Cina
Glossario*
La ricerca di “anteriorita’” – Il termine “anteriorita’” si riferisce all’eventuale divulgazione dell’invenzione brevettata su
pubblicazioni precedentemente alla data di deposito della domanda, che potrebbe fare venir meno la novità e/o l’originalità
dell’invenzione da brevettare. Giacché per essere brevettabile, un’invenzione deve essere sia nuova sia originale, la
ricerca di “anteriorita’” tipicamente è condotta o dal brevettante o da una persona intenzionata a opporsi alla validità del
brevetto al fine di determinare se, nel caso in cui un brevetto venisse messo in discussione,nell’ambito di un azione di
nullità, oppure di una causa di contraffazione, ne verrebbe confermata la validità.
La stesura delle “rivendicazioni” – Per “rivendicazioni” nel linguaggio brevettuale si intende la portata della copertura di
un brevetto. Le rivendicazioni definiscono i parametri dell’invenzione che saranno inclusi o esclusi dal diritto di esclusiva.
Le rivendicazioni sono spesso redatte da un legale, questo poiché la scelta delle parole è fondamentale per determinare
quanto ampio o stretto sarà l’ambito di protezione del brevetto stesso.
Domanda divisionale – Questo termine si riferisce alla procedura, prevista da alcune giurisdizioni, di dividere un'unica
domanda di brevetto che contiene più di una singola invenzione in diverse domande di brevetto, ciascuna contenente
un’invenzione a se stante dotata di sufficienti requisiti di brevettabilità ai fini del diritto industriale di quella giurisdizione.
Brevetti per invenzione – Anche se l’ambito di applicazione può variare tra le diverse giurisdizioni, il brevetto per
invenzione è la forma di registrazione che tipicamente copre ogni metodo, processo, macchinario, prodotto o
composizione di materia che sia dotato dei requisiti di novità, originalità e novità.
Modelli di utilità – In alcune giurisdizioni questa definizione identifica una sotto categoria d’invenzioni caratterizzate da un
grado minore di originalità di quello richiesto per i brevetti per invenzione. L’ambito di brevettabilità varia a seconda delle
giurisdizioni, e in alcuni casi esclude metodi e composizioni. Un brevetto per modello di utilità spesso ha una durata più
breve rispetto a quelli per invenzione.
La strategia della “scatola chiusa”– Si tratta di una strategia utilizzata nei trasferimenti di tecnologia in cui s’impedisce
alla parte che la riceve di conoscere alcuni aspetti essenziali necessari per avere piena dimestichezza con la tecnologia
stessa. Tra le possibili applicazioni vi sono l’invio separato di singole componenti necessarie ad acquisire familiarità con
la tecnologia, ma senza divulgare i metodi con cui queste opere sono realizzate.
I dipendenti-inventori– Con il termine dipendenti-inventori ci si riferisce generalmente ai dipendenti che creano opere
dell’ingegno o sviluppano invenzioni per i propri datori di lavoro, seguendo le istruzioni del datore di lavoro o come parte
integrante del rapporto di lavoro, spesso utilizzando le risorse materiali e finanziarie del datore di lavoro.
Risorse collegate disponibili sul sito web del China IPR SME Helpdesk (www.china-iprhelpdesk.eu)
1. Tecnologie pulite:
• Seminario online dell’Helpdesk: ‘IPR Protection in China for European SMEs in Clean Technology Industries’
2. Trasferimenti di tecnologie:
• La guida dell’Helpdesk: “Trasferimenti di tecnolgia in Cina”
• Seminario online dell’Helpdesk: ‘IPR Protection for Technology Transfer to China’
3. Gestione dei Miglioramenti Apportati alle Tecnologie in Cina:
• La nuova guida dell’Helpdesk: ‘Using Contracts to Protect your IPR in China’ (data di pubblicazione prevista
marzo 2012)
• La nuova guida dell’Helpdesk: ‘Protecting IPR when Conducting R&D in China’ (data di pubblicazione prevista
marzo 2012)
4. Verifica IP:
• Per iniziare: Valutare la propria PI
5. Brevetti e marchi:
• La guida dell’Helpdesk: “Brevetti e marchi in Cina”
• L’articolo della newsletter dell’Helpdesk: ‘Focus on Chinese Utility Model Patents (Overview)’ (attualmente
disponibile solo in inglese)
• L’articolo della newsletter dell’Helpdesk: ‘Focus on Choosing your Trade Mark Name in China’ (attualmente
disponibile solo in inglese)
6. Segreti commerciali:
• La guida dell’Helpdesk: “Guida alla protezione dei segreti commerciali in Cina”
Strumenti gratuiti per la gestione dei vostri DPI in Cina
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WWW.CHINA-IPRHELPDESK.EU
Il China IPR SME Helpdesk offre alle piccole e medie imprese europee (PMI) una consulenza gratuita, confidenziale e di
taglio operativo in materia di DPI in Cina.
Lo sportello dell’Helpdesk: Potete porre le vostre domande all’Helpdesk telefonicamente, via mail
([email protected]) oppure di persona e riceverete una consulenza gratuita e confidenziale da parte di
un esperto di PI in Cina nel giro di sette giorni lavorativi.
Corsi: L’Helpdesk impartisce, in Cina ma anche in Europe, corsi di formazione sulla protezione e la tutela dei DPI
in Cina, adattabili sulla base delle specifiche esigenze delle imprese.
Materiali: Le guide dell’Helpdesk ed i materiali di formazione che affrontano svariate problematiche
concernenti la PI in Cina sono scaricabili gratuitamente dal portale on-line.
Servizi on-line: Il portale multilingue dell’Helpdesk (www.china-iprhelpdesk.eu)
consente un accesso diretto alle guide, alla casistica, ai moduli di E-learning, alle
informazioni sugli eventi in programma ed ai seminari via web.
Per maggiori informazioni, v’invitiamo a contattare l’Helpdesk:
Scaricare la guida:
Room 900, Beijing Sunflower Tower No. 37 Maizidian Street
Chaoyang District Beijing 100125, P.R. China
Tel: +86 (10) 8527 6922
Fax: +86 (10) 8527 6923
[email protected]
www.china-iprhelpdesk.eu
Progetto implementato da:
Clausola di esonero delle responsabilita:
Il contenuto di questa pubblicazione non riflette necessariamente la posizione o l’opinione della Commissione
Europea. Il servizio del China IPR SME Helpdesk non ha natura legale o di consulenza e non comporta l’assunzione
di alcuna responsabilità riguardo alle conseguenze di qualunque azione compiuta sulla base di questo servizio. Gli
utenti sono invitati a ricorrere ad una consulenza indipendente prima di assumere qualsiasi azione specifica riguardo
alla protezione o alla difesa di diritti di proprietà intellettuale.
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Ultimi aggiornamenti: 2012
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