DIRETTIVE SULL`OPPOSIZIONE PARTE 2 CAPITOLO 2: RISCHIO

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Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni
DIRETTIVE SULL’OPPOSIZIONE
PARTE 2
CAPITOLO 2:
RISCHIO DI CONFUSIONE
C. SOMIGLIANZA TRA I SEGNI
Versione finale: novembre 2007
Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C
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INDICE
CAPITOLO 2: RISCHIO DI CONFUSIONE.....................................................3
C.
SOMIGLIANZA TRA I SEGNI.............................................................3
I.
PRINCIPI SU CUI SI BASA IL RAFFRONTO .....................................3
II.
CRITERI..............................................................................................4
1.
2.
Punto di partenza per il raffronto.....................................................4
Impressione complessiva................................................................4
2.1. Elementi distintivi e dominanti.....................................................4
2.2. Valutazione dell’impressione complessiva..................................5
3.
Raffronto visivo, fonetico e concettuale ..........................................8
3.1. Principi generali ..........................................................................8
3.3. Raffronto fonetico: criteri pratici ................................................12
3.4. Raffronto concettuale: criteri pratici ..........................................13
4.
Problemi particolari riguardo ai diversi tipi di segni .......................21
4.1. Numero di lettere e struttura .....................................................21
4.2. Lunghezza dei segni.................................................................22
4.3. Parte iniziale dei segni ..............................................................24
4.4. Sequenza di sillabe, ritmo e cadenza .......................................25
5.
Segni “composti” – segni in parte o in tutto compresi nell’altro
segno ............................................................................................26
5.1. Segni contenenti elementi figurativi e verbali............................27
5.2. Segni denominativi "composti da più parti" ...............................28
5.2.1. Somiglianza........................................................................28
5.2.2. Carattere distintivo del segno anteriore ..............................30
5.3. Nomi .........................................................................................31
5.3.1. Nomi (denominazioni commerciali) in combinazione con altri
elementi..............................................................................31
5.3.2. Nomi di persona (prenomi e cognomi)................................32
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CAPITOLO 2: RISCHIO DI CONFUSIONE
C.
SOMIGLIANZA TRA I SEGNI
I.
PRINCIPI SU CUI SI BASA IL RAFFRONTO
Gli stessi principi basilari illustrati al capitolo 2 B, con riferimento alla
somiglianza tra i prodotti e servizi, si applicano alla valutazione della
somiglianza tra i segni. Pertanto, la somiglianza tra i segni:
-
è conditio sine qua non della constatazione di un rischio di confusione;
-
dev’essere valutata in relazione al rischio di confusione, ossia alla luce
dell’idoneità dei marchi in conflitto a destare l’impressione che i prodotti
o servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese tra loro
economicamente collegate.
In linea di principio:
i segni sono simili qualora, assumendo che i prodotti siano identici e che il
segno anteriore abbia un grado normale o elevato di carattere distintivo,
sussista un rischio di confusione nel senso che il pubblico di riferimento possa
essere indotto a credere che i prodotti contrassegnati dal marchio più recente
e quelli contrassegnati dal marchio anteriore provengano dalle stesse
imprese o da imprese tra loro economicamente collegate.
Qualora i segni non siano simili, la questione della somiglianza dei prodotti e
della valutazione globale del rischio di confusione non si pone.
In tal caso, si usa la formula seguente:
“Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio
comunitario (RMC), la somiglianza tra i segni costituisce presupposto
indispensabile per la constatazione del rischio di confusione. Trattandosi di
segni chiaramente dissimili, tale presupposto non sussiste e l’opposizione va
pertanto respinta. Tale conclusione non sarebbe diversa neanche in caso di
identità tra i prodotti o servizi, dal momento che i segni non divengono simili
tra loro perché applicati a prodotti identici”.
Qualora l’assoluta dissimiglianza tra i segni risulti meno evidente e taluni
prodotti siano identici, mentre altri simili, va utilizzata la formula seguente:
“Dall’analisi precedentemente svolta emerge che i segni presentano
numerose differenze visive, auditive e concettuali. Tenuto conto del grado
medio di carattere distintivo del marchio anteriore, tali differenze sono
sufficienti per escludere un rischio di confusione nel territorio in cui il marchio
anteriore è protetto, vale a dire ..., anche per gli identici prodotti
“abbigliamento” rientranti nella classe 25. Ne deriva, a maggior ragione, che
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non sussiste un rischio di confusione per i prodotti restanti della domanda di
marchio comunitario che non sono identici ad alcun prodotto protetto dal
marchio anteriore. Un’analisi della somiglianza dei restanti prodotti rivendicati
nella domanda di marchio comunitario con i prodotti del marchio anteriore non
è pertanto necessaria e l’opposizione va respinta per tutti i prodotti e servizi.”
II.
CRITERI
1.
Punto di partenza per il raffronto
Nella valutazione della somiglianza tra i segni, in linea di principio questi ultimi
devono essere raffrontati nella forma in cui è riconosciuta loro la tutela. In altri
termini, i marchi registrati anteriori e le domande di marchio comunitario
contestate devono essere valutate nella forma in cui sono, rispettivamente,
registrati e depositate. L’uso effettivo o possibile dei marchi registrati in
un’altra forma è irrilevante ai fini del raffronto tra i segni. Riguardo agli effetti
delle rinunce, v. capitolo 2 D, II.
La valutazione della somiglianza deve essere effettuata in relazione al
territorio rispettivo nel quale è protetto il marchio anteriore. Se il marchio
anteriore è un marchio nazionale, i criteri pertinenti devono essere analizzati
rispetto al pubblico di riferimento di quello specifico paese. Ne consegue che
la somiglianza può variare da paese a paese, per via delle differenze di
significato e di pronuncia. Se il marchio anteriore è una domanda o
registrazione di marchio comunitario, l’analisi deve essere estesa all’intera
Comunità e l’esistenza di una somiglianza in una parte di quest’ultima sarà
sufficiente.
2.
Impressione complessiva
2.1.
Elementi distintivi e dominanti
Nella sentenza Sabèl, la Corte di giustizia ha statuito che la valutazione
globale della somiglianza visiva, auditiva o concettuale dei marchi di cui
trattasi deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in
considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi
medesimi. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come
un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenza Sabèl,
punto 23). Occorre precisare che, in quella causa, i marchi in conflitto
consistevano rispettivamente in un felino che salta, nel marchio anteriore, e in
un animale analogo insieme alla parola SABÈL, nel marchio successivo.
Con questa affermazione, la Corte ha enunciato i due principi base seguenti:
la valutazione della somiglianza tra i segni deve basarsi non solo sui
singoli elementi, ma su una valutazione globale di entrambi i segni messi a
confronto;
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gli elementi distintivi e dominanti sono “in particolare” importanti per la
valutazione della somiglianza tra i segni.
La Corte ha utilizzato il concetto di elementi distintivi e dominanti in un senso
generale e senza ulteriori specificazioni. È evidente, tuttavia, che la
valutazione degli elementi costitutivi dei segni richiede una definizione
comunemente accolta dei criteri di cui avvalersi al fine di individuare gli
elementi distintivi e dominanti.
I termini distintivo e dominante descrivono il noto fenomeno secondo cui i
segni, salvo il caso in cui abbiano carattere unitario (ad esempio, un’unica
parola, un’unica figura o un unico colore), vengono percepiti nella vita
normale rivolgendo l’attenzione all’elemento dominante, che sarà distintivo del
segno. In uno stadio successivo dell’analisi, che va oltre la mera percezione
visiva, è implicato il giudizio ed è in questo stadio che la parola “distintivo”
costituisce un valore aggiunto: i segni o gli elementi di segni privi di carattere
distintivo in senso giuridico, ossia descrittivi, generici o per altro motivo non
distintivi rispetto ai prodotti o servizi in questione, saranno in ampia misura o
totalmente trascurati nella determinazione della somiglianza in senso
giuridico, qualunque sia il loro grado di preponderanza nel segno sul piano
della pura percezione.
La percezione di ciò che è dominante o distintivo varia anche in funzione del
fatto che l’analisi sia incentrata sulle somiglianze visive, fonetiche o
concettuali.
2.2.
Valutazione dell’impressione complessiva
La valutazione della somiglianza tra i segni si basa sul fatto che il pubblico di
riferimento, posto di fronte a un segno, non tende ad effettuare su di esso
un’analisi dei suoi singoli elementi. Tale pubblico, tuttavia, presta maggiore
attenzione agli elementi distintivi e dominanti dei segni. Ciò può derivare da
un riflesso puramente inconscio, determinato dal fatto che lo sguardo si
concentra sugli elementi distintivi e dominanti con più rapidità che sugli
elementi meno distintivi. I consumatori possono tuttavia concentrarsi
consapevolmente sugli elementi più distintivi di un segno al fine di distinguerlo
più agevolmente dai marchi già noti sul mercato in questione.
Inoltre, nella distinzione tra i vari elementi dei segni occorre tener conto del
fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a
un confronto diretto dei vari marchi, ad esempio in pubblicità oppure al
momento di acquistare determinati prodotti o servizi. Posti di fronte a un
segno, esso lo compara piuttosto con l’immagine non perfetta che ha
mantenuto nella memoria dei segni a lui noti nel settore di prodotti e servizi di
cui trattasi. Tuttavia, i consumatori non ricordano in modo chiaro tutti i dettagli
dei segni, quanto piuttosto solo i loro elementi più distintivi e dominanti. Il
segno che si trova a portata di mano e la “memoria imperfetta” relativa ad un
altro segno costituiscono il fondamento in base al quale i consumatori
valutano se i rispettivi segni siano o no identici o simili (v. sentenza Lloyd,
punto 26).
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L’esperienza dimostra che, ai fini del risultato di questa valutazione, l’impatto
delle somiglianze tra i segni è più significativo di quello delle relative
dissimiglianze.
Pertanto, nel raffronto tra i segni si deve sempre tener conto del fatto che vi
siano o no elementi più distintivi e dominanti rispetto ad altri. Tale principio si
applica ad entrambi i segni a confronto. I criteri pertinenti non sono soltanto
quelli applicati in sede di valutazione del carattere distintivo globale del segno
(v. subparagrafo IV.2.), ma anche altri fattori come una diversa presentazione
grafica o una differenza di dimensioni dei vari elementi.
La Corte, peraltro, non ha fornito una definizione di “elemento” di un segno.
Tale definizione non può basarsi sul fatto che un segno sia o no visivamente
suddiviso in parti distinte. Piuttosto, è decisiva la percezione del segno da
parte del pubblico di riferimento. Il pubblico di riferimento spesso considera
un segno composto di una parola come costituito da vari elementi, in
particolare, quando una parte abbia un significato chiaro e manifesto mentre
la parte rimanente sia priva di significato, oppure quando vi siano indicazioni
visive, come un trattino o l’uso di caratteri tipografici differenti o aventi
dimensioni diverse. In questi casi, gli elementi di un segno composto di una
sola parola potrebbero considerarsi “elementi” nel senso indicato dalla Corte.
101/1998
FR
ÖKOVITAL
188/1999
1713/2000
2558/2000
674/2001
734 501 (10/08/06)
676 751 (27/07/06)
EN
EN
EN
EN
FR
EN
ACTILINE
TRAXDATA
FEMINEX
BRANDSHAPE
VITAL
PARALLAX
VITAL
nessun
rischio di
confusione
(rdc)
AKTIVIN
nessun rdc
MAXDATA
nessun rdc
FEMIPRES
nessun rdc
BRANDCAST nessun rdc
MUSSVITAL nessun rdc
PARAFAST
nessun rdc
Tuttavia, non è corretto suddividere artificialmente un segno, ossia in quei
casi in cui non sia presumibile che il pubblico lo percepisca come composto
da diversi elementi. Nel compiere questa valutazione, si deve tener presente
che il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un
tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi.
44/1999
911/1999
1503/1999
1303/1999,
confermata dalla
Commissione di
ricorso (CdR)
dec. R 292/2000-3
1476/1999
EN
EN
EN
teeli
VICOUNT
VASANIT
TELIA
VICO
SANIT
rdc
nessun rdc
nessun rdc
EN
TARAFORTE
TARKA
nessun rdc
EN
GRANDITROPIN
GENOTROPIN nessun rdc
Pagina 6
R 0230/2000-1,
confermata dal
Tribunale di primo
grado (TPG)
sentenza T-129/01
R 0798/2001-1,
confermata dal TPG
sentenza T-117/02
R 0714/2002-2,
confermata dal TPG
sentenza T-202/04
R 0610/2001-4,
confermata dal TPG
sentenza T-317/03
R 0238/2002-2,
annullata da TPG
sentenza T-22/04
EN
BUDMEN
BUD
rdc
EN
CHUFAFIT
CHUFI
nessun
rdc
EN
ECHINAID
ECHINACIN
nessun
rdc
EN
Variant
DERBIVARIANT
rdc
WEST
nessun
rdc,
TPG-rdc
EN
WESTLIFE
Gli elementi meno distintivi o dominanti vanno sempre presi in considerazione
nell’ambito della valutazione della somiglianza tra i segni. La Corte ha posto
in chiaro che il confronto tra i marchi deve compiersi in base all’impressione
globale che essi suscitano, e su quest’ultima hanno qualche incidenza anche
gli elementi meno distintivi. Si tratta di elementi dotati di minore rilevanza
sotto tale aspetto, rispetto a quelli distintivi e dominanti, ma che possono
nondimeno far pendere la bilancia da una parte o dall’altra nell’ambito della
valutazione.
355/1999 (EN) CAMOMILA INTEA / INTESA, (nessun rischio di confusione)
confermata dalla Commissione di ricorso con dec. 499/1999-1 (le parole
INTEA e INTESA sono state considerate a rischio di confusione a causa della
loro somiglianza dal Tribunale di primo grado, sentenza T-353/02).
È altresì importante rilevare che, in alcuni casi, la combinazione di due parole
intrinsecamente descrittive può nondimeno avere un certo grado di carattere
distintivo, il quale può risiedere nella combinazione delle parole.
1756/2000 (EN) EUROBAIT / EUROBAITS (rdc)
Tuttavia, soltanto in casi eccezionali, qualora l’insieme degli elementi privi di
carattere distintivo dia vita a un segno che denoti una certa creatività e
originalità, potrà ammettersi la registrazione di un marchio contenente
unicamente indicazioni a carattere descrittivo. Una tale valutazione dovrà
necessariamente essere condotta caso per caso (Corte di giustizia europea,
sentenza C-265/00 – BIOMILD, punto 27).
Nel valutare e comparare il carattere distintivo e dominante dei vari elementi
dei segni, è necessario distinguere il territorio di riferimento, dato che,
principalmente per motivi linguistici, la percezione dei segni può essere
differente.
Pagina 7
758/1999
confermata
dalla
CdR e Corte di
giustizia (CGE)
248/2000,
confermata
dalla
CdR
dec.
R 0443/2000-1
1457/1999,
confermata
dalla
CdR
dec.
R 0190/2000-1
377/2000,
confermata
dalla
CdR
dec.
R 0449/2000-1
770
588
del
31.7.2006
EN MATRATZEN
MATRATZEN
CONCORD
rdc
rdc
EN ACTIVE WEAR
INTERACTIVE
WEAR
MEGARIG
nessun
rdc
EN CALCITRANS
CALCITUMS
nessun
rdc
EN CALORA
CALOR
EN MEGAKID
nessun
rdc
Inoltre, è necessario distinguere tra i vari prodotti e servizi di cui trattasi, in
quanto la constatazione del significato descrittivo di un elemento potrebbe
interessare solo una parte di prodotti. A tale riguardo, valgono le
considerazioni svolte sulla determinazione del carattere distintivo del segno
anteriore in quanto tale.
3.
Raffronto visivo, fonetico e concettuale
3.1.
Principi generali
Come stabilito dalla Corte nella sentenza Puma/Sabèl (punto 23), la
valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale,
auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva
prodotta dai marchi.
Pertanto, non è mai corretta la valutazione della somiglianza tra i segni che si
basi su uno solo o su alcuni di questi aspetti. La somiglianza tra i segni deve
sempre essere valutata sul piano visuale, auditivo e concettuale.
Ciò non significa peraltro che una constatazione di rischio di confusione sia
possibile solo nei casi in cui la somiglianza tra i segni può essere riscontrata
su tutti gli aspetti sopra menzionati.
Al contrario, la Corte ha precisato che non si può escludere che una mera
somiglianza fonetica tra i marchi possa creare un rischio di confusione, tenuto
conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie (sentenza Lloyd,
punto 28).
La mera somiglianza fonetica è stata ritenuta sufficiente per dimostrare un
rischio di confusione, tenuto conto degli elementi pertinenti del caso di specie,
allorché i prodotti o servizi sono consigliati od ordinati oralmente.
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309/1999
DE WOOKI
WALKI
1949/2001
148/2000
1593/2001
2603/2004
DE
EN
EN
EN
Hazet
QPAT
LINCEL
JOY
HZ
COPAT
INCELL
YOI
rischio di
confusione
(rdc)
rdc
rdc
rdc
rdc
Secondo la giurisprudenza del Tribunale di primo grado (TPG), per quanto
riguarda l’abbigliamento, il raffronto visivo di solito riveste maggiore
importanza rispetto a quello fonetico, dal momento che i prodotti sono
acquistati “a vista” e sono scelti normalmente dopo un attento esame del loro
aspetto.
TPG, T-117/03, NLSPORT / NL (rdc)
Considerazioni analoghe valgono, anche se in misura minore, per i profumi.
TPG T-355/02, SIR (fig.) / ZIRH (nessun rdc), confermata dalla CGE
sentenza C-206/04
Del resto, l’aspetto fonetico non può essere per ciò stesso tralasciato
neanche nel caso dell’abbigliamento, essendo tali prodotti sia consigliabili che
ordinabili oralmente.
Per un caso relativo all’abbigliamento, in cui è stato dato minor peso alle
dissimiglianze visive, si veda:
851/1999
confermata
dalla EN FIFTIES
Commissione
di
ricorso (CdR) e
Tribunale di primo
grado (T-104/01)
MISS FIFTIES
rdc
A giudizio della Corte, non può essere escluso che una mera somiglianza
concettuale, derivante dal fatto che due marchi utilizzino immagini concordanti
nel loro contenuto semantico, possa generare rischio di confusione nel caso
in cui il marchio anteriore possieda un carattere distintivo particolare, sia
intrinsecamente sia grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico
(sentenza Sabèl, punto 24).
Analogamente, una somiglianza puramente visiva tra i segni può essere
sufficiente, tenuto conto degli elementi pertinenti del caso di specie, ai fini
della constatazione di un rischio di confusione.
Tuttavia, la constatazione di un rischio di confusione dipende sempre dalle
specifiche circostanze di ciascun caso concreto. Occorre valutare e
ponderare accuratamente tutte queste circostanze. Per giungere alla
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conclusione, è sempre necessario prendere in considerazione tutti gli aspetti
della somiglianza congiuntamente. Inoltre, può rivelarsi determinante il fatto
che un aspetto della somiglianza abbia una specifica importanza rispetto ai
prodotti o servizi di cui trattasi.
Tenuto conto di tutte queste considerazioni, anche una tenue somiglianza
presente in tutti i vari aspetti (visivo, fonetico e concettuale) può condurre, se
tali aspetti sono congiuntamente considerati, ad affermare l’esistenza di un
rischio di confusione.
Per altro verso, una forte diversità dei segni con riferimento ad uno solo dei
differenti aspetti può condurre a constatare che la confusione non è probabile,
nonostante la somiglianza riscontrata con riferimento agli altri aspetti.
Un giudizio che escluda il rischio di confusione sulla base delle differenze è
possibile soltanto nei casi in cui il pubblico di riferimento sia in grado di
percepire la differenza visuale o concettuale.
1233/2001 (EN)
TPG, T-0385/03 (EN)
/
(Nessun rischio di confusione)
/ MILES (rdc)
Qualsiasi differenza, per essere rilevante, deve essere sufficientemente
degna di nota.
1039/2000 (EN)
/
(le notevoli differenze visuali prevalgono
sulla somiglianza tra gli elementi verbali: nessun rdc).
Il significato concettuale dei segni in questione deve essere chiaramente
inteso dai consumatori di riferimento.
CdR R 0048/200-3 MARCO / MARCA, che ha annullato la dec. n. 1279/1999
in quanto l’importanza della differenza concettuale era stata sopravvalutata: i
consumatori tedeschi non avrebbero inteso il termine "marca" nel senso di
"Marke” (marchio).
A una differenza concettuale può attribuirsi rilevanza soltanto se esiste in tutte
le aree geografiche che costituiscono il territorio di riferimento ai fini del
raffronto tra i segni.
611/1999 (EN) VERITÈ / VERI (rdc)
1280/1999 (EN) MANFIELD / PENFIELD (nessun rdc), confermata dalla CdR
120/2000-1
Se una parte rilevante del pubblico di riferimento non è in grado di intendere il
significato del segno, le differenze concettuali non influiranno sul risultato.
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La differenza concettuale ha scarso rilievo in caso di segni identici o
estremamente simili sul piano fonetico, dal momento che non sarà percepita
all’atto della comunicazione verbale dei segni. In questo caso la differenza
concettuale può sottolineare qualsiasi differenza visiva, ma non attenuare
la somiglianza fonetica e in nessun caso escludere, in quanto tale, il rischio di
confusione.
64/1998 (ES) SSI STAR SERVICES INTERNATIONAL / SSI USA (rdc)
309/1999 (DE) WOOKI / WALKI (rdc), confermata dalla CdR, R 429/1999-1
3.2. Raffronto visivo: criteri pratici
Il raffronto visivo è ovviamente determinante nel caso dei segni figurativi.
Esso può svolgere un ruolo importante anche per i marchi denominativi.
In questo caso, la parola è protetta in quanto tale e non nella sua forma
scritta. Di conseguenza, è irrilevante che il marchio denominativo sia
riprodotto in lettere minuscole o maiuscole. Lo stesso vale per i diversi
caratteri, purché si tratti di caratteri consueti nel mercato di riferimento.
31/1999 (DE) Landana / LANDAMANN (rdc)
62/1998 (EN) Cash Guard / CASHGUARD (rdc)
Per i marchi denominativi il raffronto visivo si basa su un'analisi del numero e
della sequenza delle lettere, sul numero di parole e sulla struttura dei segni.
Altre peculiarità, quali l’esistenza di lettere o di accenti speciali, possono
assumere rilevanza ove percepibili come l’indicazione di un linguaggio
specifico. Per i marchi denominativi il raffronto visivo coincide con quello
fonetico, salvo i casi in cui nella lingua in questione la parola non sia
pronunciata come si scrive.
Ad esempio, per i marchi denominativi, il giudizio muterebbe nel caso in cui
due parole diverse fossero pronunciate in modo identico (ad esempio in
francese: dans / dent; in inglese: naughty / nasty, la pronuncia non è identica!)
o se due parole simili vengono pronunciate diversamente (ad esempio in
inglese: though / through).
Per i marchi figurativi composti di parole (scritte con un carattere
particolarmente distintivo), anche l'impressione complessiva dell'immagine – e
quindi le eventuali somiglianze nelle lettere stesse, ad es. due lettere simili
che possono essere facilmente confuse – è rilevante.
Quanto ai marchi figurativi a colori, l'uso dello stesso colore o modello di
colore può accrescere la somiglianza visiva delle parole o degli elementi
figurativi stessi. L’esatta incidenza dei colori o modelli di colori deve essere
oggetto di valutazione caso per caso, poiché molto dipende dall’incidenza del
colore sull’impressione complessiva suscitata dai segni in questione.
Pagina 11
41/1998 (EN)
/
(fig.) (nessun rdc)
/TPS CALL SCIENCES (rdc)
1019/1999 (ES)
1159/1999 (EN) EUROPA/
(rdc)
La mera coincidenza di colore, se gli elementi figurativi o le parole non sono
simili, in linea di principio non sarà sufficiente per constatare una somiglianza
significativa.
Gli stessi principi basilari si applicano nella comparazione di segni
tridimensionali e bidimensionali. È ovvio che le peculiarità del segno
tridimensionale possono avere particolare incidenza, di solito, sull’impatto
visivo del segno. Ciò non toglie però che tale aspetto debba essere
considerato, come negli altri casi, alla luce dell’impressione complessiva
suscitata.
2567/2000 (EN)
3.3.
/
(nessun rdc)
Raffronto fonetico: criteri pratici
Quando l'opposizione si basa su segni anteriori che godono di protezione in
diversi Stati membri, è necessario prendere in considerazione la differenza di
pronuncia dei segni in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri. Gli accenti
locali non vanno tenuti in considerazione.
In linea di principio, se si tratta di segni puramente denominativi, l’impressione
auditiva avrà maggiore rilevanza rispetto a quella visiva.
1197/1999 (EN) KÄMPGEN / CAMPERS (rdc)
1280/1999 (EN) MANFIELD / PENFIELD (nessun rdc)
Quando un segno contiene parole straniere, si deve presumere che il
pubblico di riferimento non abbia dimestichezza con quella lingua straniera
oppure che, anche qualora ne comprendesse il significato in quella lingua,
tenderà comunque a pronunciare le parole in base alle regole fonetiche della
sua lingua materna.
1280/1999 (EN) MANFIELD / PENFIELD (nessun rdc), confermata dalla CdR
dec. R 0120/2000-1
146/2000 (EN) BRIDGE / OXBRIDGE (rdc), confermata dalla CdR
R 0310/2000-4
2032/2000 (EN) OLLY GAN / HOOLIGAN (CdR e TPG, T-57/03, nessun rdc)
Nel caso in cui una parte significativa del pubblico di riferimento pronunci
correttamente la parola straniera, ma un’altra parte significativa di tale
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pubblico applichi le regole fonetiche della propria lingua, occorre tener conto
di entrambe i modi di pronunciare, nel procedere alla valutazione della
somiglianza fonetica dei segni.
309/1999 (DE) WOOKI / WALKIE (rdc)
Gli elementi figurativi dei marchi non possono essere pronunciati e non
vengono sottoposti ad una valutazione fonetica. Il "significato" di ciò che gli
elementi figurativi rappresentano deve essere valutato nell'ambito della
somiglianza concettuale.
Esempio: non vi è somiglianza fonetica tra l'emblema di una stella e la parola
"STELLA".
3.4.
Raffronto concettuale: criteri pratici
Due segni sono concettualmente identici o simili allorché vengono percepiti
come dotati di un contenuto semantico identico o simile.
Ciò si verifica nei casi seguenti:
a)
due parole si riferiscono a unico termine semantico oppure a varianti
dello stesso;
b)
due parole hanno uguale significato, ma in un’altra lingua;
c)
due parole diverse si riferiscono a oggetti rientranti nella stessa
categoria, dotati di caratteristiche e connotazioni emotive identiche;
d)
due elementi figurativi sono associabili foneticamente allo stesso
termine;
e)
una parola e un elemento figurativo sono associabili foneticamente allo
stesso termine;
f) vi è un colore intrinseco e la descrizione verbale del colore.
Ciò non si verifica nei casi seguenti:
g) due parole coperte entrambe da un termine generico;
h) due segni rientranti nella stessa categoria o sottocategoria generale dei
segni;
i) due diverse rappresentazioni figurative dello stesso fenomeno generale.
La somiglianza concettuale può verificarsi nei casi seguenti:
j) due segni nella loro interezza;
k) nel raffronto degli elementi dei segni composti (complessi).
La somiglianza concettuale accresce il grado di somiglianza complessiva e
quindi il rischio di confusione.
Per contro, una differenza concettuale riduce il grado di somiglianza
complessiva e quindi il rischio di confusione, nei casi seguenti:
l) entrambi i segni hanno un contenuto semantico diverso (come sopra
indicato),
m) in misura molto minore, se un segno ha un significato semantico e l'altro
no,
n) salvo i casi in cui i segni restano in larga misura simili o identici dal punto di
vista fonetico, per cui un'eventuale differenza concettuale percepita
Pagina 13
visivamente risulta di scarsa o nessuna importanza.
Infine,
o) se nessuno dei segni è portatore di un significato semantico, la somiglianza
concettuale non ha alcuna importanza.
Per quanto riguarda queste sottocategorie individuali:
a)
due parole si riferiscono allo stesso termine semantico oppure a sue
varianti.
È il caso dei sinonimi, vale a dire di due parole per lo stesso significato
semantico.
Esempi: penna a sfera / biro; bicicletta / bici; telefonino / cellulare.
Ciò si verifica, del pari, quando due termini sono mere varianti della stessa
parola.
2666/2001,
confermata dal TPG DE LINDENHOF
T-296-02
348/1999
confermata
dalla EN LINDENER
CdR 380/1999-2
LINDERHOF
(rdc
negato per
altri motivi)
LINDEBOOM
rdc
(I due termini si riferiscono, in modi diversi, ad una specie di albero)
TPG, T-22/04, West / WESTLIFE (rdc)
(Entrambi i marchi evocano l'idea del “West”, di prodotti “western” o di uno
stile di vita analogo, come nel caso di Westlife; i due marchi hanno
connotazioni simili).
TPG, T-85/02, CASTILLO/ EL CASTILLO (fig.)
(Il pubblico di riferimento potrebbe essere facilmente indotto a credere che i
prodotti cui si riferisce il marchio CASTILLO provengono dall'impresa titolare
del marchio figurativo anteriore EL CASTILLO).
Altri esempi:
rdc - marchio
comunitario
parzialmente
accettato
dalla CdR
Per casi in cui la somiglianza concettuale consiste in un antagonismo si veda:
2432/2001
ES
182/2000
EN LIMMIT
b)
BILBAO BLUE
BILBAO
NO LIMITS
rdc
Due parole o termini hanno lo stesso significato, ma in un'altra lingua.
Pagina 14
La somiglianza concettuale sussiste anche tra marchi denominativi in lingue
diverse. In tal caso, la percezione di un significato comune dei segni deve
essere condivisa da una parte significativa del pubblico di riferimento nel
territorio in cui il marchio anteriore è protetto e, qualora il marchio anteriore
sia un marchio comunitario, nello stesso ambito comunitario, vale a dire lo
stesso Stato membro. Questa valutazione deve essere condotta per quanto
concerne le (ciascuna delle) aree pertinenti.
Raramente in tali ipotesi scaturisce un rischio di confusione, a meno che i
termini non coincidano comunque in un unico elemento o presentino analogie
visive o fonetiche.
131/1999
476/1999
482/1999
1121/1999
3111/2000
2962/2001
EN CINCO
OCEANOS
EN NUTRIFORM
EN CHAIN MASTER
EN DAS
GOLDENE
BLATT
EN RED BARON
EN OPERATION
SOURIRE
5 OCEANS
rdc
NUTRAFERM
rdc
MASTER Cadena rdc
GOLDEN PAGES rdc
BARON ROJO
OPERATION
SMILE
rdc
rdc
Due diverse versioni linguistiche di un termine si equivalgono sul piano
concettuale qualora entrambi i significati siano comprensibili allo stesso
pubblico di riferimento. Nella prassi, questi casi si limitano a situazioni in cui il
marchio anteriore è protetto in un’area della Comunità in cui sussistano due
lingue ufficiali o in cui una parola straniera sia diventata parte integrante
dell'altra lingua. Nella maggior parte dei casi non sussiste alcun rischio di
confusione. Il semplice fatto che un termine sia una traduzione dell'altro
termine non è sufficiente. Per un verso, la perfetta comprensione del
significato del segno nella lingua materna del pubblico di riferimento, e quindi
il suo più facile ricordo, consentirà al pubblico di riferimento di rammentare
perfettamente le differenze fra i segni. Per altro verso, il significato della
parola nella lingua straniera non sarà compreso o ricordato o messo in
relazione con l'altro segno altrettanto facilmente.
TPG T-33/03, HAI/SHARK (nessun rdc)
[Non è dato affermare che in Germania la parola inglese "shark" (squalo) sia
ampiamente usata al posto del termine tedesco "Hai"].
c)
Due parole diverse si riferiscono ad oggetti compresi nella stessa
categoria, dotati delle medesime caratteristiche e con le stesse connotazioni
emotive.
Si tratta di due aspetti relativi a significati semantici ben definiti:
113/1998 (EN) SUNRISE / SUNSET (rdc)
oppure quando viene trasmessa la stessa connotazione emotiva o
Pagina 15
subliminale:
495/1999 (EN) SECRET PLEASURES / PRIVATE PLEASURES (rdc),
confermata dalla CdR 616/1999-1
Se i segni sono in una lingua straniera, una parte significativa del pubblico di
riferimento potrebbe avere una padronanza limitata di tale lingua e quindi non
essere in grado di distinguere le sfumature di significato tra i due segni. La
percezione del loro significato potrebbe pertanto risultare poco chiara. Ciò
incide altresì sulla capacità del pubblico di memorizzare i segni, che sarà
meno nitida ed esatta rispetto a quella di significati percepiti originariamente
nella lingua materna.
d)
Due elementi figurativi verrebbero associati foneticamente allo stesso
termine.
Per quanto riguarda i segni figurativi, la Corte (sentenza Puma/Sabel,
punti 24-26) ha statuito che “non può quindi essere escluso che la
somiglianza concettuale derivante dal fatto che due marchi utilizzino immagini
concordanti nel loro contenuto semantico possa creare rischio di confusione
nel caso in cui il marchio anteriore possieda un carattere distintivo particolare,
sia intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di cui goda presso il pubblico […]
tuttavia, allorché il marchio anteriore non gode di una particolare notorietà e
consiste in una figura che presenta pochi elementi di fantasia, la semplice
somiglianza concettuale tra i due marchi non è sufficiente per generare un
rischio di confusione.
[…] la mera associazione tra due marchi che possa essere operata dal
pubblico per effetto della concordanza del loro contenuto semantico non è di
per sé sufficiente per ritenere che sussista un rischio di confusione”. La mera
associazione comune tra due immagini in termini semantici non è quindi
sufficiente. I segni devono in primo luogo presentare una somiglianza visiva
(grafica). Ciò significa che alcune differenze nella rappresentazione grafica di
elementi e simboli comuni (e l'assenza di notorietà del marchio anteriore)
saranno di solito sufficienti per escludere il rischio di confusione, anche se il
concetto sottostante non viene alterato.
41/1998
ES
nessun rdc
641/1999
EN
nessun rdc
696/1999
DE
nessun rdc
1368/1999
EN
nessun rdc
165/2000
EN
nessun rdc
Pagina 16
1447/2000
nessun rdc
DE
Sussisterà per contro rischio di confusione ove la somiglianza concettuale
degli elementi grafici rafforzi la somiglianza visiva esistente:
146/1999 (EN)
/;
1499/2000 (EN)
/
(rdc)
(rdc)
1202/2000 (EN)
1449/2000 (EN)
/
e
/
(rdc)
(rdc)
tanto più se il segno anteriore ha acquisito un forte carattere distintivo in
seguito all'uso.
3006/2000 (EN)
/
(“testa di cervo” per le classi 32-33, rdc
confermato da CdR, dec. R 0213/2001-3, attualmente pendente dinanzi al
TPG).
e)
Una parola e un elemento
foneticamente allo stesso termine.
figurativo
verrebbero
associati
In linea di principio, la somiglianza concettuale esiste anche tra una parola e
un'immagine che illustra il significato della parola (esempio di fantasia: il
marchio denominativo “TIGER” e il marchio figurativo che raffigura una tigre).
Fra i casi in cui è stata constatata somiglianza concettuale vi è quello tra la
parola “Macarena”, che si riferisce ad una nota apparizione della Vergine
Maria a Siviglia, e un marchio composto che comprende la parola Macarena e
un'immagine raffigurante la scena:
2248/2002
f)
MACARENA
rdc
Un colore intrinseco e la descrizione verbale del colore.
Sussiste somiglianza concettuale tra il marchio denominativo "arancio" e un
marchio raffigurante il colore intrinseco arancio, poiché il consumatore farà
sempre solo riferimento oralmente al marchio dal colore intrinseco come
marchio "arancio". Inoltre, nella sua memoria il ricordo della tonalità del colore
sarà sempre strettamente associato alla descrizione verbale "arancio".
Pagina 17
g)
Due parole per entrambe le quali esiste un termine generico.
h)
Due segni rientranti nella stessa categoria o sottocategoria generale
dei segni.
Il semplice fatto che due parole o due termini possano essere ricondotti sotto
lo stesso termine generico o possano appartenere allo stesso tipo di marchio,
non rappresenta di per sé un’ipotesi di somiglianza concettuale.
Esempi di fantasia: “Jaguar” e “Elephant”, il fatto che entrambi siano animali è
irrilevante. “TDI” e “LNF”, il fatto che entrambi siano abbreviazioni di tre
lettere è irrilevante.
Il fatto che entrambi i marchi siano nomi di persona non genera somiglianza
concettuale, né esclude la possibilità di un rischio di confusione (piuttosto, ai
"nomi" si applicano i criteri di cui al punto 5.3. Vedi gli esempi citati nel punto).
Vedi anche:
55/1998
IT
UNCLE WILLIAM
UNCLE BEN’S
nessun
rdc
i) Due diverse rappresentazioni figurative dello stesso fenomeno generale.
I marchi figurativi sono protetti nella forma in cui sono raffigurati in concreto,
non relativamente alla categoria generale di fenomeni cui si riferiscono.
La sentenza Puma/Sabel della Corte di giustizia non va interpretata nel senso
che due segni figurativi debbano essere protetti nel caso di associazione
comune della rappresentazione, ad es. una particolare specie di animali,
salvo nei casi in cui vi siano elementi in comune nella rappresentazione
figurativa stessa. Questo vale a prescindere dalla notorietà.
Non vi è protezione contro un'associazione, salvo nei casi in cui sussista in
aggiunta un rischio di confusione, né vi è protezione di un motto o di un
concetto in quanto tale (assenza di «Motivschutz»).
j)
La differenza concettuale può assumere rilievo per i due segni nella
loro interezza.
Di regola, quando la somiglianza concettuale si riferisce ai due segni nella
loro interezza, vi è una dissimiglianza visiva e fonetica; sebbene non si possa
escludere che la sola somiglianza concettuale possa generare un rischio di
confusione, questo si verifica raramente.
(v. ancora causa HAI/SHARK, T-33/03)
k)
La differenza concettuale può assumere rilievo nel raffronto degli
elementi dei segni composti (complessi).
Pagina 18
È necessario attribuire un peso maggiore alle somiglianze concettuali degli
elementi di segni composti (complessi) visivamente diversi, qualora gli altri
elementi di tali segni siano simili/identici sul piano visivo.
482/1999
2962/2001
EN CHAIN MASTER
EN OPERATION
SOURIRE
MASTER Cadena
OPERATION
SMILE
rdc
rdc
Nel raffronto concettuale di un marchio denominativo con un marchio
composto, è necessario effettuare l’analisi tenendo conto del marchio
composto nella sua interezza e non soltanto dell'elemento denominativo che
coincide, che sarebbe del resto identico. Il risultato determinerà sovente una
differenza concettuale.
286/1999
EN MOUNTAIN
MOUNTAIN BIKER
873/1999
ALTA
ALTA FIDELIDAD
870/2000
PLANET
276/2001
PLANET
MIKADO PLANET
nessun
rdc
nessun
rdc
nessun
rdc
nessun
rdc
Tuttavia, se l'elemento comune è debole (di scarso carattere distintivo o
addirittura chiaramente descrittivo), la somiglianza concettuale di
quell'elemento comune non ha alcun peso e non può compensare lo scarso
carattere distintivo del marchio anteriore.
1424/1999
EN VIFIT
VIVITA
nessun
rdc
TEQUILA
nessun
rdc
EN
1784/2001
(compreso
TEQUILA)
66/1999
EN DINOKIDS
1043/1999
EN NEOLUX
1159/1999
EN EUROPA / T
1139/2000
EN SILBERQUELLE
937/2001
EN VITAL
DINO
nessun
rdc
NEOLITE
nessun
rdc
Europa
nessun
rdc
SILVER
SPRING nessun
CLEAR
rdc
PHYTO-VITAL
nessun
rdc
Pagina 19
l)
Una differenza concettuale riduce il grado di somiglianza complessiva,
e quindi il rischio di confusione, se entrambi i segni hanno un contenuto
semantico diverso.
Quando i due marchi, anche se caratterizzati da alcune somiglianze visive,
presentano una differenza concettuale chiaramente percepibile nel senso che
ogni parola fa riferimento a un concetto differente, tale fattore smorza
notevolmente il rischio di confusione, sebbene mai in maniera automatica.
Questo fattore è ancora più decisivo se uno dei significati descrive o allude ai
prodotti.
689/1999,
confermata
dalla CdR dec.
R 0666/1999-3
1443/1999
TPG T-292/01
256/2000
1175/1999
1316/1999
EN
nessun rdc
EN
EN
EN
EN
EN
METRO
BASS
GOLDMARK
NEPAL
ODOL
MAESTRO
PASH
GOLD BLOCK
HEPAL
IDOLE
nessun rdc
nessun rdc
nessun rdc
nessun rdc
nessun rdc
Il rischio di confusione sussiste inoltre qualora la differenza concettuale non
sia percepita sul piano fonetico e non possa quindi prevalere sulla
somiglianza fonetica:
TPG T-99/01
m)
DE
Mixery
MYSTERY
rdc
Più di rado, se un segno ha un significato semantico e l'altro no.
Si tende ad attribuire un’importanza inferiore alla dissimiglianza concettuale
qualora soltanto uno dei marchi rivesta un significato. Talvolta, se l'altro
marchio è chiaramente riconoscibile, ciò permette di distinguere tra i due
marchi e quindi di escludere solitamente un rischio di confusione; si noti
peraltro che il marchio più recente, non essendo identico, non rappresenta lo
stesso concetto del marchio anteriore.
Il fatto che alcune sentenze del TPG abbiano usato un significato concettuale
presente solo in uno dei due marchi come scorciatoia per negare il rischio di
confusione è piuttosto problematico.
TPG, T-292/01, BASS/PASH (punto 54)
TPG, T- 35/03, HARPO Z / CARPO (punto 27)
È preferibile astenersi da tali espedienti nelle decisioni. Introdurre una sorta di
automatismo in base al quale l’assenza di identità concettuale rispetto al
marchio anteriore esclude di per sé un rischio di confusione non sembra
appropriato.
n)
Restano salvi i casi in cui i segni sono per lo più simili o identici dal
Pagina 20
punto di vista fonetico, in modo tale che eventuali differenze concettuali
percepibili visivamente risultino di scarsa o nessuna importanza.
Qualora le parole siano pronunciate in maniera identica o simile, eventuali
differenze concettuali non verrebbero percepite e non ridurrebbero di per sé le
somiglianze fonetiche. In tal caso qualsiasi differenza concettuale percepita
visivamente sarebbe di scarsa o nessuna importanza. Il rischio di confusione
sarebbe pertanto constatabile nella misura in cui la differenza concettuale non
sia percepita sul piano fonetico.
TPG
DE
Mixery
MYSTERY
rdc
(In senso contrario al TPG, v. Hooligan / Olli Gan).
o)
Se nessuno dei segni contiene un significato semantico, la somiglianza
concettuale non ha alcuna importanza.
Se nessuno dei marchi ha un significato semantico (ad esempio, se i due
marchi denominativi sono parole inventate), la decisione dovrà statuire
l’impossibilità di un raffronto concettuale oppure astenersi dal prendere
posizione circa la somiglianza concettuale.
In questi casi non sussiste somiglianza concettuale, né differenza
concettuale. In altri termini, la nozione di somiglianza concettuale è del tutto
ininfluente ai fini della controversia.
4.
Problemi particolari riguardo ai diversi tipi di segni
I seguenti criteri sono stati elaborati e applicati in molteplici casi, in particolare
nel raffronto tra segni denominativi. Va tuttavia tenuto presente che essi non
sono né esaustivi né applicabili sempre e in ogni caso. In funzione delle
circostanze specifiche di ciascun caso concreto, possono risultare pertinenti
criteri diversi.
4.1.
Numero di lettere e struttura
L’impressione visiva complessiva suscitata da segni denominativi o
prevalentemente denominativi dipende in massima parte dal numero di lettere
e dalla struttura delle parole. Tuttavia, il consumatore medio percepisce
normalmente un segno come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi vari
elementi. Piccole differenze nel numero di lettere sono dunque spesso
insufficienti a escludere una constatazione di somiglianza sul piano visivo,
soprattutto quando i segni abbiano una struttura comune.
291/1999
EN
444/1999
confermata dalla EN
Commissione di
ricorso
(CdR)
SUVIMAX
SULINAX
rischio
di
confusione
(rdc)
Sedonium
PREDONIUM
rdc
Pagina 21
R 0586/1999-2,
Tribunale
di
primo
grado
(TPG) (definita)
469/1999
confermata dalla
CdR
R 622/1999-3
476/1999
852/1999
2044/2000
727/2001
2694/2001,
confermata dalla
CdR
R 0049 / 2002-4
4.2.
EN
CODEROL
CODIDOL
rdc
EN
EN
EN
EN
NUTRIFORM
EVERGREEN
RESVIN
GERALDINO
NUTRAFERM
EVERDEEN
RESVERIN
GHERARDINI
rdc
rdc
rdc
rdc
EN
FORTIS
FORIS
rdc
Lunghezza dei segni
La lunghezza dei segni può incidere sull’impatto che hanno le differenze
esistenti tra i segni. Più un segno è breve, più sarà agevolmente percepito dal
pubblico in tutti i suoi singoli elementi. Ne consegue che piccole differenze
spesso possono condurre nelle parole brevi ad un’impressione complessiva
differente. Viceversa, il pubblico sarà maggiormente indotto a trascurare le
differenze nel caso di segni lunghi.
In molti mercati di riferimento è prassi comune utilizzare marchi brevi
consistenti in abbreviazioni del nome dell’impresa o in riferimenti ai prodotti o
servizi di cui trattasi. In queste ipotesi, il pubblico è consapevole di questa
prassi ed è in genere abituato a distinguere tra più abbreviazioni e non è
facilmente portato a confonderle .
1316/1999
651/2001
838/2001
EN
EN
EN
1038/2001,
confermata dalla EN
CdR
dec.
R 0611/2001-1
ODOL
YSL
IDOLE
SL
nessun rdc
nessun rdc
nessun rdc
TOM
DOM
nessun rdc
La somiglianza va tendenzialmente esclusa tra segni “di una sola lettera / di
un solo numero” raffigurati in uno stile diverso e fantasioso. Infatti, un’unica
lettera è in genere di per sé priva di carattere distintivo e, in linea di principio,
non serve a distinguere in commercio i prodotti di un’impresa da quelli di
un’altra. Pertanto, per i marchi costituiti da una sola lettera o da un numero, la
protezione è richiesta per il modo specifico in cui le lettere sono riprodotte
graficamente, non intrinsecamente per la singola lettera. Proprio per questa
ragione la sua impressione auditiva e concettuale sarà necessariamente
identica, e tuttavia irrilevante per l’impressione complessiva suscitata dal
Pagina 22
segno.
Ciò significa che, ad esempio, se i marchi in conflitto sono costituiti da diverse
raffigurazioni grafiche della stessa lettera, il rischio di confusione è
normalmente escluso.
10/1999
EN
nessun rdc
122/1999
EN
nessun rdc
394/1999
EN
nessun rdc
1631/2000
FR
nessun rdc
468/2001
EN
nessun rdc
1850/2001
EN
nessun rdc
Cionondimeno, questi segni, affiancati da elementi figurativi simili, possono
avere una somiglianza tale da ingenerare confusione:
570/2000 (EN)
dec. R 0568/2000
1087/2001 (EN)
/
/
(rdc),
confermata
dalla
CdR
(rdc), confermata dal TPG T-115/02
Va precisato che una raffigurazione verbale di un segno “di una sola lettera /
di un solo numero” non deve considerarsi equivalente al segno e che le
considerazioni di cui sopra non si applicano quindi automaticamente a questi
casi. Ad esempio, una raffigurazione di fantasia del numero “1” non è un
segno identico al segno denominativo “UNO”.
Quanto ai marchi composti da “due lettere / due segni digitali”, si deve tenere
presente che la somiglianza è stata esclusa allorché sono stati comparati con
marchi composti di lettere diverse o con più lettere, parimenti per il loro ridotto
carattere distintivo intrinseco.
596/1999 (EN) PC / BC (nessun rdc)
337/1999 (EN) NTS / NT (nessun rdc)
623/1999 (ES) EO / EOS (nessun rdc)
1244/1999 (EN) ATS / at (nessun rdc)
Infine, considerazioni particolari, quali la raffigurazione di tali lettere in una
forma peculiare, possono determinare un rischio di confusione:
649/2000 (EN)
/
(rdc)
Proseguendo l’analisi dei segni considerati poco distintivi a causa del loro
Pagina 23
ridotto numero di lettere o cifre, un ulteriore passo verso un accresciuto
carattere distintivo è quello dei segni di “tre lettere / tre numeri”. In questo
caso, tre elementi sembrano delineare una tendenza a reputare i segni simili
quando l’unica differenza sia costituita da una lettera foneticamente simile.
I seguenti segni sono stati ritenuti simili:
TPG, T-388/00 (EN), ILS / ELS
(Tale coincidenza totale di due delle tre lettere, poste nella stessa
disposizione, fa sì che la divergenza di una sola lettera non rappresenti una
differenza visuale significativa. V. punto 66)
1536/1999 (EN) SYM / SIM (rdc)
Per contro, i seguenti segni sono stati ritenuti dissimili:
168/1999 (EN) jbs / TBS (nessun rdc)
909/2001 (EN) BRU / BLU (nessun rdc)
125/2001 (EN) TPS / PTS (nessun rdc)
Si deve tuttavia tener presente che non esiste un approccio rigido a tale
riguardo. Ciascun caso concreto dev’essere valutato in base alle sue
peculiarità specifiche, ossia tenendo conto delle circostanze del caso di
specie.
4.3.
Parte iniziale dei segni
Nei marchi prevalentemente denominativi, la parte iniziale è in genere quella
che attira in primo luogo l’attenzione del consumatore e che sarà quindi
ricordata con maggiore nitidezza rispetto alla restante parte del segno. Ciò
significa che, in tal caso, l’inizio di un segno ha un’incidenza significativa
sull’impressione complessiva suscitata dal marchio, tale da escludere spesso
la somiglianza.
Cionondimeno si deve ricordare che il concetto di parte iniziale del segno è
indeterminato, non essendovi alcuna indicazione specifica in ordine a ciò che
forma la parte iniziale, la parte finale o anche l’eventuale parte mediana del
segno. Ancora una volta, si tratta di una percezione che il più delle volte
dipende dalle circostanze del caso di specie (lunghezza del segno,
distribuzione delle sillabe, uso di caratteri e così via) e non da una regola
fissa. Può anche verificarsi che un segno sia percepito come dotato di una
parte iniziale e una parte finale brevi e una parte mediana o centrale
proporzionalmente più lunga. Di conseguenza, in funzione delle circostanze
del caso di specie, la regola della rilevanza della parte iniziale del segno
potrebbe essere meno importante, a beneficio di una maggiore importanza
della parte centrale.
560/1999
EN
715/1999
confermata dalla EN
CdR
ELTON
HILTON
nessun rdc
VOBIS
COPIS
nessun rdc
Pagina 24
731/1999-2
1490/2000
2437/2000
TPG T-224/01
TPG T-211/03
TPG T-336/03
EN
EN
EN
EN
EN
SINOIL
PLOVER
NU-TRIDE
NABER (fig.)
MOBILIX
EMOIL
OLOVER
TUFFTRIDE
FABER (fig.)
OBELIX
nessun rdc
nessun rdc
nessun rdc
nessun rdc
nessun rdc
Tuttavia, l’esatta incidenza delle differenze esistenti nella parte iniziale dei
segni dipende sempre dalle circostanze del caso di specie. Un’impressione
complessiva di somiglianza può nondimeno riscontrarsi quando la differenza
nella parte iniziale dei segni non sia chiaramente percettibile sul piano visivo,
fonetico o concettuale o quando altre caratteristiche dei segni svolgano un
ruolo importante, ad esempio la loro struttura o sequenza sillabica.
65/1998
90/1998
592/1999
2396/2001
1670/2001
DE
EN
EN
DE
EN
BONAX
ZADOVIR
XENOVA
ASPIRIN
NORVIR
SONAX
RADOVIR
RENOVA
BESPIRIN
NOVIRIO
rdc
rdc
nessun rdc
rdc
nessun rdc
Per contro, poiché è di solito la parte iniziale di un segno ad attirare
l’attenzione del consumatore, se i segni differiscono solo nella loro parte
finale, tale differenza sarà spesso insufficiente per escludere la somiglianza.
611/1999
685/1999
1587/1999
164/2000
2591/2000
4.4.
ES
FR
EN
EN
EN
VERITÉ
QUINTON
SHAPER
Lubrigel
SATINANCE
VERI
QUINTONINE
SHAPERITE
lubrigyn
SATINESSE
rdc
rdc
rdc
rdc
rdc
Sequenza di sillabe, ritmo e cadenza
L’impressione fonetica complessiva suscitata da un segno viene
particolarmente influenzata dal numero e dalla sequenza di sillabe che lo
compongono. Il ritmo e la cadenza abituali dei segni hanno un ruolo
importante nella percezione fonetica dei segni. Il Collins English Dictionary
definisce la parola “rhythm” (ritmo) come “the arrangement of words into a
more or less regular sequence of stressed and unstressed or long and short
syllables” (disposizione delle parole in una sequenza più o meno regolare di
sillabe lunghe o corte, accentate o non accentate). “Intonation” (cadenza) è
definita come “the sound pattern of phrases and sentences produced by pitch
variation in the voice” (modulazione del suono di frasi e proposizioni prodotta
variando il tono della voce).
Stando a quanto sopra, gli elementi chiave per determinare l’impressione
fonetica complessiva dei marchi sono le sillabe e la loro particolare sequenza.
La valutazione delle sillabe comuni ha particolare importanza nel raffronto
fonetico, dato che un’impressione fonetica complessiva simile viene per lo più
determinata dalle sillabe identiche e dalla loro combinazione identica o simile.
Pagina 25
35/1998
31/1999
35/1999
TPG
T-186/02
TPG
T-273/02
TPG
T-154/03
FR
DE
EN
EN
SIENA
LANDANA
PHOTONICA
DIESEL
LA SIRENA
LANDAMANN
PHOTOKINA
nessun rdc
rdc
rdc
rdc
EN
CALPICO
CALYPSO
nessun rdc
EN
ALREX
ARTEX
rdc
Va altresì rilevato che, da un punto di vista visivo, ciò che può costituire una
parte comune dei segni in conflitto può invece produrre un’impressione
fonetica non altrettanto simile o persino differente. Ciò dipende dal modo in
cui le sillabe vengono interpretate (e pronunciate di conseguenza) in base alle
regole della lingua di riferimento.
Dec. 473/2000 (EN) ACTOS / ENTACTOS, (sul piano visivo, sussisteva una
coincidenza evidente: la parte finale del marchio comunitario richiesto
ricalcava il segno anteriore: -ACTOS. Il marchio anteriore era però
pronunciato come |ak|-|tos|, mentre il marchio comunitario richiesto NON era
pronunciato come |ent|-|ak|-|tos| bensì |en|-|tak|-|tos|: nessun rdc).
Inoltre, in taluni casi i consumatori potrebbero essere consapevoli del fatto
che i marchi in conflitto sono composti da sillabe identiche in un ordine
differente e che sarebbero uguali se le sillabe fossero spostate. Un chiaro
esempio di ciò si ha nel caso in cui i marchi sono composti da due sillabe
invertite, come nel caso di HOTPOT / POTHOT.
Cionondimeno, la rilevanza di tale trasformazione dipende esclusivamente
dalla percezione che i consumatori hanno dei segni. Solo nel caso in cui sia
evidente per i consumatori che il segno richiesto è un’inversione delle sillabe
del marchio anteriore (o viceversa), tale connessione può essere presa in
considerazione.
In particolare, se i segni sono percepiti come composti da due elementi
conosciuti, un’inversione di tali elementi verrebbe chiaramente notata.
V. 1852/2002 (EN) SAT-COM / COM S.A.T. (rdc).
D’altro lato, se la percezione che i consumatori di riferimento hanno dei segni
è che si tratta di termini del tutto inventati, una inversione sillabica non sarà
notata e non potrà quindi considerarsi come argomento a favore della
somiglianza.
5.
Segni “composti” – segni in parte o in tutto compresi nell’altro
segno
Questa ipotesi si verifica allorché un elemento del segno o la totalità di
quest’ultimo sono in tutto o in parte compresi nell’altro segno.
Pagina 26
5.1.
Segni contenenti elementi figurativi e verbali
Se i segni consistono in elementi sia figurativi che verbali, il principio ormai
consolidato è che, di solito, la componente verbale del segno richiama di più
l’attenzione del consumatore rispetto a quella figurativa. Ciò in quanto il
pubblico non tende a esaminare in dettaglio i segni ed è più propenso a far
riferimento agli elementi verbali che li compongono.
Ne deriva che è probabile la somiglianza tra i segni qualora, pur
comprendendo elementi figurativi differenti, essi contengono un elemento
verbale identico o molto simile. Lo stesso principio si applica ai segni che
constano di elementi figurativi differenti, ma anche di un elemento raffigurante
un numero identico.
64/1998
ES
28/1999
EN
rischio
di
confusione
(rdc)
rdc
296/1999
EN
rdc
1134/1999
ES
1001/1999
FR
rdc
845/2000
EN
rdc
1432/2001
EN
SSI USA
911
KALMA
rdc
rdc
Per contro, l’identità o la somiglianza dell’elemento figurativo dei segni è di
norma insufficiente a dimostrare la somiglianza quando almeno uno dei segni
contenga in aggiunta un elemento verbale che non è comune all’altro segno.
692/1999
EN
nessun rdc
885,
886/1999
1224/1999
EN
nessun rdc
EN
nessun rdc
2576/2000
EN
nessun rdc
539/2001
EN
nessun rdc
Pagina 27
688/2001
EN
nessun rdc
L’esito dipenderà, in base ai criteri generali, dalle peculiarità di ciascun caso
di specie. In particolare, la constatazione potrà variare secondo il carattere
dominante dell’elemento figurativo comune o la limitata capacità distintiva
dell’elemento verbale.
583/1999 (EN) ISDN / ISDN (nessun rdc)
2637/2000 (EN)
/
(rdc)
In altri casi, l’elemento emblematico può “contribuire” insieme all’elemento
verbale a definire un concetto determinato e può persino aiutare a
comprendere parole che, in linea di massima, potrebbero non essere note al
grande pubblico.
679/2001 (ES)
/
(rdc)
I segni sono stati considerati sufficientemente simili per la constatazione di un
rischio di confusione, basata sull’identità dei prodotti, in quanto la
raffigurazione di una luna, presente in entrambi i segni, rendeva l’equivalenza
della parola spagnola “LUNA” e di quella inglese “MOON” più chiara ai
consumatori spagnoli.
5.2.
Segni denominativi "composti da più parti"
Si verifica questa ipotesi quando il segno si trova in tutto o in parte
incorporato nell’altro segno. Il tipo di casi più frequenti e problematici riguarda
una parola in contrapposizione a due parole.
5.2.1. Somiglianza
Nel valutare la somiglianza (non il grado di carattere distintivo, v. paragrafo
successivo), la priorità riveste scarsa importanza poiché il pubblico non sa o
non è interessato a sapere quale marchio risulti anteriore in base alla
registrazione.
La lunghezza e il significato dei segno sono importanti.
Inoltre, in un marchio composto da due parole, è particolarmente rilevante che
la parola comune sia individuabile singolarmente, in quanto separata da un
trattino, da uno spazio o altrimenti individuabile (alla luce del chiaro
significato).
La semplice coincidenza in una serie di lettere non è sufficiente per
constatare la somiglianza. Le decisioni non devono basarsi sul semplice fatto
Pagina 28
che un segno sia "contenuto" nell'altro.
Esempio di fantasia: ANT / Fantastic, nessuna somiglianza.
Ponendo a confronto un marchio composto da due parole di pari lunghezza
con un marchio composto da una sola di quelle parole, in generale si può
parlare di somiglianza dei segni (in molti casi, a seconda di altri fattori e in
particolare del grado di carattere distintivo del marchio anteriore, vi può
essere rischio di confusione per prodotti identici).
L'Ufficio non segue l’impostazione secondo cui, in questi casi, sussiste rischio
di confusione soltanto se l'elemento comune è chiaramente dominante sul
marchio composto.
In tali fattispecie, il rischio di confusione sarà per contro escluso soltanto se:
- il marchio anteriore non è più riconoscibile come tale nel marchio più recente
(v. sopra, ANT / Fantastic);
gli elementi aggiunti al marchio più recente sono chiaramente
dominanti (esempio di fantasia: LIFE / Thomson – helps you create a better
life);
tramite l'aggiunta di altri elementi il marchio più recente si differenzia a
livello concettuale (esempio di fantasia: New Line / Skyline);
il marchio anteriore ha un basso grado di carattere distintivo intrinseco
o si avvicina a un termine descrittivo.
Casi pratici:
1322/1999
1425/1999
PLANET
SIMPLE
PLANET SOCCER
SIMPLE LIFE
nessun rdc
nessun rdc
In tutti gli altri casi la regola empirica generale prevede che se un intero segno
è completamente incorporato in un altro segno, i due segni sono simili, e se i
prodotti sono identici o estremamente simili e non presentano altri fattori
specifici, sussiste rischio di confusione.
CGE, C-120/04, LIFE / THOMSON LIFE
Questa impostazione è in linea con le sentenze del Tribunale di primo
grado (TPG) (in ognuna è stato riconosciuto un rischio di confusione):
T-286/02, KIAP MOU / MOU
T-169/02, NEGRA MODELO / Modelo
T-112/03, FLEXI AIR / FLEX
T-32/03, JELLO SCHUHPARK / Schuhpark
T-356/02, VITAKRAFT / Krafft
T-104/01, miss fifties / Fifties
Esempi di decisioni della Divisione Opposizione:
44/1998
SIMPLE
SIMPLE D’ANVERS
rdc
Pagina 29
397/1999
425/1999
STITCHES
ILUSION
430/1999
1137/1999
625/2000
STONES
MAS & JOVER
SUN
Broken Stitches
SMOOTH
ILLUSIONS
PRECIOUS STONES
JOVER
SUNPLUS
rdc
rdc
rdc
rdc
rdc
Nella causa 1198/2002, MICRO FOCUS/FOCUS, è stato constatato un rischio
di confusione; la decisione di segno opposto adottata dalla CdR, R 542/20022, è stata impugnata dinanzi al Tribunale di primo grado.
Sebbene di solito sia rivolta maggiore attenzione alla parte iniziale di una
parola, in linea generale non rileva se l'elemento comune costituisca il primo o
il secondo elemento del marchio composto.
In particolare, se il marchio composto è quello più recente, non dovrebbe
rilevare se quest’ultimo incorpori il marchio anteriore come primo o secondo
elemento. La protezione contro il rischio di confusione si applica in entrambe
le direzioni: il titolare del marchio anteriore è protetto non solo dall'eventualità
che il marchio più recente venga inteso come riferito ai suoi prodotti, ma
anche che il suo marchio si riferisca ai prodotti designati dal marchio più
recente.
Si vedano le sentenze del Tribunale di primo grado in cui il marchio composto
è il marchio più recente e l'elemento comune figura in seconda posizione
(rischio di confusione constatato):
T-32/03, JELLO SCHUHPARK / Schuhpark
T-286/02, KIAP MOU / MOU
T-169/02, NEGRA MODELO / Modelo
T-317/03, Variant / DERBIVARIANT
L’impostazione precedente, secondo cui l'elemento comune, se appare in
seconda posizione nel marchio composto, deve essere dominante per poter
constatare una somiglianza dei segni, non va più applicata.
Decisioni superate:
1968/2000 (EN) JAFFA SUNRISE / SUNRISE (nessun rdc)
2768/2000 (EN) KALISTARLITE / STARLITE (nessun rdc)
Se entrambi i segni contengono elementi che si aggiungono all’elemento
comune, la coincidenza di un elemento comune è in generale insufficiente, da
sola, ad attestare la somiglianza tra i segni. In questi casi, il fatto che i due
segni abbiano un proprio significato distinto depone a sfavore della
somiglianza dei segni.
5.2.2. Carattere distintivo del segno anteriore
Il grado di carattere distintivo del marchio anteriore (non del marchio più
recente) normalmente è valutato nell’ambito dell'analisi globale del rischio di
confusione e non al momento di stabilire la somiglianza tra i segni. Peraltro,
Pagina 30
va rilevato che per l'analisi di segni composti, rispetto a segni contenenti un
elemento verbale, il grado di carattere distintivo degli elementi comuni o
differenti rileva in modo particolare.
Questo approccio è in linea con quello enunciato dalla Corte di giustizia
secondo cui il carattere distintivo del segno anteriore accresce il rischio di
confusione. Qualora gli elementi di diversità tra i segni comprendano le
componenti più distintive, l'impressione globale sarà differente.
Il fatto che l'elemento non presente in entrambi i marchi abbia carattere
distintivo intrinseco inferiore rispetto all'elemento comune aumenta la
probabilità di rischio di confusione.
Esempio:
TPG, T-169/02, NEGRA MODELO / Modelo,
“negra” sta per “birra scura”.
Il carattere distintivo elevato dell'elemento comune può anche essere
acquisito in seguito all'uso.
1000/1999 CRISTAL / CRISTAL CASTELLBLANCH (rdc)
5.3.
Nomi
In linea di principio non vi sono criteri specifici da tenere in considerazione
quando vengono raffrontati i nomi. Tuttavia, nel valutare il rischio di
confusione, un approccio specifico è giustificato per i segni che contengono
nomi (denominazioni commerciali), dato che il pubblico potrebbe percepire e
valutare la funzione della loro rappresentazione in un modo diverso rispetto
agli altri elementi dei segni, il che può avere un impatto sul carattere distintivo
di un marchio.
5.3.1. Nomi (denominazioni commerciali) in combinazione con altri elementi
Se un segno contiene sia un nome (o una denominazione commerciale) sia
un ulteriore elemento verbale, si tende a considerare questo ulteriore
elemento come dominante, in quanto in genere il pubblico intende l’elemento
ulteriore come primo indicatore dell’origine rispetto ai prodotti e servizi di cui
trattasi. Il nome (o la denominazione commerciale) viene in questi casi
considerato dal pubblico come un elemento secondario.
364/1999 (FR) GATSBY BY GAT / GATSBY (rdc)
396/1999 (FR) GALA DE LOEWE / G GALA PERFUMERIES (rdc)
449/1999 (DE) DOCKERS / DockerS by Gerli (rdc)
290/2001 (EN) SPINNING made in Italy by Milena / SPINNING (rdc)
La percezione del pubblico varia quando l'uso di un nome (o di una
denominazione commerciale) quale indicatore di origine è consueto in quel
particolare settore di mercato. Tuttavia, il titolare di una domanda di marchio
più recente non può depositare il marchio di terzi aggiungendovi
semplicemente la propria denominazione commerciale. Diversa conclusione
può esservi ove l'elemento comune sia debole (dotato di un carattere
Pagina 31
distintivo secondario).
5.3.2. Nomi di persona (prenomi e cognomi)
Gli argomenti delle parti, nell’ambito dei procedimenti di opposizione, basati
sul diritto di usare il proprio nome (o denominazione commerciale) sono
infondati, in quanto non incidono sull’esistenza del rischio di confusione da
parte del pubblico. Va rilevato, inoltre, che la registrazione di un marchio non
impedisce l’uso dei nomi di persona, i quali sono protetti in forza
dell’articolo 12, lettera a), RMC, come pure delle normative nazionali sui
marchi in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sui marchi.
177/2000 (EN) GIORGI / GIORGIO (rdc)
I cognomi hanno, in linea di principio, un valore intrinseco di indicatori di
origine dei prodotti o servizi più elevato dei prenomi. È un dato di comune
esperienza, infatti, che lo stesso prenome può appartenere a un numero
considerevole di persone che nulla hanno in comune tra loro, mentre la
presenza di uno stesso cognome può presupporre l’esistenza di un qualche
vincolo (di parentela o di identità) tra di esse. Di conseguenza, il carattere
distintivo del cognome è più elevato.
L'applicazione di queste regole secondarie prevede che il pubblico di
riferimento riconosca di fatto i segni come prenome+cognome di una persona
fisica, piuttosto che come nomi di fantasia.
In alcuni casi, una parola non verrà necessariamente percepita come nome
se utilizzata da sola:
467/1999
FR
ROSY
ROSY O’GRADY
rdc
La somiglianza tra segni costituiti da nomi andrebbe analizzata nel modo
tradizionale, tenendo conto delle somiglianze visive e fonetiche:
789/2000 EN Emilio Tucci - Emidio Pucci (rdc confermato da TPG T-8/03)
Le varianti comuni o foneticamente irrilevanti dello stesso nome porteranno a
constatare un'elevata somiglianza dei segni:
1452/1999
FR
IVONNE
YVONNE (fig.)
Segni
estremamente
simili
Se i nomi sono differenti, il fatto che entrambi siano nomi di battesimo o nomi
italiani non è rilevante. In particolare, non è corretto accostare questa ipotesi
a quelle di somiglianza concettuale. Un nome non è un "concetto".
Le particolari circostanze riguardanti il carattere distintivo dei nomi di cui
sopra valgono anche nel raffronto di segni composti.
Pagina 32
-
Raffronto tra un prenome e un prenome identico+cognome.
Le persone che hanno lo stesso nome sono così tante che la coincidenza del
solo nome, in generale, non genera un rischio di confusione rilevante.
1326/1999 (EN) LAURA / LAURA MERCIER (nessun rdc), confermata dalla
Commissione di ricorso (CdR) R 95/2000-2
L'unica eccezione si avrebbe se il pubblico usasse il nome di una persona
famosa come sinonimo del nome completo oppure quando i prodotti si
riferiscono al campo di attività di quella persona o quando il marchio anteriore,
composto soltanto da un prenome, ha acquisito elevato carattere distintivo.
R0643/2003-1
FR
KENZO
KENZO TAKADA
rdc
Esempio di fantasia:
Boris / Boris Becker per racchette da tennis
Raffronto
diverso.
tra
prenome+cognome
e
prenome
identico+cognome
Se i cognomi sono differenti la somiglianza dei segni e quindi il rischio di
confusione sono minori.
Esempio di fantasia:
Michael Schumacher / Michael Ballack (nessun rdc)
Raffronto
identico.
tra
prenome+cognome
e
prenome
diverso+cognome
Quando il cognome è identico ma il prenome è differente, la regola che
attribuisce maggiore rilevanza al cognome si affievolisce in base alla
lunghezza e alla frequenza dei due elementi e se il prenome ha lo stesso
genere.
Dato l’elemento comune, i segni dovrebbero essere ritenuti simili in modo tale
da non precludere il fattore della notorietà.
2688/2000
EN
JOHN SMITH
BETTY SMITH
rdc
(vista
la
notorietà)
Se il prenome è "normale" nella rispettiva lingua, maggiore attenzione viene
data generalmente al cognome:
2375/2001
IT
ENZO FUSCO
ANTONIO FUSCO
rdc,
confermato
da TPG
T-185/03
Pagina 33
-
Raffronto tra cognome e prenome+cognome identico.
Quando due segni contengono lo stesso cognome, si potrà constatare una
somiglianza dei segni, nonostante vi siano nomi aggiuntivi in uno o in
entrambi i marchi. Ciò in quanto il cognome da solo verrà percepito come la
versione più breve del nome completo, e sarà quindi indicativo di una stessa
origine.
704/1999 (EN) REDAELLI / Giorgio Redaelli (rdc)
820/1999 (ES) Renoir / IVES RENOIR (rdc)
803/2000 (EN) BELTRAN / DARIO BELTRAN (rdc)
Questa regola si attenua, e il risultato potrebbe essere diverso, se il cognome
è d'uso frequente nel territorio di riferimento.
2805/2004
DE
KAISER
DESIGN MICHAEL KAISER
SOFT LINE
nessun
rdc
Pagina 34

DIRETTIVE SULL`OPPOSIZIONE PARTE 2 CAPITOLO 2: RISCHIO

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