Gerichtliche Überprüfung der Entscheidungen der Verwaltung

Il
controllo
giurisdizionale
delle
decisioni
amministrative
in materia di marchi, disegni e modelli
Martin Buchetmann
Egregi Signori, gentili Signore,
Sono lieto di illustrare in questa sede alcuni aspetti del controllo giurisdizionale
delle decisioni amministrative in Germania. Ritengo che la questione risieda
negli aspetti formali, ovvero nel modo in cui il giudice adito in materia di marchi
giunge alla sua decisione.
È pur vero che, nel frattempo, il diritto sostanziale dei marchi è divenuto un
diritto armonizzato; tuttavia, dal punto di vista del diritto formale esistono
ancora notevoli differenze. Il diritto processuale è peraltro una componente
importante dello strumentario del giudice. Anche l’artigiano più abile, se munito
solo di martello e tenaglie, non può conseguire gli stessi risultati di quello che
dispone di altri strumenti. Naturalmente proprio il diritto dei marchi, per il quale è
del pari determinante il ruolo svolto dagli interessi generali, non può essere
soffocato da una normativa eccessivamente dettagliata, pur sussistendo il
rischio che la scarsa chiarezza o addirittura la mancanza di regole processuali
non consentano di definire i principi in base ai quali il giudice deve decidere.
Una regola procedurale come ad esempio l’articolo 79 RMC (per quanto non
ulteriormente disposto valgono “i principi di diritto processuale generalmente
riconosciuti”) appare semplice, ma dal punto di vista pratico ho l’impressione
che lasci un ampio margine di incertezza nell’applicazione del diritto. D’altra
parte, la Germania esagera senz’altro, poiché già la sola legge tedesca sui
marchi contiene numerose disposizioni riguardanti il diritto formale, integrate
dall’applicabilità dell’ordinamento processuale civile e dai suoi 1065 paragrafi.
Ma non temete, la mia relazione sull’iter procedurale non impegnerà troppo a
lungo la Vostra attenzione.
Le decisioni dell’Ufficio brevetti e marchi (DPMA) sono sottoposte, come tutte le
decisioni amministrative, alla possibilità di un controllo giurisdizionale, come
sancito dalla Costituzione tedesca che riconosce il diritto di adire l’autorità
giudiziaria (articolo 19, comma 4, Grundgesetz, Legge fondamentale). Il
Tribunale preposto ad espletare tale funzione è la Corte federale dei brevetti
(Bundespatentgericht - BPatG). Questa è competente per tutti i ricorsi che
vengono presentati contro le decisioni definitive dell’Ufficio marchi e brevetti
che possono ledere i diritti delle parti. In alcuni casi, prima di adire la Corte
federale va esperito il procedimento provvisorio presso l’Ufficio marchi e
brevetti. Il diritto di adire l’autorità giudiziaria include la possibilità di chiedere
alla Corte federale un completo riesame, quindi anche di compiere una
completa esposizione dei fatti. Da questo punto di vista, rilevo una prima
importante differenza rispetto alla prassi dell’UAMI. Mentre presso quest’ultimo
già nella fase di ricorso, che non ha ancora carattere giurisdizionale, può essere
respinta - per decorrenza dei termini – la presentazione di nuovi fatti, comunque
non più ammissibili nel procedimento giurisdizionale (v., per esempio, Corte di
giustizia in GRUR Int 2005, 322 - marchio figurativo di caramelle, Werther’s
Echte), presso il BPatG è ammissibile esporre per la prima volta, anche in sede
di appello, nuovi e importanti elementi di fatto o di diritto che possano risultare
decisivi ai fini del procedimento, come ad esempio l’eccezione del mancato uso.
Tuttavia, ciò non può avvenire illimitatamente durante le successive fasi di
svolgimento del procedimento. La Corte federale può e deve escludere la
presentazione di nuovi fatti, decorso il termine per farlo, quando il loro esame
determinerebbe un ritardo nella risoluzione della controversia. Le premesse
che, in questo caso, rendono possibile il rigetto sono dettagliatamente regolate
dalla legge e nel contempo definite in modo abbastanza chiaro dalla
giurisprudenza.
Nelle cause riguardanti i marchi, la Corte federale procede secondo il cd.
principio dell’esame d’ufficio, ovvero si preoccupa di accertare i fatti d’ufficio
e in tutta la loro portata nell’ambito del petitum e può quindi liberamente istruire
ed esaminare tutti gli atti rilevanti ai fini della decisione.
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Ciò è naturalmente ovvio per quanto riguarda l’esame della idoneità assoluta
alla protezione, poiché altrimenti la richiedente avrebbe buon gioco nel
giustificare, mediante una presentazione unilaterale dei fatti, la registrazione del
marchio. Diversamente dalla prassi in uso ad Alicante, in Germania vengono
condotte anche da parte della Corte federale approfondite ricerche, che non si
limitano quindi solo ad esaminare la fondatezza del materiale prodotto
dall’Ufficio. Le indagini sono svolte secondo il principio della libera assunzione
delle prove, che non sono dunque limitate ai mezzi di prova ammissibili nel
processo civile in base al codice di rito (ZPO) (testimoni, consulenti tecnici,
certificati ed escussione delle parti), ma consentono ogni possibilità di
produzione probatoria. Per esempio, eseguendo ricerche su internet,
possiamo acquisire molto materiale in modo relativamente semplice, anche se
poi il suo esame approfondito richiede molto lavoro. Allo stesso tempo le
richieste di informazioni presso le associazioni ecc. sono operazioni
consuete. Talvolta è consigliabile acquisire la perizia di un consulente
tecnico. Ciò è tanto più auspicabile quando i membri del collegio giudicante
non appartengano agli ambienti interessati, ma – in base alla tipologia dei
prodotti e dei servizi – il gruppo di destinatari sia molto settoriale e ristretto. Da
questo punto di vista, rispetto ai tribunali ordinari, ci troviamo in una condizione
di svantaggio. Il problema sono infatti i costi. La parte richiedente può fare
affidamento sul principio secondo cui l’onere probatorio dell’inidoneità del
marchio è a carico dello Stato e che essa debba quindi solo attendere, senza
bisogno di fare alcunché.
Anche nella valutazione delle prove il giudice è libero, ossia non vincolato da
regole fisse volte a stabilire quando una prova sia stata o no prodotta. Non vi
sono neppure regole in tema di onere probatorio (v., sul punto, Corte di giustizia
in GRUR 2004, 1027 – Das Prinzip der Bequemlichkeit).
Tuttavia, l’obbligo di dimostrare che un marchio si è imposto sul mercato spetta
alla richiedente. La prova necessaria, in questo caso, è costituita da una
dettagliata analisi di mercato condotta in modo professionale da un apposito
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istituto. Le perizie prodotte e commissionate dalla parte sono invece poco
auspicabili in tale contesto. Per le perizie disposte dall’Ufficio o dalla Corte
federale non esiste, per la richiedente, la possibilità giuridica di richiedere un
rimborso anticipato delle spese. Peraltro i costi di tali perizie sono davvero
elevati e, per questo motivo, l’Ufficio e la Corte federale ricorrono per ora ad altri
mezzi. Le associazioni coinvolte consultano i loro associati, le camere di
commercio e dell’industria indagano ecc. Certo, non si tratta di basi molto
solide.
Anche nei procedimenti di opposizione (che da noi sono successivi alla
registrazione del marchio contro cui è diretta l’opposizione, mentre presso
l’UAMI possono essere intentati a partire dalla pubblicazione delle domande) la
Corte federale procede d’ufficio all’accertamento delle questioni fondamentali,
quali il rischio di confusione, cioè il carattere distintivo del marchio opposto, la
somiglianza dei prodotti e dei servizi e la somiglianza dei marchi (diversamente
l’articolo 74, paragrafo 1, RMC). Similmente a quanto avviene nei procedimenti
ex parte, nel caso del carattere distintivo del marchio si accerta se il
contrassegno sia costituito in tutto o in parte da elementi descrittivi e quali terzi
segni, tra gli altri, inducano il pubblico a prestare maggiore attenzione a
determinate componenti del marchio, in particolare quando quelle rimanenti si
trovino in numerosi altri marchi e siano quindi meno caratterizzanti. L’onere di
presentare ulteriori fatti rilevanti al fine di determinare la portata della tutela
spetta invece all’opponente stesso. La portata della tutela non deriva solo dal
carattere distintivo del marchio, essendo anche le sue condizioni d’uso di
fondamentale rilevanza. L’opponente deve dimostrare che il segno possiede
una notorietà superiore alla media. Gli strumenti idonei a tal fine sono
soprattutto i risultati di indagini di mercato, mentre i soli dati sul giro d’affari e
sulle spese pubblicitarie costituiscono, nella migliore ipotesi, un indizio di
notorietà, ma non sono di per sé sufficienti a dimostrarla. Per determinare le
differenze nel grado che vengono così alla luce utilizziamo le espressioni:
marchio usato pochissimo, mediamente, più diffusamente, diffusamente,
ampiamente sopra la media, e: marchio noto, molto noto, famoso.
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Da noi non è invece prevista la possibilità di un accertamento d’ufficio dei diritti
anteriori e contrastanti (diversamente l’articolo 39 RMC).
La somiglianza dei prodotti può essere esaminata e accertata sulla base di
una prassi giurisprudenziale da tempo consolidata. A tal proposito, la raccolta
delle decisioni a cura di Richter/Stoppel, che comprende anche le decisioni di
Alicante e di Lussemburgo, offre importanti spunti. Gli ambienti interessati
possono generalmente orientare la propria condotta sulla base di questa
consolidata prassi interpretativa, potendo fare affidamento sul fatto che da
questa non ci si può discostare senza un fondamento sicuro, ossia senza che
sussistano diversi e solidi presupposti di fatto.
Anche qui risultano necessari alcuni accertamenti: controlli incrociati tra
produttori, offerenti, prassi di concessione delle licenze e così via.
Infine, la valutazione della somiglianza dei marchi non può limitarsi a un mero
raffronto tra sillabe, ma deve valutare l’impressione generale e i molteplici
singoli aspetti.
Il diritto tedesco si caratterizza per una ripartizione rigorosa delle competenze:
una volta concluso l’esame degli impedimenti assoluti alla tutela, l’esame degli
impedimenti relativi non lascia alcuno spazio per rimettere in discussione
l’idoneità alla tutela dei marchi contestati in procedimenti di opposizione e di
contraffazione. Eventualmente il titolare del marchio contestato può intentare un
procedimento di nullità, peraltro soggetto a termini. In Germania il procedimento
di nullità non può essere avviato con una domanda riconvenzionale all’interno di
un procedimento di opposizione o di contraffazione [diversamente l’articolo 51,
paragrafo 1, lettera b), RMC], ma segue un proprio iter. Nei procedimenti
riguardanti diritti anteriori e contrapposti, il giudice può, tutt’al più, sospendere il
procedimento, cosa che in realtà avviene assai raramente. Inoltre, le azioni di
contraffazione in materia di marchi, disegni e modelli vengono trattate dai
giudici ordinari, i quali non sono vincolati dalle decisioni della Corte federale dei
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brevetti, né sono tenuti a conoscerle, né esiste infine un disclaimer (clausola di
esenzione) nel registro dei marchi. Sarebbe sicuramente auspicabile se,
contestualmente agli sforzi per conseguire l’armonizzazione delle procedure, si
potesse già in tempi rapidi inserire nel registro – almeno su disposizione della
Corte federale - al pari di quanto previsto dall’articolo 38 RMC, il riferimento al
tipo di tutela offerta dal marchio, vale a dire alla sua portata. Presso il BPatG
sono frequenti i casi in cui nel procedimento di registrazione è stato ad esempio
dichiarato che la tutela del contrassegno viene richiesta solo per le sue
particolari configurazioni. Nel procedimento di opposizione, la ricorrente spesso
non si ritiene più vincolata alle dichiarazioni rese in sede di registrazione, ma si
richiama alla tutela del marchio in quanto tale, sostenendo ad esempio che
l’elemento figurativo è secondario rispetto a quello denominativo. Del resto,
quanti sono i casi in cui le contestazioni riguardanti i marchi hanno avuto
successo ancorché la parte di marchio interessata dal conflitto non risultasse
tutelabile.
Con la registrazione dei marchi, le autorità competenti e i tribunali hanno
l’importante responsabilità di assicurare che il diritto esclusivo concesso con la
registrazione e ampiamente irrevocabile non determini ingiustificate restrizioni in
fatto di concorrenza.
Ulteriori particolarità processuali nei procedimenti dinanzi al BPatG.
Ammissibilità delle conclusioni in subordine
Diversamente da quanto previsto dall’UAMI/Corte di giustizia (decisioni ELLOS
e marchio figurativo di caramelle GRUR Int 2005, 322 - Werther’s Echte), in
Germania sono ammissibili, in via subordinata, limitazioni dell’elenco dei
prodotti e servizi. Riteniamo che il divieto di presentare conclusioni non
vincolate da particolari condizioni non sussista quando le condizioni non
riguardano un avvenimento esterno, ma un procedimento interno della Corte
(condizione potestativa).
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Il ricorso è un procedimento comparativamente molto economico: la tassa di
ricorso ammonta a soli 200 EUR (ad Alicante è di 800 EUR), non sussiste
alcun obbligo di rappresentanza legale e neppure un obbligo di
motivazione (diversamente l’articolo 59, paragrafo 2, RMC).
Il rischio collegato ai costi è minimo. Il rimborso delle spese sostenute
dall’altra parte è previsto solo in casi eccezionali, cioè solo quando la Corte
accerti una palese violazione dell’obbligo di diligenza processuale e ponga di
conseguenza le spese a carico di chi l’ha commessa. Il valore della causa, in
base al quale viene determinato l’ammontare delle tasse, presso la Corte
federale viene considerato relativamente basso (compreso tra 10 000 circa fino
a 15 000 EUR).
Cifre
Il BPatG riceve annualmente fino a 3 000 ricorsi in materia di marchi,
attualmente ripartititi tra nove sezioni. I ricorsi sono attribuiti alle diverse sezioni
in base all’ufficio da cui promana la decisione. Le loro competenze sono
suddivise per classi di prodotti, così che ciascuna sezione decida,
preferibilmente, su determinati ambiti merceologici. In sede di decisione, la
sezione è composta da tre giudici. Rispetto alla giustizia ordinaria, la tutela
giuridica offerta da questa composizione del collegio giudicante appare
decisamente qualificata. In Germania, infatti, le preture, ma anche i tribunali
ordinari e le corti d’appello si pronunciano in molti casi solo in composizione
monocratica. Solo la composizione della Corte federale di cassazione è rimasta
invariata.
Nell’attività del BPatG, i disegni ornamentali hanno minore rilievo, poiché per un
disegno ornamentale “il momento della verità” arriva unicamente nel
procedimento di contraffazione, per il quale sono però competenti i tribunali
ordinari.
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L’istanza competente per i ricorsi contro le decisioni del BPatG è la Corte
federale di Cassazione (Bundesgerichtshof - BGH), sempreché detti ricorsi
siano dichiarati ammissibili dalla stessa Corte federale o esista una norma
giuridica che ne sancisce l’ammissibilità. Il collegio giudicante del BGH è
composto da cinque giudici. L’esame verte solo sugli errori di diritto, non
essendo ammessa la presentazione di nuovi fatti.
La Corte di giustizia delle Comunità europee
Ai sensi dell’articolo 234 del Trattato CE, tutti i giudici comunitari possono
chiedere una pronuncia in via pregiudiziale alla Corte di giustizia su singole
questioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione. La sentenza definitiva resta
di competenza del giudice nazionale. I giudici di ogni grado di giudizio hanno la
possibilità di rivolgersi alla Corte di giustizia, mentre solo nell’ultimo grado di
giudizio a livello nazionale può esservi un eventuale obbligo di rivolgersi ad
essa. Secondo la Corte costituzionale federale (causa 2 BvR 318/03,
Verletzung der Vorlagepflicht II, il cd. caso della “violazione dell’obbligo di rinvio
pregiudiziale” II, MarkenR 2005, 137), affinché si verifichi la violazione di
quest’obbligo devono ricorrere condizioni rigorosamente definite.
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