Avv. Marina Lanfranconi
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Avv. Marina Lanfranconi
NOVITÀ IN TEMA DI TUTELA DI TRADE DRESS, MARCHI NON CONVENZIONALI NEL SETTORE FOOD IN EUROPA E ITALIA Marina Lanfranconi EXPO - Milano, 28 Ottobre 2015 1 Focus on: 2 La tutela del layout/format di un punto vendita Layout negozi Kiko: Diritto d’autore e concorrenza sleale Elementi distintivi del flagstore di Apple: Marchio Gli elementi estetici individualizzanti dei punti vendita nel food: Design 3 Diritto d’autore e Concorrenza Sleale LAYOUT PUNTO VENDITA Tribunale di Milano, 13 ottobre 2015 1. Riconosciuta la tutelabilità al progetto di arredamento di interni applicato ai negozi di cosmetici, ex art. 2 n. 5 lda quanto al COMPLESSO degli elementi: • • • • ingresso open space con grafiche retroilluminate + espositori laterali consistenti in strutture continue e inclinate + alloggi in plexiglass trasparente traforati con inseriti i prodotti + “isole” a bordo curvilineo posizionate al centro per contenere i prodotti o fornire piani di appoggio + • utilizzazione di combinazioni dei medesimi colori (bianco,nero,rosa/viola) 4 Diritto d’Autore e Concorrenza Sleale Tribunale di Milano, 13 ottobre 2015 2. accertato l’illecito di concorrenza sleale cui all’art. 2598 n.3 (…) in relazione alla condotta parassitaria mantenuta nell’associare l’indebita imitazione del progetto d’interni (…) e la ripresa pedissequa di ulteriori iniziative commerciali e di comunicazione poste in essere dall’attrice: • • • • abbigliamento delle commesse aspetto dei sacchetti e degli espositori porta-prodotti aspetto dei prodotti stessi Iniziative di comunicazione commerciale on-line 5 Design – esempio di registrazione concessa Design n. 850219-0001 Pastificio Rana S.p.a. Registrato dal 27.12.2007 Classe 32 (Locarno) “Riorganizzazione di negozi” 6 Marchio – Il caso Apple ECJ, causa C‐421/13, 10 luglio 2014 ECJ chiamata a pronunciarsi sui requisiti di registrazione come marchio della forma del flagshipstore 1. Deve costituire un segno 2. Deve poter essere riprodotto graficamente 3. Deve essere atto a distinguere i «prodotti» o i «servizi» di un’impresa da quelli di altre imprese “Una rappresentazione, (…) che raffigura l’allestimento di uno spazio di vendita mediante un insieme continuo di linee, di contorni e di forme può costituire un marchio a condizione che sia atta a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.” 7 La tutela IP nel FOOD Quali diritti IP per il settore FOOD? Nome e logo Claim Sapore, odore e colori Forma del prodotto o del packaging Certificazioni di qualità Layout e concept 8 Marchi - la Capacità Distintiva Obiettivo: distinguersi in un mercato molto affollato Strumento: tutela degli elementi distintivi come marchio Vantaggio competitivo: far valere diritti esclusivi nei confronti di terzi Quali i segni sono tutelabili? TUTTI, se … dotati di capacità distintiva Un segno privo di capacità distintiva non è un marchio fino a che non si trasforma. La capacità di trasformarsi in marchio dipende dal fatto che venga percepito dal pubblico come distintivo di prodotti o servizi di un'impresa (Art. 7 c.p.i) 9 La Capacità Distintiva Cambia nel Tempo Al variare della percezione del pubblico in base all’uso varia la capacità distintiva Secondary meaning Vs. Volgarizzazione Segni in origine descrittivi possono accreditarsi e assumere un “secondo Significato” Es. EstaTHE’, Lemonsoda, Pangocciole, MILKA Oppure Divengono il nome comune utilizzato per descrivere il prodotto Es. Biro, Thermos, Nylon, Cellophane, Velcro, Post-it, Scotch 10 Marchi - Tutela: La prova della Capacità Distintiva TEST - per ottenere un monopolio su di un segno e contrastare gli usi illeciti da parte di terzi occorre provare la percezione da parte del consumatore del nuovo significato del marchio senza altri elementi e l’immediato collegamento con quei determinati prodotti o servizi. I Fattori Determinanti: • La comunicazione mirata agli elementi da accreditare (es. Slash) • Sì, la quota di mercato coperta dal marchio (dai prodotti recanti quel marchio). No, generici investimenti per il lancio o fatturato generico vendita prodotto • Strategia d’uso continuato e autonomo (senza brand principale) • l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso • Notorietà - intesa come capacità del pubblico di riferimento di ricollegarlo ad una determinata impresa 11 Tribunale di Milano, Ordinanza 21 settembre 2015 Es. Pan di Stelle, Rigoli, Gocciole e Baiocchi I marchi denominativi della Barilla, in origine deboli, sono stati riconosciuti come notori e tutelabili nei confronti di marchi simili (Pan di Stelloso, Goccioloso ecc) – in considerazione dei fattori: • quota di mercato detenuta dal marchio, dell’estensione geografica, della durata e dell’entità del loro uso, e • investimenti realizzati • Prova della conoscenza da “una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti contraddistinti”. 12 Segni Non Convenzionali - I colori, le forme, gli odori e i sapori? Marchi gustativi Marchi di colore Tutela Marchi di forma Marchi olfattivi 13 Segni Non Convenzionali - I colori, le forme, gli odori e i sapori? Non sono tutelabili come marchi i segni costituiti esclusivamente da denominazioni generiche o indicazioni descrittive, a meno che abbiano acquisito capacità distintiva prima della registrazione o prima della domanda o dell’eccezione di nullità (art.13 cpi). 14 (segue…) Marchi non convenzionali: Tutelabilità Tribunale Milano, 28.02.2012 - Globo S.p.a. C. Ferrari S.p.a. Tutelato il colore “Rosso Ferrari” per aver assunto in concreto un valore come marchio che gode di rinomanza riferito alle autovetture di Formula 1 ed ai giocattoli che le riproducono. Valorizzata la percezione del pubblico interessato. Prova che in tale settore il pubblico riconosce nel colore rosso usato come colore prevalente dell’autovettura un segno distintivo univocamente riferibile alla Ferrari. 15 I marchi non convenzionali: Profili di Registrazione Corte di Giustizia, 9.10.2002, caso Orange Un semplice colore specifico può assumere, in relazione a taluni prodotti o servizi, capacità distintiva se è rappresentabile graficamente in modo chiaro, preciso, facilmente accessibile, costante ed oggettivo: ad es. la determinazione di tale colore per mezzo di un codice d’identificazione internazionalmente riconosciuto (cd. Codice Pantone). 16 (segue…) Marchi non convenzionali: Profili di Registrazione Corte di Giustizia, 24.06.2004, Heildelberger Bauchemie Proteggibilità combinazione cromatica costituita dal giallo e dal blu. Per essere registrati come marchi i colori o le combinazioni cromatiche devono: - costituire un segno e non un elemento decorativo ornamentale; - poter essere rappresentati visivamente, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, in modo da poter essere individuati con esattezza; - essere idonei a distinguere i prodotti di una determinata impresa da quelli di altre imprese, idonei a trasmettere informazioni precise, in particolare quanto all’origine di un prodotto o di un servizio. 17 (segue…) I marchi non convenzionali: tutela e esempi di successo COLORE Esempi di registrazioni di marchi di colore concesse: - Marchio comunitario Louboutin (n. 008845539, data registrazione 29.01.2010) - Marchio comunitario Luna Rossa (n. 004083242, data registrazione 05.01.2006) 18 Marchi non Convenzionali: FORMA FORMA KIT KAT Corte di giustizia dell'Unione europea 16 settembre 2015, C-215/14 La Corte di Giustizia ha chiarito che l’articolo 3 del Regolamento sul marchio sugli impedimenti alla registrazione dev’essere interpretato nel senso di escludere dalla registrazione i segni la cui forma è dettata dal “risultato tecnico” inteso quale modo in cui il prodotto funziona e non modo in cui esso è fabbricato. 19 (segue…) I marchi non convenzionali: tutela e esempi FORMA Corte di giustizia dell'Unione europea 16 settembre 2015, C-215/14 per provare il “secondary meaning”, inteso quale acquisizione del carattere distintivo di un marchio a seguito dell’uso che ne è stato fatto occorre fornire la prova che gli ambienti interessati collegano il prodotto o il servizio contraddistinto da quell’unico marchio, rispetto a qualsiasi altro marchio come proveniente da una determinata impresa 20 I marchi non convenzionali: ODORE La Corte Europea di Giustizia e le commissioni UAMI, si sono più volte pronunciate a sfavore della possibilità di registrare i marchi olfattivi per la difficoltà di rappresentarli graficamente. CGUE 12.12.2002: aroma di lampone per combustibili Caso Sieckmann “qualora si tratti di un segno olfattivo, i requisiti di rappresentazione grafica non sono soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione di un odore o attraverso la combinazione di tali elementi” Possibilità di tutela come Marchio di Fatto 21 Tribunale dell’Unione Europea, 27 ottobre 2005, caso Eden Un primo passo verso la tutela? Il tribunale nel caso di specie non ha consentito la registrazione ritenendo che la descrizione verbale “odore di fragola matura” accompagnata dalla fotografia di una fragola non costituisse idonea rappresentazione grafica. Il Tribunale ha rilevato che: se una descrizione non può raffigurare graficamente segni olfattivi suscettibili di una moltitudine di descrizioni, non puo tuttavia escludersi che un segno olfattivo possa costituire eventualmente possedere i requisiti di tutela 22 I marchi non convenzionali: ODORE Negli Stati Uniti … Non è richiesta obbligatoriamente la rappresentazione grafica del marchio per il quale si chiede tutela e, in sostituzione, deve essere fornita una descrizione ben dettagliata del segno. Esempio di registrazione concessa: Marchio olfattivo Moroccanoil (N. USPTO: 4057947) Moroccanoil ha utilizzato la testimonianza di professionisti del settore per evidenziare come questo fosse riconoscibile a prescindere dalla presenza del brand sulle confezioni. 23 Marchi Fluidi - Una nuova frontiera? • “Nuovo Concetto “ di marchio, al passo con l’Era Digitale e le nuove esigenze di business delle aziende; • Il marchio cambia nel tempo e la percezione del pubblico lo segue di pari passo; • Il marchio fluido è contraddistinto dall’essere interattivo e immediato, ma senza perdere il nucleo distintivo Es. Google & Doodles 24 THANK YOU! Marina Lanfranconi [email protected] 25