De Michelis Cestec 2012

L’esperienza della valorizzazione dei
brevetti provenienti dalla ricerca
pubblica
Milano, 23 luglio 2012
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cover
Uso industriale e uso negoziale della proprietà
intellettuale e modelli di sfruttamento
Invention
disclosures
Evaluation
Generation and maintenance
stage
‘Carrot’ licensing
Existing
companies
Licensing
Spin-off and
start-ups
Indirect (contractual) use
‘Stick’
licensing
Protection
Maintenance
Abandon
Exploitation in the
core business
(manufacturing)
Direct (industrial) use
Fondamenti normativi dello sfruttamento
negoziale
Art. 66 (Codice della Proprietà Industriale)
Diritto di brevetto
1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà
esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato,
entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo
consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o
importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo
consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere
in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto
con il procedimento in questione.
Concetti elementari dello sfruttamento per via
negoziale
q  Distinzione tra mercato del prodotto e mercato della tecnologia
q  Brevetto come input intermedio di processi produttivi
q  Forme di sfruttamento per via negoziale
q  Accordo cooperativo di ricerca e sviluppo
q  Cessione
q  Licenza
q  Material Transfer Agreement
Gestire proprietà intellettuale significa gestire
rischio
La generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale
sono soggette a tre tipologie di rischio:
q  Rischio tecnologico
q  Rischio commerciale
q  Rischio legale
Il rischio tecnologico
q  La tecnologia può essere utilizzata per la realizzazione di un prodotto
funzionante?
q  È richiesta una fase di sviluppo/prototipazione/ certificazione?
q  Il prodotto risponde alle aspettative degli utenti?
q  Il prodotto è privo di difetti che lo rendono pericoloso o dannoso?
Il rischio commerciale
q  Il prodotto è vendibile?
q  Sono richieste particolari autorizzazioni?
q  Quale sarà il costo di produzione?
q  Quale sarà il modello di distribuzione?
q  Il prezzo sarà competitivo rispetto a quello dei prodotti concorrenti?
Il rischio legale
q  La conoscenza generata è segreta?
q  È possibile che sia divulgata?
q  Qual è la forma migliore di protezione?
q  Quanto costa la protezione?
q  È possibile che il brevetto venga contraffatto?
q  È possibile perseguire il contraffattore?
q  E’ possibile praticare l’invenzione? (freedom of operation)
L’andamento dei rischi
CATENA DI PRODUZIONE
DELL’INNOVAZIONE
MERCATO
RICERCA
IDEA
SVILUPPO
SOLUZIONE
PROTOTIPO
PRODOTTO
VENDITA
RISCHIO LEGALE
RISCHIO COMMERCIALE
RISCHIO TECNOLOGICO
Strumenti negoziali e gestione del
rischio
q  Trasferimento totale del rischio: cessione
q  Gestione del rischio tecnologico: accordo di cooperazione tecnologica
(R&D oppure R&D&I agreement; CRADA)
q  Gestione del rischio di mercato: licenza (sharing agreement) con
remunerazione variabile
q  Gestione dei rischi legati alla protezione: patto di gestione della lite
Le tipologie di accordo. Alcune definizioni
LICENZE
Contratti a prestazioni corrispettive per mezzo dei quali il titolare di un diritto di
proprietà intellettuale (licenziante) concede, dietro un corrispettivo, ad un soggetto
utilizzatore (il licenziatario), l’uso delle proprie tecnologie protette.
CESSIONI
Contratti a prestazioni corrispettive per mezzo dei quali il titolare di un diritto di
proprietà intellettuale cede a titolo definitivo ad altro soggetto la titolarità del diritto e,
con esso, tutte le possibilità di utilizzo, per un compenso (determinato o variabile).
ACCORDI DI RICERCA E SVILUPPO
Contratti atipici di collaborazione (anche JV) per lo svolgimento di attività di ricerca
su un campo, contenenti la disciplina del c.d. foreground.
MTA
Accordi atipici per lo scambio di materiale e/o informazioni per finalità di ricerca e
rispetto ai quali non sussiste una cooperazione tra i ricercatori e non si intende
attribuire diritti di proprietà intellettuale.
Tipologie di licenza
q  Licenza esclusiva
q  Licenza non-esclusiva
q  Sole license
q  Licenza e sub-licenza
q  Grant-back (contratto o clausola) e licenza incrociata
Le fasi del negoziato e i relativi strumenti
q  Accordi di riservatezza
q  Firma di lettere di intenti, memorandum of understanding, term-sheet
q  Contratto di opzione
q  Checklist
q  Documenti di due diligence
q  Puntuazioni delle negoziazioni
q  Firma del contratto
q  Closing e post-closing
La due diligence sulla proprietà intellettuale
q  Titolarità e inventorship
q  Stato della protezione
q  Regolarità amministrative
q  Ampiezza del portafoglio
q  Copertura geografica
q  Qualità della protezione
q  Solidità dei titoli
q  Contenzioso
Interessi delle parti nella negoziazione
Durata
Ammontare
Rischio
LICENZIANTE
LICENZIATARIO
Estendere il flusso di entrate
Massimizzare le entrare prima della scadenza
Includere nella licenza know-how o altri diritti
per estendere la durata della licenza oltre la
scadenza del brevetto
Accorciare i termini entro i
quali pagare le royalties
Differire/ritardare i pagamenti
Aumentare i pagamenti di royalties
Incoraggiare le sub-licenze
Essere pagato per assistenza tecnica
Stabilire milestone
Trasferire i costi di sviluppo interamente al
licenziatario
Licenziare non in esclusiva
Ridurre il pagamento di
royalties
Ottenere l’esclusiva
Ottenere la massima
protezione territoriale
Evitare pagamenti di somme
fisse e di grande ammontare
Adattato e tradotto da Smith e Parr (2005)
Variabili determinanti della licenza come
operazione economica. Limiti del diritto,
opportunità del titolare
Tempo
Rivendicazione
Qual è la durata
massima della
protezione? Quale la
vita utile? Quale la
previsione del
mercato?
(Prodotto o processo)
Com’è protetta la
tecnologia? Sono
noti tutti i campi
d’uso?
In quanti
Paesi è
protetta
l’innovazione?
Spazio
I corrispettivi
q Rimborso delle spese di protezione
q Accollo delle spese di manutenzione annuale
q Corrispettivi da opzione
q Downpayment iniziali
q Milestone fees
q Running royalties
q Minimum royalties
q  Tiered royalty rates
q Sublicensing fees
q Equities (per licenze a start up e spin off)
q Contribuzioni in natura (in kind consideration)
Valore delle royalty utilizzate in diversi
settori industriali
ricorrenza della royalty
0-2%
Aerospaziale
Automobilistico
35%
Chimico
18%
Informatico
42,50%
2-5%
5-10%
10-15%
40%
55%
5%
45%
57,40%
15-20%
20-25%
>25%
20%
23,90%
0,50%
57,50%
Elettronico
50%
45%
5%
Energetico
50%
15%
10%
25%
Alimentare
12,50%
62,50%
25%
Farmaceutico
1,30%
20,70%
67%
8,70%
1,30%
0,70%
0,30%
Meccanico e
manifatturiero
21,30%
51,50%
20,30%
2,60%
0,80%
0,80%
2,60%
Tabella tratta da E. Vasco, “La valutazione dei beni
intellettuali nelle PMI”, Milano, IPSOA, 2004
I miglioramenti della tecnologia
q  Perfezionamenti della tecnologia licenziata ottenuti in costanza del
contratto.
q  È sempre opportuno stabilire a priori:
a. titolarità
b. condizioni di accesso di chi non è titolare
c. gestione dell’eventuale co-titolarità
q  Clausola di grant back
Le situazioni di co-titolarità
q  Sempre sconsigliabile ma talvolta inevitabile.
q  Può verificarsi in relazioni di natura orizzontale (cooperazione in R&S) e
verticale (miglioramenti)
q  Deve essere sempre disciplinata
q  Accordi interistituzionali di gestione (gestione, ripartizione spese e
proventi, decisioni che richiedono unanimità)
Termination e monitoraggio del licenziatario
Comportamenti e circostanze che richiedono monitoraggio e strumenti di coazione
(sanzione non monetarie conservative)
q  Inadempimento
q  Under-reporting
q  Inventing e patenting around
q  Eventi di dissesto del licenziatario
q  Acquisizione ostile e/o da parte del concorrente
Rimedi a livello contrattuale:
q  Conversione della licenza
q  Clausole di gradimento
q  Clausole di best efforts
q  Clausole di audit
q  Termination/diritto di recesso (non ad nutum)
q  Clausole risolutive espresse
q  Condizioni sospensive o risolutive
q  Royalties minime
La disciplina delle garanzie contrattuali
TIPOLOGIA
Garanzia sulla titolarità
Garanzia sulla validità dei titoli
Garanzia sulla futura
concessione dei titoli dei titoli
RACCOMANDATA
NOTE
SI
NO
NO
Garanzia sull’idoneità della
tecnologia all’uso
LIMITATAMENTE
Garanzia sulla contraffazione
attiva e passiva
LIMITATAMENTE
per i casi di cessione e licenza su
titoli già concessi
per i casi di titoli non ancora
concessi o concessi soltanto in
alcuni stati
Dipende
Clausole che incidono sulla valutazione degli
accordi dal punto di vista della disciplina antitrust
Non consentono l’automatica esenzione di blocco per un accordo di licenza,
anche se sussistono i requisiti basati sulle quote di mercato – cd. black list –
ex Reg. 772/2004.
q  Obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere licenza esclusiva
al licenziante (o ad un terzo designato) per i perfezionamenti separabili o
per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza (grant-back
esclusivo)
q  Obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di cedere, in tutto o in parte, al
licenziante (o ad un terzo designato) i perfezionamenti separabili o per le
nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza
q  Obbligo, diretto o indiretto del licenziatario di non contestare la validità dei
d.p.i. detenuti dal licenziante nel mercato comune (no-challenge clause),
fatta salva la facoltà di prevedere che l’accordo cessi qualora il
licenziatario contesti la validità di uno o più d.p.i. sotto licenza.
La cessione
q  Trasferimento della tecnologia a titolo definitivo.
q  È possibile prevedere obblighi di collaborazione tra cedente e cessionario,
tipicamente per le attività necessarie al conseguimento dei titoli.
q  Sono ipotizzabili quattro modelli di cessione:
i. 
ii. 
iii. 
iv. 
cessione dell’invenzione concepita ma non (ancora) protetta
cessione dell’invenzione non ancora realizzata (futura)
cessione dell’invenzione protetta (brevetto non ancora concesso)
cessione del brevetto concesso
q  Può essere previsto un corrispettivo di tipo royalty.
Per approfondimenti
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Avv. Francesco De Michelis
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