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Sentenza n. 6466/2015 pubbl. il 22/05/2015
RG n. 74967/2012
Repert. n. 5441/2015 del 22/05/2015
R.G. N. 74967/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A
Composto dai signori magistrati:
dott.ssa Marina TAVASSI
presidente est.
dott.ssa Paola GANDOLFI
giudice
dott. Alima ZANA
giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: modelli, diritto d’autore e concorrenza sleale.
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di
citazione notificato il 26.10.2012
DA
Morellato s.p.a. (P.IVA 13442590157), in persona del legale rappresentante pro tempore,
con il patrocinio degli avv.ti Giovanni F. Casucci e Niccolò Ferretti; elettivamente
domiciliata in viale Regina Margherita n. 35, 20122, Milano presso lo studio dei predetti
difensori, in forza di procura in atti;
- ATTRICE CONTRO
Liu Ruolian, titolare dell'impresa individuale Yao Yao (P.IVA 07887070964), con il
patrocinio dell’avv. Davide Pozzi; elettivamente domiciliata in via Zaccaria n. 1, 20122,
Milano presso lo studio del predetto difensore, in forza di procura in atti;
E
Xu Chongfei, titolare dell'impresa individuale (P.IVA 04626420873), con il patrocinio
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http://bit.ly/1MaZI4i
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Sentenza N.
RG n. 74967/2012
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dell’avv. Davide Pozzi; elettivamente domiciliata in via Zaccaria n. 1, 20122, Milano
presso lo studio del predetto difensore, in forza di procura in atti;
- CONVENUTE -
Chen Jianxing, titolare dell'impresa individuale (P.IVA 11718861005)
- CONVENUTA CONTUMACE -
Piazzi Ugo, titolare dell'impresa individuale (P.IVA 00255040164), con il patrocinio
Giuriati n. 14, 20129, Milano presso lo studio dell’avv. Conti, in forza di procura in atti.
- CONVENUTO ESTROMESSO -
Conclusioni delle parti: come da fogli di precisazione delle conclusioni allegati al verbale
dell’udienza del 10 febbraio 2015.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Ricostruzione processuale
L’11 luglio 2012 la società Morellato depositava ricorso con cui chiedeva che fosse
disposta una descrizione inaudita altera parte nei confronti di Piazzi Ugo e della
“Cartoleria Angela" di Antonio Cascavilla. Tale provvedimento veniva concesso dal
Giudice Designato con il decreto del 17 luglio 2012; l’esecuzione della descrizione
indicava che Ugo Piazzi si rifornisse, tra gli altri, presso le imprese individuali Yao Yao di
Liu Ruolian e Chen Jianxing. Il decreto veniva poi confermato dall’ordinanza del 25
settembre 2012.
Successivamente, con atto di citazione depositato in data 26 ottobre 2012, Morellato
instaurava il presente giudizio nei confronti di Piazzi Ugo, Yao Yao, Chen Jianxing e
dell’impresa individuale Xu Chongfei (il procuratore di Morellato, durante l’udienza per la
convalida del decreto inaudita altera parte del 4 settembre 2012, dava atto, a fronte
dell’impegno del Sig. Cascavilla a non acquistare né rivendere prodotti interferenti con i
diritti di Morellato, di non insistere nelle domande cautelari svolte nei confronti della
Cartoleria Angela). L’attrice chiedeva l’accertamento e la dichiarazione della
contraffazione di alcune sue collezioni tutelate come modelli registrati, non registrati e
dalla disciplina del diritto d’autore, nonché del compimento di atti di concorrenza sleale e
parassitaria realizzati dalle convenute.
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degli avv.ti Maurizio Simini, Mario Nasta e Leda Conti; elettivamente domiciliato in via
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Il 21 gennaio 2013 si costituiva il convenuto Ugo Piazzi, chiedendo i) in via preliminare
l’estromissione dal giudizio, ii) nel merito, il rigetto delle domande formulate da Morellato
e, in via subordinata, in caso di condanna, di liquidare l’importo nella misura del “giusto e
provato”, iii) nel merito ed in via di manleva, di condannare le convenute Yao Yao e Xu
Chongfei a garantire, manlevare e tenere indenne Piazzi Ugo dai danni accertati ed infine
iv) in via istruttoria l’acquisizione del fascicolo del procedimento ante causam.
Chongfei con comparsa di costituzione. Successivamente, all’udienza del 3 dicembre 2013,
il Giudice verificava la ritualità della notifica a Chen Jianxing, di cui aveva
precedentemente disposto la rinnovazione, e dichiarava perfezionata la notifica e quindi
contumace la convenuta. In seguito, il Giudice assegnava i termini per il deposito delle
memorie ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c.. Con la terza memoria, Morellato dava
atto di aver raggiunto una soluzione bonaria e quindi di rinunciare alle domande svolte nei
confronti di Piazzi Ugo, che, conseguentemente, veniva dichiarata dal Giudice estromessa
dal processo nel corso dell'udienza del 17.6.2014. Nella medesima udienza, il G.I.
ammetteva le istanze istruttorie formulate da Morellato nei confronti delle restanti
convenute, in particolare a) l’esibizione della documentazione contabile dal 2011; b)
l’interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle convenute ex artt. 121 e 121 bis
c.p.i.. Sempre all’udienza del 17.5.2014, il Giudice disponeva una richiesta di informazione
ai sensi dell’art. 213 c.p.c. all’Autorità Giudiziaria penale nonché all’Autorità Doganale,
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiedendo copia della documentazione contabile per
il periodo dal 2011 alla data del provvedimento, relativa ai prodotti di bigiotteria importati
e/o commercializzati da Ruolian Liu titolare dell’impresa Yao Yao, nonché Chingfei Xu e
Jianxing Chen titolari delle omonime imprese. All’Autorità Doganale veniva chiesta anche
la copia dei contratti di import/export che potessero essere intestati alle convenute.
La causa veniva quindi rinviata dal Giudice al 7.10.2014 per l’interrogatorio dei legali
rappresentanti delle convenute, invitate inoltre ad esibire la documentazione contabile nel
termine del 15.9.2014. Le convenute tutte non ottemperavano né all’ordine di esibizione
della documentazione contabile, né si presentavano all’udienza del 7.10.2014. La difesa di
Morellato chiedeva in udienza che le condotte processuali di controparti fossero valutate
per la condanna delle stesse per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Il Giudice rinviava la causa
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Alla prima udienza tenutasi il 12 febbraio 2013 si costituivano le convenute Yao Yao e Xu
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all’udienza del 12.11.2014 per consentire l’esame delle informazioni trasmesse
dall’Autorità penale e doganale. All’udienza le convenute non comparivano e Morellato
chiedeva che la mancata comparizione e contestazione della documentazione acquisita in
atti fosse valutata ai fini di cui al’art. 115 c.p.c.. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la
decisione, fissava dunque l’udienza di precisazione delle conclusioni al 10 febbraio 2015,
ed in tale occasione assegnava i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e
2. I diritti vantati da Morellato
La difesa di Morellato chiede l’accertamento che le proprie collezioni siano tutelate come
modelli registrati, modelli non registrati e ai sensi del diritto d’autore. Tale accertamento
deve essere svolto prima di entrare nel merito delle presunte contraffazioni.
2.1. Morellato afferma di essere titolare e voler azionare, ai fini della presente controversia,
le seguenti registrazioni per disegno e modello italiano:
- Registrazione n. 0000093958 del 2.2.2008, di cui alla domanda di deposito n. MI 2008
O 000189 del 19.12.2008, in particolare i modelli rivendicati sub fig. 116 (doc. 23 di
parte attrice);
O 000154 del 12.5.2010, in particolare i modelli rivendicati nelle fig. 65 e 68 (doc. 24 di
parte attrice);
O 000088 del 12.5.2010, in particolare il modello rivendicato nella fig. 29 (doc. 25 di
parte attrice);
- Registrazione n. 0000097186 del 11.11.2010, di cui alla domanda di deposito n. MI
2010 O 000187 del 11.11.2011, in particolare i modelli rivendicati nelle fig. 16.1, 17.1,
31.1, 40.1, 47.1, 56.1, 124.1 e 129.1 (doc. 26 di parte attrice);
- Registrazione n. 0000097127 del 19.10.2011, di cui alla domanda di deposito n. MI
2010 O 000124 del 1.7.2010, in particolare i modelli rivendicati nelle fig. 7 e 10 (doc. 27
di parte attrice);
O 000044 del 6.4.2012, avente come titolo “Collane, bracciali, orecchini, pendagli e altri
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memorie di replica.
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articoli di gioielleria” senza rivendicare alcun colore, in particolare i modelli rivendicati
nelle fig. 1, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 109, 111, 172, nonché i modelli appartenenti alla
collezione “Volare” rivendicati nelle figure 188, 190, 193, 195 e 196 della medesima
registrazione (doc. 28 di parte attrice).
In particolare, sostiene che queste registrazioni siano valide ai sensi dell’art. 31 c.p.i. e
tutelate a norma dell’art. 41 c.p.i..
state oggetto di contestazioni e dunque, in virtù della presunzione conferita dalla
registrazione, il Collegio ritiene che la loro validità sia pacifica.
2.2. La seconda privativa azionata da Morellato riguarda la tutela delle collezioni “Fleur” e
“Volare” come modelli non registrati ai sensi del Regolamento CE 6/2002. L’attrice rileva
che, ai sensi dell’art. 11 del medesimo Regolamento, tale protezione abbia una durata di tre
anni a decorrere dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la
prima volta nel territorio dell’Unione Europea.
La difesa del convenuto in seguito estromesso, Ugo Piazzi, nella comparsa di costituzione e
risposta, aveva richiesto che fosse verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge per la
tutela come modelli non registrati delle collezioni “Fleur” e “Volare”.
La difesa delle imprese individuali Yao Yao e Xu Chongfei, invece, non ha formulato
nessuna deduzione, eccezione e/o domanda circa la validità delle privative non titolate
vantate da Morellato.
Pertanto, la tutela richiesta per le collezioni “Fleur” e “Volare” come modelli non registrati
deve essere parimenti concessa. Infatti, anche alla luce della mancata contestazione delle
convenute non estromesse, si deve ritenere provata la presenza dei requisiti richiesti per tale
protezione dal Regolamento CE 6/2002.
Per quanto riguarda la prima divulgazione delle due collezioni, la collezione “Fleur” è stata
divulgata al pubblico nel marzo 2011, come dimostrato dal documento 29 di Morellato. La
collezione “Volare” è stata, invece, divulgata al pubblico nel marzo 2012, come dimostra il
catalogo prodotto da Morellato sub doc. 5. Questa predivulgazione non ha altresì inficiato il
diritto di Morellato di registrare tale collezione - come poi ha fatto nei termini di legge
previsti -, stante il periodo di grazia di 12 mesi sancito dal terzo comma dell’art. 34 c.p.i..
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La validità delle registrazioni come modelli e disegni italiani vantate da Morellato non sono
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2.3. Morellato chiede altresì che le riferite collezioni “Fleur” e “Volare” siano tutelate
anche ai sensi del diritto d’autore, in particolare dell’art. 2, n. 4, l.d.a., ovvero in alternativa
subordinata, dell’art. 2, n. 10, l.d.a..
Il Collegio tuttavia ritiene che non vi siano sufficienti elementi per accordare una simile
protezione alle due collezioni di parte attrice. Si deve al riguardo considerare come in linea
generale la disciplina più corretta per questa tipologia di prodotti sia quella sancita dall’art.
attuazione della Direttiva CE 98/71 tramite l’art. 22 del d.lgs. n. 91/2001. Le opere cui si
applicano le disposizioni del n. 10, sono quelle definite dall’art. 1 della Direttiva, ossia i
disegni ed i modelli. Questa conclusione è corroborata anche da un’interpretazione
sistematica del codice di proprietà industriale, la cui norma che disciplina la durata del
diritto d’autore ex art. 2, n. 10, l.d.a., ossia l’art. 44 c.p.i., chiude e suggella la sezione III
del c.p.i. dedicata proprio ai disegni e modelli.
Le collezioni “Fleur” e “Volare”, dunque, sembrano essere inquadrabili in questa categoria,
come dimostrato anche dalla registrazione come modelli e disegni cui la collezione
“Volare” è stata sottoposta. La riferita disciplina prevede due requisiti da soddisfare per
accedere alla tutela autorale: le opere del disegno industriale devono presentare di per sé
carattere creativo e valore artistico. Secondo l’interpretazione data a tale requisito da questa
Sezione (vedi da ultimo ordinanza del 18 maggio 2015, Vlisco b.v. c. Camac s.r.l.; sentenza
del n. 1384 del 23 ottobre 2014, Flou s.p.a. c. Chateau d’Ax s.p.a. e altri; sentenza n. 2311
del 9 gennaio 2014, Cassina s.p.a. c. High Tech s.r.l.), tale requisito non richiede che solo le
forme dotate di speciale bellezza possano accedere alla tutela autorale. Tuttavia esso
richiede che dette forme siano oggetto di un giudizio di valore volto a verificare che la
sussistenza ed eventualmente il grado di "artisticità" siano tali da permettere di classificare
le medesime forme fra le espressioni dell'arte. Solo in tal caso alle forme in questione può
essere accordata una tutela legislativa equiparata a quella di qualsiasi altra creazione
dell’ingegno, e quindi accedere alla tutela del diritto d’autore.
Nel caso di specie, si deve rilevare che Morellato non ha fornito nessun elemento, ulteriore
rispetto all'affermazione del successo commerciale della collezione “Volare”, volto a
provare che le sue collezioni raggiungano tale grado di “artisticità”. Di conseguenza, il
Collegio conclude che il requisito del valore artistico così come richiesto dall’art. 2, n. 10,
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2, n. 10, della legge sul diritto d’autore. Questa norma, come è noto, è stata introdotta in
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l.d.a., non appaia soddisfatto e che le collezioni “Volare” e “Fleur” non possano beneficiare
della protezione accordata da tale norma, ancorché - come meglio si dirà in seguito - la loro
tutela sia concessa anche alla luce della ritenuta concorrenza sleale per imitazione servile.
3. Le contraffazioni compiute dalle convenute
Individuate le tutele azionabili da Morellato, si deve procedere con l’analisi delle
diritti per i modelli registrati e non registrati, rispettivamente ai sensi dell’art. 41 c.p.i. e
dell’art. 19 del Regolamento CE 6/2002. Precisa che la presenza di differenti marchi e
l’eventuale variazione delle grandezze e dimensioni dei prodotti in contraffazione, anche
laddove riscontrata, non escluderebbe la contraffazione dei modelli registrati, in
considerazione del mantenimento delle medesime proporzioni e della medesima
impressione generale suscitata dall’imitazione.
La difesa delle due convenute costituite e non estromesse sostiene che non vi sia invece
contraffazione, in virtù della presenza di numerosi elementi sia estetici che strutturali che
varrebbero a differenziare i prodotti e per la presenza di elementi fattuali che
escluderebbero il rischio di confusione o associazione. In particolare sottolinea la diversità
delle forme e dimensioni, l’assenza dell’indicazione del marchio “Morellato”, la differente
forma dei vari componenti sia per struttura che per elementi decorativi, la diversa qualità
del materiale e delle pietre utilizzate, oltre al divario nei prezzi di vendita, essendo quello
delle convenute definito dalle stesse "irrisorio" ed indicato nella somma di €. 2,20 per
ciascun pezzo.
Le tabelle comparative prodotte da Morellato ai documenti 15, 21 e 22.A risultano
particolarmente utili per chiarire se vi sia o meno contraffazione. Soprattutto l’ultima
tabella (doc. 22.A), raffigurante tutti i prodotti oggetto di sequestro penale della Guardia di
Finanza, offre un confronto tra ogni modello Morellato con il corrispettivo modello-copia
delle convenute. Il Collegio ha esaminato con attenzione tutte le raffigurazioni fotografiche
e non sembra esservi alcun dubbio che tutti gli oggetti contestati alle convenute siano una
palese e pedissequa copia dei modelli Morellato, in violazione delle privative vantate da
parte attrice. In particolare, l’identicità delle forme non lascia spazio a nessun tipo di
dubbio, non essendo ravvisabili le differenze invocate, nemmeno ad un raffronto
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contraffazioni compiute dalle convenute. Morellato lamenta la contraffazione dei propri
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ravvicinato, quale quello rappresentato delle tabelle in esame. Ancor più tali differenze non
sono ravvisabili dal raffronto a distanza che possa compiere il consumatore o comunque il
soggetto interessato all'acquisto. Né appare risolutiva la diversità dei materiali,
la
differente qualità dei prodotti o la diversità del prezzo, in quanto il consumatore potrebbe
essere indotto a credere che si tratti di una linea più economica di provenienza o autorizzata
da Morellato, ma comunque a questa riconducibile. Inoltre, si potrebbe realizzare il
più possibile (se non ad un occhio particolarmente esperto) coglierne le indicate diversità di
materiali, qualità e prezzo. Il Collegio pertanto conclude che i prodotti in contestazione
delle convenute integrino contraffazione e violazione della tutela giuridica azionata da
Morellato ed allo stesso accordata.
4. Concorrenza Sleale
Morellato chiede altresì l’accertamento che i comportamenti delle convenute costituiscano
violazione delle regole di concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c.,
per appropriazione di pregi ex art. 2598, n. 2, c.c., per appropriazione indebita dell’altrui
lavoro ex art. 2598, n. 3, c.c. e per concorrenza parassitaria ex art. 2598, n. 3, c.c..
Il Collegio ritiene che il primo addebito debba essere accolto. Ed invero, le medesime
considerazioni sopra svolte convincono della sussistenza dell'imitazione servile, stante la
già ravvisata identità tra i prodotti delle convenute e quelli a firma Morellato.
Inoltre a tale fine occorre ricordare che presupposto per la tutela civilistica avverso gli atti
di concorrenza sleale per imitazione servile è il carattere individualizzante e distintivo del
prodotto, inteso sia come novità delle forme rispetto al panorama dei prodotti analoghi
presenti sul mercato, sia come capacità di dette forme di identificare nella percezione del
consumatore e/o del potenziale acquirente quel prodotto come esclusivamente riconducibile
all'impresa che invoca tutela. La giurisprudenza afferma che presupposto per l'imitazione
servile è che la forma del prodotto abbia un valore individualizzante e distintivo tale da
renderlo originale (Cass. 13.12.1999, n. 13918; Cass. 29.2.2008, n. 5437; Cass. n. 3478/09),
occorrendo che quelle forme determinino presso il pubblico la riferibilità del prodotto a
quella certa impresa.
L'onere di dimostrare la sussistenza della novità e dell'efficacia individualizzante dei suoi
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fenomeno della post-sale confusion, dal momento che una volta indossati gli oggetti, non è
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prodotti gravava sulla attrice, trattandosi di uno degli elementi costitutivi della propria
domanda. Ora, la difesa di Morellato ha versato in atti documentazione inerente la
diffusione presso il pubblico dei suoi gioielli (doc. 7) e le ampie campagne pubblicitarie
attuate da lungo tempo (docc. 8, 9 e 9 bis). A fronte di tale documentazione allegata fin
dall'atto introduttivo e già nel procedimento ante causam e delle allegazioni svolte sul
punto da parte attrice, le convenute non hanno articolato nessuna precisa contestazione,
Altro elemento che può ritenersi insito nella fattispecie all'esame è il dato relativo alla
circostanza che nella riproduzione delle linee dei modelli Morellato le convenute si siano
giovate dell'attività di ricerca e di ideazione condotta dalla società attrice, senza affrontarne
autonomamente i relativi oneri di tempi e di costi. Inoltre, le convenute si sono
avvantaggiate della vasta pubblicità condotta dall'attrice, anche qui cogliendone in maniera
indiretta i benefici senza doversi sottoporre ai relativi costi, in tal modo promuovendo i
propri prodotti tramite la campagna pubblicitaria di Morellato.
Tale comportamento rileva non solo ai fini dell''imitazione servile, ma anche come
comportamento contrario ai principi della correttezza professionale.
Non ritiene invece il Collegio che ricorrano gli estremi di cui alla previsione sub n. 2
dell'art. 2598 c.c., non risultando verificati gli elementi costitutivi di tale fattispecie.
La difesa dell'attrice deduce anche che il comportamento attuato ai suoi danni avrebbe i
connotati della concorrenza parassitaria.
Il Collegio ritiene che effettivamente ricorrano anche gli estremi di tale fattispecie.
Infatti, l’illecito concorrenziale di cui all’art. 2958, n. 3, c.c., viene riconosciuto nella
“costante e sistematica imitazione delle iniziative imprenditoriali”, a sua volta indice di un
“sistematico sfruttamento delle idee e delle iniziative della concorrente volto a conseguire
in breve tempo un indebito forte posizionamento nel settore di riferimento” (Cass.
10.11.1994, n. 9387, in Giust. Civ., 1995, I, 105, che parla di continua e ripetuta imitazione
delle iniziative imprenditoriali altrui, “ovvero dello sfruttamento sistematico del lavoro e
della creatività altrui” perseguito attraverso una pluralità di atti, o un comportamento
globale; Cass. 20.04.1996, n. 3787, in Foro It., 1996, I, 2808; Trib. Milano ordinanza del
2.07.2012, in Riv. dir. ind., 2012, I, 233). Il Tribunale di Torino, inoltre, qualifica come
concorrenza parassitaria anche il compimento di un solo atto, poiché “idoneo a realizzare la
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consentendo così di ritenere provato l'assunto attoreo.
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sleale adozione sistematica del complesso delle scelte organizzative e commerciali” del
concorrente (Trib. Torino, 21.05.2012, in Riv. dir. ind., 2012, I, 233-234). La concorrenza
parassitaria viene, dal Tribunale di Bologna, riconosciuta “nell’ipotesi in cui l’imitazione
sistematica di iniziative imprenditoriali altrui è illecita giacché cagiona una potenziale
alterazione del meccanismo concorrenziale, concretatasi nell’appropriazione del risultato
di mercato conseguito grazie all’organizzazione dell’impresa concorrente” (Trib. Bologna,
orientamento risulta ripetutamente espresso anche dal Tribunale di Milano (Trib. Milano,
ord. reclamo 23.02.2012; Trib. Milano, ordinanza del 22.11.2011, in Riv. dir. ind., 2012, I,
235). E’, dunque, anche la mancanza di autonomia ed originalità di iniziative
imprenditoriali rispetto a quelle adottate dal concorrente le quali vengono, anzi,
pedissequamente imitate, a configurare l’illecito concorrenziale qui considerato (anche
Trib. Milano, ordinanza del 08.11.2011, in Riv. dir. ind., 2012, I, 235 e 236).
Emerge, perciò, che la condotta parassitaria possa essere rappresentata dall’adozione
sistematica, come propria, dell’attività o iniziativa imprenditoriale altrui, adottando scelte
commerciali già accreditate per sfruttarne, in modo appunto parassitario e immeritato, il
ritorno economico. La Cassazione (Cass. 20.04.1996, n. 3787, in Foro It., 1996, I, 2808) ha
individuato come concorrenza parassitaria anche “l’imitazione pedissequa delle tecniche e
delle strumentazioni di un’impresa concorrente” perseguita mediante l’utilizzazione, a tal
fine, di un dipendente (dell’impresa concorrente medesima) infedele.
Nel caso di specie, è risultato in causa che i modelli imitati siano stati in tutto 39, con la
riproduzione di diverse varianti (collane, ciondoli, orecchini, braccialetti) delle linee di
Morellato. Pur considerando che non tutti i modelli siano stati reperiti presso tutte le
convenute, si può rilevare che per Xu Chongfei si tratta di 17 o 18 modelli, per Yao Yao di
12 modelli, mentre 14 modelli erano stati reperiti presso Ugo Piazzi.
I dati sono più che sufficienti per affermare la ripetuta e pedissequa imitazione delle diverse
scelte creative di Morellato, così da integrare gli estremi della concorrenza parassitaria.
5. Quantificazione del danno
Morellato chiede che la quantificazione del danno avvenga secondo il disposto dell’art. 125
c.p.i., ovvero in funzione: i) degli utili realizzati dal violatore del diritto (retroversione degli
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17.07.2009, in Giur. Ann. Dir. ind., 2009, 5447 e Riv. dir. ind., 2012, I, 234). Questo
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utili); ii) della royalty ragionevole; iii) del calo dei fatturati da parte di Morellato e iv) degli
elementi diversi da quelli economici come il danno morale. Chiede che quest’ultimo sia
quantificato nella misura del 50% del danno patrimoniale e che si tenga altresì conto della
notorietà del brand “Morellato”, degli investimenti pubblicitari sostenuti – quantificati in €.
1.500.000 (doc. 8 di Morellato) – e dell’ingente quantità di prodotti commercializzati dalle
convenute.
dagli 85 ai 119 €., e che conseguentemente il margine di utile medio di Morellato per ogni
prodotto ammonterebbe ad €. 50,00 al pezzo. Chiede, dunque, che tale margine venga
moltiplicato per le quantità ex adverso importate e commercializzate illecitamente, così
come accertate dalla relazione di CTU della dott.ssa Cerenzia e dai verbali di sequestro
della GDF (sub documenti 22.D, 22.F e 22.H).
Le convenute premettono di aver interrotto la commercializzazione dei prodotti contestati
appena avuto notizia della pendenza dei procedimenti iniziato dall’attrice. Rilevano che in
ogni caso la richiesta di risarcimento formulata dall’attrice sia sproporzionata e che non vi
sia alcuna prova del lucro cessante lamentato. Chiedono, in subordine, che la
quantificazione del danno sia fatta nei limiti di giustizia ed equità tenendo presente la
capacità economica delle convenute.
La documentazione fornita da parte attrice, in particolare la relazione di CTU ed i verbali
della GDF, forniscono un resoconto dettagliato di tutta la merce trovata in contraffazione e
sequestrata. Tali documenti non sono stati contestati dalle convenute, e, come chiesto da
parte attrice, devono quindi ritenersi pacifici ai sensi dell’art. 115 c.p.c.. Inoltre la loro
datazione è posteriore alla nascita dei diritti vantati e azionati da Morellato – in particolare i
verbali della GDF sono datati rispettivamente 23.7.2012, 1.8.2012 e 9.10.2012, mentre la
relazione di CTU è stata depositata il 3.9.2012 – e dunque non vi è dubbio che i prodotti
identificati ricadano nell’arco temporale delle tutele vantate da Morellato.
I quantitativi individuati nei riferiti verbali sono i seguenti:
- presso Ugo Piazzi: 93 pezzi in contraffazione della collezione “Volare” (pagina 14 della
relazione di CTU), 12 pezzi in contraffazione della collezione “Fleur” (documento 22.D)
e 381 pezzi in contraffazione degli altri modelli registrati di Morellato (sempre
documento 22.D); il totale ammonta a 486 pezzi (93 + 381).
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Afferma che, come mostrati dai cataloghi prodotti, il prezzo di vendita dei suoi prodotti vari
RG n. 74967/2012
Repert. n. 5441/2015 del 22/05/2015
- Presso Yao Yao: 1.585 pezzi in contraffazione della collezione “Volare” (pagina 18
della relazione di CTU, corrispondente a pagina 2 del verbale di sequestro contenuto nel
documento 22.F) e 943 pezzi in contraffazione con gli altri modelli registrati di
Morellato (documento 22.F); il totale ammonta a 2.528 pezzi (1.585 + 943).
- Presso Xu Chongfei: 392 pezzi in contraffazione della collezione “Volare” (documento
22.H), 44 pezzi in contraffazione con la collezione “Fleur” (doc. 22.H) e 2.487 pezzi in
(392 + 44 + 2.487).
Il margine individuato da Morellato non può però essere adottato; infatti, sebbene esso
appaia verosimile, la differenza di prezzo con i prodotti in contraffazione porta ad escludere
che ogni prodotto delle convenute equivalga ad un prodotto in meno venduto da Morellato.
Il Collegio ritiene quindi di prendere come misura intermedia e congrua, l’ammontare di €.
20,00 per ogni pezzo in contraffazione, comprendendo in tale quantificazione anche il
risarcimento per la campagna pubblicitaria attuata da Morellato e resa in parte vana (e/o
indebitamente sfruttata) dalle iniziative contraffattive delle convenute.
Con un semplice calcolo matematico risulta quindi che il risarcimento dovuto per i pezzi
trovati presso Ugo Piazzi ammonta ad €. 9.720 (486 x €. 20), per quelli trovati presso Yao
Yao ad €. 50.560 (2.528 x €. 20) e per quelli trovati presso Xu Chongfei ad €. 58.460
(2.923 x €. 20).
A queste somme deve essere aggiunto il danno morale, che il Collegio ritiene di poter
liquidare in relazione alle condotte qui sanzionate. Tale risarcimento viene quantificato
nella misura del 50% del danno patrimoniale, così come richiesto da parte attrice e come
solitamente riconosciuto dalla giurisprudenza anche di questa Sezione. Il danno morale,
così calcolato, sarà dunque rispettivamente di €. 4.860 (€. 9.720 / 2), €. 25.280 (€. 50.560 /
2) e €. 29.230 (€. 58.460 / 2).
La ripartizione del risarcimento del danno, deve tenere prima di tutto conto
dell’estromissione del convenuto Ugo Piazzi, a seguito della soluzione transattiva raggiunta
con parte attrice, dichiarata dal Giudice Istruttore nel corso dell’udienza del 17.6.2014. Le
convenute Yao Yao e Chen Jianxing, accertate fornitrici di Ugo Piazzi, non hanno
dichiarato di volersi avvalere di tale transazione, non potendone quindi beneficiare ai sensi
dell’art. 1304 c.c.. Dunque, della quota di risarcimento relativa ai prodotti contraffattori
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contraffazione con gli altri modelli registrati di Morellato; il totale ammonta a 2.923
RG n. 74967/2012
Repert. n. 5441/2015 del 22/05/2015
trovati presso Ugo Piazzi e del relativo danno morale, dovranno risponderne in via solidale
esse stesse. L’ammontare totale, come dai calcoli svolti sopra, risulta di €. 14.580 (€. 9.720
+ €. 4.860).
Yao Yao è altresì responsabile del pagamento relativo agli oggetti in contraffazione trovati
presso la sua sede e del relativo danno morale, per un totale di €. 75.840 (€. 50.560 + €.
25.280).
individuato nella somma di €. 87.690 (€. 58.460 + €. 29230). Tali somme sono da
intendersi in moneta attuale e comprensive degli interessi legali maturati ad oggi.
6. Le altre domande di Morellato
Morellato ha altresì chiesto l’immediato ritiro dal commercio e la distruzione, ovvero
l’assegnazione in proprietà all’attrice, di tutti i prodotti e del materiale pubblicitario che
costituiscono violazione dei diritti esclusivi dell’attrice; l’inibitoria alla continuazione degli
illeciti accertati, ossia commercializzazione, vendita, importazione, produzione,
pubblicizzazione dei prodotti in contestazione; la fissazione di una penale per ogni giorno
di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza, per ogni ulteriore
violazione e per ogni ulteriore prodotto in contraffazione e l’ordine di pubblicazione della
sentenza ai sensi dell’art. 126 c.p.c. nelle prime pagine di due numeri non consecutivi di
quotidiani a tiratura nazionale, nonché su due riviste di settore.
Il Collegio ritiene che tali misure debbano essere concesse come segue. Dispone
l’immediato ritiro dal commercio e l’assegnazione in proprietà all’attrice di tutti i prodotti,
e del relativo materiale pubblicitario, accertati in contraffazione dei suoi diritti esclusivi.
Inibisce alle parti convenute le attività tutte così come indicate dalla difesa di Morellato e
fissa la penale di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti qui
disposti a partire dal decimo giorno dopo il deposito della sentenza, e di €. 20,00 per ogni
ulteriore violazione.
Va inoltre disposta la pubblicazione della presente sentenza, con le modalità determinate in
dispositivo, su una rivista di settore.
Infine, Morellato chiede la condanna delle convenute costituite non estromesse ai sensi
dell’art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. ed infine la liquidazione a suo favore delle spese legali.
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Infine, per analogo motivo, Xu Chongfei dovrà rispondere del danno patrimoniale e non,
RG n. 74967/2012
Repert. n. 5441/2015 del 22/05/2015
Per quanto riguarda la prima richiesta, il Collegio non ritiene esservi elementi sufficienti
per arrivare ad una tale condanna.
In virtù della soccombenza totale delle convenute, deve invece essere accolta la domanda di
liquidazione delle spese legali a favore di parte attrice.
Tali spese sono quantificate ai sensi del Decreto n. 55 del 10 marzo 2014, usando lo
scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di particolare importanza previsto
comma 2, richiesto da parte attrice, in quanto il Collegio non ritiene ne sussistano i
presupposti. Le spese legali non saranno poste a carico del convenuto estromesso, né le
altre parti convenute possono beneficiare degli eventuali effetti vantaggiosi scaturiti dalla
transazione intercorsa tra la parte estromessa e l’attrice, per le considerazioni già svolte ed a
norma dell’art. 1304 c.c..
Le spese relative al procedimento cautelare così calcolate ammontano ad una somma totale
di €. 11.205,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ed agli accessori di legge. Tale
somma è posta a carico solidale delle convenute Yao Yao e Chen Jianxing, che, avendo
ricevuto tempestiva notifica del ricorso e del verbale delle operazioni ai sensi dell’art. 130,
comma 5, c.p.i., e non avendo posto in essere alcuna forma di reazione, sono considerate a
tutti gli effetti parti del procedimento cautelare e, stante la loro soccombenza, tenute alla
rifusione delle spese in favore della ricorrente (ora attrice).
Le spese relative al procedimento ordinario sono liquidate, a carico solidale delle convenute
non estromesse, nella somma totale di €. 21.387,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie
ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Collegio della Sezione Specializzata Impresa “A” del Tribunale di Milano,
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti Liu Ruolian, titolare
dell'impresa individuale Yao Yao, e Xu Chongfei, titolare dell'impresa individuale, e in
contumacia di Chen Jianxing, titolare dell'impresa individuale:
accerta e dichiara che i prodotti realizzati e/o commercializzati delle convenute Liu
Ruolian, titolare dell'impresa individuale Yao Yao, Xu Chongfei, titolare dell'impresa
individuale, e Chen Jianxing, titolare dell'impresa individuale, costituiscono violazione dei
modelli registrati e dei modelli non registrati riferiti in narrativa, di titolarità di Morellato;
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dall’art. 5, sesto comma, secondo periodo e senza applicare l’aumento ai sensi dell’art. 4,
RG n. 74967/2012
Repert. n. 5441/2015 del 22/05/2015
accerta e dichiara che la condotta posta in essere dalle convenute Liu Ruolian, titolare
dell'impresa individuale Yao Yao, Xu Chongfei, titolare dell'impresa individuale, e Chen
Jianxing, titolare dell'impresa individuale, costituisce ipotesi di concorrenza sleale, per
imitazione servile, comportamenti contrari alla correttezza professionale e concorrenza
parassitaria, ai sensi dell’art. 2598, nn. 1 e 3, c.c.;
inibisce alle convenute Liu Ruolian, titolare dell'impresa individuale Yao Yao,
Xu
individuale, la continuazione degli illeciti accertati, ossia la vendita, commercializzazione,
importazione, produzione e pubblicizzazione dei prodotti in contestazione;
dispone il ritiro dal commercio e l’assegnazione in proprietà all’attrice di tutti i prodotti e
del materiale pubblicitario in violazione dei diritti di Morellato s.p.a.;
fissa ai sensi dell’art. 131, secondo comma, c.p.i., la penale dovuta all’attrice Morellato
s.p.a. nella misura di €. 20,00 per ogni violazione od inosservanza successiva alla pronuncia
della sentenza, e di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti
in essa contenuti a partire dal decimo giorno dopo il deposito della sentenza;
condanna in via solidale Liu Ruolian, titolare dell'impresa individuale Yao Yao, e Chen
Jianxing, titolare dell'impresa individuale, al pagamento del risarcimento dei danni nei
confronti dell’attrice, danni liquidati in complessivi €. 14.580,00, determinati come da
motivazione, oltre agli ulteriori interessi al tasso legale della presente pronuncia al saldo;
condanna Liu Ruolian, titolare dell’impresa individuale Yao Yao al pagamento del
risarcimento dei danni nei confronti dell’attrice, danni liquidati in complessivi €. 75.840,00,
determinati come da motivazione, oltre agli ulteriori interessi al tasso legale della presente
pronuncia al saldo;
condanna Xu Chongfei, titolare dell’impresa individuale al pagamento del risarcimento dei
danni nei confronti dell’attrice, danni liquidati in complessivi €. 87.690,00, determinati
come da motivazione, oltre agli ulteriori interessi al tasso legale della presente pronuncia al
saldo;
ordina la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della presente sentenza sulla
rivista Donna Moderna per una volta, a caratteri doppi del normale, a cura dell’attrice e a
spese delle convenute in solido, ed in caso di inottemperanza entro i 30 giorni successivi
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Chongfei, titolare dell'impresa individuale, e Chen Jianxing, titolare dell'impresa
RG n. 74967/2012
Repert. n. 5441/2015 del 22/05/2015
alla notifica in forma esecutiva della presente sentenza a cura dell’attrice, con diritto di
ripeterne le spese presso le convenute in via solidale a semplice presentazione di fattura;
condanna in via solidale Liu Ruolian, titolare dell'impresa individuale Yao Yao, e Chen
Jianxing, titolare dell'impresa individuale, alla rifusione delle spese processuali in favore
della Morellato s.p.a., spese liquidate per la fase cautelare nella somma complessiva €.
11.205,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ed agli accessori di legge;
Chongfei, titolare dell'impresa individuale, e Chen Jianxing, titolare dell'impresa
individuale, alla rifusione delle spese processuali in favore della Morellato s.p.a., spese
liquidate per la fase ordinaria nella somma complessiva €. 21.387,00, oltre al rimborso
delle spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 maggio 2015.
Il Presidente Estensore
(Dott.ssa Marina Anna Tavassi)
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condanna in via solidale Liu Ruolian, titolare dell'impresa individuale Yao Yao, Xu

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