Rischio di confusione D. Valutazione globale

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Identità e rischio di confusione: Valutazione globale
DIRETTIVE SULL’OPPOSIZIONE
Parte 2
Capitolo 2:
Rischio di confusione
D. Valutazione globale
Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004
1
SOMMARIO
CAPITOLO 2: RISCHIO DI CONFUSIONE.....................................................3
D.
VALUTAZIONE GLOBALE..................................................................3
I.
VALUTAZIONE GLOBALE - INTERDIPENDENZA ........................3
1. Valutazione globale di tutti i fattori.................................................3
2. Carattere distintivo del marchio anteriore......................................3
2.1.Carattere distintivo per natura – carattere distintivo intrinseco..5
2.2.Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso..........................6
3. Grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti e servizi ...............7
4. Incidenza del tipo di prodotti e servizi sulla valutazione delle
somiglianze ...................................................................................8
5. Il grado di esperienza e di attenzione del pubblico di riferimento ..9
5.1.Il consumatore medio................................................................9
5.2.Grado di esperienza del consumatore ....................................10
5.2.1. Significato del criterio........................................................10
5.2.2. Consumatori .....................................................................10
5.2.3. Clienti professionali...........................................................11
5.3.Grado di attenzione del cliente................................................11
5.3.1. Consumatori .....................................................................11
5.3.2. Clienti professionali...........................................................16
6. Coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato nello stesso
territorio.......................................................................................16
7. Incidenza della effettiva confusione.............................................18
8. Decisioni anteriori di autorità comunitarie o nazionali aventi ad
oggetto conflitti tra marchi identici (o simili) ................................18
8.1.Aspetti sostanziali ...................................................................18
8.2.Aspetti procedurali ..................................................................19
9. Assenza di confusione tra i segni in quanto tali, ma confusione
circa l’origine (confusione indiretta).............................................20
9.1.Nozione...................................................................................20
9.2.Marchi di serie (famiglia) .........................................................20
II.
RINUNCE A INVOCARE DIRITTI ESCLUSIVI (DISCLAIMER) ....23
1. Natura delle rinunce ....................................................................23
2. Eccezione al principio generale (rinuncia che incide sul marchio
anteriore) ....................................................................................24
2
CAPITOLO 2: RISCHIO DI CONFUSIONE
D.
VALUTAZIONE GLOBALE
I.
VALUTAZIONE GLOBALE - INTERDIPENDENZA
1.
Valutazione globale di tutti i fattori
Dato che il grado di somiglianza che può condurre alla confusione non viene
fissato, devono essere presi in considerazione tutti i fattori pertinenti per il
caso di specie.
Come ha statuito la Corte di giustizia, il rischio di confusione deve essere
oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del
caso di specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, segnatamente,
dalla notorietà del marchio d’impresa sul mercato, dall’associazione che può
essere fatta dal pubblico tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni
e tra i prodotti [e servizi] designati (sentenza Sabèl, punto 22). Inoltre, la
valutazione globale della somiglianza visiva, auditiva o concettuale dei marchi
di cui trattasi deve basarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi,
in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti
(sentenza Sabèl, punto 23).
La Corte ha aggiunto che, nella valutazione della somiglianza tra i segni, un
tenue grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un
elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenza Canon, punto
17).
Questi principi suggeriscono una valutazione ponderata di tutti i fattori
pertinenti e, in particolare, una valutazione del carattere distintivo del marchio
anteriore, del grado di somiglianza dei segni e dei prodotti di cui trattasi e del
tipo di collegamento che il pubblico potrebbe effettuare tra i due marchi.
Pertanto, questa fase dell’esame attiene alla questione se, nell’ambito di una
valutazione globale di tutti i fattori pertinenti, il peso rispettivo da attribuire a
tali fattori sia sufficiente per dare origine ad un rischio di confusione.
2.
Carattere distintivo del marchio anteriore
Nella dottrina generale dei marchi, come pure nella prassi attuale dell’Ufficio,
ivi compresa quella delle Commissioni di ricorso, e in quella esistente negli
Stati membri, si suole compiere una distinzione tra marchi “forti” e “deboli”. La
“forza” del marchio, in questo contesto, equivale al “grado” di carattere
distintivo nel linguaggio della Corte di giustizia.
3
Marchi “deboli” sono i marchi che sono dotati solo di un grado basso di
carattere distintivo intrinseco.
I marchi appena al di là di tale linea del marchio “debole” sono quelli dotati di
un carattere distintivo limitato o medio. È il limite a cui i marchi pervengono se
non vi sono prove dell’uso e, quindi, di un carattere distintivo accresciuto.
Il carattere distintivo “accresciuto” presuppone una notorietà del marchio
presso il pubblico di riferimento. Tale carattere accresciuto può valere sia per
marchi “deboli” sia per quelli che sono intrinsecamente distintivi.
Nella parte più alta della scala vi sono i marchi notoriamente conosciuti e i
marchi che godono di notorietà.
Infine, vi sono i marchi “famosi”, equivalenti a sinonimi dei prodotti,
generalmente (ma non necessariamente) unici nel senso che non vi sono sul
mercato, contraddistinti da tale segno, prodotti concorrenti e addirittura
nemmeno prodotti non concorrenti.
Più è alto il grado di carattere distintivo, conformemente ai criteri di cui sopra,
più ampia sarà la portata della loro protezione.
Ciò è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia.
La Corte ha espressamente affermato che il rischio di confusione è tanto più
elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore
(sentenza Sabèl, punto 24). Pertanto, i marchi che hanno un elevato carattere
distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato,
godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è
inferiore (sentenza Canon, punto 18). Per determinare il carattere distintivo di
un marchio, occorre valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che
il marchio è divenuto atto ad identificare i prodotti o servizi per i quali è stato
registrato come provenienti da un’impresa determinata e quindi a distinguere
tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese (sentenza Lloyd, punto 22).
Pertanto, nel decidere sull’esistenza di un rischio di confusione, occorre
sempre tener conto del grado di carattere distintivo del marchio anteriore.
Va rilevato, inoltre, che la Corte ha precisato che il carattere distintivo
rilevante del marchio anteriore è un argomento che milita a favore della
constatazione di un rischio di confusione e non un argomento contrario, come
si è talvolta sostenuto nella letteratura nel campo dei marchi.
239/2000 ADOLFO DOMÍNGUEZ / ADOLFO (EN),
62/2001 NEXT / NEXTEYE (EN),
675/2001 VIÑA ESMERALDA / EMERALD HILL (EN).
Come la Corte ha rilevato nella sentenza Lloyd, tutti i marchi hanno una
capacità maggiore o minore di identificare i prodotti o servizi da essi
4
contrassegnati e, quindi, di distinguerli da quelli provenienti da altre imprese.
Ne consegue che i marchi dotati di un carattere distintivo limitato hanno una
minore capacità di fungere da indicatori dell’origine. Alla luce
dell’affermazione della Corte nella sentenza Sabèl, sopra menzionata, si può
concludere che l’accertamento di un limitato carattere distintivo del marchio
anteriore può militare a favore della tesi che la confusione con tale marchio
sarà meno probabile, rispetto a marchi dotati di un carattere distintivo più
forte.
76/1998
188/1999
584/1999
EN
EN
ES
1043/1999
329/2000
937/2001
1789/2001
2350/2001
EN
EN
EN
EN
EN
Negritelle
ACTIVIN
LA ARGENTINA
LOS NEGRITOS
ACTILINE
CARNES
ARGENTINAS
NEOLUX
NEOLITE
BANKEUROPA
EUROBANK
VITAL
PHYTO-VITAL
MEDIA MARKT
MEDIA-SOUND
Das
leben
leicht EUROTOPS
gemacht EUROSHOP
VERSAND (fig.)
Il carattere distintivo del marchio anteriore non rimane costante, ma varia in
funzione della percezione che il pubblico ne abbia. La percezione del pubblico
può mutare non solo in conseguenza della notorietà accresciuta o diminuita
del marchio di cui trattasi, ma anche di altri fattori (tutti questi elementi
possono essere desunti solo dalle prove prodotte dalle parti). Tale può essere
il caso, in particolare, quando il marchio o qualche suo elemento sia stato
utilizzato contemporaneamente e in modo analogo da vari marchi nel settore
di mercato in questione. Sotto tale profilo, è altresì importante valutare
attentamente se le predette situazioni esistano in tutte le zone geografiche e
con riferimento a tutti i prodotti e servizi di cui trattasi. In genere, è sufficiente
accertare il carattere distintivo posseduto dal marchio al momento della
decisione.
2.1. Carattere distintivo per natura – carattere distintivo intrinseco
La Corte ha affermato che, nell’effettuare la valutazione del carattere distintivo
di un marchio, occorre prendere in considerazione le qualità intrinseche del
marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento
descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato (sentenza Lloyd,
punto 23). La Corte ha altresì stabilito (sentenza 4 maggio 1999, cause riunite
C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs
GmbH (WSC) / Boots- und Segelzubehör Walter Huber e Franz Attenberger,
GU UAMI n. 7-8/99, pag. 1054, punto 37), che nella valutazione del carattere
distintivo occorre prendere in considerazione anche la conoscenza più o
meno ampia del segno da parte degli ambienti interessati (in quel caso, un
nome geografico), nonché delle caratteristiche del luogo designato dal segno
e della categoria di prodotti di cui si tratta.
5
Inoltre, il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore deve essere
valutato tenendo conto di (ciascuna) zona geografica di riferimento. Date le
differenze di contesto linguistico e culturale, il pubblico di alcune delle zone
geografiche di riferimento potrebbe non avvedersi del contenuto descrittivo di
un marchio anteriore. In tal caso, il carattere distintivo del marchio anteriore
non va considerato come ridotto in riferimento a queste zone.
1191/1999
1457/1999
189/2000
1658/2000
2450/2000
EN
EN
EN
EN
EN
RIPOLIN
MEGAKID
TELEBINGO
AROMA
MARIE CLAIRE
RENTOLIN
MEGARIG
TeleBingo
2920/2001
EN
Selenium Spezial A-C- Selenium-ACE
E
Occorre inoltre valutare attentamente se l’accertamento del carattere
descrittivo sia valido per tutti i prodotti e servizi contrassegnati dal marchio
anteriore. Se così non è, occorre operare distinzioni all’interno dei prodotti e
servizi in questione, le quali potranno dare adito a risultati differenti sotto il
profilo della constatazione del rischio di confusione rispetto ai vari prodotti e
servizi.
Un indizio, anche se certamente non definitivo, del carattere descrittivo
intrinseco del marchio anteriore può essere la registrazione di una serie di
marchi che presentano il medesimo elemento nel registro comunitario o nei
registri nazionali pertinenti. La presenza di molti marchi registrati che hanno lo
stesso elemento e che si riferiscono a prodotti simili dimostra infatti,
quantomeno, che l’elemento scelto non è dotato di particolare originalità.
Peraltro, se si tratta solo di un numero ristretto di registrazioni di questo tipo,
ciò non è sufficiente a provare il limitato carattere distintivo del marchio
anteriore.
85/1999 LISAP / LISA (EN), 248/2000 ACTIVE WEAR / INTERACTIVE
WEAR (EN).
La circostanza che un marchio possa essere intrinsecamente distintivo non è
necessariamente determinante ai fini della constatazione della sua “forza”. Vi
sono infatti marchi (talvolta definiti come “suggestivi” o “evocativi”) che
presentano un grado basso di carattere distintivo.
2.2. Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso
La Corte ha fornito alcuni orientamenti in merito alla valutazione del carattere
distintivo acquisito in seguito all’uso. Essa ha indicato i seguenti fattori da
prendere in considerazione: la quota di mercato detenuta dal marchio;
l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso del marchio; l’entità
degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo; la percentuale degli
ambienti interessati che identifica il prodotto o servizio come proveniente da
un’impresa determinata grazie al marchio; nonché le dichiarazioni delle
6
camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali
(sentenza Lloyd, punto 23). Non si tratta di una enumerazione esaustiva.
I requisiti per una constatazione del carattere distintivo acquisito in seguito
all’uso devono essere più rigorosi quando il marchio anteriore ha solo un
limitato carattere distintivo intrinseco.
282/1999 CAFÈ NOIR / CARTE NOIRE (EN).
Le prove dell’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso devono
riguardare sia l’ambito geografico di riferimento sia i prodotti e servizi di cui
trattasi. È necessario accertare esattamente per quali prodotti e servizi, in
base alle prove presentate, tale carattere distintivo è stato acquisito (v. parte
F, Articolo 8, paragrafo 5, RMC, per quanto attiene al metodo di valutazione di
tali prove)
226/1999
1000/1999
FR
ES
MIKO
CRISTAL
1193/1999
1224/1999
EN
EN
JOHN SMITH
MIK
CRISTAL
CASTELLBLANCH
PAUL SMITH
1340/1999
130/2000
62/2001
675/2001
EN
ES
EN
EN
BOSS
PEPE
NEXT
VIÑA ESMERALDA
BOSSI
PEPE CABALLERO
NEXTEYE
EMERALD HILL
3.
Grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti e servizi
La Corte ha altresì affermato che un tenue grado di somiglianza tra i prodotti
e servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i
marchi e viceversa (sentenza Canon, punto 17). Ne consegue che la
somiglianza tra i segni deve essere valutata tenendo presenti le somiglianze
esistenti tra i prodotti e servizi e viceversa. Ciò significa che, se le somiglianze
sono minori per un aspetto, esse possono essere compensate da maggiori
somiglianze presenti per l’altro aspetto, le quali potrebbero determinare un
rischio di confusione.
969/99 BARONIA / BERONIA (ES),
789/99 ALLEGRO / ALLEGRO (EN),
1999/2001 BLÛ / B.L.U. (EN).
Di conseguenza, l’identità o la stretta somiglianza tra i segni o tra i prodotti e
servizi costituisce, in linea generale, un indizio di rischio di confusione, salvo
nel caso in cui vi siano differenze nette nell’altro senso, le quali consentano al
consumatore di distinguere tra di essi.
Esempi di segni dissimili:
7
394/99
/
(EN), 1974/2001 DERS / SHADERS (EN)
Esempi di segni identici o molto simili, ma per prodotti/servizi dissimili:
964/99
1031/99
1113/99??
419/99
1039/2001
1428/2001
1847/2001
1489/2001
1979/2001
4.
EN
EN
EN
EN
EN
ES
EN
EN
ES
THE GREY LINE
STARTER
AFTER DARK
FLEXI
ABM
(fig.)
MARTIN LOOGAN
DOM
BRK
GREYLINE
STARTER
AFTER DARK
FLEXI
a.b.m.victoria
(fig.)
MARTIN LOGAN
DOM
Incidenza del tipo di prodotti e servizi sulla valutazione delle
somiglianze
La Corte ha affermato, inoltre, che per valutare la rilevanza che occorre
attribuire al grado di somiglianza visiva, auditiva e concettuale dei segni si
deve tener conto della categoria dei prodotti e servizi di cui trattasi e delle
condizioni in cui essi sono messi in commercio (sentenza Lloyd, punto 27).
La categoria dei prodotti e servizi di cui si tratti può accrescere l’importanza di
uno dei vari aspetti della somiglianza (visiva, auditiva e concettuale) tra i
segni. Ad esempio, un’identità o somiglianza auditiva o concettuale dei segni
può assumere minore importanza nel caso dei prodotti e servizi che di solito
vengono esaminati visivamente, o che possono essere provati prima
dell’acquisto. In questi casi, per l’accertamento del rischio di confusione conta
maggiormente l’impressione visiva suscitata dai segni.
309/99 WOOKI / WALKIE (DE),
851/99 FIFTIES / MISS FIFTIES (EN) confermata da CdR Dec. R 757/1999-2,
394/99 L / L (EN),
1207/99 ILS / ELS INTERNATIONAL (EN).
Inoltre, le condizioni in cui i prodotti sono messi in commercio, come pure il
paese in cui avviene tale messa in commercio, possono svolgere un
importante ruolo. Tali condizioni possono accrescere oppure ridurre la
capacità del pubblico di percepire le differenze tra i segni.
1999/2001 BLÛ / B.L.U. (EN)
Ad esempio, può essere consueto ordinare e acquistare determinati prodotti
e servizi servendosi di note scritte a mano. Ciò può portare ad offuscare le
sottili differenze esistenti tra i segni. Tuttavia, alla luce del principio secondo il
quale i segni devono essere raffrontati nella forma in cui godono di tutela, un
accertamento del genere deve essere compiuto con estrema cautela.
8
La percezione fonetica del segno può essere influenzata da fattori come la
presenza di diversi altri suoni percepiti contemporaneamente dal destinatario.
Tale può essere il caso, in particolare, dei locali commerciali caratterizzati da
maggiore rumorosità, come i supermercati o i bar.
R251-2000-3 MYSTERY / MIXERY (EN), 31/1999
Landana / LANDAMANN (DE)
5.
Il grado di esperienza e di attenzione del pubblico di
riferimento
5.1. Il consumatore medio
Secondo la Corte, il consumatore medio si presume normalmente informato e
ragionevolmente attento e avveduto (sentenza Lloyd, punto 26). Questa
enunciazione generale rinvia sia all’esperienza sia all’attenzione del
consumatore, in particolare:
- l’essere normalmente informato, rinvia al grado di esperienza;
- l’essere ragionevolmente attento e avveduto, rinvia al grado di attenzione.
Questa definizione del consumatore medio si applica, mutatis mutandis, ai
clienti professionali. In quest’ultimo caso, essere normalmente informato e
ragionevolmente attento e avveduto implicherà spesso un grado di
esperienza e di attenzione superiore a quello dei consumatori.
Se il consumatore medio di un prodotto o servizio è il cliente professionale
medio, mentre l’altro pubblico è costituito sia da consumatori medi che da
clienti professionali medi, avrà rilevanza soltanto il cliente professionale
medio.
Esempio:
Le vernici sono in genere vendute sia agli imbianchini (cioè per usi
professionali da parte di clienti professionali) sia ai consumatori che intendono
svolgere attività “fai da te”. Le vernici industriali, invece, non sono vendute a
consumatori. Pertanto, se le specificazioni di entrambi i marchi comprendono
rispettivamente le vernici e le vernici industriali, soltanto i clienti professionali
costituiranno il pubblico di riferimento, in quanto solo loro possono
normalmente entrare in contatto con entrambi i marchi.
Secondo la Corte, il “livello di attenzione” del consumatore medio può variare
in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza Lloyd,
punto 26). Più precisamente, come si è rilevato sopra, il concetto dal quale
occorre partire è il “grado di esperienza e di attenzione”.
Ciò non è vero soltanto per i prodotti e servizi offerti esclusivamente a clienti
professionali, ma anche per determinate categorie di prodotti e servizi che
possiedono caratteristiche che chiamano in causa l’esperienza e l’attenzione
9
del pubblico a cui sono destinati, anche se si tratta del pubblico generale,
come sarà illustrato nelle successive sezioni. La maggiore esperienza e/o
attenzione del pubblico, con riferimento ai prodotti e servizi menzionati sia
nella specificazione della domanda di MC sia in quella del marchio anteriore,
costituisce, in linea di massima, un indice significativo dell’assenza di un
rischio di confusione.
5.2. Grado di esperienza del consumatore
5.2.1. Significato del criterio
Il grado di esperienza varia sia tra i consumatori e i clienti professionali sia
all’interno di ciascuna delle due categorie. Più il cliente è esperto, meno è
probabile che si verifichi una confusione.
Il grado di esperienza ha rilevanza per determinare la capacità del cliente di
percepire i vari fattori di rischio di confusione, in particolare i criteri per
accertare la somiglianza tra i prodotti e servizi e la somiglianza tra i segni. Ad
esempio, una buona conoscenza della situazione del mercato per quanto
riguarda i prodotti o servizi in questione riduce tendenzialmente il rischio di
confusione (v. oltre, sub 5.2.2.b e sub 5.2.3.).
5.2.2. Consumatori
a.
Prodotti e servizi di consumo di massa
Se il pubblico dei consumatori è costituito dal grande pubblico, come avviene
per i beni di consumo di massa, il grado di esperienza è quello del
consumatore normalmente informato.
b.
Prodotti o servizi tecnici o molto specialistici
Nei casi in cui solo un segmento del grande pubblico sia interessato, ad
esempio in caso di prodotti o servizi tecnici o molto specialistici, deve tenersi
conto del livello di istruzione o di conoscenze posseduto in riferimento ai
prodotti e servizi di cui trattasi. Tale livello può avere rilevanza sia per la
percezione dei marchi (ad esempio, per i termini in lingua straniera) sia per il
particolare tipo di prodotti o servizi (ad esempio, servizi finanziari).
Se per l’uso di un prodotto è richiesta una conoscenza specialistica o tecnica,
è possibile che il pubblico interessato a tale prodotto sia un pubblico più
istruito, anche qualora si tratti di prodotti non specificamente concepiti per
clienti professionali, ma destinati anche al grande pubblico.
Analoghe considerazioni si applicano, come si rileverà nel prosieguo, per i
prodotti per i quali il livello di attenzione sia elevato. In questi casi, ad esempio
per il tabacco o i giornali, i consumatori possono essere in possesso di un
livello di esperienza superiore a quello medio.
10
512/1999 MAXDATA / MAXTECH (EN),
1390/2001 FOCUS / FOCUS DYNAMICS (fig.) (FR).
5.2.3. Clienti professionali
La loro specifica conoscenza ed esperienza professionale rispetto ai prodotti
e servizi in questione deve essere tenuta presente.
Esempi:
I clienti, altamente qualificati in riferimento ai prodotti di cui trattasi,
riconosceranno che ELISA è un’abbreviazione per “enzyme linked
immunoassay solvent assay” (un test diagnostico sensibile per rilevare
l’esposizione passata o presente ad un agente infettivo come il virus
dell’AIDS).
1183-2002 RELISA / VARELISA (EN)
I clienti professionali saranno consapevoli del fatto che gli istituti finanziari o le
compagnie assicurative non sono responsabili per gli aspetti tecnici
dell’emissione delle carte magnetiche o elettroniche.
2066/2001 DENCARE / DentCard (fig.) (DE)
5.3. Grado di attenzione del cliente
La Corte di giustizia ha dichiarato che “occorre anche prendere in
considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può
variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi”
(sentenza Lloyd, punto 26). Più alto è il livello di attenzione, minore è il rischio
di confusione.
5.3.1. Consumatori
Il livello del cosiddetto coinvolgimento nell’acquisto ha un’incidenza
significativa sulle scelte del consumatore per quanto riguarda i prodotti e
servizi. Il livello di coinvolgimento chiama in causa l’importanza della
decisione del consumatore. È ad esso che fa pertanto riscontro il suo livello di
attenzione.
a.
Livello elevato di attenzione
Un livello elevato di attenzione si ricollega di solito a tre tipi di acquisti: gli
acquisti costosi, quelli non frequenti e quelli rischiosi. Può trattarsi di acquisti
di carattere razionale: il consumatore medio si avvale spesso dei consigli o
dell’assistenza di professionisti al momento di scegliere l’acquisto di
determinati tipi di prodotti o servizi. Ne sono esempi l’acquisto di computer
(costoso), di servizi finanziari (non frequente), o di farmaci con ricetta e
prodotti farmaceutici (rischioso). Un livello elevato di attenzione può valere
anche per gli acquisti di carattere emotivo, come ad esempio i gioielli.
11
A) Prodotti farmaceutici
a) Prassi della divisione Opposizione dall’ottobre 2001
aa) Consumatore medio
Se i prodotti farmaceutici sono prescritti o venduti da professionisti qualificati,
come i medici e i farmacisti, i "consumatori medi" sono, da un lato, esperti
specializzati come i medici o i farmacisti e, dall’altro, i normali consumatori,
sprovvisti di conoscenze mediche e farmacologiche particolari. Peraltro,
anche nel caso dei farmaci venduti su ricetta in alcuni paesi europei, tali
farmaci possono, all’atto pratico, essere venduti dai farmacisti ai consumatori
senza prescrizione. Pertanto, si deve sempre tener conto dei consumatori
nella determinazione del pubblico di riferimento. Se i prodotti farmaceutici non
sono prescritti o venduti da professionisti qualificati, ma vengono liberamente
venduti sul mercato, il consumatore medio sarà, nella maggior parte dei casi,
lo stesso paziente. Oltretutto, è possibile che farmaci che attualmente
possono essere venduti solo su ricetta medica divengano in seguito farmaci
da banco.
Se i prodotti farmaceutici rivendicati nella domanda di MC sono farmaci da
banco e quelli tutelati dalla registrazione nazionale verrebbero probabilmente
venduti solo su ricetta medica, o viceversa, l’Ufficio deve presumere che il
pubblico di riferimento sia costituito sia da professionisti qualificati sia da
pazienti o consumatori medi, privi di particolari conoscenze mediche e
farmacologiche. L’Ufficio non deve limitare tale tutela in base a considerazioni
ipotetiche riguardanti le preparazioni che possono essere vendute con il
marchio.
bb) Attenzione
i) Farmaci venduti su ricetta medica
Una regola generale secondo cui il consumatore medio deve presumersi più
attento esiste solo in riferimento ai farmaci venduti su ricetta medica, dal
momento che essi vengono in genere prescritti da medici e poi verificati e
consegnati al paziente da un farmacista.
I medici o i farmacisti, data la loro formazione, la loro competenza e la loro
esperienza professionale, sono normalmente in grado di distinguere i farmaci
i cui nomi presentino lievi differenze, semplicemente guardando alla loro
diversa finalità terapeutica. Inoltre, un paziente che sia consapevole dei
potenziali effetti nocivi dei farmaci presteranno una speciale attenzione ai
nomi dei prodotti e al loro significato “evocativo”.
ii) Farmaci senza ricetta (da banco)
12
Massima
Tuttavia, lo stesso principio non si applica ai farmaci venduti senza ricetta (o
farmaci da banco), per due motivi:
Anche se i consumatori dovrebbero prestare una maggiore attenzione
nell’acquisto di tali farmaci, all’atto pratico ciò può non avvenire. Inoltre, la
loro attenzione dipenderà dalle indicazioni terapeutiche.
La conseguenza, per quanto riguarda le decisioni della DO, è che:
L’attenzione deve essere valutata caso per caso. La constatazione di
un’accresciuta attenzione prestata dai consumatori di farmaci da banco non
può basarsi su una presunzione generale, ma deve far riferimento alle
circostanze del caso concreto. Hanno rilevanza, in particolare, le indicazioni
terapeutiche.
Se entrambi i marchi riguardano farmaci venduti su ricetta, l’attenzione sarà in
genere più alta.
Tuttavia, se il marchio anteriore o il MC riguarda farmaci da banco, NON può
esservi alcuna presunzione generale circa un accresciuto grado di attenzione.
Infatti, i consumatori finali dei farmaci venduti su ricetta (i quali accedono a tali
farmaci tramite specialisti) possono scegliere da soli i farmaci da banco, che
siano coperti da uno dei marchi.
Sfondo
Non può affermarsi come regola generale che un consumatore non qualificato
che intende comprare un medicinale da banco in una farmacia per uno scopo
specifico sia capace di distinguere tra loro farmaci i cui nomi presentino lievi
differenze. L’attenzione prestata da tale consumatore è funzione dello
specifico farmaco e dello specifico scopo, bisogno o effetto ricercato. È
possibile che, per scopi più complessi o per disturbi più gravi, la normale
attenzione di un consumatore medio possa essere più alta. Tuttavia, per
quanto riguarda i medicinali indicati per disturbi lievi e per infermità
secondarie, ad esempio le pillole analgesiche, i tranquillanti o gli unguenti
curativi, il grado di attenzione può essere molto basso.
Normalmente, nei prodotti farmaceutici è fornito un foglietto contenente tutte
le informazioni dettagliate necessarie per l’uso del prodotto. Il consumatore
medio, di norma, non legge tale foglietto illustrativo prima o durante l’acquisto,
ma eventualmente solo dopo l’acquisto, e il farmacista non fornisce
automaticamente consigli, specie se si tratta di farmaci innocui, se non
quando l’acquirente li richieda. Vi è una tendenza sempre maggiore nella
società all’automedicazione, in seguito all’autodiagnosi o al ricorso ai consigli
di parenti, colleghi o amici. Solo in casi particolari, ad esempio quando si tratti
di farmaci pericolosi, il farmacista indaga sul motivo della richiesta e formula
rilievi o fornisce istruzioni.
13
T 10 / 01-6 PREDONIUM / SEDONIUM (EN) ‘dichiarazione’
b) Commissioni di ricorso
I medici e i farmacisti sono in grado di distinguere i farmaci anche per lievi
differenze nei loro nomi, semplicemente basandosi sulla diversa finalità
terapeutica. Tuttavia, non vi è alcun principio generale secondo il quale il
consumatore medio sarà normalmente molto attento nell’acquistare un
farmaco e particolarmente attento alle differenze lievi tra i marchi.
Il tipo di attenzione prestata dal consumatore normale che intenda acquistare
in farmacia un medicinale senza prescrizione per una specifica indicazione è
funzione dello specifico farmaco e dello specifico scopo, bisogno o effetto
ricercato.
Per scopi più complessi, la normale attenzione di un consumatore medio
potrebbe essere più elevata. Tuttavia, con riferimento ai medicinali indicati per
disturbi lievi, infermità, afflizioni o disturbi secondari, come pillole analgesiche,
tranquillanti o unguenti curativi, il grado di attenzione può essere molto basso.
A-MULSIN/ALMOXIN, R 816/1999-3 (EN) (25/04/2001): rdc riscontrato;
R 0401/2000-3 GASTRIN / EUGASTRIM (EN) (07/06/2001) e R 0964/2000-3
ABACOR / ACCUCOR (EN) (12/09/2001): rdc negato
Si deve tener conto del fatto che, in alcuni paesi, i medicinali vengono
smerciati al banco senza ricetta medica, che alcuni consumatori tendono a
ricorrere all’autoprescrizione e che i professionisti, spesso sovraccarichi di
lavoro, tendono a scrivere le loro ricette con una scrittura a mano appena
decifrabile.
R 1178/2000-1 TEMPOVATE / EMOVATE (oppure) EUMOVATE (EN)
(14/02/2002)
Nella prassi decisionale anteriore delle Commissioni di ricorso, la precedente
prassi della DO secondo cui non doveva compiersi alcuna distinzione tra
farmaci da banco e farmaci con ricetta era stata confermata. Nell’acquistare
prodotti farmaceutici, il consumatore medio presterà una maggiore attenzione
rispetto a tali prodotti (siano essi con o senza ricetta).
R 303/1999-2 BONOLAT / PONALAR (DE) (02/08/2000)
B) Acquisti costosi, in particolare automobili
Il prezzo elevato, in particolare nel caso dei prodotti di lusso, costituisce per il
consumatore un buon motivo per indagare in modo avveduto sull’origine e
sulla qualità del bene in questione. L’attenzione può essere ancora maggiore
allorché lo specifico prodotto è considerato riflettere lo status sociale del suo
possessore.
14
Esempio: automobili e servizi correlati
Tenuto conto del prezzo delle automobili di cui trattasi, il consumatore medio
sarà costituito solo dalla parte abbiente del pubblico generale. Si deve
presumere che il consumatore medio non compri un automobile, nuova o di
seconda mano, allo stesso modo in cui comprerebbe beni di uso quotidiano. Il
consumatore medio sarà un consumatore informato, che tiene conto di tutti i
fattori pertinenti, quali il prezzo, il consumo, il costo dell’assicurazione, le sue
esigenze personali o persino considerazioni di prestigio. Oltre ai
commercianti, altre fonti di informazione possono essere le riviste, i colleghi o
gli amici oppure Internet.
Con riguardo ai servizi di manutenzione e riparazione degli autoveicoli, inoltre,
il consumatore medio si presume che non si rivolga ad una qualsiasi officina
meccanica, ma si informi dapprima sulle varie officine e sulle relative
qualifiche e specializzazioni.
S TYPE / S-CLASS R 969/2000-1 (EN)
I principi sopra menzionati, tuttavia, non devono portare a concludere che i
marchi altamente distintivi non vengano adeguatamente protetti anche se i
prodotti siano identici, soltanto perché si tratti di prodotti costosi, ma possano
essere protetti contro prodotti o servizi simili che non siano altrettanto costosi.
Tale risultato può essere evitato valutando correttamente la notorietà del
marchio anteriore nell’ambito dell’analisi globale del rischio di confusione,
valutazione che propenderà fortemente per l’esistenza di tale rischio.
C) Prodotti caratterizzati da elevata fedeltà alla marca: l’esempio
del tabacco
Inoltre, un livello elevato di attenzione può essere conseguenza della fedeltà
alla marca, come nel caso dei prodotti del tabacco e di altri articoli connessi.
I fumatori si presumono particolarmente attenti e selettivi per quanto riguarda
la marca di sigarette che fumano, talché si deve presumere un livello elevato
di fedeltà alla marca e di attenzione per quanto riguarda i prodotti del tabacco.
Ne consegue che, rispetto a questi ultimi prodotti, può essere richiesto un
livello maggiore di somiglianza perché si verifichi una confusione.
R-78/1999-3 FOSTER / FROSTY (DE): ancorché i prodotti del tabacco siano
articoli di massa relativamente poco costosi, i consumatori presentano in
questo campo una elevata fedeltà al gusto e alla marca e sono quindi in
grado di riconoscere rapidamente la marca preferita.
16/1998 ARISTON / HORIZON (EN),
113/1998 SUNSET / SUNRISE (EN),
959/1999 KINGS / SUPERKINGS (EN).
Da ultimo è importante ricordare che, in caso di marchi altamente distintivi, la
fedeltà alla marca non deve condurre a un livello di protezione meno elevato.
15
Valgono, a tale riguardo, considerazioni analoghe a quelle svolte in
precedenza con riferimento agli acquisti costosi.
b.
Grado basso di attenzione
Un grado basso di attenzione può essere associato, in particolare, a
comportamenti di acquisto consuetudinari. Le decisioni di acquisto razionali,
in questo campo, si riferiscono, ad esempio, ai generi alimentari primari. Le
decisioni di carattere emotivo coprono, ad esempio, l’acquisto di dolciumi.
5.3.2. Clienti professionali
Gli acquisti effettuati da clienti professionali sono spesso più sistematici di
quelli dei consumatori. Essi richiedono una giustificazione contabile e il loro
costo e la loro efficienza sono spesso assoggettati a controlli. Pertanto, il loro
grado di attenzione nell’effettuare tali acquisti è solitamente più elevato,
rispetto a quello degli acquirenti consumatori finali, e il rischio di confusione è
conseguentemente più basso.
300/1999 PEROX (cl. 3) / PELOX (cl. 1, 3) (DE),
371/1999 TAMRON (cl. 9) / AMRON (cl. 9) (EN).
Nella decisione n. 1603/2002 FIBROSTEEL / FIRESTEEL (FR), si è stabilito
che il pubblico di riferimento dei prodotti compresi nelle classi 6 e 17 è
costituito da professionisti, i quali prestano maggiore attenzione.
6.
Coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato nello stesso
territorio
Le prove della coesistenza di marchi paralleli a livello nazionale possono
deporre contro il rischio di confusione.
85/1999 LISAP / LISA (EN),
1193/1999 JOHN SMITH / PAUL SMITH (EN).
Tuttavia, il valore indicativo della coesistenza va apprezzato con cautela.
Diversi possono essere i motivi per i quali due segni coesistono a livello
nazionale, ad esempio una differente situazione di diritto o di fatto nel passato
oppure l’esistenza di pregressi accordi su diritti intervenuti tra le parti
interessate.
1340/1999 BOSS / BOSSI (EN),
537/1999 SIDE / SIDE (EN).
16
Inoltre, tale argomento relativo alla coesistenza deve essere avvalorato da
prove da cui risulti che i segni sono stati usati sul mercato in questione. Prove
che si riferiscano alla mera presenza dei marchi in questione nello stesso
registro non sono sufficienti.
105/1999 Hollywood / Hollywood (FR),
537/1999 SIDE 1 / SIDE (EN),
1584/1999 Marco / MALCO (EN).
In varie decisioni, la Terza e la Quarta Commissione di ricorso hanno
sottolineato l’importanza della coesistenza sullo stesso mercato e non solo
nello stesso registro. La DO si attiene a queste decisioni.
R 360/2000-4 NO LIMITS / LIMMIT (EN):
La coesistenza di marchi simili, tali da poter essere confusi, nel
registro dei marchi è irrilevante. L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
RMC fa riferimento alla confusione da parte del pubblico, ossia alla
confusione che ha luogo sul mercato. La prova dell’effettiva e pacifica
coesistenza di marchi in conflitto sul mercato è una circostanza che
la Commissione di ricorso può prendere in considerazione nel
valutare il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1,
lettera b), RMC. La ricorrente non è stata tuttavia in grado di fornire
tale prova. La mera affermazione che la resistente non ha intrapreso
alcuna azione nei confronti della registrazione o dell’uso del marchio
della ricorrente in Spagna non è sufficiente. L’argomento relativo alla
coesistenza pacifica nel passato deve essere corroborato dalla prova
della presenza effettiva dei due marchi sul mercato. La coesistenza
va intesa come "uso contemporaneo", ossia uso concorrente dei due
marchi (asseriti in conflitto), piuttosto che come "registrazione
contemporanea", ossia presenza concomitante in un registro dei
marchi. La ricorrente non ha fornito prove del fatto che il suo marchio
e quello della resistente fossero effettivamente stati usati
contemporaneamente in Spagna.
Per l’analogo ragionamento della Terza Commissione di ricorso, v. R
0001/2002-3 CHEE.TOS/CHITOS (EN) e R 0851/2000-3 MAGIC / MAGIC
BOX (EN).
La coesistenza nel registro può nondimeno considerarsi come uno degli
elementi dell’analisi del rischio di confusione. Tale è però il caso soltanto ove
risulti evidente all’Ufficio che lo Stato membro nel quale il marchio anteriore
concorrente figura nel registro ha esaminato ex officio gli impedimenti relativi
alla registrazione nel corso del procedimento che ha condotto alla
registrazione del marchio nazionale considerato.
Nella decisione GOLDSHIELD, la Commissione di ricorso ha accertato che i
marchi erano coesistiti anche sul mercato per parecchi anni e che l’opponente
non aveva intrapreso alcuna azione per inficiare la validità della registrazione
nazionale del marchio della richiedente. La Commissione ha ritenuto, in
17
questo caso, che la coesistenza, pur non potendo essere un elemento
decisivo, fosse nondimeno un forte indizio a favore dell’assenza di rischio di
confusione. Quest’ultima conclusione contrasta con la prassi della DO. La DO
ritiene che la coesistenza sul mercato possa deporre a favore dell’assenza di
un rischio di confusione, ma non che costituisca un forte indizio della sua
assenza.
R 0415/1999-1 GOLDSHIELD / SHIELD (EN)
Gli accordi privati tra le parti, di qualsiasi tipo essi siano, sono irrilevanti nel
procedimento di opposizione. Le parti possono intraprendere azioni legali a
livello nazionale e, alla fine, chiedere la sospensione del procedimento di
opposizione.
7.
Incidenza della effettiva confusione
Il rischio di confusione, o le espressioni considerate equivalenti nelle presenti
Direttive, quali “probabilità di confusione” o “pericolo di confusione”, non
presuppone una effettiva confusione, ma solo la probabilità di una confusione.
Tuttavia, le prove di una effettiva confusione costituiscono un elemento di
rilievo a favore dell’esistenza di un rischio di confusione.
Per ponderare correttamente le prove relative al numero di occasioni nelle
quali la confusione si è effettivamente verificata, occorre compiere tale
valutazione basandosi sul numero delle opportunità che tale confusione
aveva di verificarsi. Se le transazioni commerciali sono in numero ingente, ma
i casi di confusione sono sporadici, tali prove avranno scarso peso nella
valutazione del rischio di confusione.
La mancanza di effettiva confusione è stata trattata sopra, nel contesto della
coesistenza.
8.
Decisioni anteriori di autorità comunitarie o nazionali aventi ad
oggetto conflitti tra marchi identici (o simili)
8.1. Aspetti sostanziali
Le decisioni di giudici nazionali, ivi compresi i giudici dei marchi comunitari, e
di uffici nazionali in procedimenti paralleli non hanno effetti vincolanti per
l’Ufficio. Tuttavia, la loro motivazione e il loro esito devono essere
debitamente presi in considerazione, in particolare se tale decisione sia stata
presa nello Stato membro pertinente per il procedimento. I giudici nazionali
hanno una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del loro
Stato membro, con particolare riguardo alla realtà di mercato nella quale i
prodotti e servizi sono messi in commercio e alla percezione dei segni da
parte dei consumatori. Alla luce dell’armonizzazione intervenuta delle
normative nazionali sui marchi, i giudici nazionali (quando non operano in
veste di giudici dei marchi comunitari) e gli uffici nazionali applicano
18
sostanzialmente lo stesso diritto applicato dai giudici dei marchi comunitari e
dall’Ufficio.
Ciò non toglie che la presa in considerazione di decisioni promananti da
autorità nazionali presuppone che siano state fornite informazioni sufficienti,
segnatamente per quanto riguarda i fatti precisi sui quali la decisione è
basata. Inoltre, può assumere rilevanza il punto se una decisione nazionale
sia stata o no basata su un diritto nazionale nel quale la direttiva CEE di
armonizzazione è stata trasposta correttamente.
80/1998
449/1999
DE
DE
ZEWA
DOCKERS
1193/1999
1389/1999
278/2000
869/2002
EN
FR
EN
DE
JOHN SMITH
Ives Rocher
SEPHORA
Bit
WEPA
DOCKERS
GERLI
PAUL SMITH
Yves Roche
Sephora
Bud
BY
(decisione
del
Bundesgerichtshof
tedesco
non
seguita)
R 1031/2001-3
R 552/2000-4
EN
SHAPE OF TUBES
M&M's MINIS (3-D
MARK)
COSMOPOLITAN
COSMETICS
SHAPE OF TUBES
NESTLÉ
(3-D
MARK)
COSMOPOLITAN
8.2. Aspetti procedurali
La DO segue l’orientamento della Quarta Commissione di ricorso, secondo
cui la DO non è tenuta, nella propria decisione, a far riferimento o a ricalcare
ogni singolo argomento o rinvio fatto dal richiedente nel procedimento dinanzi
ad essa, sempreché sia chiaro, dal contenuto della sua decisione, che si sono
tenute in conto tutte le questioni sostanziali di diritto e di fatto sollevate dalle
parti nel procedimento e che possano essere pertinenti ai fini della soluzione
finale, in un senso o nell’altro, della controversia dinanzi ad essa, e che la
decisione stessa sia motivata adeguatamente e in modo coerente con la
conclusione a cui è pervenuta.
R 0634/2001-1 “a” (fig.) / “a” (fig.) (causa dinanzi al TPG)
Secondo la Terza Commissione di ricorso, non prendere in considerazione
una decisione, prodotta come prova, di una autorità nazionale in un
procedimento parallelo darebbe luogo ad una carenza di motivazione alla luce
dell’articolo 74 RMC.
R 0235/2001-3 (EN) APAGARD / GARD, DENTAGARD
19
9.
Assenza di confusione tra i segni in quanto tali, ma
confusione circa l’origine (confusione indiretta)
9.1. Nozione
La Corte ha precisato che la nozione di rischio di associazione non costituisce
un’alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serve a precisarne
l’estensione (sentenza Sabèl, punto 18). La Corte ha statuito che il marchio
deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono
contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un’unica impresa, alla
quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità. Costituisce perciò
un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i
prodotti o servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese
economicamente legate tra loro (sentenza Canon, punti 28 e 29).
Quanto sopra significa che sussiste un rischio di confusione anche nel caso in
cui il pubblico di riferimento, pur essendo in grado di distinguere i marchi,
possa nondimeno supporre che i prodotti e servizi che essi contrassegnano
provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate tra
loro.
Finora non si è ancora indagato su ciò che deve considerarsi come “legame
economico” sufficiente in questo contesto. Il tipo di collegamento che il
pubblico potrebbe operare tra i marchi è particolarmente significativo ai fini
della valutazione globale della confusione, in quanto dimostra se vi sia un
rischio che il consumatore sia indotto in errore riguardo all’origine del marchio
o possa semplicemente associare i marchi a causa di talune somiglianze. La
conclusione finale dipenderà in massima parte dal grado di tale collegamento
operato dal consumatore. Esso deve essere di intensità tale da fargli supporre
che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese
economicamente collegate tra loro (v. sopra, subparagrafo I.3.3.).
1390/2001 FOCUS / FOCUS ONE (FR),
1629/2001 XPRESSO / EXPRESSO (EN)
9.2. Marchi di serie (famiglia)
Un grado sufficiente di collegamento, tale da far supporre ai consumatori che i
prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente
collegate tra loro, si è presunto, ad esempio, per i marchi di serie o di famiglia.
I marchi della casa madre o gli identificatori delle linee di prodotti sono spesso
combinati con altri elementi secondari in una serie di marchi che evidenziano
una comune origine. L’uso sistematico di un segno di base in combinazioni e
contesti diversi può indurre il pubblico a trascurare le differenze secondarie,
nella supposizione che esse indichino solo un nuovo prodotto in una linea di
prodotti proveniente dalla stessa entità commerciale.
20
Non è necessario che alcuni o che tutti i segni che compongono la "famiglia"
di marchi godano di notorietà, affinché il segno di base sia percepito come
elemento comune e come identificatore commerciale di una determinata
impresa, pur essendo evidente che una prova in tal senso contribuirà
fortemente ad un tale accertamento.
2551/2002 (EN) Mc NUGGETS, McCRISPY, McBACON, e a. / Mc BAGEL
La supposizione, da parte del pubblico, che si tratti di marchi di famiglia
presuppone che l’elemento comune dei marchi in questione abbia, in seguito
all’uso, acquisito il carattere distintivo necessario per poter servire da
indicatore principale di una linea di prodotti agli occhi del pubblico.
Per consentire all’Ufficio di accertare che i diversi marchi fatti valere
dall’opponente costituiscano effettivamente una famiglia di marchi,
l’opponente deve dimostrare non solo di essere il titolare dei marchi, ma
anche che il pubblico interessato riconosce la parte comune di tali marchi
come proveniente da un’unica impresa. Tale "riconoscimento" da parte del
pubblico può essere desunto solo presentando prove dell’uso della famiglia di
marchi.
2126/2000 BrainNet (EN) (confermata da CdR R 1131/2000-2),
2342/2000 PEPPER (EN),
2844/2000 LIFESOURCE (FR).
La nozione di famiglia di marchi può considerarsi come un esempio tipico di
rischio di confusione. A causa della percezione di una determinata parte di un
marchio come proveniente da una determinata impresa, il pubblico effettuerà
associazioni e supporrà che se un altro segno consta anche di quell’elemento
si tratti di un altro marchio proveniente dalla stessa impresa.
Normalmente, i marchi che compongono una “famiglia” e che sono usati
come tali sono tutti marchi registrati. Non può peraltro escludersi che la
nozione di “famiglia di marchi” possa comprendere anche marchi non
registrati, se ciò è compatibile con le disposizioni delle normative nazionali
pertinenti.
L’argomento relativo all’esistenza di una “famiglia di marchi” non ha bisogno
di essere addotto nell’ambito del procedimento quale motivo dell’opposizione,
ma può rientrare nell’ambito dei fatti, prove e argomenti aggiuntivi. Pertanto
l’opponente che abbia basato la propria opposizione su un unico marchio
anteriore (registrato o no) può, nell’ambito del procedimento, addurre –
corredandolo di prove – l’argomento secondo cui il suo marchio anteriore è
stato utilizzato congiuntamente ad altri marchi, che costituivano una famiglia
di marchi secondo i criteri sopra richiamati.
Va tenuto presente che non può supporsi alcuna famiglia di marchi laddove
l’elemento comune sia piuttosto debole o gli altri elementi dei segni anteriori
siano dominanti nell’impressione complessiva suscitata da tali segni.
21
75/1998
177/1999
EN
DE
610/1999
1222/1999
1738/2001
ES
EN
EN
SYSTEMACTION
Plastoclean
SYSTEM
PlastiClean Thyssen
Schulte
ONDA MUNDO
MUNDO Ole
QUICKSHIP
Quickstep
OPHTAL,
CROM- ALERGOFTAL
OPHTAL,
VISCOPHTAL,
PANOPHTAL
La supposizione che un determinato marchio formi parte di una famiglia di
marchi richiede che l’elemento comune dei segni sia pressoché identico. Tale
requisito deve valere anche per quanto riguarda la loro presentazione e
collocazione nei segni.
57/1998 BECK’s / ISENBECK (DE),
189/1999, 625/1999 LUREDIS / LUREDOX (EN).
Tuttavia, differenze grafiche di secondaria importanza nell’elemento comune
possono non escludere la supposizione che si tratti di una famiglia di marchi,
poiché tali differenze potrebbero essere intese dal pubblico come una
presentazione attualizzata della stessa linea di prodotti. È possibile anche un
diverso ordine delle lettere.
75/1998 SYSTEMACTION / SYSTEM (EN),
1265/1999 SOREL/SOLERS (EN).
Per contro, lettere differenti o aggiuntive nell’elemento comune non
consentono, di norma, di supporre che si tratti di una famiglia di marchi.
57/1998 BECK’s / ISENBECK (DE),
177/1999 Plastoclean / PlastiClean Thyssen Schulte (DE),
1738/2001
OPHTAL,
CROM-OPHTAL,
VISC-OPHTAL,
OPHTAL / ALERGOFTAL (EN).
PAN-
Inoltre, i prodotti e servizi rivendicati per il marchio richiesto devono essere
identici o simili al “nucleo comune” dei prodotti e servizi tutelati dai marchi
anteriori. La supposizione che si tratti di una famiglia di marchi è più probabile
quando vi è una stretta somiglianza o persino una identità dei prodotti e
servizi di cui trattasi.
136/2000 ETCH A SKETCH / SKETCH (EN).
22
II.
RINUNCE A INVOCARE DIRITTI ESCLUSIVI (DISCLAIMER)
1.
Natura delle rinunce
Ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, RMC, gli impegni a non invocare diritti
esclusivi (o “disclaimer”), con riferimento alle domande di MC, hanno la
funzione di permettere la registrazione di marchi che contengano elementi
privi di carattere distintivo. Essi hanno pertanto l’effetto di far includere
pubblicamente nel registro una dichiarazione con cui i terzi sono informati del
fatto che il richiedente non può invocare diritti esclusivi su tali elementi non
distintivi.
Ne consegue, sul piano pratico, che in questi casi la rinuncia ai diritti esclusivi,
in sede di valutazione dell’impressione complessiva suscitata dal segno, non
sarà trattata in maniera molto diversa, quanto all’elemento non distintivo,
rispetto al caso in cui non sia stato assunto alcun impegno a non invocare
diritti esclusivi: la parte coperta dalla rinuncia non sarà considerata come un
elemento distintivo del marchio.
Sorgono tuttavia complicazioni allorquando un marchio sia stato registrato
con un disclaimer che copra parti dotate di carattere distintivo. Questa ipotesi
può verificarsi, in primo luogo, quando le normative nazionali consentano di
rinunciare a diritti esclusivi su elementi distintivi a discrezione dello stesso
richiedente (che vi ricorre di solito per sormontare impedimenti relativi). In
secondo luogo, però, ciò può verificarsi anche quando la rinuncia in questione
riguardi vari elementi non distintivi i quali, nella loro particolare combinazione,
presentino nondimeno un certo carattere distintivo.
Inoltre, per quanto riguarda le domande di MC, può anche succedere che un
elemento coperto dalla rinuncia sia privo di carattere distintivo solo per una
parte dell’UE, in quanto si tratti di una parola che viene compresa solo da
persone che parlino una o più lingue determinate.
Il criterio fondamentale per risolvere il problema delle possibili combinazioni di
rinunce nei diritti anteriori e/o nelle domande di MC che coprono o elementi
non distintivi o elementi distintivi va desunto dai principi relativi alla
comparazione dei segni che sono stati elaborati dalla Corte di giustizia.
Secondo questa giurisprudenza, la valutazione del rischio di confusione deve
basarsi sull’impressione complessiva suscitata dai segni presso i consumatori
del mercato di riferimento. I consumatori non sono a conoscenza del fatto che
una rinuncia a diritti esclusivi sia stata o no inserita nel registro.
Una rinuncia ad invocare diritti esclusivi, di per sé, non incide sulla
valutazione della somiglianza tra due marchi nel contesto dei procedimenti di
23
opposizione, quale è previsto nel sistema del marchio comunitario (R
473/2000-3, che ha confermato la decisione DO n. 398/2000
vs
)
La rinuncia a invocare diritti esclusivi non si riflette fisicamente sulla forma in
cui il segno viene usato sul mercato. In altri termini, l’elemento coperto dal
disclaimer non viene rimosso dal segno. Poiché il compito dell’Ufficio nel
procedimento di opposizione è quello di valutare il rischio di confusione, la
sua decisione non potrà eliminare artificialmente un elemento che,
ciononostante, sarà presente nel marchio quale sarà usato.
Di conseguenza, se gli elementi coperti dalla rinuncia non sono
completamente privi di carattere distintivo, non possono essere trascurati in
sede di comparazione dei segni.
1130/1999 FUERTE VENTURA / Qué Pasa Fuerteventura (EN), 203/2000
JOELFERRIN / FERRINI ITALIA (EN), 3122/2000 MEDIASAT /
,1082/2001 KINDER /
2.
(EN).
Eccezione al principio generale (rinuncia che incide sul
marchio anteriore)
Quanto sopra non toglie che, nell’applicazione dei suddetti principi, si debba
altresì tener presente che la rinuncia a invocare diritti esclusivi produce effetti
giuridici per quanto attiene alla portata della tutela conferita al titolare del
marchio. Inserendo una rinuncia, lo ius prohibendi del titolare del marchio
viene ad essere menomato con riferimento all’elemento coperto dalla
rinuncia. In tali circostanze, il titolare del marchio anteriore non dispone di
alcun diritto esclusivo sull’elemento coperto dalla rinuncia e non può
impedirne la registrazione o l’uso.
Pertanto, non sarà sempre coerente seguire l’approccio sopra illustrato. In
casi del genere, in cui l’esito di un tale approccio risulterebbe essere quello di
attribuire all’opponente una tutela più ampia rispetto a quella giuridicamente
riconosciutagli, occorre prevedere un’eccezione.
Nei seguenti casi, ad esempio, la portata della tutela riconosciuta era quella
risultante dalla esclusione, in sede di comparazione dei segni, della parte
coperta dalla rinuncia.
651/1999
2602/2000
BIG
DEAL/D.E.A.L.
/
(EN),
BRIGHT
773/99
FREE/FREEMAN
BROTHERS
(FR),
(EN),
708/2001
24
/ TRAVELCARD (EN), (Il concetto di rischio di
confusione, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, costituisce la
linea di demarcazione tra una domanda di marchio che non viola i diritti
esclusivi di marchi anteriori e una domanda che, se registrata, li violerebbe.
Se non vi è alcun diritto esclusivo [perché oggetto di rinuncia], non può
esservi alcun conflitto tra i diritti).
25

Rischio di confusione D. Valutazione globale

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