Scelte di copertura territoriale a monte: dove, come estendere i diritti

Sceltedicoperturaterritorialeamonte:
dove,comeestendereidirittidiIPeperché
Dr.Reniero &Associatis.r.l.
Milano‐ Verona‐ Pordenone
Parolad’ordine:INTERNAZIONALIZZAZIONE
La«conquista»deimercatiesterièoggiun
«imperativocategorico»permolteaziende.
Maaqualimercatirivolgersi?
Criteridisceltadeimercati:
(a) Economico →
business
(b) Giuridico →
protezione giuridica
I criteri (a) e (b) devono essere complementari,
affinché la internazionalizzazione sia «redditizia» e
non «controproducente».
(a) Criterio economico: motivi.
La scelta di penetrare all’interno di un determinato
mercato estero è anzitutto dettata dal desiderio di una
azienda di incrementare i propri profitti.
Perché?
‐
perché possono essere raggiunti nuovi clienti (es. tramite vendita
diretta e/o concessione di licenze e/o trasferimento di know‐how);
‐
perché possono, in alcuni casi, essere razionalizzati i costi
aziendali (delocalizzare all’estero la produzione può, in qualche
caso, ridurre i costi di produzione: manodopera, reperimento delle
materie prime ecc.).
(a) Criterio economico: dove?
La selezione dei paesi in cui investire dovrebbe essere
«preceduta» da valutazioni preliminari aventi ad oggetto
una serie di «indicatori».
Tali valutazioni possono essere guidate da statistiche ufficiali e
rigorose come quelle proposte dalla «Banca Mondiale» all’interno
della «Doing Business 2015», ossia una guida dei paesi dove far
business nel 2015 :
http://www.doingbusiness.org/reports/global‐reports/doing‐
business‐2015
(a)Criterio economico: indicatori.
(secondo la «Doing Business 2015») Indicatori di cui
tener conto sono, inter alia:
‐
facilità di portare a termine scambi commerciali e anche a quella di far
rispettare i contratti (best: Singapore);
‐
facilità nell’avvio di un’impresa (best: Nuova Zelanda – da tener d’occhio:
Benin, Togo, Costa d’Avorio, Senegal, Rep. Congo);
‐
facilità di ottenere permessi di costruzione (best: Hong Kong e
Danimarca);
‐
convenienza delle forniture elettriche (best: Corea del Sud);
‐
facilità di registrazione delle proprietà (best: Norvegia);
‐
facilità di ottenere crediti (best: USA e Australia ‐ da tener d’occhio:
Tagikistan ed Emirati arabi uniti);
(a)Criterio economico: indicatori (seconda parte)
‐
risoluzione delle insolvenze (best: Finlandia);
‐
pressione fiscale (da tener d’occhio: Azerbaigian);
Indipendentemente dagli indicatori sopra elencati, resta ferma
«l’attrattività» di paesi la cui economia è in crescente espansione ed il
cui bacino di clientela è enorme:
Bangladesh,Brasile,Cina,India,Indonesia,Giappone,Messico,
Nigeria,Pakistan,Federazione Russa,Stati Uniti.
(b) Criterio giuridico: premessa.
Motore economico di una azienda, piccola o grande che sia, sono le
«idee», specie se innovative.
Le idee in sé non sono tutelabili, ma lo sono le loro «realizzazioni
pratiche», tra cui:
‐ marchi
‐ invenzioniindustriali
‐ modelli
‐ disegni
‐ opereletterarieoartistiche
‐ programmiperelaboratore
(b) Criterio giuridico: premessa (seconda parte).
In termini generali, cosa si intende per …
Marchio: è un «segno» che serve ad individuare l’origine (ma anche la qualità) dei
prodotti o dei servizi che una impresa produce o mette in commercio.
Possono costituire marchi tutti i «segni» riproducibili graficamente:
‐
parole, nomi di persone. Es.
‐
disegni – 2D o 3D. Es. :
‐
lettere, cifre, forma dei prodotti o del loro imballaggio (in alcuni paesi anche suoni
ed odori. Es.
acondizioneche
tali «segni» siano adatti a distinguere i prodotti o i servii di un’impresa da quelli di
altre imprese («distintività»). Es. di altri marchi:
(b) Criterio giuridico: premessa (terza parte).
Invenzione: è una soluzione «nuova» ed «originale» di un problema tecnico, atta ad
essere realizzata ed applicata in campo industriale e può riguardare tanto un prodotto
quanto un procedimento.
Modello di utilità: è un «trovato» che si limita a fornire a macchine o parti di esse,
strumenti, utensili ed oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di
applicazione o impiego (c.d. «piccola invenzione»).
Disegno, modello ornamentale: si intende il particolare aspetto conferito al
prodotto od ai suoi componenti per caratteristiche di linee, contorni, colori, forma,
struttura (c.d. ornamento estetico).
Opere letterarie o artistiche: ogni produzione del dominio letterario, scientifico
o artistico, qualunque sia il modo o la forma d'espressione, come: libri, opuscoli;
conferenze; opere musicali, coreografiche, la cui messa in scena sia fissata per iscritto
o altrimenti; opere cinematografiche ecc.
Programma per elaboratore: il complesso di tutte le istruzioni necessarie a far
eseguire al computer un determinato lavoro.
(b) Criterio giuridico: premessa (quarta parte).
Le «realizzazioni» sopra elencate costituiscono solo alcuni dei «beni
immateriali» di una azienda, potendo essere compresi nel
«patrimonio aziendale» anche, ma non solo:
‐il «know how», inteso come capacità pratica e conoscenza teorica
necessarie per l'impiego di una tecnologia.
‐i «segreti industriali». Ossia idee economicamente fattibili ma che non
possono essere brevettate (o magari non subito o non in questo periodo
storico).
Know‐how e segreti industriali dovrebbero essere considerati come un
valore dell’azienda e tutelati mediante ad es. “accordi di riservatezza”.
Detti «beni» rientrano nella c.d. «proprietà intellettuale» di una
azienda (ma anche di una persona fisica) e sono generalmente
tutelati sia dagli ordinamenti nazionali che da quelli sovranazionali.
(b) Criterio giuridico: premessa (quinta parte).
Tuttavia, mentre alcuni di tali «beni» assumono rilevanza giuridica e
sono dunque suscettibili di tutela per effetto della semplice creazione
nella «forma espressiva» ‐ è il caso ad esempio delle opere letterarie
(visto che il diritto d’autore sorge con la creazione dell’opera) …
Le invenzioni, i marchi, i modelli, i disegni presuppongono un
riconoscimento da parte dell’ordinamento che si traduce, a seconda dei
casi, nel «brevetto» e nella «registrazione» ossia in «titoli di proprietà
industriale»
Oggetto del Brevetto
Oggetto di Registrazione
Invenzione
Marchio
Modello di utilità
Modello e disegno ornamentale
(b) Criterio giuridico: premessa (sesta parte).
Brevetti: 20annidadataincuivengonopresentatespecifichecomplete.
Marchi:
10anni,rinnovabilicontinuamente.
Disegniemodelli:max 25anni;rinnovabileogni5
Copyright(dirittod’autore):nasceconcreazioneopera;Durapertuttala
vita“dell’artista”enei50annisuccessiviasuamorte.
(b) Criterio giuridico: perché?
I titoli di proprietà industriale sono incorporati in documenti
che prendono il nome di «brevetto» o di «registrazione» e sono
importanti per i seguenti motivi:
1) «Dichiarano» l’esistenza dei requisiti per il rilascio del
titolo (a seconda dei casi: novità, liceità, distintività ecc.).
2) «Conferiscono» lo «ius excludendi alios». I titolari di tale
diritto hanno il potere di sfruttamento «esclusivo», entro i
limiti territoriali dell’ordinamento che lo riconosciuto, ed i
terzi sono dunque tenuti ad astenersi dall’utilizzarli, salvo il
consenso dei primi.
(b) Criterio giuridico: perché? (seconda parte)
Esclusività: le imprese (ma non solo) che sono titolari di diritti di
proprietà industriale hanno il potere di ritagliarsi un proprio ambito di
operatività nel mercato, evitando che TERZI CONCORRENTI possano
ingerirsi nella rete dei loro rapporti commerciali.
Territorialità: I diritti di IP sono territoriali, ossia sono tutelati solo
nello stato o nella regione in cui è stata richiesta e conferita la tutela.
Ciò non solo nel senso che la tutela concessa dal Paese X è limitata ai
beni immateriali creati sul territorio nazionale X; ma anche nel senso
che la tutela del Paese X è indipendente da quella accordata o negata in
altri ordinamenti Y o Z.
(b) Criterio giuridico: perché? (terza parte)
Il problema della territorialità non è di poco conto se si considera che
le creazioni intellettuali, siano esse invenzioni o opere, circolano, nella
maggior parte dei casi, da Paese a Paese!
Ciò ha posto l’esigenza di individuare forme appropriate di tutela
transnazionale dei diritti sui «beni immateriali».
Per questo motivo sono state adottate, alla fine del XIX secolo, due
specifiche convenzioni:
i) Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche.
ii) (1886) e la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà
industriale (1883).
(b) Criterio giuridico: perché? (quarta parte)
Obiettivo di tali Convenzioni: permettere al titolare cittadino di uno Stato
parte di godere in un altro Stato parte della tutela concessa ai nazionali di
quest’ultimo Paese.
Carenze di tali Convenzioni:
‐ l’obbligo del trattamento nazionale «paritario» evitava unicamente le
disparità di trattamento tra beneficiari ma non obbligava ogni Stato
parte a garantire un livello adeguato “in assoluto” di tutela a tutti i
titolari di diritti di proprietà intellettuale;
‐ non venivano definite alcune questioni fondamentali (come, tra le altre, i
criteri per la brevettazione di un’invenzione) e non trovavano
ovviamente riconoscimento alcuni nuovi prodotti dell’ingegno (quali ad
esempio i software e i circuiti integrati);
(b) Criterio giuridico: perché? (quinta parte)
iii) Accordo TRIPs del 1994 nell’àmbito del sistema dell’Organizzazione
mondiale del commercio (OMC).
Obiettivo TRIP’s → ARMONIZZAZIONE:
Grazie a tale Accordo tutti i Paesi membri dell’OMC – e soprattutto i
Paesi “pirata” e “contraffattori” – hanno dovuto progressivamente
introdurre nei loro ordinamenti interni numerose norme a tutela dei
diritti di proprietà intellettuale, quali la protezione stringente dei
brevetti e la tutela delle opere artistiche.
Oggi l’Accordo TRIPs contiene la disciplina minima uniforme in materia
di proprietà intellettuale per un importante numero di Paesi.
(b) Criterio giuridico: dove?
Una tutela della proprietà intellettuale che voglia dirsi efficace
implica TUTTAVIA la necessità di dare soluzione al problema
della “territorialità”.
A prescindere dalle forme di tutela transnazionale accordate
dalle varie convenzioni internazionali sopra citate, le quali
offrono protezione anche ai c.d. diritti «non titolati», cioè
NON originati dalla brevettazione o dalla registrazione, ma che
sorgono da determinati presupposti della legge (es. well‐know
marks), occorre pianificare una strategia per la tutela dei diritti
di IP al di fuori dei confini nazionali.
(b) Criterio giuridico: dove?
… al fine di evitare situazioni o verità spiacevoli, come:
a) Scoprire che il proprio marchio è stato già registrato (in malafede) da altra
azienda, magari da un proprio distributore;
b) scoprire che il proprio marchio interferisce su quel mercato con un marchio
anteriore di terzi di cui si violano quindi i diritti;
c) entrare in un mercato a cui non è stato esteso in tempo il proprio brevetto,
senza quindi possibilità di vantare diritti di privativa e permettendo quindi a
terzi di imitare liberamente, o quasi, il proprio prodotto;
d) scoprire che il proprio prodotto viola brevetti di terzi ancora validi in quel
mercato.
MADOVETUTELARSI?
(b) Criterio giuridico: dove? (seconda parte)
In termini generali…
1)
Nei mercati d’esportazione: è necessario presentare la
domanda per la tutela della PI con largo anticipo in tutti i paesi
in cui probabilmente si esporterà o si concederà la licenza del
proprio prodotto o servizio nel futuro immediato;
(b) Criterio giuridico: dove? (terza parte)
… ma la scelta dei paesi in cui chiedere la tutela dovrebbe essere
operata soprattutto tenendo conto del:
2) tipo di «beni immateriali» da proteggere;
Marchi
dovedepositareall’estero?
In linea di principio, sono protetti solo nei Paesi in cui è stata effettuata la
registrazione. E’ raccomandato registrare il marchio in tutti i Paesi di:
‐
esportazione;
‐
ingresso merci (dogane);
‐
produzione;
‐
Esposizione/promozione;
‐
o nei quali, ad esempio, si intende concedere il marchio in licenza
d’uso.
Marchi
come depositareall’estero?
Se i Paesi fanno parte dell’UE:

depositi in ciascun paese UE (Francia, Germania ecc.)
oppure…

marchio Comunitario
‐
ufficio competente a ricevere domanda: UAMI – Ufficio per l’Armonizzazione del
Mercato Interno);
‐
tutela nei 28 Paesi EU (non è possibile limitare la portata geografica della sua
protezione giuridica solo a determinati stati membri della UE, come diversamente
stabilito dal Sistema di Madrid per il marchio Internazionale – si veda dopo).
‐
costo inferiore a quello dei singoli depositi in ogni stato membro EU;
‐
dopo5annidallaregistrazione,espostoapossibiliazionididecadenzapernonuso
oppure…
Marchi
come depositareall’estero?

marchio Internazionale
‐
paesi aderenti al “Sistema di Madrid”;
‐
uffici riceventi domanda: Uffici Nazionali e OMPI (Organizzazione mondiale della
Proprietà Intellettuale);
‐
produce gli stessi effetti di una domanda di registrazione del marchio presentata
in ciascuno dei paesi designati dal richiedente (c.d «fascio di marchi);
‐
designazioni dei paesi vincolate per 5 anni alla sorte della «domanda di base»;
‐
per richiedere la registrazione di un Marchio Internazionale, è necessario essere
proprietari o aver presentato richiesta per un Marchio Nazionale (o Comunitario)
identico.
IMPORTANTE: per rivendicare la «priorità» di un marchio all'estero, la maggior
parte dei paesi stabilisce il termine di 6 mesi dalla data del primo deposito.
Marchi
come depositareall’estero?
Se i Paesi sono extra EU:
 depositi in ciascun paese extra‐EU
oppure…
 marchioInternazionale
oppure…
dipende dai paesi in questione, alcuni dei quali hanno adottato sistemi analoghi a
quello del Marchio Comunitario, es. Paesi aderenti al c.d. «Patto Andino»: Ecuador,
Perù, Cile, Bolivia, Venezuela. Si tratta essenzialmente di una legislazione comune
sulla proprietà industriale condivisa da Paesi comunque aderenti alla Convenzione di
Parigi e che recepiscono molti aspetti degli accordi TRIPS
 marchioAndino
Brevetti
dovedepositareall’estero?
Sono protetti solo nei Paesi in cui sono stati concessi.
Se un brevetto è privo di protezione in un Paese, l’invenzione (o il modello di
utilità) potrà essere replicata, utilizzata, importata o venduta da chiunque in
quel territorio !
Proteggere un brevetto in + Paesi è costoso, quindi operare una selezione,
chiedendosi:
a)
b)
c)
d)
e)
dove sarà fabbricato il prodotto?
dove è più probabile che venga commercializzato il prodotto brevettato?
quali sono i principali mercati per prodotti simili?
dove sono i principali concorrenti?
quali saranno le difficoltà procedurali per proteggere un brevetto in un
dato Paese?
Brevetti
comedepositareall’estero?
«Data di priorità» = Data di primo deposito di un brevetto.
Qualunque ulteriore deposito, inoltrato in altri Paesi purché entro i
12 mesi successivi (e cioè entro il “periodo di priorità”), beneficerà
della medesima data di priorità rispetto a eventuali altre domande
che per la stessa invenzione siano state successivamente inoltrate da
altri.
IMPORTANTE:
Inoltrarelerichiestedibrevettoall’esteroentroilperiododi
priorità.
Brevetti
comedepositareall’estero?
Dopo la scadenza del periodo di priorità e fino a quando la domanda
non viene pubblicata per la prima volta, potrebbe essere ancora
possibile chiedere la protezione per la stessa invenzione in altri
Paesi, ma non sarà più possibile rivendicare la priorità del primo
deposito.
Occorre però sottolineare che, verosimilmente, la pubblicazione
dell’invenzione, sebbene avvenuta in altri Paesi, comprometterà
seriamente il requisito di novità in sede di eventuali tentativi di
deposito successivi.
Brevetti
comedepositareall’estero?
IMPORTANTE:
Non costituisce divulgazione, distruttiva del carattere della novità,
quella effettuata dall'autore nei dodici mesi precedenti il deposito
della domanda o dell'eventuale priorità.
In alcuni Paesi, infatti, come la Cina, qualsiasi pubblica divulgazione
di una invenzione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi parte del mondo
sarà distruttiva per del requisito di novità od originalità di una
invenzione.
Prima ,dunque, brevettare in Cina!
Brevetti
come depositareall’estero?
 Domanda in ciascun paese
 Domanda di brevetto europeo
‐
protezione nei paesi EU tramite EPC (Convenzione Europea sui Brevetti);
‐
Uffici competenti: Ufficio Europeo dei Brevetti, a Monaco, all'Aja o a Berlino; ed
Uffici Brevetti Nazionali.
‐
Una sola domanda per chiedere la tutela dell’invenzione in tutti i paesi membri
della UE e nei Paesi non UE che hanno aderito alla Convenzione
‐
Se il brevetto viene rilasciato dall’EPO, il richiedente può convalidarlo in tutti gli
stati scelti, o solo in alcuni di essi (trasformazione della domanda nei Paesi di
interesse).
Brevetti
come depositareall’estero?
‐
… brevetto europeo
NONèdaconfondereconilc.d.
«brevetto comunitario», cui Italia e Spagna non hanno aderito, pur permettendo
ai propri cittadini ed aziende di avvalersene)
Nel 2011 il Consiglio europeo ha deciso di consentire a 25 stati membri dell'Unione
Europea (Italia e Spagna non hanno aderito) di mettere in atto un sistema brevettuale
unitario, utilizzando lo schema della "cooperazione forzata". I brevetti rilasciati
secondo questo nuovo sistema (c.d. brevetti comunitari) sarebbero automaticamente
validi nel territorio dei 25 stati, evitando i costi correlati alle convalide in ciascuno di
essi.
Brevetti
come depositareall’estero?
 Domanda di Brevetto Internazionale
‐
per i paesi che aderiscono al PCT – Patent Cooperation Treaty – (trattato di
cooperazione in materia di brevetti);
‐
con una sola domanda di brevetto internazionale, tutela in gran parte dei paesi
membri in tutto il mondo (attualmente superano il centinaio). La domanda
permette di “prenotare”, per un massimo di 30 mesi, l’estensione di una propria
domanda di brevetto a quasi tutti i paesi del mondo.
‐
Uffici riceventi:
•
Ufficio Brevetti Nazionale e, se non vi sono vincoli di sicurezza nazionali;
•
OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) con sede a Ginevra;
•
l’Ufficio Europeo dei Brevetti, presso la sede dell’Aja o quella di Monaco.
Disegni/Modelli
dovedepositareall’estero?
Protezione “territoriale” = vale solo nel territorio del Paese o della
regione in cui è avvenuta.
Per rivendicare la «priorità» di un marchio all'estero, la maggior
parte dei paesi stabilisce il termine di 6 mesi dalla data del primo
deposito.
Durante questo periodo la novità resta inalterata.
Dopo la scadenza di questo periodo, non sarà più possibile chiedere
che la registrazione in un diverso Paese decorra dalla data di
presentazione della prima domanda.
IMPORTANTE:
Predivulgazione in EU:
L’UAMI concede un “periodo di grazia” di un anno, senza
compromettere il requisito novità.
Disegni/Modelli
comedepositareall’estero?
 registrazioni nazionali
‐
una domanda di registrazione separata presso l’Ufficio competente di ogni Paese
(costi elevati perché prevede il pagamento di distinte tasse in ciascun Paese);
oppure…
Se i paesi in cui si desidera protezione sono membri EU
 registrazione Comunitaria
‐
Tutela regolamentata da Sistema dei Disegni e Modelli Comunitari Registrati (RCD);
‐
una domanda c/o UAMI, protezione nei 28 Paesi membri (non è possibile limitare la
portata geografica della sua protezione giuridica solo a determinati stati membri
della UE, come diversamente stabilito dal Sistema dell’Aja).
Oppure…
 Registrazione Internazionale
‐ Tutela regolamentata da Accordo dell’Aja;
‐ Una domanda c/o OMPI (in una sola lingua e pagando tasse in un’unica
soluzione) … tutela in tutti i Paesi aderenti all’Accordo (oltre 50) per cui
viene fatta richiesta
oppure…
 dipendedaipaesiincuisidesideraprotezione
esistono infatti altri Uffici Regionali (simili a quello UAMI) preposti alla
tutela di disegni e modelli, es:
‐
l’Organizzazione Regionale Africana della Proprietà Industriale (ARIPO) con sede
ad Harare (Zimbabwe), per la protezione dei disegni e modelli nei Paesi africani di
lingua inglese;
‐
l’Ufficio del Disegno del Benelux (BDO), con sede a L’Aja (Paesi Bassi), per la
protezione dei disegni e modelli in Belgio, Olanda e Lussemburgo
‐
‐ l’Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI), con sede a Yaoundé
(Camerun), per la protezione dei disegni e modelli nei Paesi africani di lingua
francese.
Copyright(dirittod’autore)
Se…
‐ si è residenti, o
‐ si possiede la nazionalità di uno dei paesi aderenti alla Convenzione di Berna,
sulla Protezione delle opere letterarie ed artistiche, o membro
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), legata alle disposizioni
dell’Accordo TRIPS, o
‐ se il proprio lavoro è stato pubblicato per la prima volta o almeno
contemporaneamente in uno di tali paesi…
Protezione automatica in tutti gli stati che hanno aderito alla
Convenzione di Berna o che sono membri dell’OMC.
(b) Criterio giuridico: dove?
Infine, paesi in cui chiedere tutela dei diritti di IP:
3)Neipaesidiproduzione;
4)Neipaesidiesposizione/promozionedeiprodottieservizi;
5)
Neipaesiditransitodellemerci:inmodotaleprecostituirsiun
titolodaagevolareicontrollidoganalie(dogane).
RICORDARE…
Prima di tutelare i diritti di IP nei Paesi e secondo le modalità sopra
indicate…
CONSIGLIABILE:
‐ ricerca sui marchi registrati del paese di interesse;
‐ ricerca di “freedom to operate” ovvero una indagine – condotta da uno
specialista di IP del paese di interesse – sull’esistenza di eventuali diritti
brevettuali altrui che potrebbero essere violati da quel prodotto in quel
determinato mercato. Un rapporto favorevole di “freedom to operate”
avrà anche effetti importanti nel caso emergano successivamente diritti
di terzi non segnalati dalla ricerca: a quel punto si potrà dimostrare di
aver agito in buona fede sulla base di tale rapporto favorevole e si eviterà
ogni pagamento di danni.
GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE!
[email protected]
www.renieroassociati.it