Avv. Di Iorio - Confindustria Venezia

Transcript

12/07/2016
Dal marchio comunitario al marchio dell’Unione Europea:
gli importanti adempimenti a carico dei titolari di marchi Europei.
Come fondare le strategie d’impresa tra marchi e identità
aziendale nel web
Il nuovo marchio dell’Unione Europea alla luce del
regolamento 2015/2424
avv. Laura Di Iorio
12 luglio 2016 – Venezia-Marghera
PREMESSA
La Direttiva UE 2015/2436 e il Regolamento UE
2015/2424 hanno modificato la normativa
europea in materia di marchi.
In particolare, il Regolamento ha modificato il
precedente Regolamento CE 207/2009 sul
“marchio comunitario”.
Le modifiche entreranno in vigore in tempi
successivi.
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© 2 016 – Barzanò & Zanardo – Tutti i diritti riservati
AGENDA
I temi di oggi:
 cosa cambia dal 23 marzo 2016?
 quali modifiche vanno apportate entro il 24
settembre 2016?
 highlight su modifiche previste dal 1° ottobre
2017
 highlight su modifiche successive
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Cosa è cambiato dal 23 marzo 2016?
Cambiano i nomi:
non più UAMI, ma EUIPO (European Union
Intellectual Property Office) - UEPI???
non più MC, ma MUE (marchio dell’Unione
Europea)
non ci sono, invece, modifiche per il Design Comunitario
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©2 016 – Barzanò & Zanardo – Tutti i diritti riservati
Tasse di deposito:
Il regime di tassazione varia in funzione del
numero di classi rivendicate
Non più forfait fino a tre classi
…la tassa è più basse solo per il deposito in una classe
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Tasse di rinnovo:
Il regime di tassazione prevede un costo
variabile in funzione del numero di classi
oggetto di rinnovo
Non più forfait fino a tre classi
… con il nuovo regime la tassa è stata ridotta
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Nuovi impedimenti assoluti alla registrazione (1):
denominazioni d’origine*
indicazioni geografiche*
menzioni tradizionali per i vini
specialità tradizionali garantite
varietà vegetali registrate
* Opposizione
Criticità?
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Nuovi impedimenti assoluti alla registrazione (2):
art. 4 lett. e: dalla forma, o altra caratteristica […]
imposta dalla natura stessa / necessaria per ottenere
un risultato tecnico / che dà valore sostanziale
Cioè?
…odore di mirtilli per succo di frutta ai mirtilli?
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Domanda di MUE (1):
Solo presso l’Ufficio (EUIPO)
Non è più possibile presentare la domanda
presso il Servizio Centrale di Proprietà
Intellettuale degli Stati Membri (che aveva il
compito entro due settimane di inoltrarlo a
UAMI)
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Domanda di MUE (2):
Relazione di ricerca (relativamente ai MUE
rilevati dall’Ufficio) viene inviata solo su
richiesta del richiedente al momento del
deposito ed è gratuita
La richiesta di ricerca nei registri degli Stati
Membri continua ad essere inviata solo su
richiesta (al momento del deposito) e a
pagamento
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Modifiche alle Osservazioni:
Viene stabilito il dies ad quem per presentarle:
entro la scadenza del termine per l’opposizione
se è stata depositata opposizione, fino a che non
venga emessa la relativa decisione
eliminato il dies a quo (pubblicazione della
domanda)
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Modifiche relative all’opposizione (1):
DOP/IGP come diritti anteriori
marchio identico/simile a marchio anteriore per
prodotti/servizi identici/simili/non simili se il
marchio anteriore gode di notorietà
abbassata la tassa relativa
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Modifiche relative all’opposizione (2):
il termine del periodo di cui fornire le prove dell’uso
del diritto anteriore non si calcola più a ritroso dalla
data di pubblicazione del marchio opposto, ma dalla
data del suo deposito (o della priorità, se c’è)
il dies a quo dell’opposizione di una porzione
Europea di un internazionale viene anticipato (dal
mese successivo alla pubblicazione per tre mesi, anziché
dal sesto mese dalla pubblicazione per tre mesi)
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Registrazione:
eliminato il
registrazione”
riferimento
alla
“tassa
di
la copia del certificato (autenticata o no) se non
in formato elettronico è soggetta al pagamento
di una tassa
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Domanda di nullità o di decadenza:
il ne bis in idem viene espressamente previsto
anche quando la decisione viene resa dall’Ufficio
(autorità amministrativa)
non più il richiamo a “autorità giudiziaria di uno
Stato membro”, ma ai Tribunali dei Marchi UE
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Art. 65:
 Avverso le decisioni rese dalla Commissione dei
Ricorsi può essere proposto ricorso dinanzi al
Tribunale, non direttamente dinanzi alla Corte di
Giustizia, cui si può proporre appello sulla
sentenza resa dal Tribunale
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AGENDA
I temi di oggi:
settembre 2016?
2017
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Quali adempimenti entro il 24 settembre 2016?
Art. 28 RMUE:
Identificazione
chiara
e
precisa
dei
prodotti/servizi
I titoli delle classi potranno essere utilizzati solo
se chiari e precisi
I titoli delle classi si intendono come
comprendenti
tutti
i
prodotti/servizi
CHIARAMENTE coperti dal significato letterale del
termine generale
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Prima (2003): poiché le 45 classi comprendono
l’insieme di tutti i prodotti/servizi rivendicabili,
rivendicare il titolo della classe costituisce
rivendicazione di tutti i prodotti/servizi
rientranti in essa  cioè la tutela accordata
verteva tanto sul significato letterale quanto
sull’elenco alfabetico dei prodotti/servizi
Dopo (2012): sentenza IP TRANSLATOR per cui è
protetto solo ciò che è scritto
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…E i marchi registrati che sono stati depositati ante
22 giugno 2012?
Regime transitorio:
fino al 24 settembre 2016
dichiarazione per precisare l’intenzione di tutela
solo per chi ha rivendicato il titolo della classe
solo in relazione a prodotti/servizi NON
compresi nel significato letterale…
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A seguito di riflessioni varie, l’EUIPO ha
pubblicato una lista NON ESAUSTIVA di
termini chiaramente non coperti, o non
chiaramente coperti, dal significato letterale dei
titoli delle rispettive classi
Qualche esempio…
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Classe 34 (X ed. Nice Classification):
Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi.
non chiaramente compresi o chiaramente non compresi:
- Sigarette
- Sigarette contenenti succedanei del tabacco non per uso
medico
- Cigarillos
- Sigari
- Erbe da fumare
- Tabacco da naso
- Tabacchiere
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Bevande alcoliche (eccetto le birre).
- Essenze alcooliche
- Estratti alcoolici
- Estratti di frutta con alcool
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Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
Tomaie di calzature
Ferramenti per calzature
Tomaie
Rinforzi al tallone per calzature
Tacchi
Suole interne
Antisdrucciolevoli per calzature
Punte di calzature [spunterbi]
Suole
Bulloni per scarpe da calcio
Guardoli per calzature
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Visiere
[cappelleria]
Carcasse di
cappelli
Sottascelle
Rinforzi al tallone per le
calze
Tasche di indumenti
Fodere confezionate
[parti di indumenti]
Sparati di camicie
Petti di camicie
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Dubbi?
quali prodotti sono coperti dal significato letterale?
Perplessità?
prodotti non nelle liste EUIPO?
Confusione?
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dichiarazione NON serve per i prodotti/servizi
ricompresi nel significato letterale dei titoli delle
classi
dichiarazione che specifica l’ambito
di
protezione non consente il diritto di opporsi o
chiedere nullità di marchi successivi se essi
fossero già in uso per quei prodotti/servizi e la
violazione non ci fosse in base al significato
letterale
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Rivendica della classe titolata:
specificare prodotti/servizi di interesse:
dichiarazione ex art. 28 (con scadenza)
limitare l’ambito di tutela:
dichiarazione ex art. 50 (RINUNCIA - senza
termine)
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Rivendica della classe non titolata:
le specifiche indicate sono o non sufficienti:
nessuna attività ulteriore / nuovo deposito
limitare l’ambito di tutela:
dichiarazione ex art. 50 (RINUNCIA)
28
finora sono state inviate
dichiarazioni ex art. 28
un
migliaio
alcune sono già state oggetto
provvisorio per inammissibilità
di
di
rifiuto
non risulta alcun rifiuto definitivo
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AGENDA
I temi di oggi:
settembre 2016?
2017
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12/07/2016
Cosa è cambierà dal 1° ottobre 2017?
Importante modifica all’art. 4:
Non più “rappresentati graficamente”, ma segni
idonei a essere “rappresentati” nel registro in
modo “chiaro e preciso”
sentenza Sieckmann (marchio olfattivo per “balsamico
fruttato, con una leggera traccia di cannella” in cl. 35, 41,
42) chiarisce che è necessario che il segno “possa essere
individuato con esattezza” al fine “di individuare l’esatto
oggetto della tutela” conferita dal marchio
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Importante modifica all’art. 4:
Vengono espressamente compresi anche i
“colori” e i “suoni” (erano registrabili anche ante
riforma)
MUE n. 4928371 – suono del corno del cervo per “liquori”
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Marchio di certificazione:
per persone fisiche/giuridiche che
commerciano i prodotti/servizi marcati
non
si potere di certificazione
no controllo sulla provenienza geografica
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12/07/2016
AGENDA
I temi di oggi:
settembre 2016?
2017
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Cosa cambierà nei prossimi anni?
Per effetto della Direttiva UE 2015/2436, nei
prossimi sette anni, le normative nazionali
saranno ulteriormente armonizzate, attraverso la
creazione di nuove procedure amministrative
che consentano di superare le differenze esistenti
tra i titolari di marchi di certi Paesi rispetto a
quelli di altri  dovrà essere introdotta anche in
Italia una procedura amministrativa per le
azioni di decadenza o nullità dei marchi
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RINGRAZIAMENTI
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!
avv. Laura Di Iorio
Barzanò & Zanardo – Ufficio di Vicenza
Via del Commercio, 56 - 36100 Vicenza, Italia
E-mail: [email protected]
Tel: 0444348210
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