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DALLOCCHIO & PROSPERETTI
Economia e Finanza a supporto del contenzioso
I profili economici
del licensing di tecnologia
Matteo Merini
([email protected])
Pula, 13 febbraio 2008
Overview
•
Il valore di una tecnologia: l’approccio contabile, l’approccio di
mercato, l’approccio finanziario.
•
Come valutare una nuova tecnologia?
•
I fondamenti economici del licensing di tecnologia
•
Determinazione del corretto tasso di royalties:
•
il metodo analitico (finanziario)
•
i metodi sintetici (mercato, royalties di settore, regola del 25%)
•
Un esempio di determinazione delle royalties in un contratto di
licensing di tecnologia
•
Valutazione economica della tecnologia in casi di contraffazione e
contenzioso
2
Il valore di una tecnologia:
l’approccio contabile, l’approccio di mercato,
l’approccio finanziario
Come stimare il valore economico
di una tecnologia?
Per stimare il valore economico di una tecnologia è possibile applicare tre diverse
famiglie di metodi:
1. Metodi basati sui costi (Cost Approach): il metodo considera il valore della
tecnologia pari al suo costo di sostituzione o riproduzione al netto di
ammortamento e obsolescenza. Ossia il complesso dei costi che dovrebbero essere
sostenuti per ricreare la tecnologia in oggetto.
2. Metodi basati sui flussi finanziari (Income Approach): il metodo stima il valore
della tecnologia, sulla base della sua capacità di creare redditi futuri, e quindi
valutando i flussi di cassa attesi generati dal suo utilizzo.
3. Metodi basati sui valori di mercato (Market Approach): il metodo fa
riferimento al valore attribuito ad una tecnologia simile, che è stata venduta
(valore di transazione), o della quale è desumibile il valore (ad esempio attraverso
il tasso di royalties, per tecnologie simili, nel medesimo settore).
9
I metodi basati sui costi (1)
I metodi basati sui costi posseggono un limite intrinseco: il costo di una
tecnologia non rappresenta il suo valore, se non esiste possibilità di
trarne un reddito dal suo utilizzo.
Quest’ultima possibilità deriva da valutazioni e prospettive di mercato,
possibilità di sfruttamento commerciale della tecnologia, e non sempre
è correlata ai costi sostenuti.
In alcuni casi, è comunque possibile – sia pure con molti limiti –
stimare il valore di una tecnologia a partire dal suo costo di
riproduzione o di sostituzione.
10
I metodi basati sui costi (2)
Per fare questo, è necessario partire dalla definizione dei costi storici
sostenuti, ricordando che i costi da bilancio rappresentano una
stima molto approssimata del valore della tecnologia.
Tali costi dovrebbero, in ogni caso, essere riportati a costi correnti
(considerare l’andamento dei mercati e dei prezzi), e dovrebbe
essere considerata la vita utile economica (e non quella
civilistica/fiscale).
In alternativa, è possibile stimare il valore attraverso i costi
necessari per ricreare, ex novo, la tecnologia.
• Questo metodo richiede tuttavia una molteplicità di informazioni
sulla struttura dei mercati, come:
• l’ampiezza del mercato;
• il possibile sviluppo della tecnologia;
• I guadagni ottenibili attraverso la tecnologia;
• le strategie di business associate all’uso della tecnologia.
• Solo se è possibile conoscere nel dettaglio tali informazioni è
possibile giungere ad una stima dei costi di sostituzione.
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Limiti dei metodi basati sui costi
• Come si è visto, i metodi basati sui costi possiedono numerosi limiti,
dal momento che non riescono a stimare l’effettivo valore della
tecnologia, poiché non riescono a definire:
• l’ammontare e l’andamento dei benefici economici associati al
possesso della tecnologia;
• la durata di tali benefici (vita economica residua della
tecnologia);
• il livello di rischio associato al conseguimento di tali benefici.
• Tuttavia, i metodi basati sui costi possono essere un utile indicatore
iniziale del valore economico (sia pure approssimato), o come metodo
di controllo dopo stime effettuate con altri metodi.
• Possono essere anche utilizzati nei casi in cui l’azienda non è in grado
di generare reddito futuro (liquidazione, fallimento).
13
I metodi basati sui flussi finanziari (1)

Secondo questi metodi, il flusso di cassa derivante dall’utilizzo di una
tecnologia, ovvero la sua capacità di creare liquidità, rappresenta il valore
effettivo per il suo proprietario.
Per applicare questi metodi è necessario conoscere:
Le informazioni necessarie all’applicazione di questi metodi sono tre:
1) quale reddito ci si attende, in futuro, dall’utilizzo della proprietà
intellettuale;
2) il periodo di tempo lungo il quale si manifesterà;
3) il rischio associato alla probabilità del suo conseguimento.

Definire correttamente questi parametri è molto complesso, poiché implica
conoscere approfonditamente il contesto economico e competitivo del settore
di riferimento, anche futuro, in cui la tecnologia sarà utilizzata, nonché la
struttura dell’azienda in cui essa sarà utilizzata.
14
I metodi basati sui flussi finanziari (2)

Anche conoscendo approfonditamente il settore, il mercato, l’impresa e i
suoi sviluppi futuri, ciò può non risultare sufficiente: il modello deve
quindi valutare anche i rischi che potrebbero impattare sul conseguimento
del reddito.
I flussi di cassa relativi ai diversi anni futuri vengono quindi scontati, per
tenere conto dell’incertezza di conseguire quell’effettivo livello di reddito in
futuro.
Questo è possibile attraverso l’utilizzo di un fattore di sconto, che nella
prassi valutativa è normalmente calcolato facendo riferimento al costo
medio del capitale investito, che tiene conto sia del costo del capitale di
debito, sia del costo del capitale proprio, ed è generalmente indicato con
l’acronimo WACC (Weighted Average Cost of Capital). Tale fattore
include la valutazione di tutti i rischi d’impresa, connessi, nel nostro caso,
all’utilizzo di una determinata tecnologia.
15
Come stimare il valore finanziario
della singola tecnologia?

E’ molto difficile, con i metodi finanziari, isolare il contributo della singola
tecnologia al reddito dell’impresa. Pertanto, si utilizza una analisi
differenziale: per calcolare il valore della tecnologia, si compara il reddito
dell’impresa, con il reddito che l’intera impresa avrebbe senza la stessa
tecnologia.
Valore dell’impresa con la tecnologia
meno
Ricavi con la tecnologia
meno
Valore dell’impresa senza la tecnologia
Ricavi senza la tecnologia
uguale
uguale
Valore della tecnologia
Ricavi attribuibili alla tecnologia
I metodi basati sui valori di mercato

Questa metodologia di valutazione si basa sul concetto per cui il valore di una
tecnologia è pari al prezzo che il mercato è disposto a pagare per il suo
utilizzo.
Il valore della tecnologia viene quindi desunto dal mercato e corrisponde a
quanto un ipotetico concorrente privo, ad esempio, di quella tecnologia
sarebbe disposto a pagare per acquistarla, o ottenerla in licenza.
Tuttavia, poiché una tecnologia brevettata possiede caratteristiche uniche per
definizione, può risultare alquanto complesso individuare le transazioni
comparabili a quella oggetto dell’analisi.
Il principale limite di questo metodo consiste nella difficoltà di reperire dati
esaustivi su un significativo numero di transazioni comparabili.
19
Come valutare una nuova tecnologia?
Quale metodo per le nuove tecnologie?

Il metodo contabile ha grossi limiti intrinseci.
Il metodo di mercato risulta alquanto problematico, soprattutto perché per le
nuove tecnologie risulta quasi impossibile reperire comparables sul mercato,
trovare transazioni per tecnologie simili, e conoscere la vita economica residua
della tecnologia stessa.
E’ quindi preferibile il metodo finanziario.
Il metodo dei flussi di cassa che abbiamo visto in precedenza è tanto più
valido se considera correttamente:
le aspettative sul successo della tecnologia;
i costi di produzione;
le condizioni generali dell’economia;
le possibili reazioni da parte dei concorrenti;
le differenze tra il momento in cui si conseguono i costi (prima) e i ricavi
(dopo);
il rischio connesso ad una nuova tecnologia.
Il rischio legato ad una nuova tecnologia

E’ quasi ovvio affermare che i rischi connessi alla commercializzazione
di una nuova tecnologia siano molto più elevati di quelli di una
tecnologia matura.
Pertanto, nel valutare una nuova tecnologia, per comprendere tutti gli
aspetti legati al rischio, si utilizzano fattori di sconto molto più elevati
di quelli utilizzati per una tecnologia già commercializzata. Ad
esempio, nell’industria farmaceutica statunitense, la prassi è quella di
adottare fattori di sconto decrescenti:
Fase
Tasso di sconto
80%
60%
50%
40%
25%
22,5%
17,5%
Scoperta
Fase pre-clinica
Fase I
Fase II
Fase III
Certificazione
Lancio sul mercato
I fondamenti economici del licensing di tecnologia
Quali vantaggi economici dal licensing?

L’utilizzo del licensing come strategia per sviluppare il potenziale di business
di una tecnologia comporta numerosi vantaggi:
gli investimenti addizionali sono meno onerosi. Costa infatti meno
negoziare un accordo di licenza, che – ad esempio – trovare acquirenti, o
trovare forme di comproprietà per una nuova tecnologia;
un accordo di licensing non richiede tempi lunghi di collaborazione con la
controparte. Se, infatti, la concessione/acquisizione della licenza dovesse
divenire vantaggiosa per entrambi, può durare anche per molti anni, e
portare anche a forme di collaborazione più strette tra le imprese;
in caso contrario, c’è sempre una possibilità di terminare l’accordo,
potendo sfruttare in altro modo la tecnologia per il resto della sua vita utile;
il proprietario della tecnologia concessa in licenza mantiene ancora la
proprietà ed alcuni diritti di controllo su tale tecnologia;
la possibilità di licensing fornisce anche un’opportunità per sviluppare
tecnologie non strettamente appartenenti al core business dell’inventore.
Quali svantaggi economici dal licensing?

Vi sono tuttavia anche alcuni svantaggi:
il proprietario perde una parte dei diritti sulla tecnologia concessa in
licenza (il diritto d’uso, ma non solo);
il licenziatario può cadere in uno dei casi (ad esempio fallimento, stretta
sui mezzi finanziari, problemi ambientali) che impediscono l’uso della
licenza ma – contemporaneamente – mantengono inalterati i diritti del
licenziatario;
vi possono essere in alcuni casi costi amministrativi molto elevati (ad
esempio, il licenziatario non paga);
se l’accordo è male definito, potrebbe concedere – in pratica – maggiori
diritti di quelli previsti originariamente;
il licenziatario potrebbe avvantaggiarsi della buona conoscenza acquisita
della tecnologia e ‘bypassare’ l’uso di tale tecnologia, o migliorarla divetando
un concorrente.
Fattori che influenzano la cessione di licenze
1.
Possibilità di conseguire introiti commisurati all’effettivo valore della
tecnologia.
2.
Possibilità di sfruttare meglio la scala o i processi produttivi, o l’accesso
ai mercati del capitale.
3.
Possibilità di entrare in nuovi mercati geografici o mercati-prodotto
altrimenti irraggiungibili.
4.
Acquisizione di informazioni su tali nuovi mercati.
5.
Rafforzamento della posizione sul mercato.
5
Fattori che influenzano l’acquisizione di licenze
1.
Possibilità di migliorare i processi produttivi, la produzione o i margini
attraverso l’uso della tecnologia.
2.
Possibilità di ampliare il giro di affari
3.
Possibilità di affacciarsi su nuovi mercati in tempi abbastanza brevi, con
investimenti e rischi più contenuti
4.
Possibilità di una cooperazione tra imprese, che può crescere nel tempo e
portare vantaggi reciproci non solo dal punto di vista industriale e di
mercato, ma anche dal punto di vista della crescita interna
7
Il valore della licenza per il licenziatario
Il valore della licenza è rappresentato dal valore attuale dei benefici economici di
sfruttamento della proprietà intellettuale meno i costi di gestione dell’accordo
(incluso il pagamento delle royalties). Anche il licensee potrà utilizzare, quale
base della propria decisione un modello basato sui flussi di cassa.
Flussi di cassa positivi
Fatturato netto derivante dalle vendite
dei prodotti legati alla proprietà
intellettuale
Incremento del fatturato legato alla
vendita dei prodotti tradizionalmente
commercializzati
Eventuali incassi per la sub-licenza
della proprietà intellettuale
Flussi di cassa negativi
Royalties e somme da corrispondere
per lo sfruttamento della proprietà
intellettuale
Costi di produzione e di marketing
per collocare sul mercato i prodotti
legati alla proprietà intellettuale
Costi
relativi
ad
eventuali
contenziosi per proteggere la
proprietà intellettuale
14
Il valore della licenza per il licenziante
E’ rappresentato dal valore attuale dei compensi futuri meno il valore attuale dei
costi per la gestione dell’accordo, in cui, per valore attuale, si intende il risultato
del procedimento matematico di attualizzazione che permette di conoscere il
valore, ad oggi, di somme che si renderanno disponibili in futuro.
Flussi di cassa positivi
Anticipi di pagamenti
Flussi di cassa negativi
I costi relativi al perfezionamento della
proprietà intellettuale (R&S per i
brevetti e i know-how)
Pagamenti relativi al raggiungimento di
livelli significativi di sviluppo, come ad
esempio, definiti volumi di vendita
Costi di amministrazione contabilità
della gestione della licenza
Royalties
Costi relativi ad eventuali contenziosi
per proteggere la proprietà intellettuale
13
Le royalties e il contratto di licensing

•
Dal punto di vista economico, i vantaggi (o gli svantaggi) legati alla
conclusione di un contratto di licensing di tecnologia sono legati
essenzialmente alla definizione delle condizioni economiche di cessione della
licenza.
Essenzialmente, le modalità di definizione di tali corrispettivi possono essere
ricondotte a tre differenti strutture:
– in quota fissa: il corrispettivo per lo sfruttamento della proprietà
intellettuale consiste nel versamento di una somma fissa.
– in quota fissa e variabile: il corrispettivo è costituito da una parte fissa e da
una parte variabile, pagata dal licenziante in proporzione ai volumi
realizzati.
– royalties: il corrispettivo è interamente variabile ed è solitamente calcolato
come una percentuale di un valore contabile (fatturato, ricavi lordi,ricavi
netti,margine di contribuzione,…).
Corrispettivi per la cessione della licenza
in quota fissa
• Il corrispettivo è una somma una tantum, il cui versamento può essere
previsto in una unica soluzione alla sottoscrizione del contratto, oppure in
più tranche nel corso della vigenza del contratto.
• Elimina ogni incertezza per il licenziante in merito all’entità degli introiti
generati dall’attività di licensing. Il corrispettivo è infatti completamente
indipendente dall’efficienza del licenziatario e dal suo volume di vendita.
• Il corrispettivo deve comunque essere stabilito anche in funzione delle
previsioni delle vendite del licensee. Pertanto tale metodologia è utilmente
adottata nei contratti di licensing che coinvolgono mercati con vendite
facilmente prevedibili o contratti di breve durata: un ridotto orizzonte
temporale riduce il margine di incertezza della previsione.
• I flussi informativi tra le parti sono sostanzialmente nulli. Il licensor non
acquisisce alcuna informazione sui volumi venduti e sul fatturato generato
dalla proprietà intellettuale.
22
Corrispettivi per la cessione della licenza
in quota fissa e variabile
La componente fissa del corrispettivo può essere composta da una somma
minima garantita, che assicura al licenziante sia un reddito base
indipendente dalla performance del licenziatario, sia un reddito ulteriore in
funzione delle vendite.
La quota fissa è una forma di garanzia, che tutela il licenziante nel caso di
risultati insoddisfacenti da parte del licenziatario. E’ opportuno che il
licenziante verifichi che tale somma copra i costi direttamente imputabili
alla tecnologia oggetto di licenza.
Attraverso la parte variabile del corrispettivo, il licensor, senza sostenere
alcun costo, ottiene dati e informazioni relative al mercato di utilizzo della
tecnologia, che risultano di estrema importanza per il miglior sfruttamento
economico della stessa.
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Corrispettivi per la cessione della licenza:
royalties
La royalty può essere calcolata in vari modi, tra cui:
percentuale sul fatturato lordo
percentuale sul fatturato netto
importo fisso per unità di prodotto, oppure combinazioni di queste
forme
E’ importante considerare che:
Il flusso di royalties è commisurato al risultato ottenuto dal licensee, e
dipende anche dall’efficienza di quest’ultimo. Pertanto è necessario che
il licensee sia in grado di valorizzare opportunamente la proprietà
intellettuale. Royalty rates decrescenti al crescere dei volumi di vendita
possono incentivare l’efficienza del licensee.
• Entrambe le parti devono prevedere i ricavi e i costi legati alla licenza
con il maggior grado di accuratezza possibile, in modo da gestire il più
efficacemente possibile la contrattazione.
• L’utilizzo delle royalties comporta significativi e dettagliati scambi
informativi tra le parti.
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Determinazione del corretto tasso di
royalties:
il metodo analitico (finanziario)
Quale forma di corrispettivo è ottimale?
La royalty ottimale da determinare in un accordo di licenza – secondo il metodo
finanziario – è quella che permette al licenziante di avere un equo tasso di
rendimento sul capitale investito per la tecnologia.
Deve considerare perlomeno i seguenti fattori:
• i tassi di rendimento da attività alternative (utilizzo in proprio della
tecnologia);
• il valore della tecnologia (calcolata solitamente con il metodo finanziario);
• la quantità di investimenti necessari per commercializzare la tecnologia;
• i rischi legati all’investimento.
Come calcolare la royalty corretta?
La definizione della percentuale di royalty dipende da numerose variabili:
1.
Caratteristiche della tecnologia data in licenza, con particolare
riferimento alla capacità innovativa e alle potenzialità
2.
Esclusività o meno della licenza, sulla tecnologia, sul prodotto e/o sul
territorio; esistenza di sub-licenze
3.
Durata del contratto
4.
Possibilità che l’utilizzo della licenza si rifletta positivamente su altre aree
di business del licensee
5.
Esistenza di licenze ‘concorrenti’
6.
Durata prevista del ciclo di vita del prodotto realizzato attraverso la
tecnologia.
7.
L’importanza che la tecnologia riveste nel prodotto o servizio
8.
Settore di appartenenza
28
I metodi per il calcolo della royalty ottimale
Vi sono due metodi generali per determinare il corretto tasso di royalty da
inserire in un accordo per la cessione in licensing di una tecnologia:
1.
2.
Il primo è il metodo analitico. Partendo dal valore della tecnologia,
calcolato con il metodo finanziario sia per il licenziante che per il
licenziatario, cerca di calcolare il tasso più corretto che risponde alle
esigenze di entrambe le parti:
•
da un lato, quella di avere un buon tasso di rendimento dalla cessione
in licenza della tecnologia;
•
dall’altro, quella di ottenere un flusso di profitti operativi elevato,
anche al netto del pagamento delle royalties;
Il secondo è il metodo sintetico. Il valore della royalty corretta da applicare
è desunto da valori di mercato (approccio di mercato): si utilizzano a questo
proposito valori per transazioni comparabili,o royalties medie di settore.
Un esempio di applicazione del metodo
analitico, dal punto di vista del licenziante
Ipotesi :
• Cessione mediante licensing di un brevetto tecnologico
• Durata quinquennale del contratto
• Non è prevista alcuna lump-sum e le royalties sono in misura del 10% dei
ricavi conseguiti dal licensee
• Il licensor è il soggetto tenuto contrattualmente ad accollarsi i costi di
eventuali contenziosi. Si ipotizza che tali costi si manifestino nel corso del
quarto anno
• Tassazione al 40%
• WACC 10% (Weighted Average Cost of Capital), fattore di sconto che
identifica il rischio complessivo.
15
Il valore della licenza per il licenziante (1)
Valori prospettici
Anni
1
2
3
4
5
Ricavi da royalties
100
300
500
700
1.000
Costi di gestione del contratto
20
10
10
15
5
Margine operativo
80
290
490
685
995
Utile al netto delle imposte
48
174
294
411
597
Ammortamenti
5
5
5
5
5
Flusso di cassa lordo
43
169
289
406
592
17
Il valore della licenza per il licenziante (2)
Anni
Valori prospettici
1
2
3
4
5
43
169
289
406
592
Δ Working capital
-10
-12
-15
-20
-15
CAPEX (Investimenti)
-20
-10
-10
-5
-5
Flusso di cassa netto
13
147
264
381
572
0,91
0,83
0,75
0,68
0,62
Valore Attuale Netto
12
122
198
260
355
Complessivo
947
Tasso di sconto (WACC) 10%
18
Un esempio di applicazione del metodo
analitico, dal punto di vista del licenziante
Ipotesi:
• Acquisizione mediante licensing di un brevetto tecnologico
• Espansione indipendente su un nuovo mercato
• Quota di mercato potenzialmente raggiungibile: 10 milioni di euro
• Durata quinquennale del contratto
• Non è prevista alcuna lump-sum e le royalties sono in misura del 10% dei
ricavi conseguiti dal licensee
• Tassazione al 40%
• WACC 8% (Weighted Average Cost of Capital)
16
Il valore della licenza per il licenziatario
Valori prospettici
Anni
1
2
3
4
5
1.000
3.000
5.000
7.000
10.000
Costi per la licenza
100
300
500
700
1.000
Altri costi operativi
700
700
800
1.300
2.000
Margine operativo
200
2.000
3.700
5.000
7.000
Utile al netto delle imposte
120
1.200
2.220
3.000
4.200
Ammortamenti
120
120
120
120
120
0
1.080
2.100
2.880
4.080
Ricavi di vendita
19
Quale valore della licenza per il licenziatario? (2)
Anni
Valori prospettici
1
2
3
4
5
-130
552
1.365
1.608
1.860
Δ Working capital
-130
-100
-100
-150
-150
CAPEX (Investimenti)
-2.200
-600
-400
-120
-120
Flusso di cassa netto
-2.330
380
1.600
2.610
3.810
0,91
0,83
0,75
0,68
0,62
-2.118
314
1.202
1.783
2.366
Complessivo
3.547
Tasso di sconto (WACC) 10%
20
Conclusioni sull’applicazione
del metodo analitico
• L’esempio mostra come l’applicazione, in questo caso, di una royalty
pari al 10% non sia ottimale per il licenziante, che ottiene un valore netto
della licenza molto più basso di quello del licenziatario.
• Potrebbe pertanto aumentare il tasso di royalty, senza che per questo il
licenziatario abbia un disincentivo a concludere il contratto di licenza.
• Tuttavia, per operare correttamente in questo modo, occorrerebbe che
il licenziante conoscesse esattamente le prospettive di business del
licenziante, il che è piuttosto difficile.
Determinazione del corretto tasso di royalties:
i metodi sintetici
(le transazioni comparabili,
le royalties medie di settore,
la regola del 25%)
Il metodo sintetico:
le royalty di transazioni comparabili e di settore
• In alternativa al metodo analitico, o come metodo complementare nel
caso venga deciso un utilizzo congiunto dei due metodi, si può utilizzare
il metodo delle royalty di transazioni comparabili.
• Il tasso di royalty ottimale per il contratto di licensing di tecnologia è
quello prevalente sul mercato, o che si è verificato in casi simili.
L’applicazione di questo metodo, solitamente, restituisce un valore
intervallare delle royalties.
• Si ha qui la difficoltà di reperire transazioni che siano effettivamente
comparabili: vengono allora in aiuto i cosiddetti royalties books, che –
almeno per gli USA – raccolgono dati sulle royalties medie di settore.
Royalties medie nei principali settori (2)
Settore
Media del settore
Autotrasporti
4,7 %
Chimica
4,7 %
Computer-hardware
5,2 %
Computer-software
10,5 %
Elettronica
4,3 %
Alimentari
2,9 %
Fonte: Letteratura specializzata Americana
30
Royalties medie nei principali settori (2)
Settore
Media del settore
Beni di consumo
5,5 %
Internet
11,7 %
Prodotti sanitari
5,8 %
Meccanica
5,2 %
Farmaceutica e biotecnologie
7%
Semiconduttori
4,6 %
Telecomunicazioni
5,3 %
31
Una distribuzione di frequenza
delle royalties per il licensing
Nella prassi, le royalties contenute negli accordi di licensing sono comprese in
un intervallo che va da un minimo dell’1% ad un massimo del 20%; come mostra
il grafico, la maggior parte degli accordi prevede tuttavia un tasso di royalty
inferiore al 10%.
32
La regola del 25%
• Una regola molto semplice per la determinazione delle royalties, anche
se del tutto empirica, è la cosiddetta regola del 25%.
• Essa determina il tasso di royalties calcolando, dapprima, il livello dei
profitti attesi del licenziatario per il prodotto che contiene la tecnologia
oggetto della licenza. In seguito, determina il tasso di profitto in
rapporto alle vendite nette, e ne calcola il 25%, che risulta il tasso di
royalties.
• La teoria sottostante a questa regola empirica è quella secondo cui il
licenziante e il licenziatario devono spartirsi i profitti relativi ai prodotti
che contengono la tecnologia oggetto di licenza.
•Nel nostro esempio precedente, il tasso medio di profitto atteso per il
licenziatario nei cinque anni del contratto è pari al 36% delle vendite;
prendendo il 25% di tale tasso, si ottiene una royalty del 9%.
Un esempio di determinazione delle royalties
in un contratto di licensing di tecnologia
Il caso ‘Dermapulse’
Immaginiamo che vi sia una nuova tecnologia brevettata, chiamata ‘Pulsing
Transdermal Drug Delivery System’ (PTDDS), che rappresenta un sistema di
trasmissione di medicinali nei vasi sanguigni per via transdermica.
Questo sistema, coperto da brevetto, è contenuto in un apparecchio, a forma
appuntita, chiamato ‘Dermapulse’, che – sfruttando impulsi a microonde di bassa
intensità – mette in movimento le molecole dell’epidermide e le pareti delle vene,
che allargano lo spazio tra di loro e permettono il passaggio della terapia medica
attraverso un flusso di ossigeno compresso.
Vantaggi del ‘Dermapulse’ sono l’eliminazione dei sistemi tradizionali di
iniezione, e l’eliminazione di aghi che potrebbero essere contaminati; eliminazione
della necessità di fare iniezioni, particolarmente importanti per alcuni tipi di
pazienti (emofiliaci); il miglioramento del dosaggio; l’eliminazione della necessità
di fare la soluzione del medicinale prima dell’iniezione, ed altri vantaggi ancora.
Lo svantaggio principale del ‘Dermapulse’ è che può trasmettere solo fino ad un
massimo di 10 cc di medicinale (soluzione equivalente). Il prodotto concorrente
del ‘Dermapulse’ è costituito, ovviamente, dalle siringhe tradizionali.
Il caso ‘Dermapulse’ - 2
L’azienda produttrice, Pharmer S.p.A., intende focalizzarsi su altri prodotti e ha
deciso di concedere in licenza la tecnologia contenuta nel ‘Dermapulse’ ad altri
produttori.
L’azienda rende noto che, nel 2007 (dati provvisori) i margini lordi relativi alla
linea di prodotto ‘Dermapulse’ erano pari a 42 milioni di euro, a fronte di vendite
per 105 milioni di euro, pari ad un margine di profitto lordo del 40%. Gli utili
netti della Pharmer, relativi al ‘Dermapulse’, erano pari a 25,2 milioni di euro, con
un margine di profitto netto del 24%. Il capitale investito in proprietà intellettuale
era pari a 126 milioni di euro, con un tasso di rendimento del capitale investito
pari al 20%. Il capitale investito in immobilizzazioni materiali era pari a 100
milioni di euro, mentre il capitale circolante netto era pari a 26 milioni di euro.
Questa performance finanziaria è stata lievemente minore di quella della divisione
in cui il prodotto è realizzato (Pharmer Medical Division), che ha fatto registrare
un margine lordo pari al 36% e un margine netto pari al 21,6%.
Il contributo economico della tecnologia
per il prodotto ‘Dermapulse’
Per determinare un corretto tasso di royalty, la prima fase è quella di isolare i
benefici economici attribuiti alla tecnologia PTDDS all’interno del prodotto
‘Dermapulse’, dividendo i profitti conseguiti per la remunerazione degli
investimenti materiali, del capitale circolante netto (la cassa), degli investimenti
immateriali (la tecnologia PTDDS).
Un’analisi finanziaria dei flussi di profitto, e dei tassi di rendimento richiesti per
ciascun tipo di asset, ha permesso di evidenziare che i profitti possono essere così
suddivisi:
Categoria di beni
Capitale investito
Profitti per categoria
Profitti
(% delle vendite)
Capitale circolante
netto
26
1.27
1
Immobilizzazioni
materiali
100
13.72
13
Immobilizzazioni
immateriali
126
27.00
26
TOTALE
252
42
40%
per il prodotto ‘Dermapulse’ - 2
Si è quindi determinato che la Pharmer ha un rendimento del 26% sulle vendite dovuto alla
proprietà intellettuale. Per capire quanto di questo profitto sia dovuto al PTDDS utilizzato
nel ‘Dermapulse’, occorre studiare l’andamento finanziario di altre società operanti nello
stesso settore, che possiedano altre tecnologie brevettate.
Se il valore di Pharmer risultasse più elevato, ciò vorrebbe dire che c’è un profitto
addizionale collegato al PTDDS, ed è quindi stato isolato il profitto incrementale della
singola tecnologia. Ripetendo l’analisi precedente, ipotetici concorrenti mostrano i seguenti
valori:
Società
Profitti per proprietà intellettuale (%)
Becton S.p.A. (produttore, possiede IP)
10,8
Biolase Tech, Ltd (produttore, possiede IP)
7,3
CONMED S.p.A. (produttore, possiede IP)
13,2
Distrifarma S.r.l. (distributore, non possiede IP)
1,5
Pharmix AG (produttore, possiede IP)
18,9
Media
10,3
Media (senza Distrifarma)
12,6
per il prodotto ‘Dermapulse’ - 3
Dall’analisi della tabella precedente, si può vedere che una società in particolare, Distrifarma,
ha un profitto molto basso per la proprietà intellettuale; essendo un distributore, è altamente
probabile che esso possieda solo piccoli brevetti relativi al processo, ma non certamente alla
produzione.
Pertanto, è possibile prendere a riferimento tale valore per identificare, perlomeno in via
approssimata, il valore della tecnologia PTDDS, che sarà quindi pari a:
Profitto di Pharmer su proprietà intellettuale
26%
Profitto di Distrifarma
1,5%
Profitto della tecnologia PTDDS
24,5%
Pertanto, l’analisi finanziaria mostra come un corretto tasso di royalties per la
tecnologia PTDDS contenuta in ‘Dermapulse’ possa essere superiore al 20% delle
vendite. Sebbene i risultati non possano essere considerati definitiv, supportano
l’evidenza che per la licenza di PTDDS possa essere richiesta una royalty
piuttosto elevata.
L’analisi di mercato
Non ci si può tuttavia fermare qui: un metodo di controllo importante è quello
riferibile all’analisi di transazioni di mercato per tecnologie simili. Ricordiamo
comunque la cautela nell’analisi di tali transazioni, per verificarne effettivamente
la loro comparabilità.
Ipotizziamo che siano conosciute le seguenti transazioni:
Licenziante
Licenziatario
Tecnologia
Royalty rate
Surgidyne
Baxter
Sistemi per autotrasfusione
20% fino a 2 milioni, poi 7%
Pharchem
Diagnostica per immagini
5 milioni € upfront
Sea Diagnostics
Test diagnostici
300.000 € upfront, poi 6%
TRC
Test mammografici
€ 500.000/anno per tre anni
Futura
Filtri microorganici
€ 370.000 e 4% royalty
Trilling
LillyMed
Prodotti watergel
5% royalty
Corvas
Johnson
Prodotti diagnostici
€ 500.000 e 10% royalty
Immunomedics
DDI
Fischer
Human Medical
L’analisi di mercato - 2
Dall’analisi delle transazioni precedenti, che – per quanto possibile – si riferiscono
alla stessa categoria di prodotti di ‘Dermapulse’, rileviamo come:
• l’intervallo di valori per le royalty sia compreso tra 4% e 10%;
• l’intervallo di valori per le upfront fees sia compreso tra 300.000 e 500.000 € in
presenza di royalty, e fino a 5 milioni in assenza di royalty.
Data la capacità di PTDDS di conseguire profitti più alti della media, come
dimostrato dall’analisi finanziaria, un possibile intervallo di royalties potrebbe
essere compreso tra 7% e 10%, con un upfront fee di 300.000-500.000 €.
Occorre inoltre considerare che:
• l’analisi finanziaria porta a tassi più elevati, ma non è detto che essi siano
accettati dal mercato;
• i valori di mercato sono sicuramente approssimati per la non completa
comparabilità con la tecnologia oggetto di licenza.
Valutazione economica della tecnologia
in casi di contraffazione e contenzioso
Licensing e tutela della proprietà intellettuale
Il contratto di licensing rappresenta un investimento sia per il licenziatario che per il
licenziante. Il valore di questo investimento deve essere tutelato adeguatamente, in
particolare nei confronti della contraffazione.
Sotto questo profilo, la recente Direttiva Europea n.48 del 2004 consente una migliore
tutela della proprietà intellettuale.
L’articolo 13 individua due approcci per la valutazione del danno tra loro alternativi:
•
il primo considera tutte le ‘conseguenze economiche negative’ dell’attività
illecita e quindi il mancato guadagno del titolare del diritto nonchè i benefici
realizzati dall’autore della violazione;
•
il secondo si basa sul royalty rate ’virtuale’ applicabile nel caso in questione,
cioè sulla percentuale di royalty che sarebbe stata richiesta per concedere la
licenza (‘prezzo del consenso’).
Analogamente, l’articolo 125 del Codice italiano della Proprietà Intellettuale prevede che il
“lucro cessante [sia] valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in
violazione del diritto e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare
qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto”.
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I metodi analitici: i profitti dell’infringer
e l’analisi differenziale (but-for)
• Il primo metodo per la determinazione del lucro cessante consiste nella esatta
determinazione degli utili conseguiti dal contraffattore (infringer’s profit).
Questo è un metodo contabile, la cui difficoltà di applicazione è spesso
determinata dalla mancanza di disponibilità dei dati necessari.
• Un secondo metodo analitico è dato dal lucro cessante derivante dai mancati
profitti conseguiti dal proprietario, calcolati attraverso l’analisi differenziale
(detta anche but-for analysis). In questo caso, i mancati profitti sono ricostruiti
mettendo a confronto due situazioni, una reale (quella che si è effettivamente
verificata sul mercato) ed una teorica, controfattuale, che rappresenta la
situazione che si sarebbe verificata sul mercato in assenza di danno
• Questo è un metodo utile, ma che presenta molte difficoltà nel reperimento dei
dati e nella corretta costruzione della situazione controfattuale. Non è pertanto
sempre utilizzabile.
Il metodo sintetico: le royalties di mercato
Per le difficoltà di stima attraverso i metodi analitici, il metodo sintetico basato sul
“prezzo del consenso”, cioè sulle royalties di mercato, risulta molto importante nei
casi di sfruttamento abusivo della proprietà intellettuale.
“L’autorità giudiziaria può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in
base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto
essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto
l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione”.
Il risarcimento del danno può pertanto essere stimato, per via sintetica, applicando
un metodo finanziario, scontando (o capitalizzando) i flussi di royalties che
l’azienda avrebbe ricevuto, per tutto il periodo in cui il danno si è effettivamente
protratto.
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Quantificazione del danno in caso di sfruttamento
abusivo della proprietà intellettuale
Il secondo metodo è molto importante nei casi di sfruttamento abusivo della
proprietà intellettuale, poiché risulta molto spesso complicato stimare il danno per
via analitica.
“L’autorità giudiziaria può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in
base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto
essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto
l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione”.
Pertanto, in caso di contenzioso, un licenziante potrà dimostrare in modo
inequivocabile il pregiudizio subito evidenziando il royalty rate richiesto al
licenziatario.
Il contratto di licensing quindi può costituire un valido strumento anche in caso si
renda necessaria una quantificazione del danno alla proprietà intellettuale.
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D&P, fondata nel maggio 2004 da Maurizio Dallocchio e Luigi Prosperetti, è una società
specializzata nell’offerta di servizi di analisi economica, finanziaria e quantitativa a
supporto del contenzioso, giudiziario ed arbitrale, in campo civile, nonché nel corso di
procedimenti antitrust e regolamentari.
Nella loro esperienza professionale, i fondatori di D&P hanno maturato notevoli
competenze nella forensic economics and finance, partecipando – con memorie e
testimonianze – a numerosi procedimenti, nazionali ed internazionali, assistendo tra gli
altri: Aem, Allianz Subalpina, Alstom, ANIA, Arner Corporate Finance, Auchan, Berchi
Group, BPU, Callia, Corio Italia, Credit Suisse, Deutsche Bank, Eds, Ing, EGL Italia,
Glaxo, Hyatt, Italtel, JP Morgan, Magic, Mars, Merck, Passavant Impianti, Project
Automation, Ras, Reconta Ernst & Young, Rezia Energia Italia, RFI, Rolex, Salomon
Smith Barney, Seat Pagine Gialle, Sitcom, Sky Italia, Stanley International Betting,
Telecom Italia, Telepiù, Tim, Unicredito Italiano, Unipol,
e collaborando con: Allen & Overy; Bonelli Erede Pappalardo; Bricola; Collodel Leone
Ligi Queirolo; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Clifford Chance; De Berti Jacchia;
DLA Piper; Freshfields Bruckhaus Deringer; Frignani; Ghidini; Janni Fauda; Jaeger;
La Scala; Libonati; Magelli; Mariconda; NCTM; Norton Rose; Pavia & Ansaldo; Pavesi
Gitti Verzoni; Roma Lepri; Stortoni; Tonucci; Tosato; Ughi Nunziante; VBLex.
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Via Francesco Sforza, 43 - 20122 Milano - Via dei Bossi, 6 - 20121 Milano
Tel. (39) 02.55.19.60.91 - fax. (39) 02.54.13.11.35
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