come procedere - Università degli Studi di Udine

Brevettare con l'Università: come procedere
La proposta
Se si è scelto di proporre la tutela brevettuale a nome dell'Ateneo, bisogna sottoporre la proposta alla
valutazione della Commissione Tecnica Brevetti (CTB). A tal fine occorre produrre la seguente
documentazione:
→ Proposta di liberatoria/contratto di cessione dei risultati della ricerca da tutelare, redatto sui modelli
predisposti dalla CTB in relazione alle seguenti ipotesi: A. ricerca libera personale strutturato; B. ricerca
libera personale non strutturato; C ricerca finanziata personale strutturato; D. ricerca finanziata
personale non strutturato. Con questi contratti l’inventore si impegna a:
- accettare le condizioni del Regolamento per quanto attiene il trattamento economico;
- sottoscrivere o perfezionare qualsiasi documento o atto che possa essere necessario per il deposito
della domanda di brevetto e per tutte le successive pratiche;
- non divulgare il contenuto della domanda di brevetto per il tempo di riservatezza previsto dalla
normativa vigente;
- favorire l’individuazione di opportunità di sfruttamento commerciale del brevetto;
- trasferire ogni informazione, compreso il know how collegato al brevetto, che dovesse essere
richiesta dall'acquirente o dal licenziatario o utile nella negoziazione per la cessione o licenza dei
diritti di sfruttamento del brevetto;
- partecipare alle spese (v. oltre).
Nel caso di proposte relative a risultati conseguiti da più di un soggetto, ciascuno dovrà produrre la
liberatoria o il contratto di cessione del caso.
→ Proposta di tutela, redatta sul modello predisposto dalla Commissione stessa, in cui vanno fornite tutte
le informazioni utili a valutare l'opportunità di procedere al deposito a nome dell'Ateneo. Questo
documento va firmato da tutti i proponenti ed accompagnato dal curriculum scientifico di ciascuno.
→ Commento analitico sull'esito della ricerca di anteriorità effettuata tramite il servizio PatLib (v. oltre);
Dopo l'approvazione da parte della Commissione Tecnica Brevetti
Una volta che la CTB avrà autorizzato il deposito della domanda di tutela, verrà scelto il consulente in
proprietà industriale (mandatario) cui affidare la pratica ed al quale gli inventori dovranno fornire tutti i
documenti e le informazioni necessarie per la stesura del testo brevettuale e per tutti gli atti necessari.
Gli inventori sono inoltre tenuti, anche nel loro interesse, a collaborare con l'Ufficio Trasferimento
Tecnologico all'individuazione delle opportunità e delle strategie di sfruttamento economico del brevetto. Le
conseguenti decisioni in termini di condizioni contrattuali di sfruttamento del titolo, estensione, mantenimento
ed abbandono del brevetto saranno prese via via dalla CTB, sentiti gli inventori.
Partecipazione alle spese
È richiesta dal vigente regolamento a titolo di anticipazione, nel senso che il contributo versato
all'Amministrazione sarà restituito non appena lo sfruttamento del brevetto avrà consentito la copertura delle
spese.
La partecipazione alle spese per il deposito della domanda di brevetto in Italia è fissata nel limite del 10%.
Successivamente, al termine di ciascun anno, sarà richiesta la contribuzione alle spese di gestione del
brevetto (tasse di mantenimento, estensione internazionale, azioni ufficiali, abbandono…). La quota a carico
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Ripartizione Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico
Tel. +39 (0)432 556378/81/84 - Fax +39 (0)432 556299 - E-mail [email protected]
degli inventori è determinata dal CTB sulla base di una matrice (allegato 1 del regolamento) che tiene conto:
A.
B.
dell'importanza, ai fini del rifiuto della concessione del brevetto, dei documenti anteriori reperiti;
della "distanza" dall'effettivo accesso al mercato, così graduata:
1. Contratto di cessione, licenza o opzione già sottoscritto o almeno definito con oneri a carico del
licenziatario;
2. Proposta di contratto di opzione con oneri a carico del licenziatario o trattativa in corso per
contratti di cessione o licenza;
3. Documentate manifestazioni di interesse da parte di aziende;
4. Nessun contatto con aziende o manifestazione di interesse.
Il significato di tutto ciò è che l'Ateneo è interessato a tutelare trovati validi ed utili al sistema produttivo, che
non rappresentino un costo aggiuntivo, ma piuttosto un'opportunità di acquisire nuovi fondi per la ricerca e la
valorizzazione dei risultati. E' importante quindi che la proposta di tutela a nome dell'Ateneo sia avanzata
nella convinzione della sua validità e sostenibilità e che il trovato sia di interesse per il mercato. È bene
valutare molto attentamente questo aspetto fin dal momento in cui la ricerca inizia a dare risultati
"applicabili". A tal fine, oltre che per verificare che il proprio trovato non sia anticipato da altri brevetti o in
letteratura, è importante effettuare una ricerca delle anteriorità, come quella richiesta dal Regolamento ed
eseguita gratutitamente da PatLib.
La ricerca delle anteriorità
È sicuramente un passo che va compiuto presto e non solo perché richiesto dal Regolamento brevetti. Si
tratta infatti di una prassi utile non solo in vista di un brevetto, ma anche quando si imposta una ricerca che
può portare risultati "applicabili", indipendentemente dall'interesse a tutelarli.
L'analisi delle anteriorità consente infatti di:
→ definire meglio i contenuti delle rivendicazioni (cioè del contenuto protetto del brevetto opponibile a
terzi);
→ evitare conflitti con brevetti di terzi (di cui si potrebbero utilizzare i risultati protetti senza sapere che sono
tali);
→ utilizzare al meglio il patrimonio di conoscenze della letteratura brevettuale;
→ ottimizzare gli sforzi ed i fondi dedicati alla ricerca.
Il servizio di analisi della anteriorità, in alternativa agli studi brevettuali, è reso gratuitamente dal Centro
PatLib Friuli Venezia Giulia, gestito da Area Science Park, e accessibile, previo appuntamento, anche
presso l’Ufficio di Trasferimento Tecnologico dell’Università di Udine.
Quanto costa un brevetto?
È molto difficile fornire delle cifre perché i costi dipendono da molte variabili: numero di pagine e tavole del
brevetto stesso, parcelle del consulente, paesi in cui si richiede l'estensione, eventuali osservazioni e
contestazioni degli esaminatori, revisioni delle rivendicazioni in fase di estensione.
A titolo indicativo si può dire che un primo deposito in Italia costa intorno ai 3.500/5.000 Euro.
I costi delle estensioni internazionali sono decisamente più significativi, ma dilazionati nel tempo, con un
picco tra terzo e quarto anno.
Il costo complessivo per i primi 5 anni di vita di un brevetto con un'ampia estensione internazionale non sarà
mai inferiore a 40.000 Euro. Ma si tratta di spese che in linea di massima Ateneo ed inventori non
dovrebbero mai trovarsi ad affrontare: lo sfruttamento economico del brevetto, o comunque la copertura
delle spese da parte di un soggetto interessato, deve iniziare prima. Se ciò non avviene significa che
l'accesso al mercato è troppo difficile, se non impossibile, e si dovrà valutare l'abbandono del brevetto.
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