Vademecum sulla commercializzazione dei beni immateriali negli

Istituto nazionale per il Commercio Estero
Vademecum sulla commercializzazione
dei beni immateriali negli USA:
gli accordi NDA come strumento di
tutela nelle fasi di contrattazione
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Vademecum sulla commercializzazione
dei beni immateriali negli USA:
gli accordi NDA come strumento di
tutela nelle fasi di contrattazione
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Febbraio 2010
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Il mercato statunitense è particolarmente dinamico in materia di tutela e
valorizzazione dei beni immateriali, dove gli avanzamenti tecnologici sono
considerati veicoli commerciali.
Al fine di promuovere le innovazioni, negli Stati Uniti vengono organizzati degli
appositi fora, intesi come borse dei brevetti, che consentono ai promotori delle
ricerche di presentare anticipazioni su prodotti innovativi in fase di sviluppo
a società interessate alla loro successiva applicazione industriale e messa in
commercio.
Nel corso di queste manifestazioni, è possibile verificare se vi sia un reale riscontro
da parte di potenziali investitori sulla novità che si intende commercializzare, se
questa possa avere un’applicazione pratica ed i margini entro i quali sia possibile
trasferire i diritti patrimoniali e di sfruttamento dell’invenzione.
In questo scenario, la pubblicazione del “Vademecun sulla commercializzazione
dei beni immateriali negli USA: gli accordi NDA come strumento di tutela nelle fasi
di contrattazione,” a cura dell’IPR Desk di New York, si prefigge proprio lo scopo
di delineare i tratti essenziali che caratterizzano gli accordi di non divulgazione
(NDA–Non Disclosure Agreements) nell’ambito degli scambi commerciali e
tecnologici negli USA tra le controparti italiane e quelle statunitensi.
L’obiettivo principale del vademecum è quello di richiamare l’attenzione degli
operatori italiani che hanno iniziato ad avvicinarsi a questo tipo di eventi e di
informarli sugli accorgimenti giuridici da mettere in atto in via preliminare, per
garantire il successo delle operazioni di scambio. Nella guida, infatti, sono presenti
tutta una serie di informazioni che riguardano le modalità di presentazione e di
promozione relative alle anticipazioni su attività inventive, per testare l’interesse
del mondo produttivo, nonché l’utilizzo di strumenti ad hoc, quali gli accordi
di segretezza o confidenzialità come gli NDAs, che consentono di esibire in
anteprima i frutti del proprio lavoro inventivo durante le fasi di contrattazione,
tutelandone la titolarità.
Infine, buona pratica da parte delle aziende italiane sarebbe quella di ricorrere
sempre allo strumento dell’accordo NDA, di cui si riporta un modello a titolo
esemplificativo all’interno del vademecum, laddove le trattative preliminari
con le controparti statunitensi prevedano la divulgazione di aspetti strategici
dell’attività inventiva collegata al business.
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INDICE
Pag.
Introduzione........................................................................................................... 8
1. La promozione dei beni immateriali.......................................................... 10
I fora per la promozione e lo scambio dei beni
immateriali negli USA......................................................................................... 12
MODELLO 1: Le informazioni divulgabili per promuovere
un bene immateriale........................................................................................... 13
2. Gli accordi NDA per la tutela delle informazioni
sensibili durante le contrattazioni......................................................... 14
MODELLO 2: Accordo NDA o di mutua riservatezza
in lingua italiana................................................................................................. 18
MODEL 2: Accordo NDA o di mutua riservatezza
in lingua inglese.................................................................................................. 20
Misure addizionali: avvertenze alle aziende..................................................... 22
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INTRODUZIONE
La competitività e il successo di una nazione vengono sempre di più misurati non
solo in base all’export di “prodotti” ma anche per le conoscenze e per il know-how
che un paese ha da offrire e che può valorizzare in termini economici. A questo
proposito i beni immateriali ed in particolare i brevetti, intesi come conoscenza
codificata, vengono venduti e possono essere esportati alla stregua di ciascun
altro prodotto.
La possibilità di attribuire valore economico ai diritti di proprietà intellettuale
può facilitare la messa a bilancio degli attivi immateriali e l’accesso al credito da
parte delle imprese, soprattutto delle PMI, contribuendo a creare un contesto
favorevole all’affermarsi di un mercato dell’innovazione.
Gli Stati Uniti rappresentano indubbiamente il mercato più innovativo al mondo,
dove maggiormente si fa ricerca (con fondi sia pubblici che privati) con un
interscambio “tecnologico” che ne fa il maggior importatore ed esportatore
di prodotti high-tech, di brevetti e licenze. È il paese che maggiormente è
riuscito ad attuare quel collegamento virtuoso tra università e azienda per
la commercializzazione e l’applicazione industriale dei risultati della ricerca
scientifica.
Tutte le maggiori università statunitensi hanno al proprio interno strutture e uffici
dedicati al trasferimento tecnologico, attività che garantisce inoltre all’Università
un ritorno economico – in termini di royalties sulle licenze e i brevetti ceduti alle
aziende – di tutto rispetto.
Gli USA sono leader mondiali nel trasferimento delle innovazioni e della ricerca
dalle Università al mercato. È stato calcolato che per ogni dollaro speso in generale
da una università in risorse umane, dedicate ad un ufficio di Trasferimento
Tecnologie al suo interno, vengano generati ben sei dollari di “revenues”, grazie
alla vendita di licenze e brevetti ad aziende interessate alla commercializzazione
di quelle innovazioni.
Le attività di trasferimento delle innovazioni sono sovente facilitate attraverso
l’organizzazione di eventi, anche a carattere internazionale, dedicati alla
promozione dei beni immateriali che consentono il matchmaking tra offerta e
domanda tecnologica, tra inventori ed investitori. È rilevante, dunque, che anche
il format degli eventi dove avviene il trasferimento tecnologico abbia carattere
innovativo; per questo, i mercati di scambio assumono delle connotazioni più
articolate, atte a rispondere alle esigenze di incontro delle parti interessate.
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Pertanto, le aziende italiane, così come il singolo inventore o anche i centri di
ricerca e le startup, al fine di creare nuovi sbocchi volti a facilitare il conseguimento
di accordi con le realtà imprenditoriali, per lo sfruttamento dei risultati ottenuti
dalle attività inventive e di ricerca, debbono essere presenti a manifestazioni che
promuovano lo scambio scientifico e tecnologico.
Per far sì che dalle contrattazioni possa scaturire il giusto tornaconto, è necessario
raggiungere un delicato equilibrio fra il bisogno di facilitare la ricerca, tutelando
le scoperte da possibili divulgazioni che ne azzerino il valore commerciale, e
l’esigenza ugualmente avvertita di recare giovamento alla società nel suo insieme
rendendo la conoscenza di dominio pubblico.
Ai due punti sopra enunciati, bisogna indubbiamente sommare anche gli
interessi economici dei potenziali investitori che comprano il diritto di utilizzo
dell’invenzione, soppesando la redditività della scoperta.
Negli Stati Uniti, i dati ufficiali dello USPTO (U.S. Patent & Trademark Office) relativi
all’anno fiscale 2009 parlano di 96.395 brevetti concessi a soggetti di altri paesi.
Un dato che riflette una certa dinamicità nella tutela della proprietà intellettuale
da parte di entità straniere, che ritengono il mercato statunitense un ambiente
fertile per la promozione e lo sviluppo di nuove tecnologie.
Relativamente alle fasi di promozione e di negoziazione di un bene immateriale,
il presente Vademecum si articola in due sezioni: la prima contiene alcuni
suggerimenti su come presentare un futuro brevetto ad un potenziale investitore,
che sia un venture capitalist o un grande gruppo, per la valutazione dell’applicabilità
di un’innovazione, in occasione di fora dedicati alla commercializzazione dei beni
immateriali; la seconda concerne la predisposizione di un accordo NDA, a difesa
delle informazioni di carattere strategico che possono essere oggetto di una
contrattazione preliminare.
Sebbene il presente vademecum si focalizzi sulla tutela delle innovazioni legate
ad attività brevettuali, è utile rammentare che la predisposizione di un accordo
NDA dovrebbe essere buona pratica da adottare in tutte le negoziazioni che
riguardano la divulgazione di informazioni e dati strategici inerenti alla proprietà
intellettuale.
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1. LA PROMOZIONE DEI BENI IMMATERIALI
Negli USA nonostante sia più prudente, ai fini della protezione dell’inventore,
cercare di commercializzare il risultato di un’innovazione quando si sia già
provveduto a depositare la domanda di brevetto, le realtà imprenditoriali
possono negoziare scambi anche nelle fasi che precedono la tutela giuridica della
scoperta.
Si pensi alle fiere di settore o a iniziative promozionali attraverso matchmaking
fra soggetti interessati; essi rappresentano palcoscenici ideali nei quali si possono
presentare in anteprima i risultati, anche se in via preliminare, delle proprie ricerche
ed individuarne l’applicazione pratica. Questo ultimo aspetto è particolarmente
importante alla luce della normativa Usa, che non consente la brevettabilità
dell’invenzione, laddove questa manchi di una sua utilità al pubblico.
Nel diritto brevettuale statunitense, l’esaminatore dello USPTO considera, nel
valutare l’invenzione sottoposta, se il richiedente abbia vagliato l’applicabilità
pratica dell’invenzione. Infatti nel MPEP § 2107 (Manual of Patent Examining
Procedure, vale a dire il Manuale di procedura dell’esame brevettuale) si legge
che l’invenzione rivendicata nella sua interezza deve essere utile ed assolvere ad
una sua applicazione pratica.
Lo stesso USPTO spiega che detto orientamento, consolidato dalla giurisprudenza
nella sentenza State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc.,
149 F.3d 1368, 1373-74, 47 USPQ2d 1596, 1601-02 (Fed. Cir. 1998), ha lo scopo
di limitare la tutela brevettuale alle invenzioni che possiedano un certo livello
di “valore reale”, contrariamente a quei contenuti brevettuali che si risolvano
semplicemente in un’idea o concetto, o che costituiscano semplicemente il punto
di partenza per indagini future o ricerca successiva (al riguardo, lo USPTO cita
i seguenti casi, Brenner v. Manson, 383 U.S. 519, 528-36, 148 USPQ 689, 693-96
(1966); In re Fisher, 421 F.3d 1365, 76 USPQ2d 1225 (Fed. Cir. 2005); In re Ziegler,
992 F.2d 1197, 1200-03, 26 USPQ2d 1600, 1603-06 (Fed. Cir. 1993)).1
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Il vero valore dell’invenzione sta, dunque, nella sua utilità al pubblico e vincola
anche la sua commerciabilità.
Allo stato dell’arte e sulla base dei mezzi normativi predisposti negli Usa a tutela
dei ricercatori, rimane pressante stabilire quali siano i limiti consentiti entro i quali
divulgare la propria ricerca quando questa non sia stata ancora adeguatamente
protetta attraverso un brevetto, che sostanziamente è lo strumento più vicino
all’innovazione tecnologica e allo sviluppo competitivo. Ciò riveste ancora più
importanza nei momenti di incontro fra i detentori di idee quali ricercatori, istituti
di ricerca, atenei e gli industriali interessati, che hanno la disponibilità finanziaria
per supportare i “progetti vincenti” con l’intento di svilupparli e proporli sul
mercato.
Negli Stati Uniti, questo meccanismo di valore economico attraverso l’innovazione,
coinvolge anche il sistema finanziario che interviene con finanziamenti sotto
forma di capitale di rischio.
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Si veda in tal senso il sito dello Uspto, http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2106.htm
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I fora per la promozione e lo scambio
dei beni immateriali negli USA
Numerosi studi hanno dimostrato che esiste una correlazione diretta tra numero
di brevetti presenti in un settore e livelli di innovazione e redditività dello stesso.
L’uso strategico della proprietà intellettuale e della gestione della conoscenza
innovativa ha assunto quindi un ruolo prioritario nel processo competitivo. I titoli
di proprietà intellettuale, dai brevetti ai marchi ai segreti commerciali, sono un
vero e proprio capitale e come tale devono essere valorizzati e commercializzati.
Negli USA, diverse sono le organizzazioni fieristiche e le università che, con l’aiuto
di sponsor, organizzano eventi e fora a carattere internazionale dando vita a
proprie borse delle idee o dei brevetti.2 Nelle intenzioni dei promotori, tali eventi
rappresentano solo la prima tappa di un progetto più ampio di valorizzazione
dei prodotti della propria conoscenza; progetto che mira a costruire un’offerta
sistematica di opportunità di applicazione industriale di cui imprenditori accorti e
innovativi possono profittare.
Il meccanismo di “matchmaking” che coinvolge, da un lato, inventori, startups,
titolari di brevetti, ricercatori e, dall’altro, venture capitalists, grandi gruppi,
avviene attraverso la creazione di una piattaforma, costituita da un sistema online,
che permette di consultare le schede di sintesi delle innovazioni che saranno
presentate durante l’evento. La creazione di questa borsa delle idee consente ai
soggetti interessati di assistere alle sessioni tematiche, dove saranno rappresentati
i contenuti delle proposte tecnologiche. Il risultato finale è quello di creare le
condizioni, attraverso l’organizzazione di meeting successivi, per avvicinare il
mondo degli innovatori a quello degli imprenditori e finalizzare la negoziazione
di accordi per lo sfruttamento della proprietà intellettuale.
A mero titolo indicativo, si riporta uno schema a cui gli operatori italiani possono fare
riferimento nell’anticipare le proprie novità. È da considerare che le sessioni sono
sempre gestite da un moderatore che controlla severamente il rispetto dei tempi e,
pertanto, è importante focalizzare la propria presentazione su informazioni relative
all’applicazione futura dell’innovazione e ai dati sulle prospettive di mercato.
A titolo di esempio: Techconnect 2010 (piattaforma all’interno di una fiera tecnologica per facilitare il
trasferimento tecnologico, lo scambio di brevetti e gli accordi di licensing, http://www.techconnectworld.
com/Summit2010/);
International University Startups Conference 2009 (conferenza internazionale che si svolge ogni anno a
Washington per favorire le iniziative di università che hanno sviluppato incubatori di impresa, http:/ncet2.
org/UpcomingEvents/UnivStartupConf09).
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Modello 1: Le informazioni divulgabili per
promuovere un bene immateriale
Titolo della P.I.
Soggetto richiedente
Indicare, in modo conciso e più preciso possibile, l’oggetto o l’idea
di interesse.
Fornire informazioni sul soggetto che presenta la richiesta di
brevettazione: la struttura aziendale, il luogo in cui si trova la sede
legale, numero di addetti, ecc.
Stato dell’Arte o
della Tecnologia
Specificare se sia già stata concessa la brevettazione o si è in attesa
di una domanda internazionale ovvero di attività di deposito di
brevetto, indicando i codici di riferimento.
Descrizione
È importante non compromettere la natura riservata e segreta
dell’informazione. Per questo, bisogna divulgare soltanto quanto
indispensabile a chiarire la natura della scoperta. Un buon modello
di riferimento può essere quanto contenuto nella domanda
brevettuale, prima che divenga di dominio pubblico. Normalmente
questa comprende la descrizione del campo tecnico dell’invenzione
(vale a dire, di cosa si tratti, come sia fatta e l’uso della stessa; si
può fare ricorso ad esempi di utilizzo per l’applicazione pratica
dell’invenzione). Specificare le caratteristiche dell’oggetto o idea
di interesse, le modalità e il processo di produzione e di utilizzo,
sempre bilanciando divulgazione della scoperta con la
segretezza dell’informazione.
Stato di Sviluppo
Indicare lo stato di sviluppo in cui si trova l’oggetto o l’idea di
interesse: Concetto, Modello, Prototipo, ecc.
Parole Chiave
Qualora sia richiesto di inserire la presentazione della tecnologia in
una banca dati, è preferibile identificare alcuni termini specifici che
facilitino l’individuazione della stessa in una ricerca.
Applicazione
Industriale
Indicare il settore dell’industria al quale l’oggetto o l’idea
d’interesse sono destinati.
Dimensioni o Segmento
del mercato di
riferimento
Indicare il segmento di mercato al quale l’oggetto o l’innovazione
sono destinati con una valutazione preliminare del valore
commerciale della ricerca e del suo possibile ritorno economico.
Figure di Merito
Esplicitare gli aspetti innovativi derivanti dallo sviluppo della P.I in
questione rispetto allo stato dell’arte esistente.
Sfide Commerciali
Indicare cosa porterebbe la P.I. allo stato di produzione o di
integrazione, evidenziando un eventuale vantaggio competitivo
che conseguirebbe alla commercializzazione dell’invenzione e che
concorrerebbe ad aumentare il valore societario del titolare dei
diritti di sfruttamento.
Pubblicazioni e
referenze
Indicare qualsiasi opera di lavoro relativa alla P.I., o riferimenti
commerciali o accademici (specificando il nome ed il titolo) di
coloro che hanno trattato l’argomento della P.I.
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2. GLI ACCORDI NDA PER LA TUTELA DELLE
INFORMAZIONI SENSIBILI DURANTE LE
CONTRATTAZIONI
Come sopra esposto, la valorizzazione dei beni immateriali non può essere
propriamente realizzata utilizzando soltanto gli strumenti giuridici previsti dalle
normative regolatrici dei marchi, brevetti, segreti commerciali e diritti d’autore,
ma bisogna concludere, inter alia, contratti specifici per apporre limiti all’impiego
e alla divulgazione della P.I. dell’azienda. In questo contesto si inseriscono i c.d.
Non Disclosure Agreements (NDA) esistenti negli USA, e conosciuti nel diritto
italiano come lettere di segretezza.
Gli NDAs consistono, secondo la normativa USA, in un contratto intercorrente
tra due o più parti ed avente ad oggetto la promessa di mantenere segreta
l’informazione ricevuta.
Questi accordi, che vengono identificati come forme preliminari di tutela dei beni
immateriali, permettono all’impresa di proteggersi e, al contempo, di sviluppare
e commercializzare il proprio know-how.
Le lettere di segretezza possono avere natura reciproca, qualora trattasi di un
obbligo vicendevole a non divulgare informazioni riservate, ovvero possono
avere natura unilaterale, qualora l’obbligo di mantenere l’informazione ricada
soltanto su una controparte. L’obbligo normalmente sussiste per tutti i contraenti
quando, ad esempio, un accordo NDA venga redatto fra un gruppo di inventori;
l’obbligo riguarda soltanto il ricevente quando, ad esempio, la fattispecie riguardi
possibili investitori o licenziatari.
I casi in cui si dovrebbero raggiungere accordi contrattuali a tutela di segreti
industriali o di informazioni riservate possono essere riassunti a titolo
esemplificativo:
• quando si sia progettato il prototipo di un nuovo congegno e si debba sottoporlo
ad altri per formulare un piano di sviluppo commerciale;
• quando si sia elaborato un nuovo modello di business e si stiano individuando
terzi disposti ad investire su di esso;
• quando si debba prendere parte ad una asta pubblica che richieda la presentazione
di un progetto; in questo caso, l’accordo potrebbe essere operante anche con dei
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consulenti esterni appositamente contattati per il progetto, ed avrebbe lo scopo
di evitare che questi lo diffondano a società concorrenti;
• quando si stiano conducendo trattative finalizzate ad una cessione societaria
e il potenziale acquirente possa venire a conoscenza di informazioni interne da
utilizzare in proprio.
La complessità del
dell’informazione.
contratto
dipende
ovviamente
dall’importanza
Negli Usa la contrattualistica in materia assume particolare rilevanza laddove
si tratti di dati concernenti un’invenzione per la quale non sia stata ancora
presentata domanda di brevetto.
Il fondamento giuridico di ciò sta nel fatto che per la normativa statunitense
le richieste brevettuali devono essere inoltrate entro un anno dalla data in cui
l’oggetto del brevetto è divenuto di conoscenza pubblica per la prima volta (“first
public disclosure”), per cui è ancora più importante accertarsi che tutti gli scambi
di dati avvengano in conformità con la lettera di segretezza.
I requisiti essenziali di un accordo di non divulgazione possono così
riassumersi:
I. la definizione delle informazioni che si intendono divulgare. I contraenti
devono stabilire cosa costituisca un’informazione riservata. È interesse del
titolare che l’accordo sia dettagliato in modo da non far trapelare nessun
segreto e da evitare l’insorgere di qualsiasi controversia a proposito; è, altresì,
utile alla controparte che lo stesso accordo non sia troppo vincolante e lasci
ampi margini alla conoscenza. Onde garantire che entrambe le parti siano
tutelate è importante individuare, al pari delle informazioni da divulgare,
quali siano, di converso, le categorie di dati da ritenersi segrete. Può essere
oltremodo utile indicare, sotto forma di elenco, quali siano le categorie di
informazioni da considerarsi in via preliminare non divulgabili.
II. l’obbligo di riservatezza. È essenziale che la lettera di segretezza sia molto
minuziosa nel descrivere come le informazioni, i dati e le conoscenze aziendali
debbano essere gestiti dalla parte ricevente. Se questa disavviene agli accordi
presi, ne risulta una violazione contrattuale con tutte le conseguenze del
caso. Le clausole tipiche sanciscono che non si possano diffondere l’oggetto
e gli intenti enunciati durante le trattative negoziali fra le parti, che non
possano utilizzarsi le informazioni riservate se non per gli scopi concordati,
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e che non si possano rivelare le informazioni a terzi che non siano impiegati
o rappresentanti della controparte senza previo consenso scritto del titolare
delle informazioni. Nell’eventualità che i dipendenti e/o i collaboratori
del ricevente abbiano accesso alle informazioni riservate, il titolare deve
predisporre una clausola contrattuale che vincoli questi ultimi agli stessi
obblighi del ricevente, ma che ugualmente mantenga in atto la responsabilità
vicaria di quest’ultimo.
III.le eccezioni. Non si ritengono informazioni o dati riservati quelli che sono
già di dominio pubblico - senza che il ricevente abbia fatto alcunchè per
ottenerli - quelli che erano già in possesso del ricevente al momento della
divulgazione e quelli che vengono resi pubblici attraverso un’ingiunzione
del tribunale. In quest’ultimo caso, sarebbe raccomandabile l’inserimento di
una clausola che preveda l’obbligo per il ricevente di notificare per iscritto al
titolare dell’informazione riservata la richiesta del tribunale.
IV.la titolarità dell’informazione. Bisogna inserire una clausola che stabilisca
in modo inequivocabile la titolarità del diritto inerente all’informazione
riservata. L’idea è asserire, senza possibilità di malintesi, che il mettere a
conoscenza della controparte questi dati non crei nessun tipo di diritto, titolo
o licenza sui dati stessi per il ricevente.
V. la durata dell’accordo. Il contratto fra le parti deve stipulare la validità
temporale di tale accordo. Si può, dunque, prevedere una data specifica a
partire dalla quale l’informazione verrà divulgata ed un’altra data nel corso
della quale debba essere mantenuto il riserbo assoluto sull’informazione stessa.
Alcuni accordi stabiliscono che la riservatezza, che sussiste dal momento in cui
le parti iniziano ad ipotizzare un possibile rapporto professionale, continui
fintanto che non si verifichi una delle eccezioni di cui sopra. In altre fattispecie
contrattuali, l’accordo può contemplare una data specifica, ad esempio sancire
che il periodo di divulgazione sia di un anno, ma che l’obbligo di riservatezza
continui per il periodo di due anni successivo a tale data.
VI.clausole varie. Ulteriori accorgimenti contrattuali possono essere adoperati
nei casi in cui, considerata la complessità della materia, questi risultino
necessari. Ad esempio, per proteggere maggiormente il titolare dei dati,
questi può rivendicare che il ricevente acconsenta a non produrre, utilizzare,
vendere l’informazione della quale sia venuto a conoscenza senza che le parti
si siano previamente accordate in tal senso. Sempre allo scopo di rafforzare
la posizione del titolare, questi può esigere che il ricevente restituisca tutta
la documentazione e il materiale concernente i dati riservati entro una data
prefissata. Da ultimo, il titolare può richiedere che il ricevente non copi,
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duplichi o replichi in tutto o in parte l’informazione riservata e/o il materiale
di accompagnamento.
Entrambi i contraenti devono concordare sulle disposizioni normative che regolano
l’accordo, sul foro competente, sulla risoluzione di ogni eventuale disputa, nonchè
sul trasferimento a terzi dei diritti e degli obblighi contrattuali previsti dall’accordo
esistente.
Le possibili ramificazioni che derivano da violazioni contrattuali possono sostanziarsi,
qualora ci si sia premuniti con l’inserimento di una penale nell’accordo, in azioni
giudiziarie e talvolta anche nel risarcimento dei danni. Un’azione inibitoria nei
confronti della parte inadempiente può servire a prevenire altre violazioni, anche
se diviene successivamente difficile arginare il propagarsi dell’informazione
riservata. Sta al giudice decidere l’ammontare dei danni laddove questi risultino
quantificabili. È necessario rimarcare, tuttavia, che non è facile dimostrare che
uno dei contraenti abbia violato quanto disposto nel NDA, considerato che la
parte che rivendica la violazione deve sostenere l’onere della prova.
Con l’intenzione di essere di ausilio alle imprese interessate, il Desk ritiene utile
riportare un modello di Accordo NDA o di Mutua Riservatezza, sia nella versione in
italiano che in quella inglese, che deve essere adattato alle circostanze contrattuali
specifiche da prevedersi fra le parti.
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MODELLO 2: Accordo NDA o di mutua riservatezza
Si stipula il presente Accordo di mutua riservatezza (“Accordo”) addì _____ di
________________ 201_, tra _____________________________, una società di diritto
__________________ con sede legale in _____________________________________, e ________
_________________________, una società di diritto ________________________ con sede legale
in ______________________________, al fine di mantenere la segretezza delle informazioni
commerciali e tecniche che ciascuna delle parti ha ricevuto, riceve, o riceverà dalla rispettiva
controparte, prima, durante o dopo lo svolgimento delle discussioni relative al Progetto
(come definito in calce). Le parti riconoscono di aver ricevuto un positivo e congruo reciproco
corrispettivo; e desiderando formalizzare legalmente il loro rapporto, convengono quanto
enunciato di seguito:
1.Definizioni
(a) Per “Informazioni Riservate” si intende un'informazione relativa al contenuto del
Progetto (compresa ogni informazione relativa a terzi), o alle attività della parte
divulgante, (i) il cui valore economico attuale o potenziale derivi dal non essere
generalmente ed immediatamente conoscibile da terzi che potrebbero trarre
profitto economico dalla divulgazione o sfruttamento di tale informazione; e (ii)
che è frutto del lavoro della parte divulgante o del titolare di informazioni riservate
di terzi, di cui sia ragionevole, considerate le circostanze, richiedere la segretezza;
e che (iii) entrambe le parti considerano “riservata” e/o “di esclusiva proprietà” o
che, in ogni caso, vada trattata come materia riservata e/o di esclusiva proprietà, che
comprende anche i termini e le condizioni stesse del presente Accordo.
(b) Per "parte divulgante" si intende la parte che comunica un'informazione riservata.
(c) Per "parte ricevente" si intende la parte che riceve un'informazione riservata.
(d) Per “Progetto” si intende [descrivere il fine dello scambio di informazioni].
2. Ciascuna parte riconosce di essere stata informata della natura riservata e di esclusiva
proprietà delle informazioni riservate che riceve dalla rispettiva controparte. La parte ricevente
non rivelerà a terzi, fatta eccezione per i dipendenti che ne devono necessariamente essere
informati, alcuna informazione riservata ricevuta dalla parte divulgante. Per proteggere la
segretezza di tale informazione, adotterà lo stesso grado di attenzione e cura che la parte
ricevente normalmente utilizza nella protezione delle proprie informazioni riservate e di
proprietà, ma in nessun caso non inferiore a quello di una cura ragionevole e diligente.
La parte ricevente si impegna altresì a non utilizzare le informazioni riservate ricevute
dalla parte divulgante al di fuori di quanto sia ragionevolmente necessario con riguardo al
Progetto.
3. Le informazioni riservate non includono alcuna informazione che:
(a) sia di dominio pubblico al momento della sua rivelazione, o lo divenga dopo, per
effetto di terzi diversi dalla parte ricevente; o che
(b venga ottenuta successivamente da terzi senza che questi richiedano un impegno di
riservatezza alla parte ricevente; o che
(c) sia già nota alla parte ricevente al momento della rivelazione; o che
(d) sia ottenuta indipendentemente dalla parte ricevente.
4. Il presente Accordo durerà fino al _____________________ salvo risoluzione anticipata
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mediante avviso scritto di una parte all'altra con cinque giorni di preavviso. Gli obblighi
enunciati qui di seguito rimarranno in vigore per un periodo di (3) anni dalla data di scadenza
o di risoluzione del presente Accordo.
5. Ciascuna delle parti riconosce che un rimedio pecuniario non tutela adeguatamente le
informazioni riservate; e che solo un’azione inibitoria può costituire un efficace ricorso per
proteggere tali diritti. Ciascuna delle parti riconosce che la parte divulgante subirebbe un
danno irreparabile qualora uno qualsiasi dei termini del presente Accordo fosse violato; e
concorda che detti termini siano fatti valere tramite (a) l'emissione di un’azione inibitoria
che proibisca la copia, la riproduzione, l'uso, la diffusione o la divulgazione non autorizzate
di qualsivoglia informazione riservata, o (b) qualsiasi altro ricorso o rimedio di equity, che va
ad aggiungersi e non sostituisce altri rimedi.
6.Tutte le informazioni riservate comunicate ai sensi del presente Accordo sono e rimarranno
proprietà della parte divulgante; e dette informazioni, o qualsiasi loro riproduzione,
dovranno essere prontamente restituite alla parte divulgante dietro sua richiesta scritta, o
altrimenti distrutte, se così opta la parte ricevente, eccetto che la parte ricevente medesima,
dietro avviso scritto inviato alla parte divulgante, può conservare una singola copia completa
delle informazioni riservate per il proprio utilizzo esclusivo nell'ambito di un'azione legale
relativa al presente Accordo.
7. Il presente Accordo rappresenta l'intero accordo tra le parti in merito alla materia quivi
posta in oggetto e sostituisce qualsiasi altro accordo precedente, scritto od orale, tra le
parti in detta materia. Il presente Accordo può essere modificato soltanto da un documento
scritto firmato da entrambe le parti. Né il presente Accordo né qualsiasi diritto concesso
dalle sue disposizioni è cedibile o comunque trasferibile a terzi. Qualora uno qualsiasi dei
termini del presente Accordo risulti non legalmente ammissibile o non applicabile, in tal
caso, nonostante tale termine o disposizione, ogni altro termine del presente Accordo
conserverà pieno vigore ed effetto.
8. La divulgazione di informazioni riservate è ammissibile nei limiti circostanziati da un
ordine di comparizione o da un altro valido atto giudiziario o amministrativo, posto che la
parte ricevente ne dia tempestiva notizia alla parte informante, e la assista, se questa così
richiede, a contrastare tale richiesta di divulgazione. Se la parte informante lo richiede, la
parte ricevente dovrà collaborare (a spese della parte informante medesima) alla ricusazione
di tale richiesta. Inoltre, la divulgazione di informazioni riservate è ammissibile ove essa
sia da considerarsi ragionevolmente necessaria nel contesto di qualsiasi disputa, ricorso o
azione legale tra le parti.
9. Nessuna disposizione contenuta nel presente Accordo, né alcuno scambio di informazioni
in virtù del presente atto, concede o conferisce ad alcuna delle parti qualsivoglia diritto,
licenza o autorità sulle informazioni scambiate.
10.Il presente Accordo sarà regolamentato ed interpretato in conformità alle leggi dello
Stato di New York, indipendentemente dalla scelta dei principi giuridici quivi adottata.
IN FEDE, le parti stipulano il presente Accordo tramite i loro rappresentanti debitamente
designati nella data quivi posta in incipit.
[NOME DELLA SOCIETÀ]
[NOME DELLA SOCIETÀ]
[Firma]:_______________________________ [Firma]:________________________________
Nome:________________________________ Nome:_________________________________
Carica:________________________________ Carica:_________________________________
19
MODEL 2: Mutual Confidentiality Agreement
This Mutual Confidentiality Agreement (this “Agreement”) is made this
____ day of _________________, 201__, by and between ___________________
______________, a __________________ [corporation] with its principal office
located
at
______________________________,
and
___________________________
______, a __________________ [corporation] with its principal office located at
______________________________, for the purpose of maintaining the confidential business
and technical information of the parties which each receives, prior to and from time to time
hereafter, from the other during the course of discussions between them relating to the
Project (as defined below). Acknowledging the receipt of good and adequate consideration
and intending to be legally bound, the parties agree as follows:
1.Definitions
(a) “Confidential Information” means information related to the subject matter of the
Project (including any third party information), and the business of the Disclosing
Party, which (i) derives economic value, actual or potential, from not being generally
known to or readily ascertainable by other persons who can obtain economic value
from the disclosure or use of the information, and (ii) is the subject of efforts by
the Disclosing Party or owner of the third party Confidential Information that are
reasonable under the circumstances to maintain the secrecy of the information, and
(iii) is identified by either party as “Confidential” and/or “Proprietary”, or which,
under all of the circumstances, ought reasonably be treated as confidential and/or
proprietary, including the terms and conditions of this Agreement.
(b) “Disclosing Party” is the party disclosing Confidential Information.
(c) “Receiving Party” is the party receiving Confidential Information.
(d) “Project” is [describe purpose of the exchange of information].
2. Each party acknowledges that it has been informed of the confidential and proprietary
nature of the other’s Confidential Information. The Receiving Party shall not disclose the
Confidential Information provided by the Disclosing Party except to employees who have
a reasonable need to know the Confidential Information. The Receiving Party shall use
the same degree of care as it uses to protect the confidentiality of its own Confidential
Information of like nature, but no less than a reasonable degree of care, to maintain in
confidence the Confidential Information provided by the Disclosing Party. No use of
any Confidential Information shall be made by the Receiving Party except as reasonably
necessary in connection with the Project.
3. Confidential Information shall not include any information that:
(a) is at the time of disclosure, or thereafter becomes, through a source other than the
Receiving Party, publicly known; or
(b) is subsequently learned from a third party that does not impose an obligation of
confidentiality on the Receiving Party; or
(c) was known to the Receiving Party at the time of disclosure; or
(d) is developed independently by the Receiving Party.
4.This Agreement shall continue in force until the earlier of _________________ or its
termination by either party upon five days’ prior written notice. The obligations set forth
20
herein shall survive the expiration or termination of this Agreement for a period of three (3)
years from the date of the last disclosure of Confidential Information hereunder.
5. Each party acknowledges that monetary remedies will be inadequate to protect
Confidential Information and that injunctive relief will be appropriate to protect such
rights. Each party acknowledges that the Disclosing Party will be irreparably damaged to
the extent that any of the terms of this Agreement are violated and agrees that such terms
shall be enforceable through (a) issuance of an injunction restraining the unauthorized
copying, duplication, use, dissemination or disclosure of any Confidential Information, or
(b) any other legal or equitable remedies, which remedies shall be cumulative with and not
exclusive of any other remedy or remedies.
6. All Confidential Information transmitted hereunder shall be and remain the property
of the Disclosing Party, and all such information and any copies thereof shall be promptly
returned to the Disclosing Party upon written request, or destroyed at the Receiving Party’s
option; except that the Receiving Party may, upon written notice to the Disclosing Party,
retain a single complete copy of the Confidential Information solely for its use in connection
with the prosecution or defense of any dispute arising from this Agreement.
7.This Agreement is the entire agreement between the parties relating to the subject
matter hereof and supersedes all prior agreements, written or oral, between the parties
with respect to the subject matter hereof. This Agreement may be modified only by a writing
signed by both parties. Neither this Agreement nor any right granted hereunder shall be
assignable or otherwise transferable. If any term or provision of this Agreement shall be
found to be illegal or unenforceable, then, notwithstanding that term, all other terms of
this Agreement shall remain in full force and effect.
8. Disclosure of Confidential Information shall be permitted to the extent demanded by
subpoena or other validly issued administrative or judicial process; provided that the Receiving
Party shall promptly notify the Disclosing Party and tender to it, if it so elects, the defense
of such demand. If requested by the Disclosing Party, the Receiving Party shall cooperate (at
the expense of the Disclosing Party) in the defense of the demand. In addition, disclosure of
Confidential Information shall be permitted to the extent disclosure is reasonably necessary
in connection with any dispute, claim or action between the parties.
9. Nothing contained in this Agreement, nor shall any exchange of information hereunder,
grant or confer upon any party any right, license or authority in or to the information
exchanged.
10.This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the
State of New York, without reference to its choice of law principles.
IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be executed by their duly
authorized representatives as of the date first set forth above.
[NAME OF COMPANY]
[NAME OF COMPANY]
By:____________________________________ By:____________________________________
Name:________________________________ Name:_________________________________
Title:__________________________________ Title:__________________________________
21
Misure addizionali: avvertenze alle aziende
Nel decidere quali opzioni esercitare per mantenere la confidenzialità della
scoperta, laddove sia mancata la stipula di un accordo ad hoc, riveste una
fondamentale importanza la reputazione del possibile investitore.
Generalmente, il trasferimento dei beni immateriali avviene attraverso la
negoziazione di un accordo di licensing, che vede interagire da una parte il
licenziante e dall’altra il licenziatario.
Qualora il licenziante (in inglese “assignee,” ovvero colui che concede in licenza
lo sfruttamento dei diritti di pi) ritenga che il licenziatario (in inglese “assignor,”
ovvero colui che acquisisce contrattualmente il diritto allo sfruttamento
commerciale della pi) possa impossessarsi della ricerca senza versare il dovuto
corrispettivo economico, e scalzando l’inventore dalla titolarità della stessa ricerca,
è essenziale che quest’ultimo metta in atto tutte le misure cautelative esistenti.
In conformità alle normative Usa che regolano i segreti commerciali, i c.d. “trade
secrets,” nel momento in cui l’informazione viene resa nota questa perde la sua
tutelabilità giuridica. Inoltre, in ottemperanza alla disciplina brevettuale USA, la
divulgazione dell’invenzione comporta che il titolare della scoperta abbia un anno
entro il quale presentare richiesta di registrazione, pena la perdita di esclusività
del diritto e la conseguente non proteggibilità dell’invenzione. Peraltro, il termine
di un anno vale anche nei casi in cui il titolare abbia provveduto ad inoltrare una
domanda provvisoria di registrazione.
Qualora, infatti, l’inventore ritenga utile valutare la commerciabilità
dell’invenzione, senza metterne a repentaglio i diritti di sfruttamento futuri, può
usufruire di una richiesta provvisoria di brevetto (peraltro dai costi contenuti) ed
ottenere lo status di “patent pending,” vale a dire di brevetto pendente. Questa
misura, sia pure di natura temporanea, normalmente costituisce un ottimo
deterrente da possibili usurpatori.
È importante rammentare che il diritto di proprietà industriale italiano stabilisce
che requisito di brevettabilità di un’invenzione sia la novità assoluta. Pertanto,
la domanda di deposito di brevetto in Italia deve essere presentata prima che
l’invenzione sia resa nota al pubblico o ci sia un’offerta di cessione in Italia, come
anche negli USA.
22
Il presente Vademecum è stato redatto da:
Donatella Iaricci, Responsabile dell’IPR Desk New York
Sabina Lepre Leva, Esperto legale dell’IPR Desk New York
L’IPR Desk di New York desidera ringraziare lo studio Orrick,
Herrington & Sutcliffe, LLP, nella persona dell’avv. Alan D’Ambrosio,
per la cortese disponibilità nel supplire un modello tipo di accordi
NDA, che il Desk ha utilizzato a mero titolo esemplificativo.
Disclaimer: si rammenta che il contenuto di questa pubblicazione ha scopi puramente
informativi e di orientamento e non costituisce un parere legale; si rimanda alle normative
vigenti negli Stati Uniti che fanno testo nella versione originale in lingua inglese.
23
IPR NEW YORK
Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the
Consulate General of Italy
33 East 67th Street
New York, NY 10065-5949
[email protected]
www.ice.gov.it