Il nuovo brevetto unitario

28 novembre 2013
Proprietà intellettuale e competitività:
il nuovo brevetto unitario
Sub-title
Title of the presentation | Date |2
Caratteristiche e impatto sulle
strategie delle imprese del nuovo
strumento di protezione delle
invenzioni
Diego Pallini Gervasi
The European Union's
patent package
Title of the presentation | Date |3
► Brevetto Unitario
► Tribunale Unificato
► Status e prossimi sviluppi
► Strategie per le imprese
European Commission Working Title
Paper
of the presentation | Date |4
Impact Assessment 13 Aprile 2011
“Patents are an important enabler for economic growth through
innovation.
Intangible assets are rapidly becoming the economically most
important aspect of business – in 2009 they accounted for over
80% of the global market value of companies in the S&P 500.
Investment in research (R&D) accounts for 1.9% of GDP in the
EU, and an effective patent system is essential to translate that
investment into economic growth.
An increased rate of innovation brings benefits to consumers
by introducing new products to the market and creating
competition.”
Domande di brevetto europeo 2005-2010
Title of the presentation | Date |5
Depositi dei principali paesi
Stati Uniti
Giappone
Germania
Cina
Corea
Francia
Svizzera
Gran Bretagna
Olanda
Italia
Svezia
Canada
Finlandia
Spagna
Belgio
Austria
Danimarca
Australia
Totale
2005
2006
2007
2008
2009
2010
57267
36477
29152
2686
7678
10123
6254
6607
8666
5130
3588
2966
2293
1672
2219
1462
1566
2104
60980
37934
30690
4214
9321
10458
6904
6735
8392
5373
3975
3318
2273
1815
2207
1564
1630
2106
63354
38641
32133
5838
10327
10795
7181
7262
8232
5633
4362
3667
2696
1997
2315
1784
1765
2159
61209
39676
33412
6490
10251
11513
7100
7200
8328
5439
4895
3658
2748
2063
2281
1793
2084
2066
53910
38275
30501
8272
10215
11605
6931
6570
7944
4811
4182
3371
2437
2271
1974
1939
2047
1825
60588
41917
33139
12698
12342
11692
7874
7155
7119
4951
4279
4157
2597
2465
2352
2212
2157
2004
187910
199889
210141
212206
199080
221698
Domande di brevetto europeo 2011-12
Title of the presentation | Date |6
I primi 12 paesi membri
Paese di residenza del titolare
DE
Germania
FR
Francia
CH
Svizzera
GB
Gran Bretagna
NL
Olanda
IT
Italia
SE
Svezia
FI
Finlandia
BE
Belgio
ES
Spagna
AT
Austria
DK
Danimarca
Sub-totale EPC Stati Membri
Altri Paesi di origine
Totale
2012
34 167
12 159
8 181
6 695
6 441
4 735
4 642
2 842
2 409
2 526
2 372
2 179
94 060
163 685
257 744
2011
33 464
11 896
7 791
6 479
6 202
4 901
4 580
2 487
2 482
2 460
2 356
2 234
91 971
152 963
244 934
Variazione %
2,1%
2,2%
5,0%
3,3%
3,9%
-3,4%
1,4%
14,3%
-2,9%
2,7%
0,7%
-2,5%
2,3%
7,0%
5,2%
Domande di brevetto europeo 2008-2012
Title of the presentation | Date |7
Variazione per area geografica
Crescita 2011/2012
• EPO + 2.3%
• USA + 5.6%
• ASIA + 10.1% Cina +11%
Corea + 9%
Giappone + 9%
Il Brevetto Europeo “Standard”
Title of the presentation | Date |8
► L’attuale Brevetto Europeo “Standard” viene
depositato presso l’ European Patent Office (EPO)
ed esaminato a livello centrale
► Al rilascio è necessario validare il Brevetto Europeo
“Standard” negli stati dove si desidera protezione
convalide
Brevetto Europeo
Brevetti Nazionali
Il Brevetto Europeo “Standard”
Title of the presentation | Date |9
► Il Brevetto “Standard” riguarda 38 stati contraenti
dell’EPC più 2 stati di estensione
► L’EPO gestirà sia il brevetto Unitario sia quello
europeo “Standard”
► Il brevetto Unitario riguarderà 25 Stati membri
dell’UE (28 stati UE meno IT, ES e HR)
EU + convalide
Brevetto Europeo
EU + Brevetti Nazionali
Brevetto Unitario: le finalità
Title of the presentation | Date |10
► Rendere l'accesso al sistema brevettuale più facile,
meno costoso e giuridicamente sicuro
► Migliorare il livello di tutela dei brevetti, fornendo una
protezione uniforme dei brevetti in tutti gli Stati
membri partecipanti
► Creare il brevetto unitario in Europa in aggiunta al
brevetto europeo “standard” e ai brevetti nazionali:
un’alternativa in più
L’Unione Europea e il Brevetto
Unitario: una prospettiva storica
Title of the presentation | Date |11
1957 Trattato
di Roma - EEC
1993 Trattato
1996 Marchio
di Maastricht
Comunitario
e SPC
1994 WTO
2002 Euro
Accordi Trips
e Modelli
Comunitari
1967 Trattato di
Bruxelles - EC
1973 European
Patent Convention
1978 Prima
domanda
di Brevetto
Europeo
1975 Convenzione di
Lussemburgo
Brevetto Comunitario
1989 Bozza
trattato Brevetto
Comunitario
2008 London
agreement
EPLA
2011 Approvata
Cooperazione
Rafforzata
2013 Accordo EU
patent package
2015
Primo
Brevetto
Unitario?
UE e EPC
28 Stati Membri
Title of the presentation | Date |12
38 Stati Membri + 2
Brevetto Unitario
No UP
No UPC
No UP
No UPC
Title of the presentation | Date |13
Brevetto Unitario e
Tribunale Unificato
Central Division
Court of Appeal
Arbitration and
Training
No UP
No UPC
No UP
No UPC
Title of the presentation | Date |14
Brevetto Unitario e
Tribunale Unificato
Central Division
Court of Appeal
Arbitration and
Training
Local and
Regional Divisions
No UP
No UPC
No UP
No UPC
Title of the presentation | Date |15
Brevetto Unitario: come si ottiene
Title of the presentation | Date |16
► Il procedimento di deposito ed esame del brevetto
Unitario presso l’EPO resta invariato
► Le formalità di rilascio da parte dell’EPO rimangono
invariate (traduzioni delle rivendicazioni, pagamento
delle tasse, etc.)
► Dopo la concessione potrà essere fatta la richiesta di
effetto unitario: Convalide vs. Effetto unitario
► Le convalide nazionali necessarie solo nei paesi non
UE e parte dell’EPC, oltre a IT ES
Brevetto Unitario:regime linguistico
Title of the presentation | Date |17
► Per brevetti concessi in francese/tedesco:
traduzione in inglese
► Per brevetti in inglese: traduzione nella lingua di
uno stato membro dell’UE
► Compensazione per gli stati che non hanno una
lingua ufficiale dell’EPO
► Deposito: lingua richiedente + traduzione delle
rivendicazioni nelle lingue EPO (mutualizzazione
dei costi)
Brevetto Unitario:regime linguistico
Title of the presentation | Date |18
► Traduzione automatica di descrizione e
rivendicazioni in tutte le lingue dell'UE:
- senza costi aggiuntivi per il richiedente
- senza effetto giuridico, solo per informazione
► Entro la fine del 2014, la traduzione automatica
sarà disponibile per le lingue dei 38 Stati membri
EPO, tra cui i 28 Stati membri UE.
► Se contestata, traduzione completa a richiesta del
- presunto contraffattore (lingua del domicilio o
del luogo di violazione) o
- del Tribunale (lingua della procedura)
Brevetto Unitario: gli effetti
Title of the presentation | Date |19
► La protezione unitaria ha pari efficacia in tutti gli Stati
Membri partecipanti, così come l’esaurimento
► Cessione, Revoca, Limitazione, Decadenza è
uniforme in tutti gli stati
► Una licenza può essere concessa relativamente a
tutti o parte dei territori degli stati
Brevetto Unitario: tasse di rinnovo
Title of the presentation | Date |20
► Singola, annuale, post-rilascio, progressiva
► Pagate all’EPO
► Possibile riduzione per SME
► Equivalenti al livello della tassa di rinnovo da pagare
per la copertura geografica media dell’attuale
Brevetto Europeo
► L’EPO trattiene il 50% e distribuisce il resto fra gli
Stati Membri
Brevetto Unitario: entrata in vigore
Title of the presentation | Date |21
► In vigore dal 1°gennaio 2014 o dall’entrata in vigore
del trattato sul Tribunale Unificato, se successiva
► Ritardi nella ratifica della convenzione sul Tribunale
potrebbero ritardare il brevetto Unitario
► In alcuni paesi è previsto il ricorso al referendum
► Disponibile per ogni Brevetto Europeo rilasciato a
partire dalla data citata
Il Brevetto Unitario: tutela
dei brevetti dopo l’attuazione
Title of the presentation | Date |22
►Brevetto Europeo Standard
►Brevetto Unitario
►Brevetto Unitario + validazioni negli Stati
contraenti dell’EPC che non sono Stati Membri
partecipanti (IT, ES, AL, BA, CH & LI, HR, IS, MC,
MK, ME, NO, RS, SM, TR)
►Brevetti Nazionali
Title of the presentation | Date |23
Il Tribunale Unificato
Tribunale Unificato
Title of the presentation | Date |24
► Convenzione Internazionale tra gli stati membri
partecipanti
► Giurisdizione:
- Brevetto Unitario
- Brevetto EP Standard (esclusiva dopo un periodo
transitorio di 7 anni)
- SPC (Certificato Supplementare di Protezione)
(da Brevetto Unitario e Standard ma non dai
brevetti nazionali?)
Tribunale Unificato
Title of the presentation | Date |25
(fonte EPO)
Tribunale Unificato
Title of the presentation | Date |26
Corte di Prima Istanza (CFI)
► Divisione Centrale
- Parigi
-Londra (cause relative a chimica, farmaceutica
e biotecnologie)
- Monaco (cause relative a meccanica)
Corte di Appello
► Lussemburgo
Ufficio del Registro (Conserva gli atti di tutte le cause)
► Parigi
Divisioni Locali e Regionali
Tribunale Unificato:
entrata in vigore
Title of the presentation | Date |27
Successivamente a:
► Ratifica di 13 Stati, inclusi i 3 Stati nei quali era in
vigore il maggior numero di Brevetti Europei
nell’anno precedente (DE, FR, UK)
► Se entra in vigore dopo il 1°gennaio 2014,
introdurrà anche il Brevetto Unitario
Brevetto Unitario e Tribunale Unificato:
questioni aperte
Title of the presentation | Date |28
► Biforcazione: il giudizio su contraffazione e validità
può essere separato
► Costi
► Giudici
► Le regole della procedura
► Certificato Complementare di Protezione
Costo medio di un brevetto Europeo 1)
Title of the presentation | Date |29
Tasse EPO:
EUR 4.600
• pre-deposito
EUR 4.000
• esame
EUR 5.400
• traduzione rivendicazioni EUR 600
• tasse procedurali EPO
• tasse di rinnovo 3 e 4 anno
Percentuale del totale: 14 %
Validazione negli
stati designati:
• mandatario
• costi 4 traduzioni
• tasse pubblicazione
Percentuale del totale: 31%
ca. EUR 7.000
EUR 3.000
EUR 3.600
EUR 400
Percentuale del totale: 22 %
Rappresentanza
Professionale EPO: ca EUR 10.000
Tasse e costi di
rinnovo nazionali: ca. EUR 10.000
•tasse di rinnovo (5 - 10) EUR 4.700
•costi pagamento tasse EUR 5.300
Percentuale del totale: 32 %
Costo totale
ca. EUR 32.000
1) 18 pagine, 6 stati, 10 anni, esclusi costi preparazione domanda, valori arrotondati
(fonte EPO)
Il Brevetto Unitario
Title of the presentation | Date |30
Comparazione costi di brevettazione
Brevetto
Brevetto
Brevetto
Europeo
Europeo
Unitario
27 Stati
5 Stati Unica
25 Stati
Corte
Brevettuale
(DE, FR, UK, IT, ES)
Traduzione
Pubblicazione
Rappresentanza
Totale
23.375
2.987
5.750
32.112
3.910
308
500
4.718
5.610
308
500
6.418
Fonte: Commissione Europea
Il costo prevedibile del nuovo UP sarà pari all’attuale brevetto
EP nazionalizzato in 5-7 stati
Il Brevetto Unitario
Title of the presentation | Date |31
Vantaggi: una possibilità in più
► L‘obiettivo è quello di avere un 'brevetto europeo con
effetto unitario' che, nel tempo, possa diventare l'opzione
preferenziale per i paesi che vi partecipano.
► Mentre rimarrà possibile selezionare un 'fascio' di brevetti
europei, la selezione di un brevetto unitario sostituisce tale
fascio con un brevetto unico per gli stati partecipanti.
► E‘ importante sottolineare, che tutti i titolari di brevetti
beneficeranno ugualmente dell’UP, non importa se si tratta
di residenti in paesi all'interno o all'esterno della
cooperazione rafforzata.
Il Brevetto Unitario
Title of the presentation | Date |32
Vantaggi: minori costi
► Con le tasse di rinnovo ed i costi di traduzione ridotti ,
l'ottenimento di un brevetto unitario sarà meno costoso per
i richiedenti, anche se non in tutti i casi.
► Questo vantaggio deve essere valutato rispetto allo
svantaggio strategico di avere un unico diritto legale che
Vantaggi: una possibilità in più
copre gran parte dell'Unione europea. Può essere un
vantaggio o uno svantaggio a seconda se ci si trovi nella
condizione di attore o convenuto.
► Sia i titolari sia i concorrenti che intendono invalidare un
brevetto unitario avranno bisogno di iniziare un solo
procedimento, la cui riuscita eliminerà la protezione da
gran parte dell'Europa.
Il Brevetto Unitario
Svantaggi: maggiori costi
Title of the presentation | Date |33
► I costi di deposito ed esame saranno simili alle attuali
domande di brevetto europeo, si prevede che le tasse di
rinnovo saranno comprese tra 5 e 7 tasse di rinnovo in
corso, da suddividere tra tutti gli uffici nazionali all'interno del
sistema.
► Il costo per tutta la durata di un brevetto unitario, che prima
si sarebbe convalidato ad es. solo in GB, FR e DE può
aumentare di oltre il 50%, mentre per i richiedenti che
depositano regolarmente in tutti o quasi tutti gli stati dell’EP,
i costi di esercizio possono essere molto meno.
► Questo sarà compensato da oneri di servizio più bassi (vi
sarà bisogno di fare un solo pagamento, non 5-7) e da una
compensazione parziale a favore delle PMI dei costi di
traduzione (ancora da definire).
Il Brevetto Unitario
Title of the presentation | Date |34
Chi guadagna e chi perde?
► Quali implicazioni per i richiedenti in termini di costo di
brevettazione, assoluto e relativo?
- Aumento delle tasse di rinnovo in assoluto, ma per un
mercato più ampio di protezione
- Diminuzione del costo di brevettazione relativo
- Diminuzione dei costi indiretti
► Quale impatto complessivo sulle altre parti interessate, tra
cui imprese, traduttori, mandatari e avvocati?
- Guadagno per le imprese, soprattutto le grandi aziende
che depositano un brevetto in un gran numero di paesi EU
- Perdita per lavori di agenzia
► Quali conseguenze di bilancio in termini di reddito dalle
tasse di rinnovo per gli uffici brevetti (EPO e NPOs)?
- EPO e la maggior parte dei NPOs in realtà potrebbero
► guadagnare dall’UP se le tariffe sono ben distribuite
Tribunale Unificato
Title of the presentation | Date |35
Vantaggi
► Sistema giurisdizionale unificato
►
►
►
►
A differenza di altri diritti unitari (esempio CTM), discussi
davanti ai tribunali nazionali, l’UPC propone un sistema
giurisdizionale unificato con una serie standardizzata di
procedure, di rimedi e di diritto sostanziale dei brevetti.
Un cambiamento notevole rispetto alla posizione attuale, in
cui i brevetti sono oggetto di cause a livello nazionale.
Decisioni più prevedibili e meno costose
Questo dovrebbe portare risparmi sui costi rispetto a cause
transnazionali e meno rischio di decisioni contraddittorie.
Minore forum shopping
Il titolare di un EP/UP avrà un minor numero di scelte su
dove avviare un procedimento in quanto vi sarà un numero
limitato di tribunali e regole univoche per determinare la
sede in cui dovrà essere avviata la procedura. Questo può
essere un vantaggio o uno svantaggio a seconda della
situazione.
Lunghezza dei processi
Livello dei danni riconosciuti
Tribunale Unificato
Title of the presentation | Date |36
Svantaggi: sistema articolato ma effetti centrali
► A causa di certi compromessi politici, il sistema giudiziario
proposto sarà complesso: con divisioni centrali, regionali e
locali, ed esistono ancora notevoli incertezze nella stesura
della legislazione, ad esempio:
- contraffazione e validità saranno decisi insieme dallo
stesso tribunale?
- competenza divisioni locali e regionali?
- quale legge sarà applicabile per questioni quali ad
esempio la responsabilità accessoria, l’eccezione dell’uso
sperimentale/per ricerca e controversie in materia di
FRAND (fair, reasonable, and non-discriminatory)?
► In caso di azione di nullità, una dichiarazione di nullità sarà
emanata centralmente (attacco centrale), il che rappresenta
un maggior rischio con una giurisprudenza dell’UPC non
ancora consolidata.
Tribunale Unificato
Title of the presentation | Date |37
Svantaggi: scarsa prevedibilità iniziale
Mediazione fra sistemi differenti
►Il nuovo sistema di Tribunali non ha una esperienza pratica
e dovranno essere messe insieme e mediate esperienze
giuridiche molto diverse.
►In particolare nei procedimenti di contraffazione i Tribunali
dei diversi stati valutano spesso in modo diverso: come si
svilupperà la giurisprudenza del Tribunale unificato?
►Questo può rendere meno prevedibile, almeno in una fase
iniziale abbastanza lunga, l’esito del procedimento.
►Infatti, il collegio di giudici è formato mediante il sistema
della rappresentanza proporzionale in modo che molti giudici
del collegio giudicante provengono da paesi in cui vi sono
pochissime cause di contraffazione di brevetti
Strategie?
Title of the presentation | Date |38
► E‘ difficile stabilire se sia consigliabile prendere la via del
brevetto unitario, del brevetto europeo "standard« o dei
brevetti nazionali. Sicuramente la strategia più adeguata va
decisa caso per caso.
► Per un certo periodo di transizione, il brevetto europeo
"standard» dovrebbe essere preferito rispetto al brevetto
unitario.
► La possibilità di presentare domande di brevetto nazionale
resta una valida opzione, soprattutto per i nuovi depositi e
per le domande PCT correnti.
► Per i titolari di brevetti che designano molti stati, può essere
da subito più conveniente chiedere un UP, e per gli altri sarà
necessario valutare esattamente quali siano i costi prima di
decidere una strategia che tenga conto di altri fattori quali
l'incertezza per quanto riguarda il contenzioso.
Strategie?
Title of the presentation | Date |39
► L'accordo UPC prevede che i titolari del brevetto EP ‘classico’
possano scegliere di dissociarsi dal regime UPC durante
almeno i primi 7 anni, e forse fino a 14 anni, sarà consentito
comunque di rientrare.
► Non ci sono al momento regole su come si opta fuori o
dentro, o se sarà dovuta una tassa, ma può essere
vantaggioso per i proprietari di brevetti importanti,
dissociarsi nel primo giorno disponibile.
► Questo farà sì che un brevetto valido non sia esposto alla
possibilità di revoca centrale, mentre allo stesso tempo mette
in grado di scegliere di rientrare di nuovo (a meno che non
siano stati avviati procedimenti nazionali) al fine di citare in
giudizio davanti all’UPC ad una data successiva, se questo
dovesse diventare desiderabile.
Strategie ?
Title of the presentation | Date |40
► Quindi, adottando un tale approccio, i titolari di brevetti
►
►
►
►
avranno più opzioni per il contenzioso rispetto ad ora, pur
limitando le opzioni dei potenziali avversari.
Sembra opportuno valutare subito se non vi sia alcun
motivo per non dissociare tutto l’attuale portafoglio EP
dall’UPC, o almeno garantire che tutti i brevetti importanti
siano identificati per l’opting out.
Un problema correlato è quello di individuare eventuali
brevetti della concorrenza che sarebbe conveniente cercare
di revocare centralmente prima che il titolare li dissoci
dall’UPC.
Avendo a disposizione uno strumento di ampia copertura
territoriale a basso costo sarà opportuno promuovere
ancora di più una strategia di licensing
Lo strumento del monitoraggio dei brevetti dei concorrenti e
dell’opposizione davanti all’EPO diventa ancora più
strategico ed efficace
Title of the presentation | Date |41
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Diego Pallini Gervasi
Corso di Porta Vittoria, 9
20122 Milano - Italy
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