check list anti-contraffazione nel mercato canadese 1

CHECK LIST ANTI-CONTRAFFAZIONE NEL MERCATO CANADESE
PROTEZIONE DEL MARCHIO: Quali sono le possibilità per proteggere il marchio aziendale in Canada?
1. Registrazione marchio nazionale in Canada
Il marchio si registra presso il Canadian Intellectual Property Office (CIPO), anche online.
2. Priorità Internazionale
Il Canada è Paese firmatario della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale del 1883,
pertanto il titolare di un marchio registrato ha diritto ad un periodo di priorità, pari a sei mesi dal deposito della
domanda nel Paese di origine, per estendere la protezione del proprio marchio in Canada, per cui è necessario
dichiarare, al momento della domanda nel Paese di origine, di voler estendere la protezione ad altri Paesi facenti
parte della Convenzione.
N.B. la procedura non è unificata, pertanto, per avvalersi della priorità, occorre depositare un’ apposita domanda di
marchio in Canada.
3. Altre forme di tutela
È possibile che il proprio marchio venga tutelato in Canada (c.d. common law trademark), anche in assenza di
registrazione nazionale: i diritti di uso esclusivo nascono con l’ utilizzo in commercio del marchio per un certo periodo
di tempo, tuttavia ha una tutela debole rispetto ai marchi nazionali registrati.
PROTEZIONE DEL BREVETTO : Quali sono le possibilità per proteggere un'invenzione brevettabile in Canada?
1. Deposito del brevetto in Canada
La domanda di registrazione va depositata presso il Patent Office, ufficio che dipende dal Canadian Intellectual
Property Office (CIPO)
2. Deposito della domanda diBrevetto internazionale
Può essere depositata domanda di brevetto internazionale presso l'UIBM, EPO o in alternativa presso il corrispondente
ufficio PCT di WIPO.
PROTEZIONE DEL DESIGN : Quali sono le possibilità per proteggere un modello o disegno in Canada?
1. Registrazione di modelli e disegni in Canada
Il deposito della domanda di registrazione di disegno industriale si effettua presso l’ Industrial Design Office, ufficio
che dipende dal Canadian Intellectual Property Office.
2. Priorità Internazionale
Il Canada è paese firmatario della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale del 1883,
pertanto il titolare di un design registrato ha diritto ad un periodo di priorità, pari a sei mesi dal deposito della
domanda nel Paese di origine, per estendere la protezione del proprio design in Canada, per cui è necessario
dichiarare, al momento della domanda nel Paese di origine, di voler estendere la protezione ad altri Paesi facenti
parte della Convenzione.
N.B. la procedura non è unificata, pertanto, per avvalersi della priorità, occorre depositare un’ apposita domanda di
design in Canada.
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CHECK LIST ANTI-CONTRAFFAZIONE NEL MERCATO CANADESE
ADEMPIMENTI PRELIMINARI PER L’AVVIO DI UN’AZIONE DI CONTRAFFAZIONE IN CANADA
Gli adempimenti necessari per combattere la contraffazione dei vostri diritti di proprietà intellettuale in Canada:

Registrare i propri diritti di proprietà industriale in questo Paese

Conservare gli originali dei certificati di registrazione o rinnovo

Conservare qualunque documento inerente la contraffazione, in quanto serviranno come prova per le azioni
legali (scontrini di acquisti del prodotto contraffatto, fotografie, modelli, pubblicità, siti web …)
TIPI DI TUTELA ATTIVABILE IN CANADA
1.
TUTELA CIVILE:
a)
Procedimento civile:
b)

Presentare un ricorso presso la sezione civile della Provincial Court o della Federal Court;

Brevetti: competente il Tribunale del Registro (Court of Record)
Rimedi offerti dal procedimento civile:

ingiunzione di cessazione dell’attività di contraffazione

confisca e distruzione dei beni contraffatti e dei macchinari utilizzati per produrli

violazione di marchio: risarcimento dei danni subiti o, in alternativa, degli utili non percepiti a causa
della violazione

violazione di copyright: risarcimento dei danni subiti e degli utili non percepiti a causa della
violazione
c)

sequestro cautelare, con o senza notizia all’autore dell’illecito (c.d. ordine Anton Piller o John Doe)

statutory damages (danni quantificati d’ufficio) solo in caso di violazioni del copyright

punitive damages in caso di reiterazione volontaria della violazione
In particolare, l’ammontare del risarcimento danni viene determinato in base a:

le perdite subite dal titolare del diritto

i profitti generati dall’attività di contraffazione

le Corti hanno stabilito per prassi un ammontare minimo come compensatory damages, in caso di
difficoltà nel calcolo dei danni subiti a causa della contraffazione di marchi, che dipende dal tipo di
attività svolta dal contraffattore
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CHECK LIST ANTI-CONTRAFFAZIONE NEL MERCATO CANADESE
2.
TUTELA PENALE:
a)
Azioni che costituiscono reato:
b)
c)
3.
a)

contraffazione e concorrenza sleale riguardante marchi

violazioni e pirateria riguardanti il diritto d’autore

frode inerente i diritti di proprietà intellettuale
Procedimento penale:

la Royal Canadian Mounted Police ha competenza nazionale in questo campo

gli organismi di pubblica sicurezza hanno il potere di predisporre interrogatori o ispezioni
Rimedi offerti dalla tutela penale

reclusione fino a due anni per illeciti riguardanti i marchi

sanzioni pecuniarie fino a C$ 10.000 per illeciti riguardanti i marchi

reclusione fino a cinque anni per illeciti riguardanti il copyright

sanzioni pecuniarie fino a C$ 1.000.000 per illeciti riguardanti il copyright
TUTELA DOGANALE:
Istanza presso:

Canada Border Services Agency (CBSA), corredata di tutte le informazioni necessarie inerenti il
prodotto

Nel caso in cui, nel normale svolgimento delle sue funzioni, un agente della CBSA intercetta merci
sospette di contraffazione provvederà d’ufficio a notificare l’accaduto alla Royal Canadian Mounted
Police, che prenderà provvedimenti a riguardo.
b)
c)
Rimedi offerti dalla tutela doganale in caso di violazioni del Customs Act:

blocco delle merci in dogana, nel caso in cui vengano intercettate merci sospette

controlli e ispezioni
Impossibilità di risarcimento danni
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