RAPPORTO tra TITOLARE e DIPENDENTE INVENTORE

RAPPORTO tra TITOLARE e DIPENDENTE
INVENTORE-INNOVATORE
ACCORDI E CONTRATTI DI RISERVATEZZA
RIFERITI A BREVETTI
Seminario del 13 luglio 2011 c/o la Camera di Commercio di Verona
Ing. C. Silvano Reniero
www.renieroassociati.it
Verona 37121
Piazza Bra, 28
Premessa
Il rapporto tra titolare e dipendente inventore-innovatore è, in generale,
governato dal contratto di lavoro o di impiego. Sui contratti sia di lavoro che di
riservatezza tratterà più tardi con maggior cognizione del sottoscritto l’Avv.
Gianluigi Muscas.
In questa prima parte del seminario odierno esploreremo il quadro
legislativo in materia regolato dal vigente Codice della Proprietà Industriale o
CPI (D.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 e successive modifiche), ma secondo un
taglio pratico-organizzativo o, se volete, da consulente in proprietà industriale,
più che da legale.
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Il CPI contiene alcune linee guida che governano la titolarità (ossia
l’intestazione o l’assegnazione in proprietà) dei titoli di proprietà
industriale sulle innovazioni tecnologiche oggetto di privativa
industriale, e cioè INNOVAZIONI oggetto di:
- brevetti per invenzione,
- modelli di utilità
- disegni e modelli
- topografie dei prodotti a semiconduttore,
- diritti del costitutore di varietà vegetali.
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A) INNOVAZIONI FATTE DAL DIPENDENTE
1- Brevetti per invenzione
Il CPI all’Art. 63 stabilisce il principio generale, secondo cui:
1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere
riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili, ossia trasferibili a terzi.
2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore.
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Il successivo Art. 64 regola tre fattispecie o ipotesi ben distinte.
La prima fattispecie è quella di un'invenzione industriale fatta
nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di
lavoro o d'impiego, nel quale l'attività inventiva:
a) è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e
b) a tale scopo è retribuita. [Caso tipico del direttore tecnico del reparto R&S]
In questo caso, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di
lavoro, salvo il diritto dell'inventore di esserne riconosciuto autore.
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La seconda fattispecie riguarda il caso, in cui
per l’attività inventive non è prevista e stabilita una retribuzione; tuttavia
l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un
rapporto di lavoro o di impiego.
In questo caso, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono ancora al
datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto
autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto
od utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio.
[no, se non si ottiene un brevetto. E se il datore di lavoro si rifiuta di brevettare? E nel caso di più co-inventori
come si assegna una quota dell’equo premio?].
Per la determinazione dell’equo premio si terrà conto:
- dell'importanza dell'invenzione del brevetto,
- delle mansioni svolte e
- della retribuzione percepita dall'inventore, nonché
- del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.
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[N.B. – Sia nella situazione di cui al punto 1 (invenzione di servizio) che al punto 2 (invenzione
di azienda) il dipendente ha l’obbligo di informare il datore di lavoro di aver realizzato
un’invenzione]
La terza fattispecie riguarda il caso di invenzione industriale che rientra nel campo
di attività del datore di lavoro, ma non fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un
contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego [che pure è in essere con il datore di lavoro].
In questo caso, il datore di lavoro ha il diritto di opzione per l'uso,
esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la
facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero
verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una
somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore
di lavoro per pervenire all'invenzione.
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Il diritto di opzione può essere esercitato entro tre (3) mesi dalla data di
ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di
brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di
diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo
dovuto. [al dipendente incombe l’obbligo di comunicare al datore di lavoro il deposito della
domanda di brevetto]
“ Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della
sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si
raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è
un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione
dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri,
nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o,
in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del
Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le
sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806,
e seguenti, del codice di procedura civile”.
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5. “Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di
accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo,
ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della
sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con
equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la
determinazione è fatta dal giudice”.
6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto
o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il
brevetto entro un (1) anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o
l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra”.
[E’ un po’ il tallone d’Achille per l’ex-dipendente che cerca di portare alla concorrenza i frutti della
ricerca maturati mentre era ancora dipendente]
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L’Art. 65 recita: [se in platea non c’e nessun pubblico dipendente, questo articolo sarà tralasciato, tranne il
punto 5]
1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un
università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi
istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti
derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori,
dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero
di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione
appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore
presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione
all'amministrazione.
2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro
autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a
terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla
pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché
ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
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3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento (50%) dei
proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o
le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2,
alle stesse compete il trenta per cento (30%) dei proventi o canoni.
4. Trascorsi 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi
aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non
derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui
l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente
un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad
essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di
esserne riconosciuto autore.
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5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche
finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di
specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università,
ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.
[Consigliabile per l’imprenditore stipulare un contratto. ad hoc con l’università, ente finanziato da soggetti
pubblici, ecc. ]
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2.
Modelli di Utilità
Art.83
Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello di utilità ed ai suoi
aventi causa.
Art. 86.
Le disposizioni della sezione IV sulle invenzioni industriali, oltre che a tali
invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in
quanto applicabili.
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3. Disegni e modelli
L’ Art. 38 del CPI recita:
1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.
2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi
aventi causa.
3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di
dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro,
fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del
disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione……
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4.
Topografie dei prodotti a semiconduttori
L’Art.89 del CPI prevede che:
1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori che
presentano i requisiti di proteggibilità spettano all'autore e ai suoi aventi
causa.
2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro
dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.
3. Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione o nell'adempimento
di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta,
salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la
topografia.
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5. Varietà vegetali
L’Art.111 del CPI recita:
1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di
esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di
lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.
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Osservazioni
Dalla precedente rassegna risulta di tutta evidenza quanto sia strategico per l’imprenditore, ma
anche che per il dipendente:
i) accertarsi che il contratto di lavoro/impiego rispecchi la reale situazione circa le mansioni e la
retribuzione e contenga specifiche clausole che regolino la materia;
ii) prendersi cura a che il/i dipendente/i venga(no) nominato/i inventore o co-inventori nei titoli
(brevetti e modelli) di proprietà industriale: è un suo/loro diritto;
iii) evitare una falsa attribuzione di titolarità, che porta alla nullità del titolo ai sensi dell’Art. 76 (1)
(d) del CPI - (il brevetto è nullo se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo….).
[E’ il caso classico dell’imprenditore che si intesta tutti i titoli brevettuali che proteggono innovazioni messe a punto da
dipendenti, nel cui contratto di lavoro o di impiego non è prevista attività inventiva]
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B) INNOVAZIONI FATTE DA PERSONALE NON DIPENDENTE,
TIPICAMENTE UN CONSULENTE/I ESTERNO/I ALL’AZIENDA
Come abbiamo visto sopra, i diritti nascenti dalle invenzioni industriali,
dai modelli di utilità, dai disegni e modelli, dalle topografie di prodotti a
semiconduttori e dalle varietà vegetali spettano all’autore e, tranne il diritto di essere
riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
Esiste, tuttavia, incertezza in generale sul fatto che, in mancanza di
accordi specifici od in speciali circostanze, i diritti patrimoniali derivanti
dall’invenzione nascano direttamente in capo al committente che abbia
commissionato un’innovazione ad un autore-inventore autonomo.
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Importanza strategica acquista quindi una buona formulazionestrutturazione (“buona” intendo sia per l’inventore-innovatore-autore autonomo che
per l’imprenditore committente) del contratto con il quale si commissiona
un’invenzione, modello od altro. Il contratto deve contenere clausole sulla titolarità
dei diritti di proprietà industriale ed è di gran lunga preferibile sia studiato ad hoc e
preparato da un avvocato o legale specialista in questioni di proprietà industriale.
E’ una prassi sconsigliabile e, comunque, da abbandonare quella di
avvalersi di collaboratori o prestatori d’opera esterni senza averli, come si dice,
“blindati” con un buon contratto scritto di collaborazione, che naturalmente preveda
anche un patto di segretezza, ecc..
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In questo tipo di contratti non dovrebbero mancare clausole riguardanti le
modalità di sfruttamento dell’invenzione-innovazione messa a punto dal
collaboratore esterno.
Tipicamente:
- mediante una licenza o diritto d’uso, nel caso in cui sia l’inventore-innovatore
che sarà titolare di una domanda di brevetto, modello, ecc.; la licenza potrà
essere: in esclusiva, non esclusiva; con effetti su un determinato territorio o più
territori, ecc., per un determinato lasso di tempo e a ben stabiliti corrispettivi da
corrispondere dal licenziatario al licenziante, con specifichi obblighi da parte sia
del licenziante che del licenziatario, ecc., [quali la difesa, anche giudiziale, del brevetto,
eventuali minimi garantiti, foro competente, ecc.]; oppure
- mediante cessione/acquisto in blocco di tutti i diritti connessi all’invenzioneinnovazione, compreso quello di depositare a proprio nome una domanda di
brevetto per invenzione, per modello di utilità, per design, ecc. (ad esclusione,
ovviamente, del diritto dell’inventore-innovatore di essere nominato inventore od
autore).
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C) GRUPPO DI RICERCA E SVILUPPO (R&S) AZIENDALE
Alcuni punti di importanza strategica:
1) Il gruppo può essere formato da personale dipendente e/o da
personale non dipendente dall’azienda (nel senso che non ha sottoscritto un
contratto di lavoro dipendente con la stessa).
Va ribadito che il personale non dipendente deve essere inquadrato in un
contratto di collaborazione ad hoc, che preveda, tra l’altro, l’obbligo alla
riservatezza, accordi sullo sfruttamento dei risultati della ricerca, sul deposito di
futuri brevetti o la registrazione altri titoli di proprietà industriale, ecc. ecc.
2) E’ raccomandabile che il gruppo di R&S possa disporre di reparto o
quantomeno di un locale ad accesso controllato, dove vengono discusse strategie,
conduzione ed i risultati di ricerche, dove vengono conservati i dati e la
documentazione tanto cartacea che informatica relativa all’attività del gruppo, dove
(a volte) viene svolta sperimentazione riservata, ecc..
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3) Nel reparto R&S non devono poter avere accesso persone non
autorizzate, né debbono poter uscire da esso informazioni relative alla
R&S, se non espressamente autorizzate caso per caso [meglio se secondo
procedure standardizzate e ricostruibili].
4) E’ utilissimo che il team del reparto R&S tenga un libro giornale
[assegnando apposite deleghe e mansioni a che venga redatto secondo standard prestabiliti] che
faccia fede del progresso (giornaliero, settimanale od almeno mensile)
delle ricerche e dei vari contributi da parte del personale che vi prende
parte.
5) Una volta che la ricerca abbia portato a risultati (almeno nel senso che
l’imprenditore ritiene che valga la pena investire ulteriormente sulle loro
applicazioni) valutare (prima di qualunque divulgazione a terzi)
l’opportunità di tutelare, con il deposito di una domanda di brevetto, per
modello di utilità e/o per modello o design, ecc. i risultati della ricerca.
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Quanto appena esposto è un po’ anche attinente ad una novità introdotta dal CPI,
ossia gli Artt. 98 e 99, che hanno codificato nel 2005 la dottrina e la giurisprudenza
che si erano venute sviluppando e tenendo conto dei limiti stabiliti dall’art. 39
dell’accordoTRIPs [1994], ossia la tutela delle
Informazioni Segrete Aziendali.
Art. 98
1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnicoindustriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del
detentore, purché:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella
precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o
facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo
sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle
segrete.
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2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati
segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno [in che senso?
Finanziario, di risorse umane,……] ed alla cui presentazione sia subordinata
l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o
agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche. [Il Legislatore ha verosimilmente
voluto tutelare le informazioni segrete che vanno comunicate alla pubblica amministrazione per ottenere
l’autorizzazione]
Art. 99.
Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle
informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di
vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare,
in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano
state conseguite in modo indipendente dal terzo.
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La diretta conseguenza è che il detentore di informazioni segrete d’azienda può
impedire ed ha titolo per agire (anche in giudizio) contro chi divulga, acquista od
utilizza le sue (del detentore) informazioni segrete senza il suo consenso.
Le informazioni segrete d’azienda tutelate, purché rispondenti ai tre requisiti a), b)
e c) sopra enunciati, comprendono non solo i risultati del reparto R&S conseguiti
dall’azienda, ma anche
i metodi commerciali, le tecniche finanziarie, le tecniche gestionali, le tecniche di
marketing, le liste dei clienti e/o dei fornitori, ecc.
L’imprenditore deve, peraltro, manifestare ai suoi dipendenti ed agli altri suoi
collaboratori la volontà di mantenere segrete determinate informazioni, ad
esempio con circolari interne, con esposti in bacheca, ordini di servizio, protocolli
di segregazione o con clausole contrattuali vere e proprie e comunque con mezzi
documentali che possano eventualmente far fede dell’avvenuta manifestazione
della sua decisione a che sia mantenuto il segreto.
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Ai sensi dell’Art. 98 di cui sopra possono essere segretate non solo le informazioni
in generale inaccessibili al pubblico, ma
anche quelle che non sono note o
non sono facilmente accessibili agli operatori del settore.
Si ritiene che il mero fatto che tramite un’operazione di reversing engineering si
possa risalire alle informazioni che consentono di fabbricare un determinato
prodotto o di realizzare un determinato procedimento non sia sufficiente ad
escludere che le informazioni così ottenute non siano più segrete, almeno quando
l’operazione richiede costi notevoli o sproporzionati e comunque non esigibili
dall’imprenditore oppure tempi incompatibili con le normali dinamiche concorrenziali
del settore.
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N.B. - La protezione del software, ossia dei programmi per elaboratori elettronici, ai
sensi degli Artt. 98 e 99 del CPI è cumulabile a quella assicurata dalla legge sul
diritto d’autore, e può essere invocata anche mantenendo segreti i codici sorgente ed
i concetti, idee e procedure che stanno alla base della sequenza informatica.
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Grazie per la Vostra attenzione
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